专利授权确权案件的司法审查

专利授权确权案件的司法审查2023/11/101主要内容专利授权确权案件的审理思路专利授权确权案件程序综述每个法条的本意创造性案例修改超范围案例2023/11/102专利授权确权案件的审理思路审查基础与审查范围不同于行政庭行政庭一般对技术事实不予审查本质上认为是民事案件，不但进行合法性审查，而且要进行合理性审查，技术事实为重以无效决定所涉及的范围依请求原则，不承担全面审查原则合法性审查≠法律审查行政诉讼法54条主要证据、适用法律、程序2023/11/103专利授权确权案件的审理思路判断性评价—法院不能越俎代庖维持、撤销重做、部分维持依照行政诉讼法及专利法等法律法规，参照指南确定各方当事人争议焦点，围绕焦点问题调查辩论疑难技术问题采取专家证人、专家辅助人、咨询等方式2023/11/104程序概述专利复审是救济程序，在例外情况下也是审批程序的延续《审查指南》规定，专利复审是因复审请求人对专利局作出的驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。这种规定，可以概括为“双重性质说”。专利复审是救济程序，只是在例外情况下才是审批程序的延续，专利复审委员会才可以依职权进行极其有限的延伸审查，但是不能在一般意义上说专利复审是专利审批程序的一部分依职权引入的范围2023/11/1056程序概述无效程序设立目的专利权的无效宣告程序是指专利复审委员会对任何单位或个人认为某项专利权的授予不符合专利法及其实施细则有关规定而提出的宣告该专利权无效的请求进行审查和作出决定的一种法定程序2023/11/1067程序概述确权程序设立目的为公众提供维护自己的合法权益不受非法专利权侵害的机会为专利权人提供了通过合法途径合理限定专利保护范围的机会2023/11/107程序概述违反听证原则专利审查指南第四部分第一章第2.5节在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人已经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查决定所依据的理由、证据和认定的事实，并且具有陈述意见的机会。在作出审查决定之前，在已经根据人民法院或者地方知识产权管理部门作出的生效的判决或者调解决定变更专利申请人或者专利权人的情况下，应当给予变更后的当事人陈述意见的机会2023/11/108程序概述依职权变更对比文件组合方式，未给予专利权人听证的机会依职权引入公知常识，未给予专利权人听证的机会，并且其未能在诉讼程序中充分举证复审程序中依职权引入新的理由，没有给予专利申请人听证的机会2023/11/109程序概述违反请求原则专利审查指南第四部分第一章第2.3节复审程序和无效宣告程序均应当基于当事人的请求启动专利无效程序中专利复审委员会超出无效请求人的范围依职权引入的无效理由，违反了请求原则2023/11/1010程序概述依职权审查原则专利审查指南第四部分第一章第2.4节专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制专利审查指南第四部分第二章第4.1节除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（１）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。（２）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷北京高院（2012）高行终字第1486号赢创德固赛案驳回决定针对的是新颖性，复审程序中专利复审委员会依职权引入创造性，违反法定程序2023/11/1011程序概述依职权引入的理由不属于明显实质性缺陷或与驳回理由相同的理由及通知书中告知过的理由依职权引入公知常识，在诉讼程序中没有举证或充分陈述2023/11/1012公知常识公知常识区别于众所周知的事实（免证事实）复审程序与无效程序中专利复审委员会角色不同，依职权引入公知常识的范围有区别司法审查阶段不应主动依职权引入公知常识，当事人申请补充公知常识的，可以接受2023/11/1013疑难技术问题早期一般采取咨询、鉴定等方式，但目前较少采用部分法官具有技术背景当事人对技术进行充分说明：当庭演示、实物技术问题的解决2023/11/1014技术问题的解决平移转动机构，包括平移单元和转动单元，所述平移单元带动所述夹持装置（84，861）在所述出袋工位（7）与所述进袋工位（9）之间移动，在此期间所述转动单元带动所述夹持装置（84，861）转动2023/11/1015技术问题的解决翻转气缸通过活塞杆与滑块上的翻转梁铰接连接旋转气缸直接固定在滑块上视频2023/11/1016技术问题的解决专家意见分为法律意见和技术意见法律意见属于参考资料技术意见属于证人证言技术意见需要附有证明其技术水平的资质证明提供技术意见的专家证人出庭的，视为证人2023/11/1017专家辅助人最高法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第四十八条第一款对被诉具体行政行为涉及的专门性问题，当事人可以向法庭申请由专业人员出庭进行说明，法庭也可以通知专业人员出庭说明。必要时，法庭可以组织专业人员进行对质。不同于提供技术意见的专家证人出庭的专业人员应当提交相应专业知识、学历、资历等专业资格仅就技术问题进行说明，双方均可申请专家辅助人出庭技术问题的解决2023/11/1018提供技术意见的专家证言及专家辅助人在专利授权确权行政案件及民事侵权案件中均具有重要作用对技术内容进行客观说明，解决法官对技术存在的障碍影响法官的心证形成技术问题的解决2023/11/101920法律依据专利法实施细则第六十四条（无效条款）法5条、25条－保护客体；细则第2条－保护客体；法22条第4款－实用性；法26条第3、4款－公开充分、支持；法33条－修改超范围；法22条2、3款－新颖性、创造性；法23条－相同、相近似；法9条、细则13条1款－重复授权；细则20条1款、21条2款－清楚、必要技术特征。2023/11/1020专利法的基石先申请原则第九条第二款两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

第九条第一款（禁止重复授权原则及例外规定）同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

（参考细则第41条规定）2023/11/1021专利法的基石充分公开原则说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；“清楚、完整”是手段，“能够实现”是目的，“本领域技术人员”是判断充分公开的主体---“虚拟人”2023/11/1022法条之间的关系（一）专利法第2条与第22.3条的关系（二）专利法第26.3条与第26.4条的关系（三）专利法第26.3条与第22.3条的关系（四）专利法第59条与专利法第26.3条、第26.4条的关系（五）细则第20.2条与专利法第22.3条的关系细则第20.2条与专利法第26.3条、第26.4条的（六）关系（七）专利法第22.4条与第26.3条的关系（八）专利法第33条与专利法第26.4条的关系2023/11/1023法条之间的关系（一）专利法第2条与第22条的关系专利法第2条属于宣示性、原理性条款发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。专利法第22条是授权实质条件如果明显不属于专利法意义上的技术方案的申请，应采用专利法第25条的规定排除2023/11/1024法条之间的关系（二）专利法第26.3条与第26.4条的关系专利法第26.3条指向说明书内容是否公开充分；专利法第26.4条指向权利要求书是否得出说明书的支持，即权利要求的概括是否恰当，是否清楚，是否在说明书的公开范围内；如果说明书公开不充分，其权利要求可能是不清楚的，但根源在于说明书公开不充分，优先适用专利法第26.3条予以驳回。2023/11/1025法条之间的关系（三）专利法第26.3条与第22.3条的关系专利法第26.3条属于专利法的基础条款，不满足该规定，则可以不考虑是否具有创造性的问题。是否公开充分，在没有对比文件的情况下，主要考察发明人声称的“发明目标”能否实现；在审查创造性时，即便发明人声称的“发明目标”不能实现，针对于“重新确定的发明目标”，权利要求也可能具有创造性。2023/11/1026法条之间的关系（四）专利法第59条与专利法第26.3条、第26.4条的关系专利法第59条规定了权利要求的作用，以确保权利要求保护范围的“确定性”，同时，规定了解释权利要求的一般规则，即权利要求与说明书的“骨肉相连”；权利要求必然要得到说明书的支持，故对权利要求的解释离不开说明书，此时必然会考虑说明书的充分公开程度；如果权利要求所体现的技术方案概括过宽，就必须考虑在说明书公开范围内，说明书对权利要求的支持程度，权利要求的保护范围必须限制在说明书对权利要求支持的范围内。2023/11/1027法条之间的关系（五）细则第20.2条与专利法第22.3条的关系细则第20.2条考虑权利要求是否缺少必要技术特征，以致于无法完成所声称的发明目的；“缺少必要技术特征”的缺陷有可能通过修改得以克服；当权利要求“缺少必要技术特征”导致无法与现有技术划清界限时；说明该权利要求同样缺乏创造性2023/11/1028法条之间的关系（六）细则第20.2条与专利法第26.3条、第26.4条的关系细则第20.2条指向独立权利要求，其必然要考虑说明书的支持与解释作用；当说明书的技术方案公开充分（并不缺少必要技术特征）时，所谓“缺少”只是“形式缺”，其属于权利要求是否得到说明书支持的问题，应适用于第26.4条的规定；当说明书的技术方案公开不充分（即缺少必要技术特征）时，所谓“缺少”属于“实质缺”，应适用于第26.3条的规定；如果运用“形式缺”和“实质缺”的概念，则细则第20.2条不应作为无效理由，但可以作为“驳回理由”----即审查工具。2023/11/1029法条之间的关系（八）专利法第22.4条与第26.3条的关系专利法第22.4条是关于整个发明是否可能得以反复实施（制造或者使用）的规定，特指客观上的“先天性”无法实施，例如永动机，即便是公开充分，也因违反客观规律而不可实施；第26.3条是指说明书本身的技术方案是否可以实施，针对由于人为导致的“公开不充分”而使技术方案无法实施，例如过分隐藏其真实的技术发明点；两者有法条竞合的情况。2023/11/1030法条之间的关系（七）专利法第33条与专利法第26.4条的关系专利法第33条的本质是坚持“先申请原则”，杜绝将“申请日之后”的技术内容写入说明书或权利要求书；如果仅仅对权利要求进行修改，其修改后的权利要求应得到原说明书的支持；美国认为：只要修改得到说明书支持，就不会“修改超范围”。2023/11/1031组合物创造性判断“耐腐蚀性优良的不锈钢、耐间隙腐蚀性和成形性优良的铁素体系不锈钢、以及耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢”发明专利权无效行政纠纷案一审案号：（2013）一中知行初字第180号二审案号：（2013）高行终字第1754号2023/11/1032组合物创造性判断一种耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其特征在于，以质量％计含有：C：0.001-0.02％、N：001-0.02％、Si：0.01-0.5％、Mn：0.05-1％、P：0.04％以下、S：0.01％以下、Cr：12-25％，按照Ti：0.02-0.5％、Nb：0.02-1％的范围含有Ti、Nb中的一种或二种，并且按照Sn：0.005-2％的范围含有Sn，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。附件4公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢，以重量％计，含有C：0.001-0.1％，N：0.001-0.05％，Cr：10-25％，S：0.01％以下，P：0.04％以下，Mn：0.01-2％，Si：0.01-2％，O：0.01％以下，Sn：0.05％-2％，还含有Ti：0.01％一1％，Nb：0.01％-1％的1种以上，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。2023/11/1033组合物创造性判断被诉决定经对比可知，本专利权利要求7与附件4上述技术方案的区别在于：权利要求7所述Mn、Ti的含量范围在附件4所述范围之内。本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4公开了“Mn从脱氧、耐氧化性的观点出发，需要添加，不足0.01％的话，效果不足，添加超过2％，其效果也达到饱和，因此添加0.01-2.0％”，“Ti从脱氧、固定C、N，以及改善高温强度的观点来看，可以根据需要添加，不足0.01％的话，无法获得上述效果，如果过量添加，则C、N的固定效果也达到饱和，此外，价格提高，因此上限为1％。”同时附件4中多个实施例选用了0.05-1％范围内的Mn，0.02-0.5％范围内的Ti，例如实施例A中所用Mn含量为0.53％，实施例V中所用Mn含量为0.84％，Ti含量为0.15％。因此，本领域技术人员在附件4的基础上容易想到根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用0.05-1％范围内的Mn、0.02-0.5％范围内的Ti，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，本专利中也没有能够证明该小范围的选择产生了意想不到的技术效果的信息。因此，本专利权利要求7要求保护的技术方案相对于附件4不具备突出的实质性特点，从而不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。2023/11/1034组合物创造性判断一审判决如果新日铁住金会社无证据证明这种预料不到的技术效果是该区别技术特征所致，那么本领域技术人员在附件4的基础上为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择同样可以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢。本专利说明书中只有编号为C1的钢涵盖在权利要求7的范围内，但其与比较例C14-C16相比，由于多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，故本领域技术人员为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢是显而易见的，因此，权利要求7相对于附件4不具备创造性。2023/11/1035组合物创造性判断二审判决当技术主题涉及到化学混合物或组合物时，各组分及其含量均属于必要技术特征，均应当在独立权利要求中限定。在此类技术方案中，各组分或其含量的变化会引起相应的物理化学反应，可能会导致整体技术方案在效果上的变化。因此，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员可以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，运用三步法判断创造性是可以的。但是，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用三步法，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。2023/11/1036组合物创造性判断二审判决根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢，从本专利说明书载明的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性。2023/11/1037创造性案例医药化学领域“中间产物”作为技术方案的应用相反技术教导的认定2023/11/1038对比文件的属性对比文件为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件。引用的对比文件可以是一份，也可以是数份；所引用的内容可以是每份对比文件的全部内容，也可以是其中的部分内容。对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。2023/11/1039对比文件的属性最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础对比文件应当是一个完整的技术方案欧洲、日本只是对对比文件有可实施性的要求，即是否可以从实施方式中获取一个相对完整的技术方案，零散的技术特征的集合不能作为一个合适的公开（美国？）2023/11/1040最接近对比文件的属性技术方案《专利审查指南2010》第一部分第二章6.3技术方案专利法第二条第三款所述的技术方案，是指对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于实用新型专利保护的客体也就是判断所述解决方案是否具备技术方案的“三要素”，(1)是否解决了技术问题，(2)是否采用了技术手段，(3)是否获得了技术效果。这三个要素缺一不可，只要缺少任一要素，则该解决方案即不属于技术方案2023/11/1041技术教导案例（2014）高行终字第42号“含NaCl的胰岛素制品”发明专利无效案1、水性胰岛素制品，包含：60-3000nmol/ml人胰岛素、其类似物和/或衍生物，其中所述类似物在B28位为Asp，以及B29为Lys，[j1]

100-250mM甘油[j2]

5-100mM卤化物，其中卤化物是碱金属或碱土金属卤化物，[j3]

10-40μgZn/100U胰岛素，[j4]

和0-5mg/ml酚类化合物，并且包含0.5-4.0mg/ml间-甲苯酚和0.5-4.0mg/ml苯酚的混合物[j5]

[j1]简称为A

[j2]简称为B

[j3]简称为C

[j4]简称为D

[j5]简称为E2023/11/1042技术教导案例对比文件1为证据6实施例12实施例12系赖脯胰岛素类似物-鱼精蛋白的制备工艺，分为三段，第一段为制备赖脯胰岛素溶液，第二段为制备鱼精蛋白溶液，第三段为将两种溶液混合结晶。其中，第一段系所引用的技术方案，具体为：一种赖脯胰岛素类似物的溶液，含有1425nmol/ml赖脯胰岛素；[j1]

174mM甘油[j2]

1.6mg／mL间甲苯酚和0.65mg/ml苯酚[j3]

；30.4ugZn/100IU胰岛素[j4]

[j1]简称a

[j2]简称b

[j3]简称d

[j4]简称e2023/11/1043技术教导案例该专利权利要求1主题名称为“一种单体胰岛素类似物-鱼精蛋白复合物”，其实施例5为“离子强度对赖脯胰岛素鱼精蛋白结晶作用的影响”，其中评估了在与鱼精蛋白混合之前向赖脯胰岛素部分加入NaCl来评估离子强度对结晶作用的影响。结论是“随着NaCl浓度的提高，结晶效果非常差，含有40mMNaCl的样品绝大部分是非晶形物而几乎没有结晶”。结论不加NaCl2023/11/1044技术教导案例证据4涉及不同离子强度的氯化钠对胰岛素脱酰胺作用的研究，其中图1表明随着氯化钠浓度的增加，脱酰胺胰岛素含量直线下降，直到氯化钠浓度达到约30mM时，脱酰胺胰岛素含量降至最低，而氯化钠浓度在约30-120mM变化时，脱酰胺胰岛素含量变化不大，均保持在较低含量水平。说明加适量NaCl对稳定性好2023/11/1045本案的情况（证据6）2023/11/1046本案的情况（证据6）2023/11/1047本案的情况（证据6）第一步第二步第三步2023/11/1048技术教导案例对比文件不但包括组成该技术方案的全部技术特征,而且还要披露本领域技术人员所能够获知或预期该技术方案所取得的技术效果中间溶液是否具有这样的效果？没有任何证据证明涉案专利技术领域为医药领域，实验性强，不同于机械电学领域以本领域技术人员为判断者如果本领域技术人员无法获知或预期该技术方案所取得的技术效果,则不能作为创造性判断的对比文件不能当然推断中间产物具有药物活性没有效果的支撑，不能称之为技术方案2023/11/1049相反技术教导的认定技术偏见是指在某段时间内、某个技术领域中，技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识，它引导人们不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发。该技术认识是偏离客观事实的，是错误的该技术认识应当是普遍的相反技术教导?2023/11/1050本案的情况（证据6）NaCl浓度的提高会影响到赖脯胰岛素鱼精蛋白结晶,而且浓度越高,结晶效果越差。

2023/11/1051本案的情况（证据6）将本专利权利要求1所要求保护的碱金属卤化物水性胰岛素溶液的技术方案与证据6实施例12公开的水性胰岛素产品相比,区别在于溶液中包含5-100mM的碱金属卤化物由于证据6存在不宜使用NaCl的教导,本领域技术人员不会有动机在证据6中使用NaCl。虽然证据4存在一定浓度范围的NaCl会导致胰岛素制品更为稳定的技术启示,但是,由于证据6存在不宜使用NaCl的相反教导,本领域技术人员没有动机将证据6实施例12与证据4相结合2023/11/1052技术教导案例相反技术教导不同于技术偏见更为下位，个案性强，仅仅涉及某一篇特定的对比文件是否可以结合，不稳定对比文件整体披露的技术内容与专利技术方案背道而驰在某些情况下，现有技术中会出现正反两方面的教导的情形，取决于无效请求人的选择2023/11/1053马库什权利要求的删除与创造性判断马库什权利要求在一个权利要求中包括多个变量每一个变量又包括多个不同选择项以并列可选项的罗列为主要特征来表达权利要求保护范围2023/11/1054马库什权利要求的删除与创造性判断“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”发明专利权无效行政纠纷一审：（2011）一中知行初字第2403号二审：（2012）高行终字第833号2023/11/1055马库什权利要求的删除一种制备用于治疗或预防高血压的药物组合物的方法，该方法包括将抗高血压剂与药物上的可接受的载体或稀释剂混合，其中抗高血压剂为至少一种如下所示的式（Ⅰ）化合物或其可用作药用的盐或酯，其中:R1代表具有1至6个碳原子的烷基；R2和R3相同或不同，且各自代表具有1至6个碳原子的烷基；R4代表:氢原子:或具有1至6个碳原子的烷基:R5代表羧基、式COOR5a基团或式-CONR8R9基团，其中R8R9相同或不同并各自代表:氢原子；含有1至6个碳原子的未被取代的烷基；含有1至6个碳原子的被取代的烷基，该烷基被羧基取代或被其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代；或R8和R9一起代表含有2至6个碳原子的被取代的亚烷基，该亚烷基被一个其烷基部分含有1至6个碳原子的烷氧羰基取代；以及其中的R5a代表:含有1至6个碳原子的烷基；烷酰氧烷基，其中的烷酰基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子；烷氧羰基氧烷基，其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有1至6个碳原子；（5-甲基-2-氧代-1，3-二氧杂环戊烯-4-基)甲基；或2-苯并[c]呋喃酮基；R6代表氢原子；和R7代表羧基或四唑-5-基。”2023/11/1056马库什权利要求的删除修改：删除了权利要求1中“或其可作药用的盐或酯”中的“或酯”两字；删除权利要求1中R4定义下的“具有1至6个碳原子的烷基”；删除了权利要求l中R5定义下除羧基和式COOR5a（其中R5a为（5-甲基-2-氧代-1，3-二氧杂环戊烯-4-基）甲基）外的其他技术方案被诉决定：对于删除权利要求1中“或酯”的修改予以认可，但其余修改不符合专利法实施细则第六十八条的相关规定，该修改文本不予接受2023/11/1057马库什权利要求的删除集合论：马库什权利要求是由有限个离散的点形成的一个范围，类似于一个装有乒乓球的篮子赞成观点：符合并列技术方案本意反对观点：不存在选择发明，“盔甲”理论，只能部分无效，妨碍了公众对权利要求稳定性的预期2023/11/1058马库什权利要求的删除整体论：马库什权利要求作为一个整体的技术方案存在，在无效程序中，从中删除任一变量的任一选择项均会破坏这一技术方案的整体性，应当是不允许的，渔网结构赞成观点：制止权利人“漫天要价”，保护公众利益反对观点：不符合创设马库什权利要求的本意，严重损害权利人利益，“纸老虎”2023/11/1059马库什权利要求的删除终审法院认为：当马库什权利要求涉及化合物时，这些化合物之间是并列选择关系，每个化合物是一个独立的技术方案，该权利要求所概括的是多个技术方案的集合，各要素间都可以相互替代而达到相同的效果。既然认为马库什权利要求属于并列技术方案的特殊类型，而且这种删除缩小了专利权的保护范围，符合专利法实施细则第六十八条第一款规定，并未损害公众利益，即应当允许专利权人删除相关的选择项。鉴于马库什权利要求授权时该权利要求所涵盖的化合物并非均被合成出来，因此，允许修改的界限在于不得使修改后的权利要求成为说明书中未载明的具体化合物，否则，就会使针对马库什权利要求的选择发明失去存在的基础。2023/11/1060马库什权利要求的删除如果将授权后的马库什权利要求视为一个整体技术方案而不允许删除任一变量的任一选择项，那么专利权人获得的专利权势必难以抵挡他人提出的无效请求。专利权人无法预料专利申请日前是否存在某个落入专利保护范围的具体技术方案，那么其获得的专利非常容易被宣告无效，所谓马库什权利要求就失去其存在的意义。2023/11/1061马库什权利要求的创造性判断证据1：第EP0324377A2号欧洲专利申请文件，证据1的中译文第4-8页对于证据1式I化合物定义了R1、R2、R3、R6、R7、R8的相关取代基的多种可选择要素，同时也定义了与R1、R2、R3、R6、R7、R8取代基相关的取代基R9-32的多种可选要素。本专利权1证据12023/11/1062马库什权利要求的创造性判断被诉决定将权利要求l的式I化合物与证据1的式I化合物相比较，其区别在于本专利权利要求l中咪唑5位的R5和咪唑4-位的R2R3（OR4）这两项取代基所定义的取代基不同于证据1中可以在咪唑4-位和5-位的R7、R8定义的取代基不同；本专利的式I化合物的R1、R6、R7的定义范围、咪唑和苯环的连接CH2数目、苯环上取代基的定义范围与证据1的通式I化合物不同，证据1的式I化合物涵盖了数量更庞大的化合物。2023/11/1063马库什权利要求的创造性判断证据1的式I化合物不但包括了R1、R2、R3、R6、R7、R8所定义的多种取代基情况，而且与这些取代基有关的可选择取代基R9-32定义了更多数量的证据1的式I化合物证据1中没有公开本专利权利要求1中结构I的化合物没有记载该通式化合物的咪唑4-位可以被羟基支链烷基或烷氧基支链烷基取代证据1中没有披露且也没有证据证明证据1的式I化合物中咪唑4-位的烷基与烷氧基支链烷基或羟基支链烷基之间可以互相替代，更没有披露咪唑4-位的烷基与烷氧基支链烷基或羟基支链烷基之间可以互相替代之后的作用相同或相似本专利中不但记载了所述式I化合物的多个具体化合物的活性数据，而且证明本专利中化合物相比于背景技术中最接近的化合物A相比具有意外效果，作为降血压药是有效的专利申请文件中通常无需提供该专利所有化合物与现有技术中的所有化合物进行对比的实验数据2023/11/1064马库什权利要求的创造性判断终审判决：国家知识产权局实审部门曾经认为本专利申请相对于本案的附件1具有极其相似的结构，并且都有抗高血压活性，不具备创造性，并要求本专利申请人提供实验数据。本专利专利申请人随后提供了本申请与附件1相比的实验数据，其中，申请人主张，将R2分别是2-丙基的对比文件1的实施例251A、265A、265C、329和335的化合物与R2分别是2-丙基的本申请实施例19和24的化合物相比较，对比文件1的化合物的ID50（其数值分别为0.04,0.02,0.1，0.031和1.7），比本专利的化合物的ID50（其数值分别为0.008和0.014）高出5,2.5,12.5,3.88,212.5倍和2.86，1.43,7.14,2.21,121.43倍，由此可见，本申请的化合物明显优于对比文件1的化合物。很显然，本申请的化合物含有在咪唑环的4-位上的叔丁醇基团显示出其所具有的令人惊异的活性。2023/11/1065马库什权利要求的创造性判断实验化合物ID50329ID50比329的效果100.0660.031差170.056差190.008好220.017好230.043差240.014好500.22差690.019好2023/11/1066马库什权利要求的创造性判断当涉及不同范围的马库什权利要求创造性判断时，应当在不同范围的马库什权利要求范围内进行一定的筛选，选择尽可能相近的具体化合物进行技术效果的比较。只要在马库什权利要求所涵盖的具体实施例与现有技术中至少一个具体化合物的技术效果相比，不具有预料不到的用途或者效果，那么该马库什权利要求就不具备创造性将本专利实验化合物进行筛选，确定实施例10、17、19、22-24、50和69作为具体实施例，与结构上仅有一个取代基不同的证据1中实施例329进行ID50数据的比较，仅有四个实施例效果优于实施例329，而其他四个实施例却明显较差本专利权利要求所涵盖的一个具体实施例的效果与现有技术的证据1中实施例329的技术效果相当，因此，本专利权利要求1未取得预料不到的技术效果，不具备创造性2023/11/1067组合物创造性判断“耐腐蚀性优良的不锈钢、耐间隙腐蚀性和成形性优良的铁素体系不锈钢、以及耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢”发明专利权无效行政纠纷案一审案号：（2013）一中知行初字第180号二审案号：（2013）高行终字第1754号2023/11/1068组合物创造性判断一种耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其特征在于，以质量％计含有：C：0.001-0.02％、N：001-0.02％、Si：0.01-0.5％、Mn：0.05-1％、P：0.04％以下、S：0.01％以下、Cr：12-25％，按照Ti：0.02-0.5％、Nb：0.02-1％的范围含有Ti、Nb中的一种或二种，并且按照Sn：0.005-2％的范围含有Sn，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。附件4公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢，以重量％计，含有C：0.001-0.1％，N：0.001-0.05％，Cr：10-25％，S：0.01％以下，P：0.04％以下，Mn：0.01-2％，Si：0.01-2％，O：0.01％以下，Sn：0.05％-2％，还含有Ti：0.01％一1％，Nb：0.01％-1％的1种以上，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。2023/11/1069组合物创造性判断被诉决定经对比可知，本专利权利要求7与附件4上述技术方案的区别在于：权利要求7所述Mn、Ti的含量范围在附件4所述范围之内。本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4公开了“Mn从脱氧、耐氧化性的观点出发，需要添加，不足0.01％的话，效果不足，添加超过2％，其效果也达到饱和，因此添加0.01-2.0％”，“Ti从脱氧、固定C、N，以及改善高温强度的观点来看，可以根据需要添加，不足0.01％的话，无法获得上述效果，如果过量添加，则C、N的固定效果也达到饱和，此外，价格提高，因此上限为1％。”同时附件4中多个实施例选用了0.05-1％范围内的Mn，0.02-0.5％范围内的Ti，例如实施例A中所用Mn含量为0.53％，实施例V中所用Mn含量为0.84％，Ti含量为0.15％。因此，本领域技术人员在附件4的基础上容易想到根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用0.05-1％范围内的Mn、0.02-0.5％范围内的Ti，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，本专利中也没有能够证明该小范围的选择产生了意想不到的技术效果的信息。因此，本专利权利要求7要求保护的技术方案相对于附件4不具备突出的实质性特点，从而不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。2023/11/1070组合物创造性判断一审判决如果新日铁住金会社无证据证明这种预料不到的技术效果是该区别技术特征所致，那么本领域技术人员在附件4的基础上为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择同样可以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢。本专利说明书中只有编号为C1的钢涵盖在权利要求7的范围内，但其与比较例C14-C16相比，由于多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，故本领域技术人员为了获得“高温下具有优异强度”这一效果，在附件4的范围内进行选择以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢是显而易见的，因此，权利要求7相对于附件4不具备创造性。2023/11/1071组合物创造性判断二审判决当技术主题涉及到化学混合物或组合物时，各组分及其含量均属于必要技术特征，均应当在独立权利要求中限定。在此类技术方案中，各组分或其含量的变化会引起相应的物理化学反应，可能会导致整体技术方案在效果上的变化。因此，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员可以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，运用三步法判断创造性是可以的。但是，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用三步法，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。2023/11/1072组合物创造性判断二审判决根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢，从本专利说明书载明的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性。2023/11/1073实用新型的创造性判断实用新型的创造性实质性特点和进步比发明的创造性标准低主观标准基础上再次主观2023/11/1074实用新型的创造性判断实用新型专利创造性判断标准不同于发明专利创造性判断标准，体现在现有技术中是否存在技术启示现有技术的领域：对于发明而言，不仅考虑发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域；对于实用新型而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。2023/11/1075实用新型的创造性判断现有技术的数量：对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。2023/11/1076实用新型的创造性判断上诉人（原审原告）刘鸿标被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会原审第三人中山市启雅电子有限公司原审第三人创新诺亚舟电子（深圳）有限公司一审：北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第1655号二审：北京市高级人民法院（2010）高行终字第686号2023/11/1077实用新型的创造性判断名称为“电子发音书装置”、200420003299.8号实用新型专利权利要求1：一种电子发音书装置，它包括一盒体，盒体内装设有由中央处理模块、存储单元、语音处理单元及电源单元所组成的数据处理电路；所述语音处理单元包括D/A转换电路、功率放大电路及安装在盒体内的扬声器；中央处理模块通过总线分别与语音处理单元、存储单元连接；所述电源单元包括容纳电池的电池盒、整流电路及设置在盒体上的电源插孔、电源开关及设置在盒体背面的电池盒盖，其特征在于：它还包括感应信号发射笔、语音数据存储器及语言教材；2023/11/1078实用新型的创造性判断所述盒体上表面内侧布设有电子感应坐标阵列，其表面设有控制按键阵列，在盒体内还设有与电子感应坐标阵列、控制按键阵列连接的信号采集模块及放大整形模块；所述信号采集模块的输出端连接放大整形模块输入端；放大整形模块的输出连接中央处理模块；所述盒体表面设有与所述总线连接的数据接口；所述感应信号发射笔为一柱状中空壳体，该中空壳体内一端设有无线信号发射线圈，其中部设有与无线信号发射线圈连接的发射电路，其另一端内设有与发射电路连接的电池，或者设置有伸出该中空壳体的导线，该导线将发射电路的电源端与所述电源单元中设置的电源输出口连接；中空壳体表面还设有与发射电路连接电源开关；所述语音数据存储器上设有能够与所述数据接口对应插接的插口，该语音数据存储器中储存有与所述语言教材内容相对应的语音数据；所述语言教材在使用中铺设在盒体的上表面。2023/11/1079实用新型的创造性判断2023/11/1080实用新型的创造性判断对比文件1：US2003/0016210A1号美国专利申请公开文本，公开了一种三维交互式系统对比文件2：公开号为CN1202671A号中国发明专利申请公开说明书，公开了一个稳定的数位板无线指标器2023/11/1081实用新型的创造性判断2023/11/1082实用新型的创造性判断2023/11/1083实用新型的创造性判断无效决定认为：本专利与对比文件一的区别在于：（1）证据1.4中是由第一天线元件发射信号，由探测笔接收信号并通过导线将该信号传送给处理器，而本专利中是由感应信号发射笔发射信号，由电子感应坐标阵列感应信号；（2）证据1.4中未公开本专利中具体包括有D/A转换电路、功率放大电路的语音处理单元；（3）证据1.4中未公开本专利中具体包括有整流电路以及设置在盒体上的电源插孔电源单元；（4）证据1.4未公开本专利中在盒体表面上设置与控制按键阵列连接的信号采集模块。2023/11/1084实用新型的创造性判断对比文件二公开了区别技术特征（1）关于区别技术特征（2）至（4），在语音处理部分中，具体使用D/A转换电路、功率放大电路以实现信号的数模转换、及对其进行放大从而提高语音质量的做法属于本领域的常用技术手段，在一般的语音处理方法中广泛应用；而在电源单元中具体使用整流电路以实现稳压作用的方式、以及在电子发音书中设置多个控制按键用来进行功能选择、并将这些控制按键阵列与作为信号采集的相应设备相连也均属于本领域常用的技术手段。结论：本专利全部无效一审法院维持被诉决定2023/11/1085实用新型的创造性判断二审法院本专利权利要求1中整形电路与对比文件二的滤波电路存在功能上的区别专利复审委员会采纳两篇专利文件及三篇公知常识共五篇对比文件宣告本专利无效，违背实用新型创造性判断的标准本专利系电子发音书而对比文件二系数位板无线指标器，技术领域存在差异撤销一审判决及无效决定2023/11/1086立法本意给予专利申请人对其专利申请文件适当修改的权利,以便其更正其中的错误信息，并对原始申请文件中的瑕疵予以纠正，从而保证授权专利的质量和专利权的稳定性。通过适当限制专利申请人或者专利权人对专利申请文件的修改来防止专利申请人或专利权人获得不应由其享有的利益。

法三十三条关于修改超范围的问题2023/11/1087上诉人（原审原告）精工爱普生株式会社被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会原审第三人郑亚俐原审第三人佛山凯德利办公用品有限公司原审第三人深圳市易彩实业发展有限公司诉讼当事人2023/11/1088精工爱普生株式会社（简称精工爱普生）系名称为“墨盒”的00131800.4号发明专利（简称本专利）的专利权人针对本专利权，郑亚俐向专利复审委员会提出了无效宣告请求，理由包括本专利不符合专利法第三十三条，请求宣告本专利全部无效。案情2023/11/10891、一种装于喷墨打印设备的托架上的墨盒，用于通过一供墨针向喷墨打印设备的打印头供应墨水，该墨盒包括：多个外壁；一供墨口，用于接纳所述供墨针，形成于多个壁的第一个上；一存储装置，由所述墨盒支承，存储关于墨水的信息；一电路板，安装在与所述多个壁中的第一壁交叉的所述第二壁上，所述电路板位于所述供墨口的中线上；和多个接触点，形成在所述电路板的外露表面上，用于将所述存储装置连接到喷墨打印设备，所述触点形成多个列。案情2023/11/109029、一种具有一打印头的喷墨打印设备的墨盒，该打印头向一记录介质上喷射墨水滴，该打印头具有一供墨针，并装在一活动托架上，该墨盒包括：一壳体，其内含有墨水并构造成可拆下地装于打印头上，所述壳体具有一第一壁和一第二壁，该第二壁具有一第一上角和一第二上角；一供墨口，形成在所述第一壁上用于接纳打印头的供墨针并从所述壳体向该打印头供应墨水；一记忆装置，设置在所述壳体的一个壁上，存储墨水信息；至少两个电触点，用于将记忆装置连接到喷墨打印设备上，各电触点距离供墨口一预定距离；至少一个悬垂件，延伸超过所述记忆装置设置于那里的所述壳体的壁的一个平面，悬垂件位于第一上角和第二上角之间。

案情2023/11/10912008年4月15日，专利复审委员会做出第11291号无效宣告请求审查决定（简称第11291号决定）

发明专利申请的说明书和权利要求书中并没有“存储装置”和“记忆装置”的文字记载，而仅有“半导体存储装置”的文字记载。“存储装置”是用于保存信息数据的装置，除半导体存储装置外，其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型。本专利原说明书和权利要求书中针对的是半导体存储装置，不涉及其他类型的存储装置，也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置。因此，本领域技术人员并不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定出“存储装置”。同理，“记忆装置”也不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定，致使独立权利要求1、8、12、29和40及相应的从属权利要求不符合专利法第三十三条的规定。案情2023/11/1092二审法院认为：本专利原始公开文本中相关权利要求记载有“半导体存储装置”及“存储装置”的内容。本专利原说明书背景技术也记载了“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”。本领域技术人员通过阅读原权利要求书及说明书是可以毫无疑义地确定本专利申请人在说明书中是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”的，本领域技术人员不会将其理解为作为上位概念的“存储装置”。因此本专利权利要求1、40符合专利法第三十三条，一审判决及第11291号决定关于“存储装置”的理解有误。本专利“记忆装置”的修改虽然也是由实质审查阶段修改而来，但其不同于“存储装置”的修改。本专利原权利要求书及说明书中从未有“记忆装置”的记载，该术语属于本专利申请人新增加的内容。虽然专利申请人在实质审查阶段答复通知书的意见陈述书中对“记忆装置”做出明确限定，但仅仅在意见陈述中做出说明不能作为允许修改的依据。因此，本专利权利要求8、12、29不符合专利法第三十三条的规定。二审法院据此撤销了一审判决及第11291号决定。案情2023/11/1093对于已经授予的专利权来说，从保持其权利的稳定性、维护交易安全以及公众利用专利文件信息的安全性角度考虑，应当谨慎地设置修改超范围的标准，不宜简单地适用专利法第33条规定直接宣告专利无效。

关于法三十三条2023/11/1094“2006版审查指南”第二部分第八章第5.2.1节“修改的要求”增加以下内容“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”

关于法三十三条2023/11/1095“原说明书和权利要求书记载的范围”分为两个层次：一是“原说明书和权利要求书文字记载的内容”——客观上是否有记载；二是“根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”——主观上能否推导出。关于法三十三条2023/11/1096需要考虑的几个因素1、修改的内容是否在原申请文件中有相应的文字记载。一般而言，修改的内容在原申请文件中应当有相应的文字记载，但这种文字记载并非严格地一字不差。2、修改的内容是否实质上改变技术方案，本领域技术人员在阅读了原申请文件后对技术方案的理解与修改后的技术方案是否有区别。3、修改的内容是否超出了本领域技术人员所具备的专业知识和能力，是否需要借助实验设备、工具或其他非该领域专业知识。4、专利申请档