赵立辉-药品方法发明专利侵权诉讼的技巧与商业秘密保护

药品方法发明专利侵权诉讼的技巧与商业秘密保护赵立辉2013年1月20日1答疑：

北京市高级人民法院行政判决书（2008）高行终字第00247号

海关向收货人出具进口货物提取放行的有关手续后，方能确认该进口行为已依法完成，届时该进口货物能够处于国内任何人通过正当途径均可获得的状态，其进口行为方构成国内公开使用，而海关放行日期成为该进口产品在中国境内的公开日。

2一、缘起

原告──被告3一、缘起

原告──被告＼／法官4一、缘起美国大法官本杰明•N•卡多佐曾经说过：“实际上，每一个含混不清的判决都涉及在两个旗鼓相当的选项之间做出选择，我们无论争论多久，斟酌得多么仔细，都永远不可能确定不移。”5二、主要问题1、产品专利与方法专利2、方法发明专利诉讼的法律演变3、举证责任的分配4、以案说法5、诉讼技巧6、被告的商业秘密的抗辩61、产品专利与方法专利

1984年专利法就开始保护药品的制造方法专利，但不保护药品产品专利。

1992年修法，才开始保护产品专利。

71、产品专利与方法专利方法发明专利与产品发明专利不同之处在于：其保护的是一个动态的过程，而非静态的产品。82、方法发明专利诉讼的法律演变

1984年3月12日通过的专利法60条2款：“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。”92、方法发明专利诉讼的法律演变

1992年9月4日第一次修正专利法60条2款：“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。”102、方法发明专利诉讼的法律演变

2000年8月25日第二次修正专利法57条2款：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”112、方法发明专利诉讼的法律演变

2008年12月27日第三次修正专利法61条1款：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”123、举证责任的分配

举证责任分担的一般原则为“谁主张，谁举证”。方法发明专利侵权案件中的举证责任承担分两种情况。当专利侵权纠纷不涉及新产品时，“谁主张，谁举证”，原告应就被告使用的方法侵犯其专利权承担举证责任，否则原告将承担败诉的不利后果。133、举证责任的分配

当专利侵权纠纷利涉及一项新产品时，则由被告承担举证责任，被告需自行提供其使用的方法，并证明其与原告专利方法不同。143、举证责任的分配

此种情况下，原告并非不承担任何举证责任，原告需证明其专利涉及一项“新产品”，并且被告的产品与原告使用专利方法生产的产品同样或近似。原告只有证明了其专利涉及一项新产品，被告举证责任才倒置。154、以案说法

案号：2007年二中民初字第12860号原告：BASF公司被告：南通施壮化工有限公司164、以案说法

原告BASF公司起诉称：原告拥有中华人民共和国国家知识产权局授予的专利号为ZL92115325.2的“基本无粉尘四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的制备”发明专利。

174、以案说法

该专利的权利要求书载明：1、一种制备基本无粉尘的下式（Ⅰ）所示四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的方法，

I

其中将甲基胺（Ⅱ）与二硫化碳（Ⅲ）和甲醛（Ⅳ）反应或将N-甲基二硫代氨基甲酸的甲基铵盐（Ⅴ）与甲醛（Ⅳ）反应，所述反应在以化合物（Ⅱ）为基础计为0.1-10摩尔%的至少一种下式（Ⅵ）所示亚烷基二胺存在下进行，R1-NH-A-NH-R2（Ⅵ）式中R1和R2相互独立地代表氢或C1-C4烷基，A是1，2-亚乙基，1，3-亚丙基或1，4-亚丁基桥，而且这些桥可带有1-4个C1-C4烷基。184、以案说法

被告南通施壮公司未经许可，以生产经营为目的，生产、销售了依原告的专利方法直接得到的产品“垄鑫综合土壤消毒剂”（98％棉隆微粒剂）。

194、以案说法

BASF公司对购买的涉案侵权产品进行了高效液相色谱分析。分析结果表明，南通施壮公司生产的涉案产品含有登记号为277939、277940、277455的三种典型杂质，上述杂质中的两个棉隆型杂环是通过乙烯基桥相连的。BASF公司据此主张，上述特征是使用涉案专利方法生产棉隆产品时会出现的典型特征，南通施壮公司的涉案产品使用了涉案专利方法。204、以案说法

上海市农药研究所检测中心于2007年5月21日出具的检验报告显示，南通施壮公司生产的涉案产品的色谱分析图出现了一个主峰和三个次峰，分别与BASF公司生产的棉隆产品的色谱图出现的一个主峰和三个次峰相对应。BASF公司据此主张，上述三个次峰对应的就是涉案三种典型杂质。214、以案说法

一般情况下，判定专利侵权与否，应当将被控侵权产品或方法的技术特征与专利技术权利要求中记载的技术特征相比较，如果构成相同或等同，就可以认定侵权的成立。本案中，有点特殊。

224、以案说法

在权利人难以获得被告使用专利方法的直接证据时，法院通过举证责任的合理分配，解决本案争议。在方法发明专利的侵权判定中，举证责任分配问题贯穿于案件审理的整个过程。234、以案说法

本案例主要涉及新产品的认定、新产品的举证责任分配及侵权判定中的举证责任分配这三个问题。244.1新产品的认定“新产品”如此之重要，是一个“生死劫”，成为诉辩双方必争的焦点。在方法发明专利侵权纠纷中，专利权人出于利己的目的，一般是首先主张其专利方法制造的产品属“新产品”，以减轻其举证负担和败诉的风险，让对方承担举证责任。那么，什么是“新产品”，应当由谁举证证明是否为“新产品”呢？254.1新产品的认定产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕21号)264.1新产品的认定产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别，就可以认为是“新产品”。本案中，原告涉案专利说明书中载明：该专利的发明目的是提供一种更为简便的棉隆产品的制备方法，因此涉案专利涉及的产品并非新产品。274.2新产品的举证责任分配

一种观点认为，原告负举证责任，因为作为发明人应该最了解所涉及的技术领域的相关情况。一种观点认为，被告负举证责任，因为要求原告对其认为没有发生的事实进行举证是不现实的。284.2新产品的举证责任分配

举证责任的倒置应当审慎地行使，一般只有在法律明文规定的情况下，才能适用。对被告来说，要证明产品曾经出现过或制造出，只需举出一个证据即可。要让证明一个产品是第一次上市并非易事，考虑到对没有发生的事实进行举证的难度，我们可以相应降低证明标准。294.2新产品的举证责任分配

在方法发明专利侵权纠纷案件中，原告人只要证明在专利文件中提到涉案方法是一种新产品的制造方法，或者在诉讼时称该产品在专利申请日之前，市场上从未出现过，即可认为完成了举证证明责任。如果被告反驳，被告应提出反证，证明在专利权人的新产品上市之前，市场上已有相同产品，专利权人上市的产品已不是新产品。304.2新产品的举证责任分配

在本案中，原告在诉讼时称该产品含有三种特殊杂质，在专利申请日之前，市场上从未出现过含有该三种特殊杂质的棉隆产品，认为是新产品。这时，被告提出反证，证明在涉案专利申请日前，我国农业部农药检定所发布的农药登记公告中载有原告BASF公司涉案专利涉及的产品，因此涉案专利涉及的产品不是新产品。314.2新产品的举证责任分配

此时，被告也已经完成了举证责任，其理由充分，被法院采纳。原告未再进一步举证证明。据此，法院依据“优势证据规则”认定涉案专利涉及的产品不是新产品，是正确的。324.3侵权判断中的举证责任分配

在制造方法发明专利侵权诉讼中，如果权利人主张新产品，则权利人应当首先负责举证证明依照其专利生产的产品为新产品、被控侵权产品与依照其专利方法直接获得的产品相同，然后由被控侵权产品的生产者对专利产品的制造方法不同于专利方法负责举证证明。334.3侵权判断中的举证责任分配

通常来说，原告应当依据权利要求作为依据，来证明被告的方法落入了原告的保护范围。但是，在方法发明专利纠纷中，如果要让原告证明被告使用了专利方法，这对原告来说是相当难的。344.3侵权判断中的举证责任分配

原告只能申请法院调查取证进入被告的生产场地进行现场勘验，或是采取秘密手段获取被告的使用方法，而这本身又有很大的法律风险。因此，在涉案专利方法不涉及新产品的时候，原告往往采取技术鉴定的方式，推断出被告的使用方法。354.3侵权判断中的举证责任分配

在原告完成初步举证责任，举证责任转移到被告。如果被告举证不能，就应承担对其不利的相应的法律后果，如果被告举证证明的其使用的方法可能与其实际使用的方法不同时，也不能认为被告的举证责任已经完成。364.3侵权判断中的举证责任分配

被告主张其在生产涉案产品时并未加入亚烷基二胺，而是通过使用十二烷基磺酸钠等其他助剂和改变反应器内部结构来制备棉隆颗粒剂，但并未举证证明加入十二烷基磺酸钠等助剂会形成上述三种特殊杂质。374.3侵权判断中的举证责任分配

被告还提出，储存容器存在残留物、设备未彻底清洗等都可能导致杂质的残存，但未能就此进一步举证证明。被告的举证无法说明三种特殊杂质的来源，而且根据被告的使用方法是不可能出现该三种杂质的。根据优势证据原则，故法院认定，被告使用了与涉案专利方法基本相同的方法，侵犯了涉案专利权，应就此承担相应的法律责任。384.3侵权判断中的举证责任分配

在本案中，原告仍是以“权利要求”为中心来考虑诉讼策略的，只不过是由于方法发明专利的特殊性，原告无法直接证明被告使用的方法与自己的专利方法相同，其不得以通过专利方法过程中的三种杂质特征，来间接的证明被告使用了专利方法。394.3侵权判断中的举证责任分配

trips协定第34条规定，如果一项专利的实质性内容为获得一项产品的方法，司法部门应有权责令被告证明其制造相同产品的方法不同于专利方法。404.3侵权判断中的举证责任分配

因此，成员应规定，至少在下述情形之一时，如果不能举出相反的证据，则将未经专利权人同意而制造的任何相同产品视为是用该专利方法所制造的：（1）如果用专利方法所生产的产品是新的；（2）如果相同的产品在很大程度上有可能是由专利方法制造的，而专利权人经过合理的努力仍不能确定被告所实际采用的制造方法。414.3侵权判断中的举证责任分配

因此，成员应规定，至少在下述情形之一时，如果不能举出相反的证据，则将未经专利权人同意而制造的任何相同产品视为是用该专利方法所制造的：（1）如果用专利方法所生产的产品是新的；（2）如果相同的产品在很大程度上有可能是由专利方法制造的，而专利权人经过合理的努力仍不能确定被告所实际采用的制造方法。424.3侵权判断中的举证责任分配

《民事证据规则》第7条规定，“在法律没有具体规定，依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时，人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担。”因此，法院在审理非新产品方法发明专利侵权案件时，可以通过举证责任转移、证据保全、适用推定规则三种途径解决取得被告使用方法的问题。434.3侵权判断中的举证责任分配

在方法发明专利侵权案件中，被告相对于原告而言，被告在距离证据的远近、接近证据的难易程度及收集证据的能力等方面的优势均大大超过原告，也就是说，被告的举证能力远远高于原告。因此，如果原告提供了初步证据使法官内心确信被告侵权的可能性很大，且原告充分发挥其举证能力后仍无法取得被告的生产方法，可以根据将举证责任分配给被告。445、诉讼技巧

原告的证据保全申请符合法律规定的条件时，法院应及时对被告使用的方法进行保全，确保全面准确再现被告的生产过程，以实现非新产品方法发明专利侵权诉讼中的举证责任的合理分配，并为法院判定是否侵权打下一个良好的基础。455、诉讼技巧

在方法发明专利中，原告最佳的诉讼技巧是在起诉同时提出对被告相关技术方法的证据保全。只有在被告没有防备的情况下，原告能够通过保全手段获取被告真实的技术方法和资料。465、诉讼技巧

如果被告接到原告的起诉状后，即便被告得的技术方法实际上侵犯了原告的方法专利，被告在研究原告的专利文献后，极易规避原告的专利方法，尤其是技术力量强的当事人。除非原告的专利方法是目前技术背景下能够生产或制作方法专利产品的唯一方法，但这种情况非常少。475、诉讼技巧

推定是根据法律规定或经验法则，在某一事实存在的情况下，推定另一事实存在或不存在的司法活动。法院在司法活动中适用推定规则不仅符合人类认识论的一般规律，而且可以减轻当事人和法院的诉讼负担，防止诉讼的过分延迟，有利于维护诉讼程序安定性。485、诉讼技巧

《民事证据规则》第75条规定，“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。”495、诉讼技巧

当原告提供初步证据证明被告可能使用了专利方法时，如果被告仅仅是对原告的主张加以反驳而不提供任何证据的情况下，法院可直接适用推定规则判定被告使用了专利方法，侵犯了原告专利权。

506、被告的商业秘密抗辩

被告在庭审中通常会提出其生产方法是商业秘密，也应受到法律的保护，要求通过本案审理知晓其生产方法的原告及相关人员承担保密义务。516、被告的商业秘密抗辩

如果被告的方法符合商业秘密的构成要件，法院在审理该类专利侵权案时可参照审理侵犯商业秘密案的程序，对案件不予公开审理。526、被告的商业秘密抗辩

根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》，方法发明专利侵权案件中的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息。因此被告需提供证据证明其使用的方法符合商业秘密的构成要件：1、秘密性。2、价值性。3、采取保密措施。53三、余论

1、程序性的诉讼技巧2、现有技术抗辩中的使用公开541、程序性的诉讼技巧（一）第一回合-送达程序的攻防策略原告的矛：第1步：获取侵权商品、取得证据第2步：确认自己的权利范围第3步：向侵权方发出“警告书”第4步：提出起诉55被告的盾：躲56法官怎么办？法官利器：拒收的，可以把诉讼文书留在受送达人的住所，并采用拍照、录像等方式记录送达过程，即视为送达。（2012民诉法86条，自2013年1月1日起施行。）571、程序性的诉讼技巧（二）管辖异议程序的攻防策略原告：好不容易，送达成功！胜出！被告：我抑郁，不，我异议！581、程序性的诉讼技巧（二）管辖异议程序的攻防策略法官利器：这个真没辙！要么三快（快审快结快移）要么“诉辩交易”59

2、现有技术抗辩中的是使用公开模拟案例：A公司2005年在中国申请专利，2006年获得授权。A公司发现B公司从2008年开始生产、销售的产品侵犯了A公司的该专利权，并于2010年提其诉讼。B公司提出2004年国外有公开使用的抗辩。问：2009年10月1日前后的跨越侵权行为如何定性？60

2、现有技术抗辩中的是使用公开立法背景：2008年《专利法》扩大了现有技术的范围，由此产生了新旧法过渡过程中现有技术采用何种标准的问题。相对新颖性变更为绝对新颖性。被告可否以原告专利申请日之前的国外使用公开或其他方式公开的技术，进行现有技术抗辩？61

2、现有技术抗辩中的是使用公开《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009年）19条：对于持续跨越2009年10月1日的被诉侵权行为，以专利法生效日为界，分别适用所属时段的专利法判断专利侵权是否成立。关于赔偿数额的确定，对于持续跨越2009年10月1日的被诉侵权行为，依据修改前、后专利法的规定，侵权人均应承担赔偿责任的，一并适用修改后的专利法确定赔偿数额，而不以生效日为界分别适用所属时段的专利法。62

2、现有技术抗辩中的是使用公开现有技术扩大了，显然对于被告更有利，