浅谈如何应对和防范惯用技术手段问题

浅谈如何应对和防范惯用技术手段问题 作者姓名：唐杰敏 李镝的 作者单位：上海专利商标事务所有限公司摘 要 中国专利法规定，发明必须具备创造性才能获得专利权，而惯用技术手段问题又是专利代理人在专利的实质审查过程中常常遇到的难题。本文从专利撰写和实质审查过程两个方面阐述了专利代理人如何防范和应对惯用技术手段问题，以便尽可能地维护申请人的利益。 关键词 创造性；惯用技术手段；争辩； 1前言 专利法规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。因此，创造性审查对于发明和实用新型而言是必不可少的环节。关于创造性审查，审查指南规定了在创造性的判断过程中要确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，审查指南还列举出了现有技术存在技术启示的情况：“(i)所述区别特征为公知常识，例如本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段”（参见审查指南2010版第二部分第四章第节）。同时，审查指南还规定了审查员对于公知常识的举证责任：“如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”（参见审查指南2010版第二部分第八章第节）。从上面的规定可以得知，审查指南是将惯用技术手段作为公知常识的一个示例列出的，而且审查指南规定了审查员可以在无需举证的情况下而仅凭说理来作出区别技术手段属于本领域惯用技术手段的结论。 上述规定在一定程度上免除了审查员的举证责任。笔者在从事专利代理的过程中，也切身感受到审查员在未检索到对比文件的情况下倾向于作出“该区别技术特征属于本领域惯用技术手段”判断。而在审查员指出区别技术特征属于本领域惯用技术手段时，争辩往往是较为困难的，这是因为，与审查员引用具体对比文件来评价区别特征相比，在争辩“区别特征不属于惯用手段”的过程中是没有对比文件作为参照的，因此该争辩容易显得说服力不足或主观性较强，使得专利代理人在面对这种情况时往往只能选择修改权利要求来消除审查员的异议。那么，在实审过程中，在面对审查员指出区别技术特征属于惯用技术手段时，专利代理人是否还要争辩呢？笔者认为，专利代理人在面对审查员的此种异议时，应当结合实际情况进行合理的争辩以维护申请人的利益。对此，笔者根据多年代理实践经验，总结出了在实审过程中应对惯用技术手段问题的争辩策略，同时笔者还总结出了如何预防惯用技术手段问题的策略。下面分别对这些策略进行详细说明。 2应对和防范惯用技术手段问题的策略 2.1在撰写过程中防范惯用技术手段问题的策略 在撰写说明书的过程中，最好将申请人对现有技术的所存在的问题的认识同现有技术本身分割开2（考虑创造性审查实践的说明书背景技术部分的撰写，喻学兵），即不要将申请人对技术问题的认识（或解决技术问题的思路）写入到背景技术中而且还要突出所述认识是申请人的创造性劳动成果。通过这样做，可以在一定程度上避免审查员直接作出“根据背景技术中对技术问题的认识容易想到本发明的技术方案”、即区别特征是解决为了该技术问题容易想到的惯用技术手段这一判断。 下面举一示例来阐述该策略（注意，为了更好地说明问题，笔者对本文中的所有示例均进行了适当的改编）。 （示例1）申请人提供了一种用于板书的白板的专利申请的技术交底材料，其主要思路是，在现有技术中，必须首先对白板的背景进行匹配以考虑环境光的影响，然后再提取笔划；而在本申请中，申请人认为到，白板的背景为白色，即使背景光变化，白色的色度本身是不发生变化的，因此通过直接将非白的像素识别为笔划，就无需进行背景匹配。然而，申请人在交底材料中将其对现有技术的问题的认识、即“白色色度是基本上不随环境光而发生变化的”写入了背景技术部分，而在这种情况下，很容易让审查员认为，本申请对现有技术的贡献仅仅在于基于现有技术中“白色色度是基本上不随环境光而发生变化的”这一认识来作出本申请，而基于这一认识作出本申请是容易想到的，因此本申请不具备创造性；而且，如果将该认识已经写入背景技术中，则也不容易争辩该认识是申请人的思想成果。经过与申请人协商，申请人同意将所述语句从背景技术中删除，并在发明内容突出“白板背景的色度是基本上不随环境光而发生变化的，因此可将非白像素识别为笔划以省去背景匹配”这一整体认识都是申请人的独特发现，而不是现有技术中的已有论断。结果，该案在进入实审以后，审查员并未指出所采用的上述特征是容易想到的，相反，审查员引用了对比文件来评价该特征。 由此可见，将申请人对现有技术的问题的认识、尤其是现有技术的问题的根本症结所在同现有技术分割开来是非常有必要的。通过这样做，就不容易诱使审查员在实审过程中直接作出容易想到的结论，而且，即使审查员认为该技术特征是容易想到的，专利代理人也可以根据说明书中的明确记载来争辩该认识是申请人的创造性劳动成果，而不属于现有技术并同时请求审查员引用现有技术来评价该特征，这样的话，争辩显得更加有理有据。 具体而言，在撰写说明书时，专利代理人可以在背景技术中仅仅描述现有技术的缺点，而将发明人对现有技术的问题的认识写入到发明内容或具体实施方式中，同时加上“发明人发现”、“发明人独特地发现”、“发明人令人意想不到地发现”等字眼来强调上述认识是发明人的创造性劳动成果。通过这样做，可以更好地保护发明人的思想成果，同时还有可能降低发明创造被审查员直接判断为“惯用技术手段”的风险。 2.2在实审过程中应对惯用技术手段问题的策略 上面已经提到，在审查指南中明确规定当审查员根据经验或主观地认定某个技术特征属于本领域的惯用技术手段时，其只需充分说理，而无需引用对比文件来加以证明。由于审查员是在阅读了申请文件之后才对创造性进行评价的，因而很容易出现“事后诸葛亮”的问题。申请人如果就此直接修改权利要求而不尝试争辩，则对于申请人而言显然是不公平的；相反，专利代理人应当根据申请的具体情况进行有理有据的争辩，以尝试维护不仅满足法定要求、而且对申请人而言更有利的保护范围。笔者在多年的代理工作中总结了以下争辩策略，谨供读者参考。 (1)争辩策略一： 该技术特征在本申请申请日之前不属于本领域的惯用技术手段。一般而言，在申请日与审查员开始实质审查之间有少则一年多则三年以上的时间差。在当今科技日新月异的情况下，有可能出现某项发明创造在还未完成审查获得专利权之前就已经在市场上得到广泛应用的情况。例如，针对office 2007的新功能的发明专利申请，审查员在进行实质审查时就可能已经在自己的电脑上使用该项新功能了，从而容易得出该功能属于本领域的惯用技术手段的结论。然而，本领域的惯用技术手段应当是指申请日之前就已经成为本领域普通技术人员为解决某个技术问题通常采用的技术手段，而不能把申请日之后、实质审查日之前在本领域中得到广泛应用的技术手段认为是本领域的惯用技术手段。 (2)争辩策略二： 该技术特征具有意想不到的技术效果。 发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象，这种“质”的或者“量”的变化是事先无法预测或推理出来的。根据审查指南的规定，如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。 例如，本领域技术人员在准备黑色橡胶配料时，加入的碳黑含量一般在3%左右。发明人将加入的碳黑含量从3%增加至30%。事实证明，加入30%碳黑生产出来的橡胶具有原先不曾预料到的高强度和耐磨性能。因此，将碳黑含量从3%增加至30%这一技术特征具有意想不到的技术效果，并不属于本领域的惯用技术手段。 (3)争辩策略三： 该技术特征本身很常规，但是运用该技术手段解决相应的技术问题是非显而易见的。 一项技术方案是由技术问题、技术手段和技术效果三者构成的。一般来说，发明人要首先找到技术问题才会有动机去寻找特定的技术手段来解决该技术问题，从而获得期望的技术效果。有时，一项发明创造的难点往往在于提出或者发现技术问题本身，而在发现技术问题之后再应用相关的技术手段来解决该技术问题反而是比较容易的。因此，笔者认为，发现技术问题的非显而易见性也是衡量一项发明创造是否具有创造性的一个方面。 （示例2）例如，要求保护的发明涉及一种印刷设备，其特征是部件A采用不易变形的材料B。审查员直接用“三步法”得出的区别特征是部件A采用不易变形的材料B，并且认为发明实际解决的技术问题是如何使部件A不易变形，已知材料B是一种不易变形的材料，因此部件A采用不易变形的材料B是本领域技术人员的惯用技术手段。然而，该发明真正所要解决的技术问题是“印刷时纸张跑偏”的问题，发明人发现引起“印刷时纸张跑偏”的根本原因是“部件A的变形问题”，而本领域技术人员在此之前并不知道“印刷时纸张跑偏”的根本原因。因此采用不易变形的材料B来制造部件A以解决印刷时纸张跑偏这个技术问题实际上是非显而易见的，该技术特征并不属于本领域的惯用技术手段。 争辩策略（四）： 该技术特征不能与对比文件结合以得到本申请的技术方案。 这包括两点： (1)对比文件给出了相反的教导或启示，本领域技术人员不会想到在对比文件中应用该技术特征； (2)将该技术特征应用到对比文件中会导致对比文件的技术方案无法实施或者达不到预期的技术效果。 对于第(1)点，如果对比文件明确指出不能采用某个技术特征来解决特定的技术问题，而本申请克服了对比文件中的偏见，即偏偏就用该技术特征来解决该特定的技术问题并且达到了相应的技术效果，则申请人可以争辩对比文件给出了相反的教导或启示，本领域技术人员不会有动机将该技术特征应用到对比文件中以得到本申请的技术方案。 对于第(2)点，以下给出一示例来加以说明： （示例3）要求保护的发明是一种从停用的存储设备检索信息的方法，其主要发明点在于，在存储设备中设置一个劣化敏感区，在停用前可从该劣化敏感区中读取足以支持从所述存储设备读取感兴趣的数据的读取支持信息，但在停用后由于该区域被劣化而不可以从中获得读取支持信息，其中劣化包括修改存储在所述存储设备的数据存储介质中的数据，以及修改或损坏所述存储设备的衬底或数据存储介质。为了从停用的存储设备检索信息，可以从支持实体得到所需要的读取支持信息。 对比文件公开了一种数字权限管理的方法，拷贝内容的权限可通过覆写盘的秘钥锁的内容来删除，一旦成功传输了内容和权限信息，就擦除包含在CD秘钥锁中的权限，完成该操作之后，不能重新使用CD盘，如果用户希望继续使用CD盘中的内容，则当支付适当的费用时由零售商恢复秘钥锁中的数据。审查员认为，本申请相对于对比文件1的区别技术特征在于：存储设备包括劣化敏感区。审查员认为通过劣化特定区域的方法使存储设备的部分区域的数据不能访问属于本领域技术人员的惯用手段（例如，现有技术中，对于限制了使用次数的软件，当该软件的使用超过使用次数，该软件通过改变存储在存储设备中的软件部分的特定区域的内容（相当于“劣化”的一种形式），使得该软件无法读取到执行该软件的所必须的机器可读信息（如，机器标识，软件序列号等），从而该软件不能继续使用）。 在答复审查意见通知书时，申请人对此进行了如下争辩：在对比文件中，在用户希望继续使用CD盘上的内容的情况下，CD盘的密钥锁内的数据可通过支付适当的费用由零售商恢复。然而，此类经恢复的权限数据必须重新写入CD盘的密钥锁。也就是说，在对比文件中，CD盘的密钥锁不能被损坏（例如，物理损坏），否则权限数据将不能被重新写入密钥锁。因此，在阅读了对比文件之后，本领域技术人员将没有动机去修改或损坏存储设备的衬底或数据存储介质以实现劣化。此外，通过损坏（例如，物理损坏）存储设备的数据存储介质或者衬底，可以更好地防止未经授权的用户通过编写软件来修改数据存储介质上的数据的方式从停用的存储设备读取信息，从而提高可靠性和安全性。在后续审查过程中，审查员认同了申请人的观点。 争辩策略（五）： 举例说明本领域技术人员为解决该技术问题惯用的技术手段有哪些，本发明的区别技术特征相对于这些惯用的技术手段具有什么特殊的技术效果。 以下通过一示例加以说明： （示例4）如图所示，要求保护的发明是一种磁性角度-位置传感器，其用于测量物体1的角度位置。该发明的主要发明点在于一个确定工作区域4的界限的磁性部件3，该磁性部件3包括两块平行的磁铁部分6和两块垂直于所述磁铁部分延伸并遮盖其末端的铁磁材料的细长磁极片11，其中所述磁铁部分6是条形磁铁，并且其中所述磁极片1 1具有削角的端部。通过具有削角的端部的磁极片1 1，可以防止条形磁铁端部磁力线向周围过度逸散，从而使磁力线的传导更为可靠有效。 审查员认为，“所述磁极片具有削角的端部”是相对于对比文件的区别技术特征，但是为防止条形磁铁端部磁力线向周围过度逸散，通常需要对磁铁和磁极片的连接部件进行引导从而使磁力线有效传导，因此在面对将磁铁产生的磁力线从一个磁极片延伸到另一个磁极片这一技术问题时，本领域技术人员容易想到在转角处将起导磁作用的磁极片端部设计为弧形或削角的，从而使磁力线的传导更为可靠有效，实现增大磁场强度的技术效果。 在答复审查意见书时，申请人指出，在现有技术中，改变磁铁的形状（例如，U形磁铁、环形磁铁等）以改变磁力线方向和磁场强度是本领域惯用技术手段。但是，本申请并不改变磁铁的形状，而是改变磁极片的形状（例如，对磁极片的端部削角）。对磁极片的末端削角比改变磁铁本身的形状要简单得多，因为由铁磁材料制成的磁极片易于生产和加工。现有技术中没有证据表明对磁极片的末端削角能够减少与其连接的条形磁铁的磁损耗。在后续审查过程中，审查员认同了申请人的观点。 由此可见，申请人在争辩时可列举几个“确实”惯用的技术手段，并且重点说明区别技术特征相对于这些惯用技术手段的优点，则可以提高争辩成功的可能性。 2.3在实审过程中防范惯用技术手段问题的策略上面已经提到专利代理人可以在审查员已经指出区别技术手段为惯用技术手段时列举“确实”惯用的技术手段来提高争辩成功的可能性。而如果专利代理人在添加某技术特征时能够主动列举现有技术中为解决相关技术问题的已知或惯用的技术手段并将该区别技术特征排除在这些已知或惯用的技术手段之外，同时还据比请求审查员引用对比文件，则有可能降低该特征在后续审查意见通知书中被审查员认定为惯用技术手段的概率。下面举一示例来说明该问题。（示例5）某申请要求保护一种流媒体传输方法，其主要思想在于，将流媒体分成小块，给每个小块都配备单独的URL并用HTTP协议来传输所述小块，由此可以以更灵活的方式对媒体内容进行高速缓存和访问。审查员在第一次审查意见通知书中指出了本申请缺乏创造性，专利代理人在将“给每个小块都配备单独的URL”这一特征添加到独立权利时附带地指出，所添加的技术特征不属于惯用技术手段，并同时列举了现有技术中的流媒体的传输方式，即在现有技术中，由于流媒体的多样化格式等原因是很难使用HTTP协议来直接流式传输媒体内容的，而是一般采用可变长度的数据对象来传输流媒体、而不是使用依照HTTP协议的小块来传输流媒体，因此现有技术不大可能公开了“每个媒体块都具有相区别的URL”这一技术特征，并且申请人尊敬地请求审查员引用对比文件来评价该特征。结果，在后续的审查意见中，审查员并未指出所添加的特征属于惯用技术手段，而是引用了对比文件来评价该特征。 与前面的示例不同，在该示例中，为了向审查员说明该特征不属于惯用技术手段，专利代理人不是列举为解决相应技术问题所采用的惯用技术手段，而是列举现有技术中为解决该技术问题所存在的已知技术手段。具体而言，专利代理人的逻辑是，判断某技术手段是否为惯用技术手段，首先应当确定其属于现有技术，其次才需要去考虑该手段是否为本领域中惯用的手段；如果某特征不属于现有技术，则可直接认为该特征不属于惯用技术手段。专利代理人通过主动列举在现有技术中为解决该技术问题所采用的已知技术手段并将区