知识产权获取策略(打印)2010 7 13

中科院院属单位知识产权专员培训班知识产权的获取策略——兼谈相关法律法规朱雪忠华中科技大学知识产权战略研究院2010年7月13日•青岛

实施国家知识产权战略，要实行激励创造（基础）有效运用（目的）依法保护（关键）科学管理（保障）的方针。

中国标的最大的知识产权案在杭州已达成和解2009年04月16日18:52

新华网原告：中国民营企业正泰集团被告：法国施耐德公司（世界低压电气巨头、全球500强企业

）案由：专利侵权纠纷案结果：被告向原告支付逾1.57亿元和解补偿金国家高新技术产业开发区评价指标体系◆千人拥有发明专利累计授权数千人当年重要知识产权授权数◆千人拥有的商标数

◆

千人拥有欧美日注册商标数千人拥有欧美日专利授权数内资控股企业专利授权数占高新区专利授权数的比例◆每百万居民的专利授权数

《高新技术企业认定办法》：高新技术企业必须“对其主要产品（服务）的核心技术拥有自主知识产权”，否则不能认定为高新技术企业。大纲一、知识产权获取的法定性二、知识产权类型的选择三、专利权的获取（重点）四、著作权的获取五、商标权的获取六、商业秘密权的获取七、知识产权通过转让、兼并而取得主要针对自创结果而言，通过购买等方式获取知识产权最后提一下。一、知识产权获取的法定性1、案例：“索佳”侵犯了什么知识产权？原告：叶晓明等三位工程师被告：日本索佳公司案由：侵犯知识产权，要求被告赔偿侵权损失1000万元

知识产权专利权工业产权商业标记权经营秘密广播节目等录音录像表演者的表演文学艺术和科技作品版权(著作权)外观设计实用新型发明厂商名称，原产地名称服务标记，货源标记商标商业秘密技术秘密2、“自主知识产权”概念的误导

知识产权的概念、基本特征、主体、客体

国家某部门提到：我国只有2000家企业拥有“自主知识产权”？仅万分之三的企业有自主知识产权?

完全自主研发是否也可能侵权？

即使属于自己搞出的发明创造，也不一定拥有知识产权，更谈不上拥有（完全）自主知识产权；专利权、商标权首先要提出申请才有可能取得，而技术秘密或商业秘密的存在必须以采取了保密措施为前提。3、自主创新与知识产权

创新是取得知识产权的前提取得知识产权是实现自主创新的重要标志不同的自主创新方式，取得的知识产权种类或重点可能不同。

原始性创新强调获得科学发现和技术发明，因此以取得著作权、专利权特别是基本发明的专利权为主；

华为18年原创发明零突破（研发资金投入每年70亿～80亿元）

集成创新强调使各种相关技术有机融合、形成具有市场竞争力的产品或产业，因此应当强调取得专利权特别是组合发明的专利权，同时还应当取得商标权、拥有自己的品牌；（复印机的发明）

卡拉OK机=放像机+麦克风+磁带+音箱（现成产品）

对引进先进技术的消化、吸收与再创新，应当强调取得专利权特别是改进发明的专利权。无论哪一种自主创新，都还应当注意根据实际需要以技术秘密方式保护好创新成果。二、知识产权类型的选择

不同类型的知识产权，保护对象、保护期限、权利内容等不同。选择知识产权类型主要考虑的因素：1、需要保护的对象科学发现发明创造科学思想的独创性表达商业标识集成电路布图设计植物新品种，等等2、权利的独占性程度专利的独占性最强著作权保护思想的独创性表达，而不延及思想本身（雷同作品也可享有著作权：著作《溥仪的后半生》案）技术秘密不能阻止他人通过研发或反向工程获得相同技术商标限于在相同（似）商品或服务项目的排他性3、保护期限商标权保护期限10年，但可无限次续展著作财产权保护期限一般为作者终身加死后50年发明专利保护期为20年，实用新型专利和外观设计专利为10年商业秘密，只要采取一定措施使其技术信息和经营信息一直维持秘密状态就可以一直受到保护4、相关费用指取得、维持、保护知识产权的费用，包括申请费、维持费、审查费、诉讼费及采取保护措施的费用等。专利的保护费用最高，具体取决于专利的种类、技术领域、申请文件篇幅、权利要求数量、是否聘请或聘请不同的专利代理人或律师、专利审查员所提审查意见的性质和答复次数、寻求海外保护所采取的途径、专利保护所覆盖到的国家数、国外文件的翻译费用等。取得中国发明专利的费用，包括：申请费用（4000～8000元）代理费（10000～20000元）年费（20年共82300元）

申请一项美国发明专利，仅律师服务费用就达0.5～2万美元申请一项欧洲专利，大约需要5-6万元人民币一般而言，著作权因采取自动保护原则，一般不必支付任何费用（自愿进行版权登记的，要付费）。5、几种权利的复合同一项创新成果可以取得数种知识产权。一幅画，可获得版权；可以作为商标图案申请为注册商标；可以申请工业品外观设计专利（新专利法限制）

研发的不同阶段可以获取不同的知识产权：初期为商业秘密后来一部分可申请专利，其余部分仍可能继续作为商业秘密产业化阶段取得商标权[案例]

腾讯公司对核心商标实行全类注册保护对企业名称、域名、软件产品名称、广告语“Q人类、Q生活”进行了商标注册对企鹅卡通形象进行版权了登记对一些已经创作完成的不宜公开的作品，如软件代码、设计图纸等则以商业秘密保护措施加以保护在专利保护方面，腾讯QQ2005正式版就获得了百余项专利。三、专利权的获取

发明职务发明专利权的主体与客体专利权的申请与取得专利权的内容与归属专利权的限制与保护专利权无效专利权的许可与转让不适用专利法保护的对象授予发明专利权的实质条件1、取得专利的有利之处

同样的发明创造只能授予一项专利权专利权人可以限制同样发明创造的其他独立完成者甚至在先完成者。专利具有高度的垄断性，权利人在竞争中处于有利地位（VCD、DVD、海尔“小小神童”洗衣机、刮水器、温州打火机、丰田尾气排气管案等）2、专利的弊端①公开发明内容，对手得知②有的内容未列入专利保护范围③批准周期长④花费大，申请外国专利尤其如此⑤发现专利侵权较难，方法专利尤其如此⑥保护期限制（查新的重要性）

⑦地域限制（在我国的特殊表现）（绣花机案）3、克服专利弊端的策略

以较小语种的语言申请专利，使对手难以了解内容（IBM案）申请书中只披露基本内容，有的作为技术秘密保护灵活运用国内优先权制度或有些国家的增补专利制度，推迟完整内容的公开4、适合取得专利的一些情况①“一点就破”、“一目了然”的发明②商业价值大的发明，如环保、节能发明③易于被他人搞出来的发明④通过逆向工程分析易于得出的发明如配方⑤市场寿命长的发明⑥开发周期长、投资大的发明，如药品⑦拟转让或许可他人使用的发明⑧竞争对手不易绕过的发明⑨相对于对手未仅有优势的发明⑩拟在有关国家生产或销售产品具有的发明5、特殊情况的考虑

①明知不能取得专利，但为了给对手以错误的信息或为表现出不断创新的形象而申请专利，“长飞”案；②自己不使用但为了防止对手攻击或作为交叉许可的筹码而申请专利；（类似核武器）③开发费用高但实施面窄的发明如卫星技术、核电技术，也应考虑申请专利（面临的是国际化的竞争）。6、专利种类的选择三种专利及其特点：发明实用新型外观设计（1）发明与发现的区别和联系以锯的发明为例（2）发明和实用新型比较相同点：保护的都是新的技术方案

发明和实用新型的区别：●保护对象不同●对产品形状结构要求不同●审查的程序不同●对创造性的要求不同●保护期限不同●专利收费标准不同（3）外观设计

对产品的形状、图案、色彩或其结合所作出的具有美感并适于工业上应用的新设计。特征：●载体应是产品●适于在工业上应用，即能够为生产经营目的批量制造●产品的外观●富于美感（4）小结国外对专利权客体的划分并非这样；三种客体的划分是相对的，有的可能两种甚至三种专利都可申请，如小轿车外型、暖气片。7、申请专利时机的选择

先申请原则无须造出样机再申请专利！！某毕业生案应当申请专利后再发表有关论文！8、取得外国专利的国别选择与技巧

国别的选择：“害蜂安全采毒诱杀装置”案申请外国专利，应先向本国申请，经保密审查和取得优先权向外国申请专利的技巧：PCT、EPC

专利代理人的重要作用（磁化杯案）

四、著作权的获取作品作者著作权与版权著作权主体与归属著作权客体和内容著作权限制（合理使用、法定许可等）侵犯著作权的行为

作品完成即自动产生

版权登记的意义：

证据作用；公示作用

软件版权登记的特殊意义：税收优惠附上著作权标记的意义：满足有关国家的要求；提示作用由于中国是主要著作权公约的成员，作品一完成即可取得在绝大多数国家的著作权

著作权的自动取得并不意味着打破其地域性的限制五、商标权的获取商标权的主体与客体商标权的取得（申请在先）与内容商标权的撤销及程序商标权的许可与转让驰名商标联合商标防御商标商标侵权行为的几种表现形式

注册取得:在中国只有注册商标才讲商标权先申请制：“簰洲湾”案；“Hisense”被抢注案

避免侵犯他人在先权利（刘德华案、武松打虎图案）和使用禁用标志出口商品商标的特殊性语言方面的：欧洲国家视中文标志为图形商标芳芳(fang—fang)婴儿用品案紫罗兰（pansy)男衬衣案等CocaCola（渴口可辣）Nova（西班牙语，走不动的意思）六、商业秘密权的获取1、商业秘密的认定

具有秘密性（未公开）保密性（采取了保密措施）实用性（能为权利人使用并带来经济利益2、保密制度与措施（1）加注保密标记（2）严格商业秘密的档案管理（3）必要的保安措施（4）对外信息披露的审查（5）员工的保密义务（6）保密协议3、商业秘密保护的有利之处

①发明处于秘密状态，对手不知其内容②保护期不限③免办手续和交纳费用④对创造性无要求4、作为商业秘密保护的弊端

①“一点就破”的发明无法通过保密来保护②无法阻止他人独立开发或通过逆向工程分析易于得出相同的发明③会出现偶然