第四讲工业产权法(新)

第三章（1）专利与专利制度专利大战：风起云涌2012年，苹果和三星专利之战在多国同时开打，双方互有胜负。8月25日，美国联邦地方法院最终裁定，三星侵犯苹果6项专利，判决三星向苹果赔偿10.5亿美元；这一裁决是苹果取得的第一个真正意义上的胜利。2014年12月，印度德里高等法院日前裁定，小米侵犯了爱立信的专利，并要求小米停止向印度销售和出口手机。根据印度法院裁定，小米不能向印度进口任何新手机，也不能推广或销售这些产品。这意味着，在解决专利纠纷前，小米可能不能在印度销售任何手机。这对小米国际化扩展是一个重大打击。2015年4月9日，微软VS谷歌：内容涉及“标准必要专利”的专利使用费率的设定，该诉讼缘起2010年，微软诉摩托罗拉，后者后来被谷歌收购。2014年谷歌将摩托罗拉的运营部门出售给联想，却保留了其所持有的专利。摩托罗拉的专利费标准为微软最终产品价格的2.25%，合计为每年40亿美元。而一审法官设计出一种不同的专利使用费计算方法，合计每年不到200万美元。谷歌随即上诉。被业界成为一场里程碑式的专利诉讼。

专利技术与专有技术的区别

技术秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息。（2004.11.30最高院）

第一节专利基本法律制度一、专利权的主体——专利权人1.概念：是指可以申请并取得专利权以及承担相应义务的单位和个人。2.类别：（1）发明人（或设计人）（２）发明创造的合法受让人（３）发明人的继承人（４）职务发明创造的单位3.专利权的归属（１）职务发明创造和非职务发明创造：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

*“执行本单位的任务”：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。*“本单位的物质条件”：本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。（２）合作发明（３）委托发明两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。

除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。

二、专利权的客体１.概念：指依法可以取得专利权的发明创造。２.种类：A、发明：对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。B、实用新型：对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。C、外观设计：对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。３.不授予专利权的情形总的来说，对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

具体而言，对下列各项，不授予专利权：

*科学发现；*智力活动的规则和方法；*疾病的诊断和治疗方法；*动物和植物品种；*用原子核变换方法获得的物质；*对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对上款第四项所列产品的生产方法，可以依法授予专利。普遍认为：有关基因序列或基因序列某一部分的发现属于科学发现，不应取得专利。但是，利用技术方式分离出来的基因、被纯化的DNA片段可以获得专利权。另外，与基因相关的一些发明，如通过基因方法获得的产品、基因方法等可以获得专利权。★专利保护的新问题（新兴技术对知识产权的冲击）微生物品种植物新品种动物新品种电子商务经营方法能否申请专利？

◙法律障碍：专利法：智力活动的规则和方法不能被授予专利权。专利审查指南：组织、生产、商业实施等管理的方法及制度属于智力活动的规则和方法。◙国外实践：1999年1月，美国联邦最高法院作出的一项裁决判定电子商业模式成为可授予专利的主题。2000年3月29日颁布的《自动化商业方法专利白皮书》中，电子商务模式作为“现代商业数据处理”专利已被正式归入第705类专利之中。

◙我国的探索2000年9月15日由我国台湾省申请人叶树滋提出的名为“网络视讯购物的方法”的00124805．7号发明专利申请2002年7月24日由我国台湾省申请人卢彦甫提出的名为“电脑网际网络经营商品销售方法”的发明专利申请《商业方法相关发明专利申请的审查规则（试行）》（2004.10国家知识产权局）ExpressMobile起诉阿里巴巴（2015.4），指控阿里侵犯了其一项有关平台级独立网站开发的专利（developmentofplatformindependentwebsites）。思考：阿里的警示……

开源技术网站或开源社区？

战略收购专利大户？

◙反对之声＊过多的软件专利无疑会对各种网络经营计划形成障碍＊网络专利的种类和数量难以预计，可能导致诉讼的大量产生＊许多“专利”都是那些存在多年的传统商业

方法仅仅被计算机软件化后的结果＊可能使专利权变成不合理的垄断权第二节专利的创造一、发明和实用新型：

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。新颖性标准的变化问题:网上公开是否属于“公开”？

结论：在因特网等网上公开了的发明不应当被授予专利权，即使所说的发明在刊物中没有被公开。

创造性标准的变化：

科技的迅速发展对专利审查人员提出了更高的技术要求；在当前科技迅速发展的时代，普通技术人员所掌握的技术水平也存在很大差异，客观上给专利审查带来了新的难度；新兴领域的技术所涉知识十分高深复杂，客观上使人们难以判断一项技术是否具有创造性。实用性标准的发展变化

具体的实用性实质的实用性可信的实用性公认的实用性二、外观设计

应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

第三节专利的运用一、专利权人的权利（一）独占权（禁止权）

发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。（二）转让权*两点限制：

A、订立书面合同，经专利局登记和公告；

B、中国单位或个人向外国人转让的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。（三）许可权：

A、应采取书面形式

B、形式包括：普通许可，排他性许可，独占性许可。（四）标记权：在专利文件中写明自己是发明人或者设计人；在产品或包装上注明专利标记的权利高通的专利许可策略：保护伞？“反向授权”条款：被许可人以其自有的知识产权给予高通公司专利授权许可……上述授权许可包括高通公司将传递权传递给其直接或间接的智能终端或零部件客户（在美国法规定的专利权穷竭的范围内）。

其中，传递权是指：基于本协议项下许可的各项专利，被许可人在每个法域内可以将明示许可、默示许可、以及专利穷竭权传递给其智能终端或零部件客户的权利或能力；这些本协议项下许可的专利所包含的明示许可、默示许可、以及专利穷竭权利是上述智能终端或零部件客户通过从被许可人处购买的被许可产品而获得的。正面：高通公司通过将其生产的智能终端或零部件销售给下游客户，从而将上述智能终端或零部件中所包含的、国内智能终端企业（被许可人）的自有知识产权“传递”给获得高通公司产品的其他国内智能终端企业客户（包括从高通公司直接购买其产品的直接客户，或者，从高通公司的下游客户处购买高通产品的非直接客户）。反面：高通公司所生产的智能终端或零部件中包含的、国内智能终端企业（被许可人）的自有知识产权，因国内智能终端企业同意将这些知识产权许可给高通公司来实施智能终端或零部件的生产销售而权利穷竭；因此，在与高通公司签订许可协议后，国内智能终端企业将不得再向获得高通公司产品的其他国内智能终端企业客户（包括从高通公司直接购买其产品的直接客户，或者，从高通公司的下游客户处购买高通产品的非直接客户）主张上述产品中所包含的专利权。第一，即便与高通签订了许可协议，也不代表国内智能终端企业能够获得免费试用其他国内智能终端企业（被许可人）自有专利的权利；第二，能够获得高通的保护，免于收到其他国内智能终端企业提起专利诉讼的主体，仅为直接或间接从高通获取其产品的国内智能终端企业客户；第三，上述客户仅能针对其获得的高通产品中所包含的专利获得高通公司的专利保护NPE：专利运营？专利投机？NPE：Non-PracticingEntities.正面——他们持有专利但并不投入实际生产，扮演着知识产权市场上的“价值发现者、供需匹配者以及价值实现和维护者”的角色，他们的作用类似金融市场之中的“做市商”，是知识产权市场上的有机组成部分，在功能上保证了知识产权这种特殊的商品能在市场上进行有效的交易和运营。负面——即专利流氓（PatentTroll）本身并不制造专利产品或者提供专利服务，而是从其他公司、研究机构或个人发明者手上购买专利的所有权或使用权，然后专门通过专利诉讼赚取巨额利润的专业公司或团体。截至2012年12月1日，在2012年所有专利侵权案件中，62%是由“非执业实体”企业发起的，诉讼给被告方造成的直接损失就高达290亿美元。传统的专利运营模式受到挑战的同时也悄然的发生了变化，专利经营模式向商业运营模式转变，运营方式呈现多样化的趋势。把专利当做商品来经营即专利商品化是专利“聚合”公司和NPE运营模式的基础概念。专利交易不是一个简单的专利证书的转移，而是一项资产的交易，以及与此相应的一系列与资产有关的法律问题。在专利交易的过程中，更需要从商业角度考虑，这些专利资产对整个产业链、生态链将会产生怎样的影响，投资该专利资产将会带来怎样的商业价值和竞争优势。这些内容最终都将体现在合同上。专利价值评估货币价值（定量评估）：在无形资产评估体系下专利权人所持有专利资产的货币净现值，用于技术贸易或许可、公司兼并与收购、投资与融资，税收与审计等企业日常经营活动实用价值（定性评估）：在企业知识产权战略的框架下，由法律赋予专利权的排他性而延伸出的专利内部管理的价值，为专利的维权、维持、研发和市场运营提供依据。一般包括专利技术性、法律性和市场性三个维度的评估标准第四节专利的保护一、保护范围

发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求；外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。二、侵权判断：直接仿制；等效仿制；关键部分仿制；无突出、实质性进步的仿制三、保护途径：①请求专利管理机关处理；②起诉。四、诉讼时效：二年，自专利权人或利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。五、专利侵权行为的法律责任：①民事责任；方法发明的举证责任倒置②行政责任；③刑事责任。

相关案例讨论

（新专利法的规定）

《专利法》第六十五条：

侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

《专利法》第六十六条

：专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。第六十七条为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。第六十二条在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

第三章（2）商标与商标制度商标是市场竞争的利器商标是企业的重要资产商标经营是企业经营的最高境界2014福布斯全球最有价值品牌榜单第一节商标基本法律制度一、商标的概念与种类（一）商标：任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。（二）商标的类别：根据商标构成的不同：文字商标、图形商标、文图结合商标；立体商标；声音商标根据商标使用对象的不同：商品商标、服务商标、集体商标、证明商标。

集体商标，是指以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。证明商标，是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

联合商标：同一商标所有人在同一种或类似商品上注册的若干近似商标防御商标：较为知名的商标所有人在不同类别的商品和服务上注册若干相同的商标我国商标法《中华人民共和国商标法》1982.8.23五届人大常委会第24次会议通过，1993.2.22七届人大常委会第30次会议修订，自1993.7.1起施行。２００１年１０月２７日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第二次修正。根据2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正。中华人民共和国国务院令第358号公布《中华人民共和国商标法实施条例》，自2002年9月15日起施行。2014年4月29日中华人民共和国国务院令第651号修订。第二节商标的主体和客体一、商标权主体：指可以申请商标注册并享有商标专用权的参加者。包括自然人、法人或者其他组织、外国人或外国企业。二、商标权的客体：注册商标。（一）注册商标的实体条件：

显著特征，便于识别；并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。（二）禁止作为商标注册的：

1.仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

2.仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

3.缺乏显著特征的。4.以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。（三）禁止作为商标使用的：商标法第10条1.同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；2.同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；

3.同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；

4.与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；

5.同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；

6.带有民族歧视性的；

7.带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；

8.有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

微信商标争议创博亚太（山东）公司在2010年11月率先在第38类计算机终端通讯服务等类别上申请第8840949号“微信”商标注册，而这和腾讯微信的即时通讯服务的基本功能相符，一旦这项申请通过注册将给腾讯带来很大麻烦。创博亚太的第8840949号商标注册申请通过商标局初步审定但在公示期内被第三人异议，商标局做出了驳回申请的审理结果。创博亚太向商标评审委员会提起复审申请，商标评审委员以《商标法》第十条第一款第（八）项禁止使用有“不良影响”商标为由作出不予核准注册的复审裁定。创博亚太遂向新成立的北京市知识产权法院向商评委提起行政诉讼，法院一审再次以社会公共利益为由驳回起诉。创博亚太不服一审判决当庭表示将进行上诉，微信商标纠纷是否影响社会公共利益也迅速上升为法学争议热点不予注册的情形：商标法第15条未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。三、商标权的内容—商标权人的权利和义务权利：1.商标专用权（禁止权）；2.商标转让权；3.使用许可权；义务：1.依法使用注册商标的义务。连续三年停止使用，商标局有权责令改正或撤销；2.诚实信用的义务3.保证商品或服务质量的义务；

4.缴纳各项费用的义务。四、商标权的特征（一）商标权的禁止权效力大于使用权效力（二）商标权是一种相对永久权（三）商标权产生的基础及权利的性质不同于著作权和专利权第三节商标获权一、商标注册的原则（一）确定商标权的原则——注册原则（二）自愿注册原则人用药品、烟草制品的强制注册原则（三）申请在先原则申请在先原则→使用在先原则→抽签或商标局裁定（四）优先权原则二、商标注册的申请（一）申请原则1.一标多类；2.注册商标扩大使用范围另行申请的原则；3.注册商标改变文字、图形重新申请的原则。

（二）申请步骤可以直接办理，也可以委托商标代理组织代理每一件商标注册申请应当向商标局提交《商标注册申请书》1份、商标图样5份；指定颜色的，并应当提交着色图样5份、黑白稿1份。商标注册的申请日期，以商标局收到申请文件的日期为准

三、审批

（一）初步审查，予以公告；或驳回申请，不予公告。

对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕，符合本法有关规定的，予以初步审定公告。

（二）异议期。

对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。（三）核准注册，颁发商标注册证。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。复审：对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知申请人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。第四节商标的运用一、保护期限：10年，自核准注册之日起计算。二、续展：

注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。三、转让转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。

转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。商标转让中的马甲公司IPAD商标的转让

特斯拉

上海高通与美国高通四、许可使用经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

商标使用许可合同应当报商标局备案。

许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。第五节商标的保护

一、保护范围：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。二、注册商标侵权行为：1.未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；2.未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；3.销售侵犯注册商标专用权的商品的；4.伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；5.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

6.故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；7.给他人的注册商标专用权造成其他损害的。三、对侵权行为追究法律责任的途径与补救

（一）请求工商行政管理部门处理。当事人对处理决定不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；（二）直接向人民法院起诉（三）新法63条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

驰名商标的特殊保护案例：宜家案问题：驰名商标的特殊保护美国《联邦商标淡化法案》将“淡化”定义为“（1）对驰名商标区别商品或服务的能力的削弱，无论驰名商标所有人与淡化人之间有无竞争关系；（2）有无混淆、误认或不正当竞争的可能性。”1925年《保护工业产权巴黎公约》第６条第２项规定，一商标只要在任何一个成员国被认定为驰名商标，即在各成员国都享有特殊保护，即禁止他人在相同或类似的商品上注册或使用对驰名商标进行复制、模仿或翻译的商标。如果已经注册或使用，商标所有人有