高校专利技术商业化下的法律风险防范措施

1、高校专利技术商业化下的法律风险防范措施高校专利技术商业化的法律风险防范措施本文关键词：商业化， 专利技术，防范措施，风险，高校高校专利技术商业化下的法律防范措施本文简介：摘要：高校专 利技术可以许可、转让、出资、质押等形式需要进行商业化。商业化 过程中，专利技术的权属、交易、运营都会给高校带来诸多的法律风险。 为防范和应对这些法律风险,高校应当对专利技术树立程序化的法律风 险防范意识;落实并健全高等学校高校法律顾问制度;强化对合同及其 他约定文件的审查,对项目法律风险作好大型项目事前评估;严格按高校专利技术商业化下的法律风险防范措施本文内容：摘要：高校专利技术可以许可、转让、出资、质押等形式进

2、 行商业化。商业化过程中，专利技术的权属、交易、运营都会给高校 带来诸多的几大法律风险。为防范和规避应对这些法律风险，高校应 当对专利技术树立全过程的法律风险防范;落实并健全高校法律顾问考 核制度监督机制;强化对合同及其他约定文件的审查，对项目法律其要 求风险作好事前评估;严厉按照约定履行义务，并注重证据保留；商业 化合同持续关注专利技术的运营情况，及时发现采取法律措施。关键词：高校；专利技术商业化；法律风险；高校是科技创新的主力军，而专利技术又是其中最主要的科 技创新成果形式。近年来，我国逐步意识到高校专利技术的高产出与 低转化对高校科研价值的削弱，重视和职校鼓励以商业化路径实现高 校专利技

3、术的转化。高校专利技术的商业化本质是对一系列相关社会 关系的、变更、终结，所以不可避免地会在这一过程中产生法律风险， 如何风险防范与应对法律风险，自然也就成了当中至关重要的问题点。1中小学专利技术商业化的形式(1)许可。即高校允许他方在载明期限、指定地区、以指定 方式开始实施专利，并向他人缴交使用费用，按照商业化的环节各不 相同，又可分为制造许可、使用许可、销售许可。专利许可另一重要 的分类是排他性许可与独占性许可，两者均排除较低校对第三方的实 施许可，独占性许可还要求高校作为专利权属方，本身也不能许可证 在许可范围内实施专利。(2)转让。即高校将专利申请专利权或专利技术权让渡给他 方。与许可

4、相比，转让强调的是专利权属有着重强调的转移，非专利 的实施使用，转让后，除转让合同另有约定外，作为移转人的高校不 再对专利享有权利。(3)出资。我国公司法允许以包括专利在内知识产权的 知识产权作价出资，即高校将专利技术作为税金高校注入公司，从而 成为公司控股股东。专利技术出资实质将专利技术的权属让渡给公司， 是专利技术转让的一种特殊表现形式，只不过出资后高校作为出资人 和公司股东，享有的权利有别于单纯的专利技术。(4)质押。形式这是一种容易被抹杀的商业化形式。物权 法第75条将专利归入权利质押的标的物设为之一，办理质押登记后, 专利作为就成为债务履行的担保，当质押期间，质押权人不能推行专 利，

5、只有债务人到期未必履行债务时，债权人才可以公开拍卖、变卖、 折价被质押的专利，所得价款优先用于债务受偿。可见，与前面三种 商业化形式下面相比，质押的直接价值往往彰显于融资，但也可能间 接地带来专利技术的转化。2高校专利技术实用化的法律子类风险类型结合职校专利技术商业化的形式，可见以合同关系为表现的 交易是其中最重要的环节。在许可、出资的形式下，交易完成后，还 会产生社会关系持续性的人际关系，需要高校继续处理，称之为后续 运营。此外，专利技术商业化的前提是高校对专利技术有完整的确权 权属、绝对的支配力，所以权属问题权属也是一种重要的法律经营风 险来源。据此，可将高校专利技术商业化的法律风险大体分

6、为型、交 易型、运营型。2.1 权属型风险权属型风险的核心是高校因为对被商业化的专利技术根本不 能获得不享有权利、不享有进行特定商业化形式的权利、权属不清房 屋产权而导致要承担法律责任。由于高校的本身，较之企业等主体， 更易在权属问题上产生易于风险。首先，高校专利技术的生成主要各级财政资金，虽然科技 进步法确定了预备费资金形成的技术由项目承担者取得的原则 （科技进步法第20条规定“利用设立资金财政性的科学技术基金 项目或者科学技术计划项目所形成的发明专利权、计算机系统著作权、 集成电路布图设计专有权和植物新品种权，除涉及国家安全、除此以 外国家利益和重大社会个人利益的外，授权房地产项目承担者依

7、法取 得”），但其中的法律空白也是明显的。第一，“项目承担者”定义 不明，理论上既可能将是高校，经常出现也可能出现是具体项目的负 责人，两者会产生消除权利人认定的争议;第二，何为“国家安全、国 家利益和重大社会公共利益”定义不明，极易因常会概念的不同概括 而产生分歧，的财政资金来源部门往往掌握着事件话语权特别是在情 况下，对高校较为不利。其次，对于高校引进科研人才并在任职后一年内形成前的专 利技术，可能会因专利技术与科研人才在的单位承担白苞本职工作或 原单位分配的任务有关（专利法实施细则第11条第1款第（三） 项规定“调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或 者原单位分配的任务有关

8、的正因如此属于职务发明创造”，言外之意就是发明的专利权应等同于原单位），而与科研人才原单位专利权属 争议。再次，中专利技术在商业化过程中可能会被宣布无效。专利 技术被宣告无效的原因很多，不一定是不实侵犯他人专利才会发生。 除了常见合宪的导致专利无效的原因外，对于高校而言，相较于企业 难免会保密意识常常不够，在专利申请专利申请获批前篡改关键密点, 他人就可能借此构建防卫性专利，当高校的专利被应用时，他人就会 来主张无效，以此要挟并获取自身利益。由于专利技术商业化所签订 的合同通常都专利技术的真实、合法、有效，这就意味着商业化拒绝 接受过程中如果显现出来专利无效，高校将承担巨大的主体资格。2.2

9、交易型风险交易无人知晓型风险的核心是高校在交易签订合同中没有约 定或约定不明，或者因没有正确履行合同或没有保留好履行合同的证 据，导致责任承担超出预期的责任或无法有效追究交易方的高校。高 校无论采取媒介何种形式将专利技术商业化，合同都是最为重要的最 权利义务载体，所以因合同专利技术约定与履行产生的风险是高校的 商业化中最主要的风险。交易型风险的第一种表现是高校承担超出预期的责任，这主 要是由于校对有关概念的法律意义或法律规定的特殊权利义务认识不 清所造成。典型的例子与对排他性许可就是独占性许可的区别认识不 清，导致在高校作为许可方能否实施专利问题陷入被动。再如，根据 合同法第354条，对于专利

10、产品转让合同，如果没有约定后续改 进技术成果分享办法的，改进后的技术成果由改进方独享。也就是说, 如果被许可方利用高校的专利改进出新的专利技术，并且利用这一新 的掌上电脑去获取收益，则高校是无权分享的。第一种还有一种情况 也是医学院校容易忽略的，即合同内容涉嫌犯罪分子垄断技术、妨碍 技术进步而无效，进而导致高校承担责任。交易型风险第二种表现是高校无法有效追究交易方的责任。 最常见的情况是极其因没有约定违约金而难以向交易方进行违约索赔 或索赔过程中需要额外付出巨大需的成本。按照合同法，如果交 易方违约，且合同未约定违约金，那么高校只能提出提出前项，但一 方面，由于交易的对象是专利技术，而知识产权

11、的收藏价值认定一直 以来都是实务界的难点，即便是专业的评估公司，不易也难以找到一 个公允的价值点间；另一方面，在推断履约过程中发生的成本一般很难 有证据加以证明。这样一来，严惩即便通过司法途径追究对方责任， 人民法院也只能凭主观酌定高校的高等学校损失，但这种几乎会远远 小于高校真正的高职损失。除了合同约定外，合同履行也是产生交易风险的原因。一般 来讲，专利技术商业化是复杂性一项较为复杂的商事交易，所以合同 内容较为复杂，履行期限较长，由于高校长期作为一个非营利性的单 位，其商业敏感度和精确履行合同的意识不够强烈，造成履行不符合 合同要求，或者履行时没能固定过夜履行证据，使得在发生争议时陷 入不

12、利。2.3 运营型风险运营型风险的核心是高校在实现专利技术商业化的交易后， 因各种新情况的发生而承担法律责任。与其他两种市场风险相比，多 数高校对多数此类系统性风险关注程度更低，认识不足。首先是高校以专利技术出资拨给后，专利技术价值贬损所造 成的补足出资责任。一种情况个别情况是高校出资时未对专利技术作 内在价值评估，事后评估略高于发现评估值低于高校的出资额;另一种 情况情况是因为有相关合意，在高校出资后，因市场变化或者使得其 他客观因素导致专利技术贬值。这两种情况下，高校入资的公司、公 司其他股东或者公司债权人都可以请求高校补足出资责任。其次，高校以专利技术无偿后，专利技术的权属由高校转为 所

13、粉末冶金注资的公司，但高校对价通常只是公司的相应份额股权，尚不能直接实现经济公共利益。这时，如果公司发生其他财政财政收 入无法清偿，专利技术就可能被作为财产被执行;如果公司发生破产， 专利技术将被用于破产债权清偿。此外，专利技术也有可能被公司实 际人私下转让。再次，金融机构在专利质押贷款合同中都要求，质押期间， 如被质押的专利价值低于评估价值或出现其他其原因影响其市场价值 的，高校作为质押人要履行提前还款义务或提供新的担保。最后，在有的专利转让、许可合同中，约定了高校应在其掌 握专利技术的专利技术基础上进一步配合交易方将实用新型技当中妖 术成果应用到工业化生产中。在履行过程中，如果专利技术的技

14、术专 利技术方案没有太大变化的，合同性质还是技术引进技术转让合同;但 如果专利技术的应用方案发生重大变化的，就很可能被认为合同法 第330条第4款所述的“具有产业应用价值的科技成果实施转化订立 的合同”，进而被定性为技术开发合同，高校就此承担的法定权利义 务就会有根本性的变化。高校届时如未能意识到这一点，就可能会在 权利的享有和义务的履行上发生误判，进而导致逃避责任。3高校专利技术商业化的法律风险防范3.1 高校要对专利技术防范风险树立全过程的法律市场风险 防范意识专利技术在商业化前，要经历立项、研发、技术交流、专利 申请、结项等环节，实现商业化后，还要经历步骤长期的后续运营以 及收益分配等环

15、节。很多时候专利产品商业化的法律风险的根源在立 项或研发时就己埋下，例如立项时对工程造价项目投资承担者表述不 明或有歧义，此时在研发人员流入或流出时没能与之约定好项目成果 的归属，在交流经验时不注意保密，等等。还有很多法律风险是实现 专利技术品牌化后，高校放松了对弊病的警惕意识，当特定的偶发因 素介入时（例如经济危机、市场变化、技术发展、政府行为等），问 题突然爆发。可见，高校的法律风险防范意识不能仅停留在专利技术商业化这个时点上，而是应当贯穿于专利技术的起源到商业化项目的 完全终结。3.2 落实并健全医学院校法律顾问制度专业的中工作者能够有效发现专利技术商业化过程法律的法 律风险，并拟出合理

16、的具体措施预警方案或解决方案，在近年来从教 育部到各省近些年来教育厅，再到诸多高校，都在逐渐大力推行高校 法律顾问制度的背景下，必须有效落实该制度，让法律顾问参与到专 利技术商业化的进程中。然而，目前高校法律顾问制度存在的问题也是显而易见的。 有的法律顾问只是挂个名头，高校在重大其他事项上只是形式上征询 一下顾问的意见，没能让法律顾问深度介入，更不要谈让其在一些具 体的事务上有所参与。很多高校在聘请法律顾问时主要从高校管理与 行政事务的角度选择法律顾问，或者重视聘请有深厚理论造诣的法律， 而对律师等法律实务人士的聘请不够重视。有鉴于此，应当聘请在知 识产权领域有丰富经验的法律实务人士作为高校的

17、专项法律顾问，为 高校的专利技术商业化提供制度构建、咨询、合同审查等服务，对于 极其重要复杂的商业化项目，更是需要法律顾问全程深入参与。3.3 强化对合同及其他约定文件的审查，对项目法律风险作 好事前评估专利技术商业化其他合同与的约定文件对法律风险防范与应 对的重要性不言而喻。对于合同的审查，首先，应从商务的角度衡量 标尺专利技术能否达到交易方的预期，交易方提出的后续跟进措施能 否满足，交易对价是否可能出现变数以及如何应对等。其次，要避免 服务合同出现无效或可撤销处理方式的情形。再次，一般来说，除了 质押外，在其他专利技术商业化危急情况新发明下，高校还是有一定 谈判地位的，高校要擅于利用这种优

18、势地位，设置对自己有利的法条。 最后，合同的用语务必要精细，尤其是一些关键术语、指标，避免发 生歧义。除了合同及其他约定合同文件的文本审查之外，对于重大的 专利技术商业化项目，最好能事前做好尽职调查，包括调查交易方的 主体资格、经营业绩、履约能力、财务状况、是否存在重大一案，专 利技术的房屋产权是否足够多足够清晰，立项、研发过程操作风险是 否存在道德风险隐患。在此基础上，对项目法律风险作出合理有效评 估，以此决定是否实施项目或者如何推进如果实施。3. 4严格按照缔约履行义务，并注重证据保留一旦签订合同，进入专利技术商业化的实施第二阶段阶段， 应高职就应严格履行约定义务。为此，陌生对接项目的高校人员要熟 悉合同文本的内容，将具体的义务项分点详列，并做好详细的履约计 划与日程，每一个关键的履约节点都要实施落实具体责任人。在履约 过程中遇到障碍的，要撇开造成障碍的原因，如是自身原因，应及时 采取补救措施，并积极推动与对方协商;所论外界客观原因，则应及时 将情况及时发现反馈给对方;如是对方原因，应及时提出，并明确对