专利共有处理的案例分析

专利共有处理的案例分析目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、双橡股份 2二、 青松股份 4三、 汇川技术 8四、 博云新材 10一、双橡股份公司目前拥有三项国家发明专利和三项实用新型专利，具体情况如下：其中前三项发明专利是公司承担的国家“863计划”——超细纤维超真皮革关键技术研究的主要科研成果，项目已通过国家科技部验收。其中“超细旦聚酯短纤维”专利是公司募集资金投资项目的核心技术。该专利在生产超细纤维核心技术上获得了原创性的突破，达到了国际先进水平，改变了我国高档人工皮革研发和生产处于技术追随者的局面，填补了我国在高档人造革合成革原创性技术方面的空白。采用此种技术生产的超细旦聚氨酯短纤维超真皮革，手感柔软、滑爽丰满，透气透湿性、弹性优良。公司是“863计划”的申请单位，东华大学是联合申请人。东华大学即原中国纺织大学，被列入国家“211工程”重点建设高校行列，设有纤维材料改性国家重点实验室等10个国家和教育部科研基地，连续两年纺织类三大检索论文收录总数超过世界其他九所著名纺织院校的总和（来源：东华大学网站）。公司前后共有20余人参与了该项目；东华大学派出5位行业专家进行技术指导，并在实验设备等方面给予支持。根据双方达成的协议，在“863计划”研究项目中取得的知识产权由双方共有，因此，公司和东华大学是上述三项发明专利的共有人。2008年1月20日，公司（甲方）与东华大学（乙方）签署了《专利共有权人协议》，双方约定：“一、东华大学作为以上三项专利（超细旦聚氨酯短纤维、超细旦聚氨酯长丝和弹性非织造基布的起毛方法）共有人自愿放弃以下权利：1、以生产经营为目的使用上述专利生产或者销售产品；2、分享甲方以生产经营为目的使用上述专利生产或者销售产品获得的收益；3、在专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号；4、专利实施许可权及向除甲方以外的第三方转让专利权。乙方对专利所涉及的秘密范围负保密责任，包括开发上述专利时的图纸、设计、说明书等技术资料、技术秘密。乙方须严格保密，未得到甲方的书面同意，不得以任何方式出售、转让或泄露给任何人。但上述技术资料、技术秘密由甲方或任何第三方部分或全部公开，则乙方对已公开的技术不再承担保密义务。二、甲方就乙方自愿放弃权利并承担保密责任而向乙方支付经济补偿费五十万元。”上述三项发明专利自获得之日起至协议签署日期间，公司一直未用于实际生产，未获得相关经济收益。根据上述《专利共有权人协议》，公司已向东华大学支付完毕经济补偿费五十万元。公司与东华大学在双方自愿、友好协商的基础上达成了上述《专利共有人协议》。该协议为依法成立的合同，自签署之日起生效。东华大学有权处分其所有的专利共有权利，不违反法律、行政法规的强制性规定，放弃协议中载明的各项权利是其真实的意思表示。协议签署后，公司与东华大学按照协议约定履行了各方的义务，双方达成的协议合法有效，东华大学放弃三项专利相关权利的法律手续完备，不存在潜在的风险。公司前后共有20余人参与了公司承担的国家“863计划”——超细纤维超真皮革关键技术研究项目，参与人员利用在多年生产实践中掌握的管理经验和技术诀窍，在该项目的研发过程中起到了关键性作用，攻克了多项技术难题，在申报超细旦聚氨酯短纤维、超细旦聚氨酯长丝、弹性非织造基布的起毛方法等三项发明专利的过程中起了主导作用,公司技术人员已掌握募投项目的关键技术和产业化的核心技术。超细旦聚氨酯短纤维生产技术是募投项目的核心技术，公司技术研发人员经过多次独立的实验及试生产，已掌握该核心技术，生产出的“超细旦聚氨酯短纤维”已被江苏省科技厅评为高新技术产品。公司拥有业内领先的研发实力和自主创新能力，被中国塑料加工工业协会授予“中国超细纤维合成革创新研发基地”称号。公司设有研发中心，研发中心是公司技术创新体系的核心，是公司技术更新和运用的保障平台，也是公司实施技术进步和技术创新发展战略的重要源泉。研发中心组织机构与企业总体架构、发展规模、经营和生产状况相适应，为公司产品研发提供了有力的技术支撑。为充分利用科研院所和高等院校的人才和技术资源，公司以研发中心为平台，与东华大学、河北石油化工规划设计院、无锡嘉元非织造布技术研究所建立了“产学研”合作研发机制，进行不同形式的科技合作。综上所述，公司在未来技术更新和应用上不存在对东华大学的依赖。青松股份请发行人在招股说明书中补充披露校企合作中研发资金具体投入情况，并补充披露研究成果共有或归对方所有情况下保证发行人资产完整性和业务独立性的必要措施。请保荐机构和发行人律师发表核查意见。（一）发行人校企合作研发项目的核查情况根据发行人的说明，发行人除了通过自主研发开发出了连续复合精密分馏技术等一系列核心技术之外，还积极借助科研院所的力量来提升公司的研发水平，与中国林业科学研究院林产化学工业研究所、厦门大学、福州大学化学化工学院建立了合作关系，采取建立合作研发中心和项目合作开发的形式开展校企合作。具体情况如下：1、发行人与中国林业科学研究院林产化学工业研究所合作建立技术研究中心2009年7月29日，发行人与中国林业科学研究院林产化学工业研究所签署了《合作建立“南京青松林化技术研发中心”协议书》。协议约定的主要内容如下：1、南京青松林化技术研发中心的宗旨是以发行人的技术需求为指导开展研发活动；2、南京青松林化技术研发中心拟以合成樟脑生产及松节油综合利用技术为主要内容承接发行人委托的研究和开发；3、研发中心完成的研究开发技术成果及知识产权归双方共同共有；发行人有权独占实施研究开发技术成果，未经发行人同意，其他共有人中国林业科学研究院林产化学工业研究所不得单独实施或者许可第三方实施研究开发技术成果，发行人因单独实施研究成果所获得的收益按一定比例由双方分成，具体分配比例另行协商确定；4、如果发行人由于种种原因未能将技术研发成果实施转化，经双方同意，中国林业科学研究院林产化学工业研究所可将研究成果转让给第三方，转让收益按一定比例由双方分成，具体分配比例另行协商确定。人中国林业科学研究院林产化学工业研究所不得单独实施或者许可第三方实施研究开发技术成果，发行人因单独实施研究成果所获得的收益按一定比例由双方分成，具体分配比例另行协商确定；4、如果发行人由于种种原因未能将技术研发成果实施转化，经双方同意，中国林业科学研究院林产化学工业研究所可将研究成果转让给第三方，转让收益按一定比例由双方分成，具体分配比例另行协商确定。根据相关协议约定，发行人与中国林业科学研究院林产化学工业研究所合作建立的研究中心所取得的专利、非专利技术等研究成果为双方共同共有，并且未经发行人同意，共有人或其他第三人不得实施该等研究成果，发行人拥有相关研究成果的独占实施权。我国《专利法》第十五条规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当得到全体共有人的同意。”故双方协议约定发行人具有相关研究成果独占实施权符合法律规定。我国《民法通则》及司法解释规定：“共同共有人对共有财产享有共同的权利，承担共同的义务。在共同共有关系存续期间，部分共有人擅自处分共有财产的，一般认定无效。”故双方协议约定相关研究成果的所有权为共同共有符合法律规定。因此，本所律师认为，针对与中国林业科学研究院林产化学工业研究所合作建立的研究中心所取得的专利、非专利技术等研究成果，在所有权方面，发行人拥有共同共有权，在使用权方面，发行人具有独占实施权；该等符合法律的权利保障措施使得发行人有权根据经营生产需要、无需经其他共有人的同意、排他性地实施该等研究成果，从而保证了发行人资产完整性和业务独立性。2、发行人与厦门大学合作建立松节油深加工研发中心2009年5月15日，发行人与厦门大学签署了《关于合作成立松节油深加工研发中心协议书》，协议约定的主要内容如下：1、研究中心的职责：负责随时了解发行人的产业需求计划，并根据发行人的产业需求，组织科研课题；负责组织人员与发行人申请国家和省市各职能部门的科技计划项目并完成各类科研开发项目的立项工作；根据发行人需要，负责为发行人培训有关的技术研究人员。2、在合作期限5年内，发行人每年向厦门大学提供人民币20万元资金作为研发中心的运行费。3、成果归属：在研发中心中立项并取得成果的课题归双方共同共有，未经对方许可任何一方不得转让给第三方；在研发中心中立项并取得的专利和非专利技术成果归双方共有；在研发中心立项所取得的成果转让给第三方或在各方进行商业化生产所获得的收益按一定比例进行分成，具体分配比例另行协商确定。根据相关协议约定，发行人与厦门大学合作建立的研究中心所取得的专利、非专利技术等研究成果为双方共同共有，根据《民法通则》、《专利法》等法律法规规定，发行人作为研究成果的共同共有人，有权单独实施该等研究成果，但不享有独占实施权。因此，本所律师认为，针对与厦门大学合作建立的研究中心所取得的专利、非专利技术等研究成果，在所有权方面，发行人拥有共同共有权，在使用权方面，发行人具有非独占的实施权；该等符合法律的权利保障措施使得发行人有权根据经营生产需要并且无需经其他共有人的同意实施该等研究成果，从而保证了发行人资产完整性和业务独立性。3、发行人与福州大学化工学院进行的技术合作2005年8月5日，发行人与福州大学化工学院签署了《技术合作协议书》，协议约定的主要内容如下：1、福州大学化工学院已完成“从龙脑合成乙酸龙脑酯”项目技术的小试研究，拟与发行人合作进行该技术的中试研究；2、发行人负责提供中试研究的原料和设备，福州大学化工学院负责实验研究的全部工作；3、该中试研究的成果归福州大学化工学院。在“龙脑合成乙酸龙脑酯”项目技术完成中试后，根据对实验结果的分析，发行人认为该项技术能够应运于公司的产业化生产，发行人与福州大学化工学院签署了相关技术转让协议，发行人受让了“从龙脑合成乙酸龙脑酯”技术（技术秘密），发行人拥有了该项技术的所有权和使用权。因此，本所律师认为，发行人已拥有了“龙脑合成乙酸龙脑酯”技术（非专利技术）的所有权和使用权，该等安排措施保证了发行人资产完整性和业务独立性。（二）发行人目前自有技术的核查情况经核查并根据发行人的说明，发行人与高校、科研院所进行合作研发只是作为公司自主研发的一个补充，并不会导致发行人依赖外部研发力量。发行人自主开发出了连续复合精密分馏技术、浮阀塔板与不锈钢无壁流规整波纹填料混用分离技术、高真空精馏塔组连续分馏技术、冷态含水复合催化剂一次性加入的异构反应技术、氢阳离子树脂催化剂技术、用于合成樟脑生产系统中的异构反应釜变频装置技术等一系列核心技术，上述核心技术的开发均由发行人独立完成，并且已应用于发行人的生产经营。发行人具备独立的研发能力，并拥有自有核心技术，发行人的自有核心技术及独立的研发能力已能够保证目前的正常生产经营之需。发行人与高校及科研院所的合作有利于进一步提升发行人的技术水平，但其只是作为自主研发的一个补充，对发行人的业务独立性不会产生重大不利影响。（三）发行人未来研发策略的核查情况根据发行人的说明，未来发行人仍将坚持自主研发为主，合作研发为辅的研发策略。通过创新激励体系的建设，有计划地提高公司科研和技术员工的年均薪酬，此外，将根据每位科技员工的课题立项、研究进展等各项因素给予人力、财力和物力等各方面的支持，以最大程度激发科研人员的积极性，并吸引更多的优秀科研人才；同时加大研发设备和科研人员培训投入，积极提升公司的自主研发水平。同时继续辅以外部合作研发，保持与高校及科研院所的密切联系，充分运用外部技术力量促进内部产品性能与结构的优化。据此，本所律师认为，外部研发力量将作为发行人自主研发的一个补充，发行人未来的研发能力将不依赖于外部研发力量，发行人仍将具有独立的研发能力。综上所述，本所律师认为，发行人目前的核心技术均系自主开发，与高校及科研院所的合作只是作为自主研发的一个补充；发行人与高校及科研院所等进行的研发合作均对相关研究成果的所有权和使用权作出了有效的安排措施，发行人有权独占实施或单独实施该等研究成果；发行人未来仍具有独立的研发能力；以上研究合作事项对发行人资产完整性和业务独立性不构成不利影响，不构成本次发行上市的障碍。汇川技术问题一：发行人、默纳克控制技术有限公司（发行人的全资子公司，以下简称“默纳克”）与江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）共同拥有技术及知识产权对发行人的权益有何影响？请律师发表意见。由于（1）江南嘉捷与江南电梯专注电梯整梯业务，无意利用“电梯用一体化变频控制器”及“交流电动机从变频器电源向工业电源的平滑切换方法”两项专利技术从事电梯一体化控制器产品的生产和经营；（2）江南嘉捷与公司长期的战略合作关系，公司的持续良好发展也有利于江南嘉捷的业务发展。为消除公司在使用上述两项专利权上的不确定性，支持公司利用资本市场发展壮大，江南嘉捷、江南电梯于2010年4月21日分别出具《承诺函》，同意自愿无偿放弃“电梯用一体化变频控制器”及“交流电动机从变频器电源向工业电源的平滑切换方法”两项专利权的所有权利。公司未就江南嘉捷、江南电梯放弃上述专利权支付任何对价或以其他方式进行利益交换。经核查相关专利申请资料、专利权证书，江南嘉捷、江南电梯关于放弃专利权的承诺函以及发行人有关的声明，并与发行人及默纳克高管、研发人员进行沟通，具体情况如下：

（一）“电梯用一体化变频控制器”及“交流电动机从变频器电源向工业电源的平滑切换方法”的研发过程、参与人员、专利权三方共有的原因

1、研发过程

由默纳克研发人员刘宇川等提出想法，经与江南嘉捷和江南电梯相关设计人员共同商讨，确定技术实现方案；由刘宇川组织相关人员开始软件编制，并确定该专利技术所需要的电机核心控制部分从发行人中引进利用；由江南嘉捷提供产品的测试设备、测试人员并完成测试过程及批量使用验证；研发成功后，由默纳克起草专利申请书，办理专利申请事宜。

2、参与的人员

参与“电梯用一体化变频控制器”研发的人员为默纳克的刘宇川、冯存涛，江南嘉捷的赵碧淘、杨根林，江南电梯的练耀理、王鑫刚；参与“交流电动机从变频器电源向工业电源的平滑切换方法”研发的人员为默纳克的刘宇川、邵海波、陈健，江南嘉捷的凌敏芝、吕春华、陆金权。

3、三方共有的理由

鉴于默纳克、江南嘉捷、江南电梯三方在上述专利研发过程中承担了各自的责任，对专利技术的取得具有一定的贡献；同时，江南电梯为江南嘉捷的第一大股东，江南嘉捷为默纳克的第一大股东，三方受同一实际人控制，经三方协商，申请作为上述两项专利权的共同拥有人。

（二）江南嘉捷、江南电梯放弃专利的原因及发行人是否为此支付对价或以任何对价或以其他方式进行利益交换。2010年4月21日，江南嘉捷、江南电梯出具《承诺函》，主动放弃上述两项专利，原因如下：江南嘉捷和江南电梯专注电梯整梯业务，无意利用该技术从事该类产品的生产和经营，放弃该专利权利不会对自身的利益产生影响；同时，江南嘉捷与发行人保持长期战略合作关系，发行人的持续发展也有利于江南嘉捷的业务发展，故江南嘉捷主动消除了发行人在使用上述两项专利权上的不确定性。江南嘉捷、江南电梯与发行人保持长期战略合作关系，其放弃专利权是自愿、真实的意思表示。经核查，发行人并未就江南嘉捷、江南电梯放弃有关专利权一事向江南嘉捷、江南电梯支付对价或以其他方式进行利益交换。博云新材3、专利和非专利技术（1）公司正在使用的专利技术①公司目前使用的专利的形成过程及作用发行人通过2007年9月30日与中南大学签订的《专利技术独占许可合同一》和《专利技术独占许可合同二》独占使用9项专利技术。具体情况如下表：上述专利中，用于盘形多孔性工作增密的化学气相沉积方法及装置（ZL00114790.0）和粉末冶金飞机刹车副材料及其制备方法（ZL96119305.0）为中南大学拥有、公司获得独占许可使用。该两项发明专利研发成功的时间较早，均在公司成立之前完成专利申请，当时作为公司的前身——中南工业大学粉末冶金研究所，属全民所有制企业，由中南工业大学（现中南大学）全资控股，该两项专利以中南工业大学的名义进行专利申请。其余7项专利是公司与中南大学共同拥有、公司独占许可使用。该7项发明专利是国家重点工业性试验项目“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”的科研成果。上述9项专利的独占许可已于2008年1月16日经国防专利局准予备案。②《专利技术独占许可合同一》和《专利技术独占许可合同二》的主要条款：“独占许可”：在合同约定的时间和地域范围内，被许可方独占对该专利的实施权，除法律另有规定外，被许可方以外的其他人（包括许可方在内），均不得在此期间和地域范围内以合同约定的方式实施该专利。独占许可的被许可方也只能在合同约定的期间和地域范围内享有这样的权利，在合同约定的期间外或者地域范围外专利权人仍然可以自由地行使自己的专利权。中南大学同意将许可专利许可博云新材使用，用于博云新材在国内外设计制造产品，并使用、销售和出口利用许可专利所生产的产品；博云新材接受上述许可。中南大学许可博云新材使用许可专利的期限自本合同生效之日起至附件中专利到期日止。中南大学许可博云新材使用许可专利的方式为独占使用，且为无偿使用。中南大学同意并认可博云新材在本合同生效前使用许可专利的行为，并确认对于博云新材的该行为不再收取任何费用。③中南大学未将相关专利转让给发行人的原因发行人目前使用的9项发明专利中，有2项专利由于形成于发行人设立之前，其所有权不属于发行人。中南大学未将上述专利转让给发行人，主要原因如下：首先，中南大学下属粉末冶金研究院是我国粉末冶金新材料领域集教学、科研于一体的综合性科教基地，主要从事材料科学基础理论、高新技术和先进材料的研究