知识产权诉讼应对与策略

各位朋友、各位同行：

早晨好知识产权诉讼应对与策略第1页

知识产权诉讼应对及其策略同济大学知识产权学院大成律师事务所上海分所陶鑫良年9月16日中国知识产权研究会知识产权诉讼应对与策略第2页

“科学技术是一个强有力工具，怎样利用它，终究是给人类带来幸福，还是带来灾难，全取决于人类自己。”

————爱因斯坦“科学技术是不会有罪过，有罪过只是那些滥用科学技术成就人们。”

————约翰居里知识产权诉讼应对与策略第3页

★套用爱因斯坦上述句式：

“知识产权是一个强有力工具，怎样利用它，终究是给中国带来幸福，还是带来灾难，全取决于中国自己。”

★套用约翰居里上述句式：

“知识产权是不会有罪过，有罪过只是那些滥用或者误用知识产权人们。”

知识产权诉讼应对与策略第4页

过去，技术先进性世界自由竞赛今天，世界知识产权垄断性强权竞争知识产权诉讼应对与策略第5页

当今世界，国家关键竞争力越来越表现为对智力资源和智慧结果培育、配置、调控能力，表现为对知识产权拥有、利用能力。”———胡锦涛世界未来竞争就是知识产权竞争,

———温家宝知识产权诉讼应对与策略第6页

中国及其企业发展躲不开知识产权！

中国及其企业发展

离不开知识产权！知识产权诉讼应对与策略第7页国家知识产权战略方针：激励创造、有效运用、（源头）（目）依法保护、科学管理。（手段）（基础）

知识产权诉讼应对与策略第8页激励创造（源头）依法保护有效运用（手段）（目）科学管理（基础）

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一、国内外知识产权形势与知识产权诉讼二、若干商业秘密诉讼案例及其诉讼策略三、若干著作权益诉讼案例及其诉讼策略四、若干商标权益诉讼案例及其诉讼策略五、若干专利权益诉讼案例及其诉讼策略

知识产权诉讼应对与策略第10页

近年来跨国企业等一直在中国就关键技术与著名品牌成批量、多层次地申请专利和注册商标，埋雷拉网，筑垒布阵。为打压其竞争对手和争夺其市场份额，跨国企业等现在就很轻易凭其手中强势知识产权在中国发起知识产权侵权指控乃至于侵权诉讼。涉外知识产权纠纷已经进入暴发期与高发期，并可能连续若干年头。国内市场经济推进和知识产权凸显，也引发了更多正当与不正当知识产权纠纷与诉讼。

涉外知识产权诉讼与纠纷，已经大军压境，兵临城下；本土知识产权纠纷与诉讼，已经风起四野，遍地开花。

知识产权诉讼应对与策略第11页

我国年—20知识产权诉讼情况统计年度（年）民事诉讼数量（件）刑事诉讼数量（件）行政诉讼数量（件）受理（一、二、再审）审结受理（一审）受理780071624099271686013744126953567165831645333505751421914056227714361787717395268410012440617395332610743062636509366020721997－－－－166408145096387知识产权诉讼应对与策略第12页

当前我国知识产权形势：内多侵权，外遇强权，既涉滥用，又遇垄断。我国当前知识产权应对：勇反侵权，公序良俗；奋抗强权，保企卫国；既反垄断，竞争公平；又反滥用，市场公正。

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知识产权制度建设双重担务：——反侵权、反盗版、反仿冒；——反垄断、反滥用、反暴利。

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一、国内外知识产权形势与知识产权诉讼

1、当代国内外知识产权保护形势特征2、知识产权是市场竞争工具和刀具3、知识产权诉讼案“海上冰山”现象知识产权诉讼应对与策略第15页

1、当代国内外知识产权保护形势特征

历史风景线：

科技进步超速化；经贸活动全球化；知识信息产权化；游戏规则国际化。

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时代高压线：

知识产权保护范围扩大化；知识产权保护标准国际化；知识产权保护水平高度化；知识产权保护功效工具化。

知识产权诉讼应对与策略第17页发展生命线：

关键技术是根；著名品牌是神；无形资产是本；知识产权是魂。

知识产权诉讼应对与策略第18页鉴于各自利益所在和利益驱动，知识产权在当代世界上已经成为国家与国家、企业与企业之间最主要竞争伎俩和博弈工具。占有科学技术高地与拥有知识产权优势发达国家及其企业包含跨国企业，往往要求更高程度保护知识产权以巩固与发展其既得利益；相对位于科学技术低谷与处于知识产权弱势发展中国家及其企业，经常要求较低程度知识产权保护水平以利其发展；经贸活动全球化形势又呼应建立强有力知识产权国际规则。综合国力是国际知识产权谈判桌上最具影响力原因，由此产生了当前更多地满足了发达国家及其企业要求国际保护规则。

知识产权诉讼应对与策略第19页当代世界各国知识产权制度与政策含有越来越浓厚工具主义和功利取向。不论是发达国家还是发展中国家，每个国家知识产权制度建设及其法律制订、政策设计，首先立足于本国国家利益，多是在顺应国际规则之刚性架构之下，利用其相对有限空间来最大程度地主动维护本国及本国企业利益。既要遵照知识产权国际规则，顺应世界时尚，更要适应当前本国科技、经济、文化与社会基本形势，最优化地维护和强化本国及本国企业利益。知识产权诉讼应对与策略第20页近虑远忧，外压内因，当前中国所面临知识产权形势十分复杂与严峻。建设与完善知识产权制度不但是中国推行入世承诺和优化投资环境基本方针和重大举措，更是中国激励自主创新和推进市场经济深层需求和长期有效机制。从国家利益和本国企业利益出发，当前中国知识产权制度建设重点之一就是提升国家和企业知识产权运作和经营水平。知识产权诉讼应对与策略第21页

企业应该主动主动经营知识产权，第一应该不停增强知识产权意识、认识和知识；第二应该主动健全知识产权经营管理之机制、体制与规制；第三应该不停提升知识产权创造质量与数量；第四应该善于借助与运作知识产权行业资源和社会资源。第五应该为政府运作知识产权提供谈判资源与案例素材。国家及各级政府应该在制度建设和公共政策设计与改进方面，在立法与执法方面优先为本国及本国企业利益运作知识产权，尤其是建立良好知识产权优化决议机制和快速反应机制。

知识产权诉讼应对与策略第22页激励创造（源头）依法保护有效运用（手段）（目）科学管理（基础）

知识产权诉讼应对与策略第23页知识产权利用：包含政府运作和企业经营；各国在制度和执法安排层面上为本国及企业运作知识产权；企业在市场及贸易运行层面上为本企业经营知识产权。

知识产权诉讼应对与策略第24页把知识产权从神坛上请下来：打破知识产权神秘化，打破知识产权神奇化，打破知识产权神圣化。知识产权诉讼应对与策略第25页

知识产权利用标准：

全方面尊重他人知识产权，正当躲避相关知识产权，努力创造自主知识产权，有机整合全部知识产权。

知识产权诉讼应对与策略第26页

知识产权利用最优化

=优选引进必要知识产权成就+正当化解遭遇知识产权纠纷+全方面利用没有知识产权信息+奋力创新自主知识产权结果

=“合理对价站上巨人肩膀”

+“努力打出最好擦边球＋考究合理冲撞”+“集聚更多无偿知识资源”+“引燃自己最大暴发力”

知识产权诉讼应对与策略第27页

我国知识产权立法已经基本完备，但从与时俱进和拾遗补缺两方面，依然需要不停完善；我国知识产权执法已经连续强化，但从严厉打击侵权和合理遏制滥用两方面，依然需要继续加强；我国知识产权普法已经广泛开展，不过从提升国民素质和建设社会气氛两方面，依然需要深入推进。知识产权诉讼应对与策略第28页

当前我国知识产权制度建设微弱步骤：一、企事业单位及其行业整合知识产权综合素质和经营管理能力亟待全方面提升。二、各级政府知识产权优化决议体制和快速反应机制尚待深入加强。三、尊重知识产权权益和反对知识产权滥用并举知识产权文化需大力培育营造。知识产权诉讼应对与策略第29页

2、知识产权是市场竞争工具和刀具—知识产权是工具和刀具，—知识产权不是道具和玩具，—知识产权也不是神具和佛具。

知识产权诉讼应对与策略第30页

———“知识产权是工具”：知识产权在当代世界上已经或者正在成为国家与国家、企业与企业之间最主要竞争伎俩和博弈武器。各国或者各个企业“关键竞争力越来越表现为对智力资源和智慧结果培育、配置、调控能力，表现为对知识产权拥有、利用能力。”而且知识产权问题日益国家化、政治化、外交化、国际化。知识产权在当代已不但仅是一个普适性制度规范，更是世界各国及各国企业最主要乃至最主要经营资源和发展工具知识产权诉讼应对与策略第31页———“知识产权是刀具”：市场竞争披上了知识产权“时装”，已经深入延伸至谈判桌与法庭，关键企业之间越来越爱拿知识产权“说事”和举起知识产权“大刀”兴讼，而且醉翁之意不在酒，图是商业利益和市场份额。面对一场海外或国内知识产权纠纷及诉讼，打还是和？进还是退？这么打还是那样打？要从经营角度去整体思索与最优化决议。知识产权纠纷和诉讼本质，也是一个知识产权特定经营风险发觉、预测、评定、决议、实施及其调整过程。知识产权诉讼应对与策略第32页

———“知识产权不是道具和玩具”：是指知识产权不能仅仅作为“指标工程”和“政绩工程”泡沫化道具，不要只成为“银样蜡枪头”和“稻草人”似玩具。我们企业乃至于我们国家，应该快速深入从知识产权数量战略向知识产权质量战略转型，精心培育和铸造我国举足轻重关键专利和其它关键知识产权，建立和提升企业、园区与国家关键竞争力。知识产权诉讼应对与策略第33页

———“知识产权也不是神具和佛具”：对知识产权不要奉若神明，顶礼膜拜，而应利用自如，应该深入将知识产权从神坛上请下来，深入打破知识产权神秘性、神圣性和神奇性。除了对于那些显著违反基本商业道德，有意违反老实信用“帝王标准”恶意知识产权侵权行为，应给予严厉法律制裁和强烈道德训斥外，对于那些在正常运作知识产权中可能发生知识产权侵权行为，除了依法追究其法律责任和经济责任外，恐怕不宜给予过多道德审判。应该允许正常“擦边球”行为和正当“合理冲撞”行为，而打出最好“擦边球”和最正确利用“合理冲撞”，恰恰就是企业知识产权经营行为最优化表现。知识产权诉讼应对与策略第34页

3、知识产权诉讼“海上冰山”现象

企业之间挑起知识产权纠纷甚至于开启知识产权诉讼，往往是醉翁之意不在酒，在知识产权纠纷或诉讼后面隐藏着商业利益乃至于国家利益。知识产权纠纷以及诉讼普通只是显露在海平面上冰山一角，与其联体是隐藏在海平面之下巨大冰山基础，即商业利益和市场份额。

知识产权诉讼应对与策略第35页

知识产权是浮在市场经济洋面上冰山一角，与其连接是海平面之下巨大市场份额和商业利益冰山基础。

在知识产权领域法庭往往是市场竞争延伸，诉讼经常是商业博弈别名。知识产权诉讼应对与策略第36页

多位教授指出：当我国企业同时具备以下原因时，就极有可能被相关跨国企业或者国外企业在中国本土、或者在其母国、或者在其它相关国家推上知识产权侵权被告席：1、我国企业或其产品属于主流产业、高新技术、朝阳产业。2、我国企业市场份额及其成长已经或者潜在威胁到相关跨国企业或者国外企业。3、我国企业没有起码能够据以反抗或者达成交叉许可专利与其它知识产权贮备。

知识产权诉讼应对与策略第37页

企业知识产权诉讼总体战略标准：

——商业利益是最大利益，诉讼目标是最大设计机会损失是最大损失，资源浪费是最大浪费，淹没成本忽略不计。

知识产权诉讼应对与策略第38页

企业知识产权诉讼应对策略：

寻找最适当代理团体确定最合理诉讼目标制订最优化应对方案排除最可能竞争对手采取最得当诉讼技巧推进全方位诉讼策略

知识产权诉讼应对与策略第39页

二、若干商业秘密诉讼案例及其诉讼策略知识产权诉讼应对与策略第40页

1、杰事杰Vs日之升群案所引出问题———侵犯商业秘密案件中原告起诉时机选择？———侵犯商业秘密案件中原告权利证据提存？

———侵犯商业秘密诉讼案件中证据保全作用？

———侵犯商业秘密行为与合理竞业禁止关系？———侵犯商业秘密案与相关权属案程序衔接？

知识产权诉讼应对与策略第41页

2、MSA企业Vs环宇厂一案引出问题

———商业秘密案件审理中“二次披露”风险？

———

本事域技术人员“轻易取得”与技术秘密？

———原告举证责任中“权利、相同、接触”？

知识产权诉讼应对与策略第42页

3、博达企业Vs深谊企业案引出问题———侵犯商业秘密后续技术秘密权利处罚？

———

著作权侵权与侵犯商业秘密案由选择？

———商业秘密案件审理中证据变造之防范？———侵犯技术秘密行为及其证据技术判定？

知识产权诉讼应对与策略第43页

4、门普来Vs邦捷系列案件引出问题（1）门普来企业Vs邦捷企业商业秘密民事侵权案（2）门普来企业Vs邦捷企业商业秘密刑事犯罪案（3）门普来企业Vs邦捷企业专利申请权属纠纷案

知识产权诉讼应对与策略第44页

———商业秘密刑案证据能否转为民事诉讼证据？

———侵犯商业秘密损失计算及其立案量刑适用？

———擅将他人商业秘密申请专利权民事责任？

———商业秘密刑案、民事赔偿案与专利案关系？

———企业接纳跳槽而取得商业秘密法律责任？

知识产权诉讼应对与策略第45页

三、若干著作权益诉讼案例及其诉讼策略

知识产权诉讼应对与策略第46页

1、微软诉上海三菱电梯软件最终用户侵权案

——怎样选拔最需要代理律师？——怎样制订最优化应诉方案？——怎样制造最适合和解气候？——怎样确定最合宜媒体政策？

知识产权诉讼应对与策略第47页

2、“FOXTOWN”著作权与不正当竞争诉讼案

（1）怎样开拓国外证据信息资源？（2）怎样开发著作权登记举证资源？（3）怎样主动利用公证取证资源？（4）怎样统筹纠纷处理多元路径？

知识产权诉讼应对与策略第48页

3、迪比特诉摩托罗拉PCB著作权侵权案（1）怎样制造素材进行“诉讼对冲”？（2）怎样开发广告资源“借船出海”？（3）怎样依据需要而推延诉讼周期？

知识产权诉讼应对与策略第49页

四、若干商业标识诉讼案例及其诉讼策略

知识产权诉讼应对与策略第50页

1、“蒙牛乳业”与“蒙牛酒业”诉讼案

（1）怎样寻找最需要律师组合？（2）怎样制订最优化实施方案？（3）怎样排除最可能竞争对手？（4）怎样借助教授资源指导支持？（5）怎样委托中介资源调查取证？

知识产权诉讼应对与策略第51页

2、“娃哈哈”与“达能”商标确权仲裁案

（1）怎样制订最优化总体方案？（2）怎样选择最有利突破步骤？（3）怎样开掘最适合法律资源？

知识产权诉讼应对与策略第52页

娃哈哈与达能系列商标协议纠纷案：

娃哈哈掌门人宗庆后达能“中国候”范易谋

知识产权诉讼应对与策略第53页

五份娃哈哈系列商标协议

1、娃哈哈中外合资企业协议

2、娃哈哈商标权转让协议3、娃哈哈商标许可使用协议（全本）4、娃哈哈商标许可使用协议（简本）

5、娃哈哈商标许可使用补充协议

知识产权诉讼应对与策略第54页

——娃哈哈商标权转让协议法律状态？

（1）依然有效并应该继续推行（2）已经因解除而终止（3）成立但还未生效效力待定（4）已经为许可使用协议所替换

知识产权诉讼应对与策略第55页

2、碧纯延中诉延中碧纯商标商号权利冲突案（1）法定代表人和公章谁代表单位？（2）应对策略基本分析和合理腾挪？（3）寻找最优化和解时机和条件？知识产权诉讼应对与策略第56页

3、中外“FOXTOWN”品牌不正当竞争案（1）怎样制订最优化总体方案？（2）怎样选择最有利突破步骤？（3）怎样开掘最适合法律资源？

知识产权诉讼应对与策略第57页

五、若干专利权益诉讼案例及其诉讼策略

知识产权诉讼应对与策略第58页

1、胜狮与中集集装箱漏水器专利之争取

（1）聚合专利资源进行诉讼对冲？（2）提起无效宣告延长诉讼周期？（3）利用循环诉讼制造和解时机？

知识产权诉讼应对与策略第59页瓦工堡、中集VS胜狮“漏水器创造专利”系列案件主流程

瓦工堡VS胜狮：“漏水器创造专利”（沪二中民五知初字第169号）中集VS胜狮：“漏水器创造专利”（沪二中民五知初字第254号）202月胜狮VS中集：“壁板创造专利”(2004沪二中民五知初字第23号)年1月19日，裁定中止审理(2004沪二中民五知初字第254号)胜狮申请专利无效宣告（详细情况见下列图★）年9月18日，裁定合并审理(2004沪二中民五知初字第254号)年2月14日民事调解书(2003沪二中民五知初字第169号)瓦工堡、中集与胜狮达成三方调解协议年1月19日，裁定中止审理(2004沪二中民五知初字第23号)年6月26日，裁定胜狮撤诉(2004沪二中民五知初字第23号)中集申请专利无效宣告“集装箱壁板连接结构”（ZL96104636.8）专利宣告无效知识产权诉讼应对与策略第60页。

瓦工堡VS胜狮年7月28日，专复委宣告专利权部分无效无效宣告决定书(第6301号)年2月14日民事调解书(2003沪二中民五知初字第169号)年6月20日，行政一审维持行政判决书(2004一中行初字第956号)2012月20日，行政二审改判行政判决书(2005高行终字第386号)年3月23日，专复委重新宣告部分专利权无效(第8187号)2012月17日，行政一审维持行政判决书(2006一中行政初字第967号)2010月15日，行政二审维判行政判决书(2007高行终字第352号)年1月4日