从达娃商标争夺案看中外经营商标权的保护

从达娃商标争夺案看中外经营商标权的保护

“福妮”在中国是一个著名的品牌。在引起广泛关注的达能、娃哈哈纠纷发生后,“娃哈哈”商标的归属一直是双方争议的焦点之一一、3合资企业商标维护法律风险外资控制商标的障碍中外合资经营企业各方持股比例直接决定了企业经营决策权的归属。外资通过合资进入中国,并不都是简单的获取财务投资收益,有些外资方以此控制国内产业格局的战略意图明显。商标品牌是市场竞争的重要筹码,通过股权控制而获得中方企业商标的控制权,从而加强市场控制,这是一些外资进入中国的目的之一。外资方往往通过股权比例的扩大加强了对企业商标的控制,使中资方陷入被动、无力反抗,甚至放弃原有商标,控股权的丧失是合资经营中中方商标权利保护的首要风险。就达能而言,自进入中国先后投资娃哈哈、益力、乐百氏和光明等中国乳品饮料行业的龙头企业及其他企业。由于处于控股优势,达能实际上已经限制了一些在国内市场具有重要影响的商标品牌的使用,扩大了自身品牌的市场占有。就达娃合作而言,一开始就存在股权控制的缺陷。1996年初,娃哈哈、达能与香港百富勤三家合作方共同成立合资公司,娃哈哈集团公司作为第一大股东,拥有49%的股权,由于认为控制着合资企业,乐于将其集团的商标转让给合资企业。但是娃哈哈集团公司并不处于绝对控股地位,两年后由于达能收购了百富勤的股份,而实际控制了合资企业51%的股份。由此,合资企业的决策权旁落达能,娃哈哈集团对商标使用的控制权也受到了严重制约,这也是达娃商标争夺的内因所在。达娃商标之争背后的制度因素首先是对商标权利转让的形式问题。商标是企业重要的无形资产,在合资经营中一些拥有较好商誉商标的中方企业往往将其作为出资。商标权利的转移包括商标权转让与商标权许可,前者是将商标所有权完全转移,后者仅是将商标使用权在一定期限内进行转移。对于中方企业来说,采用许可转让能确保拥有商标权的所有权,而商标权转让,则存在丧失所有权的风险。但是,目前法律对商标能否仅以使用权出资并未明确规定。我国公司法以及中外合资经营企业法都明确了股东可以用知识产权出资,如《中外合资企业法》第五条规定,合营企业各方可以现金、实物和工业产权等进行投资。但是对于仅能以完整的“商标权”,即所有权出资,还是可以用“商标权”的部分权利,如使用权出资,并无明确的法律规定,理论认识上也存在分歧。实际上,就技术使用权而言,根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定,司法实务上是认可技术使用权出资的其次是商标作价估值问题。中方企业品牌意识淡薄,对商标的市场价值与潜力往往认识不足,对以商标估值作价未予以高度重视,加之国内商标价值评估中介体系难以有效运用,缺乏必要的制度保护设计,同时还过分迷信利用外资,结果忽视了对自己辛苦培育的品牌的保护,甚至将自己的品牌拱手白送、让外商无偿使用,给外商铲除中方品牌提供可乘之机,导致企业面临巨大利益流失的风险。再次是商标权转让与许可的法律要件问题。根据《商标法》第三十九条规定,转让注册商标的转让人和受让人应当签订转让协议,转让注册商标经核准后予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。根据第四十条规定,商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。商标使用许可合同应当报商标局备案,商标的转让与许可需要符合法律要件要求。因此,对于商标许可,需向商标局备案,但无须取得核准。而对于商标转让合同,则需获得商标局的核准,否则将导致转让无效。在达娃商标之争中最为关键的事实就是虽有娃哈哈集团向合资经营企业商标转让的协议,但该转让并未获得商标局核准,最终认定为商标权转让协议无效。但是由于商标转让协议只是合资合同的从属协议,商标转让协议的终止并不能解除合资合同中规定的娃哈哈集团的商标出资义务,娃哈哈集团因此还需要变更出资方式以履行出资义务。最后是商标权的境外法律效力问题。中外合资企业具有典型的国际合作性质,也会经常出现商标权利的境外转让与许可的问题。由于商标保护法律制度具有地域性,这也会导致商标权利转让与许可使用在境内外出现不同法律效果的情况。达娃双方所订立的转让协议不仅约定了娃哈哈应当将在国内注册的“娃哈哈”商标转让给合资公司,同时对于在境外注册的“娃哈哈”商标也有转让义务,而境外转让是不需要国家商标局审批的,因此娃哈哈仍有义务转让在境外注册的商标,这就形成了“一份合同、两类案件”的局面。海外商标的转让手续,应依据商标注册所在国或地区的法律规定和要求办理,因此,即使假设当时国家商标局对“国内商标”转让作出“驳回”的决定,也不应该影响商标转让协议所规定的“海外商标”转让的合法和有效性。因此,在商标国外转让与许可使用上,中方企业还需要关注商标制度地域性产生的法律效力差异。民族品牌的流失合资经营企业的各方通常属于同一行业领域,在合作的同时也存在着竞争关系,在合资经营过程中,多会存在商标品牌竞争的问题。商标权的控制权以及许可使用的范围也直接体现为市场竞争问题。从我国过去来看,一些民族品牌不仅在国内市场影响较大,而且在国际市场也具备了一定的竞争实力。但在中外企业合作过程中,一些外方企业会利用中方企业急需资金、技术的心态和品牌意识不强的弱点,逐步排挤、弃置民族品牌,铲除中方知名品牌造成的市场竞争障碍,达到逐步垄断中国市场的目的,这也导致了民族品牌的严重流失。就达娃案来看,娃哈哈商标的权利争夺实际上也是中外合资双方市场角逐的直接后果。特别是达能在诉讼中就一直主张娃哈哈集团将娃哈哈商标授权给其控股的其他企业,不仅侵犯合资企业的商标所有权,还构成了竞业禁止等违反公平竞争法律关系的情况。这也反映了达能通过控制娃哈哈品牌进而实现控制中国市场的战略意图,而前车之鉴就是被达能所收购的乐百氏商标在国内市场上的逐渐淡出。合资各方之间的现实激烈竞争关系必然会令中方的商标权的有效维护面临严峻考验。商标权终局决定的可仲裁性首先是法律解决争议方式的选择问题。为促成引资合作,中方往往同意放弃国内法院诉讼途径,而与外方通过仲裁方式解决合资期间的各种争议问题。但是商标争议不同于其他法律问题,通常较为复杂。根据我国商标法第二十一、二十二、二十九条的规定,对商标权的授予、续展、变更及转让等权属问题争议,商标局及其商标复审委员会具有决定权,人民法院具有司法审查权。因此,商标权终局决定权能否可以由仲裁形式决定在法律上存在障碍,商标权的效力、甚至商标权属问题在我国一般认为不具有可仲裁性其次是应对复杂诉讼的能力问题。由于欧美在法律方面的游戏规则与国内存在很大的区别,这对整个案件具有复杂的影响。外方往往利用中方企业对境外诉讼缺乏经验与手段的弱点,通过巧妙设计全球法律诉讼困局,达到夺取商标控制权的目的。达娃案中达能使用的其实是跨国公司普遍使用的策略,就是通过法律战让对手陷入窘境。例如,达能聘请了全球最著名的律师事务所,在全球范围发起诸多诉讼程序,其目的就是要通过娃哈哈在全球诉讼中的表现,将娃哈哈挤出海外市场,甚至在早期就不给其进入海外市场的机会二、可有效维护商标权益透过达娃争夺案,可以看出这是一场以战争求取市场的历程,而市场的背后就是利益,中方企业采取妥当的手段,可以有效地维护商标权益。对比过去在浪潮汹涌的“合资潮”中所失去的昔日我们许多耳熟能详的本土名牌,如“香雪海”、“红梅”、“熊猫”和“活力28”等,达娃之争案也为维护中方企业在合资经营中的商标权利提供了有益借鉴。对于合资经营过程中所面临的商标权益丧失风险,国内企业应当积极采取必要的法律应对策略。加强品牌意识,树立强烈的品牌意识,培养品牌意识,提高国际竞争力中方企业应当提高对商标价值的认识,要认识到名牌的重要性,拥有名牌可以更好地吸引资金和人才,是提高企业经济效益的制胜法宝,树立起强烈的品牌意识,要有保护名牌、创立名牌的危机感和紧迫感。对自有商标应予以充分保护并加强培育。认真选择良好的合资伙伴,谨慎把握外资方的战略意图,合资过程中,不仅不能将自己的品牌拱手让外商无偿使用,还应当慎重对待商标转让与许可,重视监督商品质量,维护并提高商标的信誉价值。采取适当措施,维护商标权益一是要加强股权控制。在条件可能的情况下,中方企业应当争取实现控股地位。特别是对拥有国产名牌的企业,更应勇于坚持使用自己的商标,争取在合资中中方控股,从而使我国的民族品牌得以继续发扬光大。中方企业即使因实力所限不能取得控股权,也应努力做到掌握企业运营中的关键环节,如销售渠道等,以免被外方卡脖子。二是合理评估商标价值。许多国内企业在合资中对自己品牌价值认识不足,急于引进外资,结果在品牌作价问题上节节让步,使自己品牌的评估价值大大低于应有的价值。中方企业应充分重视商标作为无形资产的价值,选择规范的评估机构对商标价值进行合理评估,决不能将自己的品牌拱手白送、让外商无偿使用。三是通过协议维护商标的使用权益。中方在引进外资及国外先进技术的同时,应牢牢掌握使用商标的主动权,防止商标被取代。合资后需警惕外商利用自己的控股决策权,有意打压中方品牌的使用。中方企业在合资协议中应当明确自有商标的权利与使用,并加大宣传和保护力度,防止商标被弱化。必要时还可以依法收回商标使用权,维护商标权利。四是选择适当的权利让与方式,在实践中商标使用权入股并非不可行,企业应尽可能地选择以商标许可使用权入股。涉及商标所有权转让需要及时向商标局申请审核。对商标权利的境外转让与许可要特别注意,不能忽视各国法律制度的差异对商标权效力造成的影响。通过诉讼解决知识产权纠纷的方式中方企业应当权衡各种争议解决方式的利弊,不应一味的妥协而选择境外仲裁解决合资争议,特别是对于包括商标权在内的知识产权纠纷,应尽可能地争取在本国通过诉讼方式解决。如出现合资争议,中外双方应首先争取在友好协商的基础上解决分歧,如果不能解决分歧,中方不可畏诉,应积极应诉,研究诉讼技巧,特别是要学习应对全球诉讼的技巧与经验。三、调整和改善民族企业商标保护制度,促进民族企业发展达娃之争案受到广泛关注,透过本案也反映出多年来政府在外资引进的政策与制度中尚有需要调整和改善的地方,为促进民族企业商标保护,政府应当有所作为。建立科学的外资质量评价体系,进一步提高民族价值体系知名的民族企业品牌亦是中国经济的核心竞争力,政府部门应当正视民族品牌日益流失的惨痛教训,研究外资策略的调整,建立科学的外资质量评价体系,应重点考察外资是否符合国家产业政策,将合资政策与保护民族品牌相结合,采取能促进民族品牌价值提升的合资政策,规范自身行为,杜绝为追求“政绩”而盲目“以牌换资”的现象。知识产权条款融入的中方商标立法机构应制定加强国内企业商标特别保护的制度。例如,在合资合作企业的合同章程范本中加入知识产权条款,可建议规定在使用外方商标的同时,亦须用中方商标,中方知名商标只能许可给合资企业使用,不能转让或部分转让给合资企业,或外方合资方等。对于民族知名商标的转让,应当对外方的战略意图以及合资企业的发展规划进行慎重审查。企业以牌换资过去在合资过程所出现的商标权流失严重现象,原因不仅在于国内企业自身不注重商标权的价值外,还部分是因为现行的金融体制下,融资渠道不畅,企业以牌换资也是不得已之策。政府应加快建立科学和完整的商标评估体系,制定合理的商标评估制度,明确商标评估的方法和标准,并使之与国际惯例接轨。评估中要进行科学、合理和公正的价值评估,避免企业品牌商标被低评和漏评现象,防止企业商标权