美国-加拿大专利保护期案

美国-加拿大专利保护期案

第11组夏欣112060636徐冲112060638江雯雯112060639案情简介专家组的分析与裁定争端涉及的协议条款基本事实

本案的争端措施涉及加拿大专利法第45节。该节规定1989年10月1日前提起的专利申请，授予的专利期是自授予之日起的17年。美国要求就此与加拿大进行磋商。该磋商没有达成相互满意的解决办法。1999年7月15日，美国要求设立专家组，指控加拿大专利法没有满足TRIPs第33条要求的专利保护期（可获得的保护期限，自申请之日起的20年期限届满前不得终止），违反了第33条和第70条的义务。1999年9月22日，争端解决机构设立了专家组。专家组报告于2000年5月2日发布，裁定加拿大专利法第45节违反了加拿大据TRIPs的相关义务。

2000年6月19日，加拿大对专家组报告提出上诉。2000年9月18日作出上诉报告，维持了专家组的裁定和结论。2000年10月12日,争端解决机构通过了专家组报告和上诉机构报告。

案情简介基本事实

1999年5月6日，美国根据WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》（DSU）中的相关规定，就加拿大现行《专利法》第45条未能按TRPIS协定的要求为专利权提供最低保护期的问题，要求与加拿大进行磋商。但双方经磋商未果。于是，美国于1999年6月15日向WTO争端解决机构（DSB）一提出了申请，要求成立专家组对争端进行调查和审理。

美国认为，按照TRPIS协定第65条的规定，所有发达国家包括加拿大，应于1996年月11日起开始实施其在TRPIS协定项下的各项义务。根据TRPIS协定第33条和第70条的要求，WTO各成员方自TRPIS协定实施之日起，应对在TRIPS实施之日所有尚存续的专利给予最低保护期－即保护期自专利提交之日起不少于20年。基本事实

然而，根据加拿大现行《专利法》第45条的规定，凡在1989年以前申请并获取的专利权，其保护期限为自专利权授予之日起17年。美国认为，自专利权授予之日起保护17年与自专利申请提交之日起保护20年是两个完全不同的概念，因为按照加拿大现行《专利法》第45条的规定，凡在1989年以前申请并获取的专利权，其保护期限为自专利权授予之日起17年，这显然与至少20年保护期的要求相违背。因此，加拿大现行专利法第45条与TRIPS协定第33条和第70条规定的各成员方应当承担的义务是不一致的。

争端涉及的协议条款《与贸易有关的知识产权协议》第33条

保护期限可获得的保护期限，自申请之日起的20年期限届满前不得终止。《与贸易有关的知识产权协议》第70条

对现有客体的保护1．对协议对有关成员适用前的行为，协议不产生义务。2．除非本协议另有规定，本协议对有关成员适用本协议之日前的已有客体产生义务，只要该客体在有关成员适用本协议之日受到保护，或者符合或将符合本协议条款规定的保护标准。

争端涉及的协议条款《与贸易有关的知识产权协议》第41条

一般义务1．成员应保证本部分所规定的执法程序依照其国内法可以行之有效，以便能够采取有效措施制止任何侵犯本协议所包含的知识产权的行为，包括及时地防止侵权的救济，以及阻止进一步侵权的救济。这些程序的应用方式应尽可能避免造成合法贸易的障碍，同时应能够为防止滥用有关程序提供保障。2．知识产权的执法程序应公平合理。不得过于复杂或花费过高，也不应含有不合理的时限或不合理的延迟。争端涉及的协议条款《与贸易有关的知识产权协议》第62条3．成员可要求把符合合理程序及符合合理形式，作为获得或维持本协议第三部分第2节至第6节中所指的知识产权的条件。4．有关获得和维持知识产权的程序，以及国内法制定的程序、行政撤销及诸如当事人之间的异议、无效和撤销程序，均应适用第41条第2款、第3款所规定的总原则。专家组分析与裁定

本案的争端主要是加拿大现行专利法第45条是否与TRPIS第33条的规定相一致的问题。

根据TRPIS第65条的规定，所有WTO成员方，不论是发达国家还是发展中国国家，均应当于《建立WTO的协定》正式生效之日起（1995年1月1日起）一年后（1996年1月1日）开始实施TRPIS的各项规定（但发展中国家享有更长的过渡期）。按照第65条的规定，所有发达国家（包括加拿大）应于1996年1月1日起开始实施TRIPS协定规定的各项义务。双方争端的焦点集中在对TRIPS协定第70条和第33条的理解、解释和适用问题上。

专家组分析与裁定

双方争端的焦点集中在对TRIPS协定第70条和第33条的理解、解释和适用问题上。

1.关于第70条双方的分歧及专家组意见TRIPS协定第70条第1款规定：本协定并不使成员方对本协定实施之日以前所发生的行为（acts）承担义务；该条第2款规定：除本协定另有规定外，本协定成员方均应对本协定实施之日所有尚存续的客体承担义务。所谓尚存续的客体包括在本协定生效之日在成员方受保护的客体，或者符合或者以后将符合本协定规定的保护条件的客体。

专家组分析与裁定

美国坚持在本案中应该适用第70条第2款的规定，并认为第70条第2款中所规定的“尚存续”“受保护的客体”应当包括所有在1996年1月1日当日仍存在和受保护的专利，其中应该包括1996年以前依据加拿大旧《专利法》所获取的专利权。而加拿大则首先根据TRIPS协定第70条第1款坚持认为：由于第70条第1款确立了无溯及力的原则，因此该条事实上将在1996年1月l日以前根据加拿大旧《专利法》所获取的那部分专利排除在TRIPS协定实施的对象之外。因此，对这部分专利，加拿大不应当承担TRIPS协定第33条规定的义务。

专家组分析与裁定

这里关键在于如何理解和解释第70条第1款中规定的“协定实施之日以前所发生的行为”和第70条第2款规定的“协定实施之日所有尚存续的客体”。专家组认为，对于1996年1月1日根据加拿大旧《专利法》获取的专利应当适用TRIPS第70条第2款的规定，而不能适用第70条第1款的规定。其理由是，专家组认为第70条第1款中所排除的仅仅是“行为”（acts），该条并没有将尚存续的“权利”（rights）排除在外。尽管这些权利有的是由在TRIPS协定实施之前，即1996年1月1日以前的行为获取的。但在TRIPS协定实施之日对这些权利的保护并没有停止，因此，作为WTO成员方，加拿大有义务按照TRIPS协定第70条第2款的规定，对TRIPS协定实施之日（1996年1月1日）所有尚存续的专利权履行保护义务。

专家组分析与裁定2.关于TRIPS第33条的理解问题及专家组意见

TRIPS协定第33条是这样规定的：（为专利）提供的保护期不得在自专利申请提交之日起计算满20年以前终止（Thetermofprotectionavailableshallnotendbeforetheexpirationofaperiodoftwentyyearscountedfromthefilingdate.）。

专家组分析与裁定

美国认为TRIPS协定第33条事实上规定了WTO成员方对专利权提供保护的最低标准，应当理解为自专利申请提交之日起不少于20年，而加拿大现行《专利法》第45条提供的保护期只有17年，这显然违反了TRIPS第33条的要求。由于加拿大违反了第33条规定的义务，从而给众多美国专利权所有人造成了巨大经济损失。

专家组分析与裁定2.关于TRIPS第33条的理解问题

加拿大辩称：从文字上看，TRPIS协定第33条中并没有“不得少于20年”的文字表述，因而，该条只能理解为保护期限不得少于自专利申请提交之月起计算满20年以前终止，而其现行《专利法》第45条并没有要求保护期应于提交申请之日起计算20年以前终止，因此，现行《专利法》第45条与TRIPS协定第33条并没有实质区别。专家组分析与裁定

同时加拿大还申辩说，在加拿大，专利申情人完全可以在专利审查过程中通过非正式的拖延或强制拖延的做法来延长专利审查过程，从而可以获得自专利申提交之日起不低于20年的保护期。但美国反驳道，即使按照加拿大的说法，那么在一项专利提交专利申请之后在3年以内就获得批准授予的情况下，该项专利的保护期自专利申请提交之日起算事实上不满20年。

专家组分析与裁定

专家组认为，尽管TRIPS协定第33条从文字上看并没有直接的“不少于20年”的文字表述，但将TRIPS协定第33条和第1条第1款结合起来理解时，就不难看出第33条事实上是为WTO各成员方规定了对专利权保护的最低标准——即自专利申请提交之日起保护期应不少于20年。专家组认为，既然按照加拿大现行专利法第45条的规定其保护期限可能自专利申请提交之日起20年以前终止或不足20年，那么第45条就违反了TRIPS协定第33条的规定。

专家组分析与裁定

专家组经过调查后提出报告，认为加拿大现行专利法第45条没有按照TRIPS协定第33条的要求，为专利提供自专利申请之日起至少不少于20年的保护期限，因而违反了TRIPS协定项下成员方的的义务。2000年10月12日，争端解决机构通过了专家组报告，建议加拿大立即对其现行专利法进行修改，使之与WTO的相关协定和TRPIS协定的规定和要求相一致，以避免使许多在加拿大境内取得的专利权的保护期过早期满。

专家组分析与裁定

加拿大对专家组的报告不服，上诉至WTO上诉机构，上诉机构在审理后仍然认为：加拿大有