知识产权法律顾问讲座

知识产权法律顾问

基础知识与实务讲座主讲人：孙德生律师T&P天阳律师事务所一、知识识产权基基础知识识（一）知知识产权权的概念念、分类类及特点点（二）知知识产权权的获得得途径和和条件（三）知知识产权权的主体体和客体体（四）知知识产权权的权利利范围、、限制及及灭失（一）知知识产权权的概念念、分类类及特点点1、知识识产权的的概念知识产权权是一种种无形财财产权，，是在科科学技术术、文化化、艺术术领域从从事一切切智力活活动而创创造的智智力劳动动成果依依法所享享有的权权利。它它是从英英文IntellectualProperty翻译而来来的。（一）知知识产权权的概念念、分类类及特点点2、知识识产权的的分类根据国际知识识产权保保护组织织（TheWorldIntellectualPropertyOrganization,WIPO）的定义，，知识产产权包括括：（1）文文学、艺艺术和科科学作品品（2）表表演艺术术家的表表演以及及唱片和和广播节节目（3）人人类一切切活动领领域内的的发明（4）科科学发现现（5）工工业品外外观设计计（6）商商标、服服务标识识以及商商业名称称和标志志（7）制制止不正正当竞争争（8）在在工业、、科学、、文学或或艺术领领域内由由于智力力活动而而产生的的一切其其他权利利（一）知知识产权权的概念念、分类类及特点点2、知识识产权的的分类根据《与与贸易有有关的知知识产权权协议》》（TRIPS），，知识产权权包括：：（1）版版权及有有关权（（即表演演者、录录音制品品制作者者和广播播组织的的权利））（2）商商标（包包括服务务标记））（3）地地理标志志（包括括原产地地名称））（4）工工业品外外观设计计（5）专专利（包包括对植植物新品品种的保保护）（6）集集成电路路布图设设计以及及未公开开的信息息（包括括商业秘秘密和试试验数据据）（一）知知识产权权的概念念、分类类及特点点3、知识识产权的的特点（1）法法定性（2）无无形性（（客体的的无形性性和载体体的有形形性）（3）专专有性（4）地地域性（（《保护护工业产产权巴黎黎公约》》专利商商标独立立原则））（5）时时间性（6）复复制性（7）推推定性专利：公公开，1986年“镜镜子”诈诈骗案－－专利保保密（二）知知识产权权获得途途径及条条件1、版权权的获得得途径及条件2、专利利权的获获得途径径及条件3、商标标权的获获得途径径及条件4、商业业秘密构构成条件件（二）知知识产权权获得途途径及条条件1、版权权的获得得途径及及条件（1）自自动产生生原则（作品完完成之日日；计算算机软件件）（2）独独创性（原创性性）2、专利利权的获获得途径径及条件（1）初初步审查查制和实实质审查查制（2）新新颖性、、创造性性和实用用性（东京图图书馆藏藏书；铅铅笔无效效案；爱爱迪生发发明的灯灯泡）（二）知知识产权权获得途途径及条条件3、商标标权的获获得途径径及条件（1）不不注册使使用和注注册使用用（2）显显著性（第二含含义；臆臆造、任任意、暗暗示、叙叙述商标标4、商业秘密密的构成成条件（1）秘秘密性（不为公公众所知知悉）（2）经经济性（能给权权利人带带来经济济价值、、具有实实用性））（3）保保密性（合理的的保密措措施）USMCro诉MaisonFastenerCrop案例和CadillacGgtCo诉VerneEngineeringCrop“统帅””牌装甲甲运兵车车案）（三）知知识产权权的主体体和客体体1、版权权的主体体和客体体（1）作作者或者者法人（2）作作品（几几类特殊殊的客体体，如建建筑作品品、计算算机软件件）（3）不不受著作作权法保保护的客客体（4）客客体、载载体（孔孔乙己““窃书不不算偷””；罗丹丹“思想想者”的的雕塑））2、专利利权的主主体和客客体（1）职职务发明明的单位位和非职职务发明明的发明明人（2）委委托开发发和合作作开发的的个人或或者单位位（3）发发明创造造：发明明、实用用新型和和外观设设计（三）知知识产权权的主体体和客体体3、商标标权的主主体和客客体（1）企业、事事业单位位、社会会团体、、个体工工商户、、个人合合伙以及及符合《《商标法法》第九九条规定定的外国国人或者者外国企企业（2）商商标①商品商标标：商品品商标是是指提供供商品的的经营者者，为将将自己提提供的商商品与他他人提供供的商品品相区别别而使用用的标志志。②服务务商标：：服务商商标是指指提供服服务的经经营者，，为将自自己提供供的服务务与他人人提供的的服务相相区别而而使用的的标志。。③集体商商标：集集体商标标是指由由工商业业团体、、协会或或其他集集体组织织的成员员所使用用的商品品商标或或服务商商标，用用以表明明商品的的经营者者或服务务的提供供者属于于同一组组织。（女儿红红）④证明明商标：：证明商商标是指指由对某某种商品品或者服服务具有有检测和和监督能能力的组组织所控控制，而而由其以以外的人人使用在在商品或或服务上上，用以以证明该该商品或或服务的的原产地地、原料料、制造造方法、、质量、、精确度度或其他他特定品品质的商商品商标标或服务务商标。。（真皮皮标志；；绿色食食品标志志）（3）几几类特殊殊的商标标：立体体商标－－可口可可乐瓶子子，嗅觉商标标－指定定缝纫线线上一种种plumeriablossoms---《闻香识女女人》，，声音商商标－米米高梅制制片厂片片头的狮狮子的吼吼声）（4）不不得注册册的客体体：如同“红十十字”、、“红新新月”的的名称、、标志相相同或者者近似的的标志等等。（三）知知识产权权的主体体和客体体4、商业业秘密的的主体和和客体（1）自自然人、、法人和和其他组组织（2）技技术信息息（包括研研发计划划、技改改计划、、核心技技术人员员培训计计划、内内部培训训资料、、项目建建议书、、可行性性研究报报告、检检索报告告及附件件、课题题总结、、合理化化建议、、产品鉴鉴定报告告、科技技成果鉴鉴定证书书、技术术图纸、、工艺参参数、科科研论文文、技术术疑难问问题、产产品质量量检测数数据、技技术汇编编资料、、行业技技术状态态分析报报告、产产品手册册、产品品标准、、技术标标准、计计算机软软件、技技术合作作中他方方要求公公司保密密的内容容）（3）经经营信息息（包括公公司尚未未披露的的经营战战略、经经营方针针、经营营规划、、投资计计划、收收购兼并并计划、、经营项项目、经经营决策策；合同同、协议议、意向向书；股股东会、、董事会会和监事事会会会会议记录录；财务务预决算算报告及及各类非非公开财财务报表表、生产产成本、、资产评评估报告告、审计计报告、、统计报报表；原原料采购购和产品品销售涉涉及的客客户名单单、价格格、支付付方式；；未公开开的招投投标资料料；进出出口业务务涉及的的有关信信息；人人事变动动信息；；内控制制度（包包括知识识产权战战略等））（四）知知识产权权的权利利范围、、限制及及灭失1、版权权的权利利范围及及限制（1）精精神权利利（包括括发表权权、署名名权、保保护作品品完整权权、收回回权）和和限制（（包括对对发表权权和修改改权的限限制，如权利““穷竭””原则和和电影等等合作作作品的修修改）（2）经经济权利利（包括括复制权权、发行行权、演演绎权、、表演权权、播放放权、展展示权等等）和限限制（包包括强制制许可、、法定许许可和合合理使用用）（3）权权利特点点：相对对的专有有性，较较弱的地地域性，，较长的的时间性性，权利利内容和和权利行行使方式式的复杂杂性。（四）知知识产权权的权利利范围、、限制及及灭失2、专利利权的权权利范围围及限制制（1）发发明人的的精神权权利（2）专专利权人人的经济济权利①禁止权权（专利利法；发发明和实实用新型型包括制制造、使使用、销销售、承承诺销售售、进口口方面的的禁止权权；外观观设计包包括制造造、销售售、进口口方面的的禁止权权；枪支支和药品品的制造造与销售售）②标记权权（专利利法）③投资权权（公司司法）④转让权权（专利利法）⑤许可权权（专利利法）⑥质押权权（担保保法）（四）知知识产权权的权利利范围、、限制及及灭失2、专利利权的权权利范围围及限制制（3）专专利权限限制（除了地地域、时时间限制制，保护护范围的的限制和和非经营营性利用用限制外外，还有有以下限限制）①权利用用尽②先用权权③使用和和销售（鱼缸案案例）④过境权权⑤试验权权⑥强制许许可（《《保护工工业产权权巴黎公公约》））和指定定设施（（《专利利法》））（4）放放弃、终终止、无无效（锥形钢钢桶案例例和高压压变频器器案例；；仕女净净产品））（四）知知识产权权的权利利范围、、限制及及灭失3、商标标权的权权利、限限制及灭灭失（1）一一般商标标的权利利（受使用用和类别别限制，，如天业商商标化肥肥方面注注册，连连续三年年未使用用）（2）驰驰名商标标的权利利（不受使使用和类类别限制制）（3）未未续展、、撤销4、商业业秘密的的权利、、限制及及灭失（1）先先用权的的范围（2）转转让、许许可、投投资权的的限制（3）公公开（不不特定人人－东京图书书馆藏书书案例）二、知识识产权法法律顾问问业务类类型（一）现现状诊断断（二）制制度制定定（三）机机构设置置（四）人人员培训训（五）信信息利用用（六）权权利申报报（七）合合同审查查（八）战战略实施施（九）诉诉讼代理理（一）现现状诊断断1、收集集企业内内部知识识产权现现状的信信息（1）企企业业务务范围（2）企企业核心心技术（3）企企业高级级管理人人员及核核心技术术人员（4）企企业业务务发展目目标及发发展战略略（5）企企业知识识产权内内部控制制制度（6）企企业知识识产权权权属、实实施及保保护状况况（7）知知识产权权合同和和劳动合合同（一）现现状诊断断2、收集集企业外外部知识识产权现现状（1）相相关行业业知识产产权信息息（2）主主要竞争争对手知知识产权权信息（3）主主要协作作对象的的知识产产权信息息3、整理理分析企企业知识识产权管管理的经经验和缺缺陷（1）总总体方面面：包括括知识产产权管理理现状；；知识产产权管理理制度；；综合合利用与与保护方方案；核核心技术术人员的的管理；；知识产产权档案案管理情情况等（2）专专利方面面：如专专利文献献的开发发与利用用；技术术合作中中产生的的发明创创造的权权利归属属；专利利申请时时机的把把握；优优先权权制度的的利用；；申请文文件质量量诊断与与修改；；专利费费用管理理；如何何避免侵侵权等（一）现现状诊断断3、常见见问题（1）知知识产权权和无形形资产管管理制度度未纳入入内部控控制制度度体系（2）缺缺乏与人人的需求求相适应应的激励励机制（3）核核心技术术人员缺缺乏竞业业避止措措施（4）保保密及知知识产权权意识薄薄弱（5）缺缺乏防止止侵权的的意识和和手段（6）打打假时机机把握不不准或力力度不够够（一）现现状诊断断3、常见见问题（7）科科研立项项、项目目可行性性研究报报告、技技术引进进方案未未进行专专利文献献检索，，缺乏对对比分析析，引进进的技术术缺乏先先进性和和完整性性（8）谈判缺乏乏经验，，合同签签订不规规范；委委托技术术开发或或合作技技术开发发协议中中，对技技术参数数（或提提高）、、经费使使用、产产权归属属、风险险承担等等事项约约定不明明（9）购购并过程程未明确确无形资资产的处处置和及及时办理理相关手手续（10））上市公司司频繁变变更募集集资金投投资项目目（11））上市公公司信息息披露不不准确，，或太详详尽或太太笼统，，易产生生误导（一）现现状诊断断4、建议议实施知知识产权权战略现状诊断断是做好好知识产产权法律律顾问工工作的基基础，律律师可以以通过现现场参观观、资料料审查、、信息查查询、专专家咨询询、会议议研讨等等方式，，切实掌掌握企业业基本情情况，以以便结合合自身专专业知识识，为企企业把好好知识产产权的““脉”，，为知识识产权战战略的制制定和实实施奠定定基础。。（二）制制度制定定1、知识识产权内内部控制制制度的的内容（1）知知识产权权管理目目标、规规划及战战略（2）知知识产权权管理制制度（包括机机构设置置、职能能；奖惩惩）（3）专专利管理理办法（包括研研发管理理、权属属管理、、实施管管理、侵侵权预警警等）（4）商商标管理理办法（包括商商标设计计、商标标申请、、商标许许可、商商标印制制和保管管、商品品广告等等）（5）论论文发表表审查制制度（6）商商业秘密密保密办办法（包括经经营信息息和技术术信息））（7）创创新激励励管理办办法等（二）制制度制定定2、知识识产权内内部控制制制度的的制定原原则（1）法法定性原原则（2）分分类性原原则（根据知知识产权权的特点点制定相相应的制制度）（3）系系统性原原则（其他制制度、其其他知识识产权））（4）操操作性原原则（5）经经济性原原则3、知识识产权内内部控制制制度的的制度程程序（1）起起草、修修订过程程（已有制制度可以以进行完完善）（2）审审批、实实施过程程（总经理理、董事事会、股股东大会会）（三）机机构设置置1、模式式及人员员配备（1）集集团企业业管理模模式（在集团团总部成成立独立立的知识识产权管管理委员员会。由由集团副副总经理理亲自挂挂帅，全全权负责责企业知知识产权权方面各各项事务务。委员员会由集集团副总总经理、、法律顾顾问、集集团办公公室主任任、各产产业块经经理与办办公室负负责人组组成）（2）产产业单一一的中型型企业管管理模式式（独立的知知识产权权部，直直接由企企业董事事会领导导，该部部由主管管技术与与法律事事务的副副总经理理负责，，下设技技术室、、商标室室、法律律室、信信息室））（3）小小型高新新技术企企业管理理模式（知识产产权管理理部门不不独立设设置，而而与本企企业的总总工程师师办公室室或者科科技管理理部门相相结合））中型企业业均应配配备知识识产权专专业管理理人才，，技术部部门应有有专利代代理人，，商标部部门应有有商标代代理人，，法务部部应有知知识产权权专业律律师。（三）机机构设置置2、职能能（1）确确定企业业知识产产权保护护对象；；（2）制制订企业业各项知知识产权权管理制制度，并并负责监监督实施施；（3）实实施企企业知识识产权产产业策略略，实现现企业知知识产权权效益最最大化；；（4）开开展职职工知识识产权教教育培训训，提高高企业职职员知识识产权的的保护护意识；；（5）建建立知识识产权侵侵权监控控网络，，防止企企业侵犯犯他人知知识产权权。（6）知知识产权权其他事事务。（四）人人员培训训1、培训训内容2、培训训对象1、信息息类别（1）法法律信息息；（2）技术术信息；；（3）经经济信息息；（4）其他他信息。。2、信息息作用（1）避避免重复复研究或或设计，，节约研研究经费费（2）避避免侵犯犯他人专专利权，，提前预预警、采采取对策策（3）利利用公知知信息、、在被控控侵权诉诉讼中进进行抗辩辩（4）战战略制定定和实施施（5）建建立数据据库（五）信信息利用用（六）权权利申报报1、权利利产生原原则（1）自自动生成成原则，，如版权权（计算机机软件））（2）申申请原则则，如工工业产权权（专利、、商标等等）2、权利利申报注注意事项项（1）权权属界定定（职务发发明创造造、非职职务发明明创造；；合作开开发、委委托开发发等）（2）条条件审查查（实质条条件、形形式条件件）（3）文文件、期期限和费费用要求求（4）类类别范围围及地域域范围（5）时时机（6）申申报前的的保密与与公证（六）权权利申报报（3）发发明和实实用新型型申请文文件①说明书书及附图图－技术术文件②权利要要求书－－法律文文件：包包括独立立权利要要求和从从属权利利要求③摘要－－信息文文件（七）合合同审查查1、开发发合同（1）委委托开发发（2）合合作开发发2、转让让合同3、许可可合同4、投资资合同5、质押押合同6、劳动动合同（（保密合合同及竞竞业禁止止合同））（八）战战略实施施1、知识识产权战战略的定定义是为获得得与保持持市场竞竞争优势势，运用用知识产产权制度度提供的的保护手手段和信信息，谋谋求获取取最佳经经济效益益的总体体性谋划划。包括括：（1）国国家、地地区、行行业和企企业知识识产权战战略；（2）专专利、商商标、商商业秘密密等战略略（八）战战略实施施2、实施施知识产产权战略略的重要性和和紧迫性性（1）加加入WTO后，市场场竞争的的需要（国际化化；跨国国公司的的战略运运用）（2）依依托西部部有限资资源，利利用知识识产权战战略，搞搞好西部部大开发发的需要要（3）利利用人类类已有知知识，实实现西部部跨越式式发展的的需要（4）改改变观念念，建立立现代企企业制度度的需要要；发挥挥激励机机制，留留住并吸吸引人才才的需要要（以人为为本）（5）盘盘活企业业有形资资产，实实现减亏亏增盈的的需要（6）及及时补课课，熟悉悉规则，，避免损损失的需需要（八）战战略实施施3、实施知识识产权战战略的可行性（1）网网络环境境（2）法法律环境境（3）政政策环境境（4）服服务体系系4、知识识产权战战略制定定和实施施的注意意事项（1）与与企业发发展战略略的关系系（2）知知识产权权分战略略之间的的关系（3）总总体目标标与分步步实施的的关系（4）技技术、经经济问题题与法律律问题的的关系（5）政政府指导导和专业业服务的的关系（九）诉诉讼代理理1、案件件类型（1）民民事、行行政、刑刑事（2）权权属、侵侵权、合合同2、程序序问题（1）管管辖（2）诉前禁令令（3）检检索报告告（4）中中止诉讼讼（九）诉诉讼代理理3、实体体问题（1）诉诉讼时效效（2）侵侵权判断断（以发明和和实用新新型为例例介绍专专利侵权权的判定定方法））（3）损损失计算算（4）技术鉴定定（九）诉诉讼代理理4、侵权权诉讼案案件中代代理原告告的注意意事项（1）主主体资格格审查（（法定代代表人））（2）权权利归属属及权利利稳定性性审查（检索报报告、专专利登记记簿副本本）（3）取取证（包括侵侵权证据据和赔偿偿损失的的证据；；方式包包括公证证、证据据保全；；对于方方法专利利－举证证责任倒倒置）及警告函函（对于使使用和销销售者））（4）侵侵权判断断：等同同原则、、变劣实实施、多多余限定定（5）诉诉讼时效效（6）主主管和管管辖（九）诉诉讼代理理5、侵权权诉讼案案件中代代理被告告的注意意事项（1）审审查当事事人是否否适格；；（2）本本案应由由何地人人民法院院管辖，，是否可可以提出出管辖权权异议；；（3）是是否超过过诉讼时时效；（4）对对被告实实际是否否存在侵侵权及可可能要承承担的法法律责任任作出初初步的判判断；自自由公知知技术抗抗辩、禁禁止反悔悔原则抗抗辩、合合同抗辩辩等；（5）检检索、搜搜集证据据，并结结合证据据对原告告专利的的稳定性性作初步步分析；；（6）在在综合以以上分析析的基础础上，收收集相关关证据，，在答辩期内内考虑向国国家专利利复审委委员会提提出专利利权无效效宣告请请求，以以便向法法院申请请中止审审理。（九）诉诉讼代理理5、律师师办理刑刑事案件件注意事事项（1）专专利：假冒他人人专利行行为与冒冒充专利利行为的的区别。。前者按按照《关关于办理理侵犯知知识产权权刑事案案件具体体应用法法律若干干问题的的解释》第第十条的的规定界界定；后后者按照照专利法法的规定定界定。。2、假冒冒他人专专利行为为与侵犯犯他人专专利行为为的区别别。3、非法法经营数数额和违违法所得得数额的的区别。。4、一般般情节和和情节严严重的区区别及法法律后果果。“情节严严重”是是指以下下情形之之一：非非法经营营数额在在二十万万元以上上或者违违法所得得数额在在十万元元以上的的；给专专利权人人造成直直接经济济损失五五十万元元以上的的；假冒冒两项以以上他人人专利，，非法经经营数额额在十万万元以上上或者违违法