浅谈外观设计专利的许诺销售问题

1、浅谈外观设计专利的许诺销售问题浙江裕丰（宁波）律师事务所 李国旗律师【内容提要】外观设计专利许诺销售侵权行为是外观设计专利侵权形式之一，其具备外观设计专利侵权的所有要件，但又与生产、销售侵权行为相区别。本文从外观设计许诺销售权的立法背景谈起，分析了许诺销售的法律适用、侵权判定，以及对不同情况下侵权数额的认定提出了自己的观点。【关键词】外观设计 许诺销售 赔偿 侵权判定立法背景与历史沿革2008年12月17日， HYPERLINK /181v.html 专利法第三次修改增加了外观设计专利权人的许诺销售权，2009年10月1日正式实施。至此，我国对于外观设计专利的保护水平又上了一个新台阶，许诺销售

2、权延伸到了外观设计专利的保护领域，对外观设计专利的保护达到甚至超越了国际水平。在国际条约中，世界贸易组织的与贸易有关的知识产权协议（以下简称TRIPS协议）第28条规定了专利权人的许诺销售权。我国在加入世界贸易组织时，为了符合TRIPS协议的规定，2000年第二次修改 HYPERLINK /15w.html t _blank 专利法时，增加了任何单位或者个人未经发明和实用新型专利权人许可，不得许诺销售专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的规定。像大多数国家一样，TRIPS协议把工业品外观设计是单独成章规定，而未包括在专利保护范围之内，而对工业品外观设计的保护，TRIPS协议并未包括许诺销售权

3、。鉴于此，第二次修改专利法时，我国并没有赋予外观设计专利权人许诺销售权。然而，虽然不断有人质疑我国外观设计专利的质量，但我国外观设计专利数量早在2006年就已经世界第一是不争的事实。随着我国专利外观设计专利的“三增”现象日益突出，即每年申请量增加，绝对数量增加，侵权行为增加，第三次修改专利法增加了未经外观设计专利权人许可，不可许诺销售外观设计专利产品。目前，仅有美国规定了外观设计专利权人享有许诺销售权，不同的是，美国对外观设计专利申请进行实质审查。二、offering for sale词义辨析与法律适用许诺销售对应的英文词是offering for sale，该词的直译是“为了出售而提供（产品

4、的过程）”。在我国专利法使用“许诺销售”一词之前，已有多种翻译，比如兜售、出售的要约、建议销售、提供销售等等。从英文的意思理解，offering for sale包括在销售之前的所有过程；从合同订立的阶段分析，offering for sale 自然应包括要约和要约邀请两个阶段。由于没有直接对应的词，专利法造出来“许诺销售”的概念以对应offering for sale。既然法律已经明确，在适用上应当统一，尤其是在司法实践中。然而，笔者发现，一直到现在，有的法律文书还在使用“要约销售”概念。如某市中级法院判决，被告不得再生产、销售、要约销售侵犯原告外观设计专利的产品。如果法律文书使用“要约销售

5、”代替“许诺销售”实际上缩小了专利权人的权利范围，实质上等于没有禁止侵权人以要约邀请的方式侵犯专利权。当然，也有学者认为，许诺销售的范围比要约加要约邀请的范围还要大，还应包括已订立合同，尚未实际生产销售之前的阶段，即承诺阶段 王华 卢雪华：许诺销售及其法律性质之相关探讨，井冈山师范学院学报，2004年4月。但笔者认为，若侵权人已和他人订立合同，合同即成立，合同当事人应当履行合同。履行合同的过程，包括为制造侵权产品准备图纸的阶段应当视为生产的一部分，因此，应当认定为生产。不过在确定侵权人赔偿数额时可比照许诺销售加重处罚。三、外观设计许诺销售的侵权判定许诺销售常用的形式是通过传统大众媒体和网络做广

6、告，在商品展销会、展览会中参展，以及商场、商店中的橱窗展示等。根据最高人民法院2001年的关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（以下简称规定）第24条规定，许诺销售，是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。虽然最高人民法院2010年又实施了关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（以下简称解释），但对外观设计许诺销售并未再行规定，因此，2001年规定的许诺销售情形仍应有效。规定第24条用列举式加概括式的立法形式规定了许诺销售的侵权情形，虽然该条出台的时候，专利法仅规定了实用新型和发明专利权人享有许诺销售权，笔者认为，在新专利法实施后，该规定仍

7、适用于外观设计的许诺销售情形。判断外观设计是否侵权不同于专利和实用新型的判断方法，后者是以权利要求书为准判断是否落入保护范围来认定。判断外观设计许诺销售侵权与外观设计侵权判定是一致的。1、外观设计许诺销售侵权认定的前提产品是相同或相近种类因考虑到不同类别的产品不具有可比性，因此被控侵权产品与专利产品相同或相近种类是外观设计侵权的前提。虽然也有人对此提出质疑，并且根据专利法第五十九条第二款对于外观设计专利的保护并没有限定产品种类的前提的规定，认为外观设计专利保护不应受产品类别的限制。 欧阳峰 刘宇晖 梁平：对外观设计专利侵权判定标准的几点质疑，电子知识产权，2007.3但目前实务界，无论司法还是

8、行政，产品种类相同或近似仍是判定的外观设计侵权的前提。判定是否属于同类产品在审判实践中主要有三种观点：一是采用专利局的授权标准，即单纯按照国际外观设计分类表作为依据；二是完全不考虑国际外观设计分类表中有关产品分类的依据，而是依照产品的性能、用途、原料、形状以及消费渠道等综合因素来判断；三是虽不以国际外观设计分类表为依据，但加以参照，同时结合产品的功能、用途、原料、形状以及消费渠道等综合因素来考虑，但功能、用途仍是首要因素，其他的仅是参考因素。 周根才 高毅龙：外观设计专利侵权判定若干问题，法律适用，2007年第5期事实上，目前我国行政机关（知识产权局）和司法机关基本上都采用第三种方式认定产品的

9、种类是否近似。根据解释，认定产品种类是否相同或者相近应当根据外观设计产品的用途，而确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。根据2010年版审查指南，在确定产品的种类时，可以参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置，但是应当以产品的用途是否相同为准。相同种类产品是指用途完全相同的产品。需要注意的是，产品部分用途相同的情况下是否构成类似，根据审查指南，二者仍应属于相近种类的产品。如带的手表与手表都具有计时的用途，二者即属于相似种类的产品。2、外观设计许诺销售侵权认定的主体一般消费者虽然是否侵权最终是由法院认定

10、，但是外观设计是否构成相同或近似应当按照“一般消费者”的标准进行。虽然也有人提出外观设计侵权不应当按照“一般消费者”的标准，而应当按照“相同技术领域的普通技术人员”。 同2但，目前实务中仍按照“一般消费者”的标准。解释第十条，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。审查指南也规定，在判断外观设计与现有设计相同或近似时，“应当基于涉案专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行评价。”虽然行政机关和审判机关都以“一般消费者”作为认定的主体，但对于“一般消费者”的标准却有较多分歧，也“一直是审判实践中的难点问题” 北京市高级人民法院知识产权庭：

11、审理外观设计专利案件中的几个问题，中国专利与商标，2009年第2期。需要明确的是，这里的“消费者”的概念不同于消费者权益保护法规定的“消费者”概念，后者是指“为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务的个人”。而作为侵权判定的消费者，可能是最终消费者，也可能是中间制造商。而后者在消费者权益保护法上被称为经营者，和消费者相对立。因此，严格意义上讲，使用“消费者”的概念是不准确的。况且，实践中，在选择“一般消费者”时，也经常使用专家和相同领域的普通技术人员。笔者建议用“普通观察者”代替“一般消费者”的概念。虽然也有人提出普通观察者的概念 董红海：中美外观设计专利侵权判定比较，世界知识产权， 2005

12、第4期，但却将其等同于一般消费者是不合适的。3、外观设计相同或相似认定的标准照片或图片，设计要点解释第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。专利法第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。根据解释十一条的规定，是否构成侵权应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整

13、体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（1）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（2）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。 根据审查指南，对比设计与涉案设计有以下情形的，则构成实质相同，即相近似：（） 其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异，例如，百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同；（） 其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位，

14、但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；（） 其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体；（） 其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化，例如，将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减；（） 其区别在于互为镜像对称。 中华人民共和国知识产权局，专利审查指南（2010），知识产权出版社2010年1月，第400页 需要注意的是，外观设计许诺销售侵权行为和销售、生产侵权行为有一点是不同的。即，如果被控侵

15、权产品仅仅在样本册、网页上许诺销售产品，一般不能完全显示产品的各个角度，这种情况下，笔者认为只要从许诺销售图片上展示的角度可以看出被控侵权产品与专利产品的图片构成相同或相似即构成侵权，而无需要求和专利视图数量相同或角度完全一致。被控侵权人很可能会辩称，甚至拿出产品说明，其产品的其他角度视图与专利产品不同，笔者认为，其之所以展示与专利产品相同或相似的视图，正是因为该视图对于购买者会产生实质的影响。根据笔者的经验，被控侵权人一般会以主视图作为展示视图。当然，如果被控侵权人展示的图片和专利产品的设计要点相同或相似，则即使其他部分有细微区别，也应构成侵权。四、外观设计专利许诺销售侵权数额的赔偿外观设计

16、许诺销售侵权的起诉一般有三种情况，一种是侵权人销售、生产侵权产品，同时又有许诺销售行为；一种是侵权人销售或生产侵权产品，同时又有许诺销售行为的；第三种是单独的许诺销售侵权行为。2009年10月1日以后，专利权人可以单独以许诺销售为由提起诉讼。首先应当明确的是，根据专利法第六十五条，即使侵权人仅进行了许诺销售，专利权人没有证据证明侵权人在进行销售或生产，侵权人也应当进行赔偿。但在对许诺销售侵权赔偿数额的计算标准上又存在较大争议。根据目前的司法实践，单独起诉许诺销售赔偿金额很少，主要是以补偿权利人的合理费用为基础。笔者认为，应当视情况区别对待：第一种情况，侵权人之前并不知道涉案外观设计已申请了专利权而进行了许诺销售行为。由于市场的工业外观设计非常多，而合理“借鉴”他人已有的成果又非常普遍，外观设计保护的前提是获得国家的授权，如果外观设计未申请专利，侵权人的行为很可能不会被追究。因此，在这种情况下，侵权人的主观恶意较小，若专利权人直接以许诺销售侵权为由提起诉讼要求侵权人承担赔偿责任，在没有证据证明权利人损失或侵权人获益数额的前提下，法院可考虑以补偿权利人合理费用为基础。第二种情况，侵权人已经知道了涉案外观设计侵犯了他人的专利权，却仍然进行许诺销售行为。若权利人已经通知侵权人的行为侵犯其专利权，侵