6商标授权确权行政案件审理标准与案例介绍-许波(1)

1、商标授权确权行政案件审理标准与案例介绍北京市第一中级人民法院知识产权一庭 2014年7月28日7/10/20221北京市第一中级人民法院北京一中院知产庭概况庭室设置：知产一庭、知产二庭业务分工：商标、竞争、垄断；专利、著作权、合同人员构成：北京市第一中级人民法院2012-2014年一审商标行政案件审理概况 北京市第一中级人民法院北高关于商标授权确权行政案件的审理指南制定背景根本思路1、注重行政诉讼裁判基准时2、法律判断尊重历史和现实3、区分程序违法与程序不当北京市第一中级人民法院北高关于商标授权确权行政案件的审理指南著名商标的认定与保护地理标志的认定与保护混淆误认的判断在先权利的保护（姓名权、

2、著作权）程序问题北京市第一中级人民法院著名商标的认定与保护行政诉讼裁判基准时：诉争商标申请日引证商标在诉争商标申请日后被认定为著名商标等能够证明申请日前处于著名状态的证据，应予采信著名条款构成要件的认定顺序：审理指南原则上应首先确定请求保护的商标是否到达著名状态，然后对其他构成要件进行认定“东尼博斯案二审、“吉百利案二审、“杏花村案二审新法第14条新增：“著名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定；认定著名但未予保护：“吉阳案、“众恒及图案北京市第一中级人民法院著名商标的认定与保护新法第13条第2款与第30条或第31条的转换：案例：“薄涛案二审判决转换要件：1、限

3、于同一种或类似商品；2、未明确提出第30条或第31条的主张；3、实质理由为相关公众容易产生混淆误认；4、宣告无效的申请未超过五年期限讨论：审理指南针对的是行政裁决转换法律适用的问题，司法程序中可否主动转换？依申请还是依职权？最高授权确权司法解释（征求意见稿）第21条规定了驳回案件中直接变更法律依据北京市第一中级人民法院著名商标的认定与保护第13条第3款能否适用于同一种或类似商品：不能适用：“啄木鸟及图案可以适用：“安琪酵母案有限适用：诉争商标系与他人著名商标在同一种或类似商品上注册并已超过5年，其它条款无法救济时适用混淆保护和淡化保护：审理著名商标民事纠纷司法解释第9条第2款相互关系？当事人主

4、张或主动适用？淡化保护的适用要件：“两面针案一审判决北京市第一中级人民法院地理标志的认定与保护相关法规：法第16条、实施条例第4条、集体商标、证明商标注册和管理方法地理标志的根本功能：防止公众对商品产地的误认本条所强调的“误导公众，不是指一般商标法意义上相关公众对商品是否来源于特定商品提供者的混淆误认，而是特指相关公众对使用地理标志的商品是否来源于该地理标志所标示的地区的混淆误认北京市第一中级人民法院地理标志的认定与保护审理指南第4条：“应当证明诉争商标的申请注册容易使相关公众误认为使用该商标的商品来源于地理标志所标示的地区“杨柳青案二审：“陆少华未提供证据证明与天津杨柳青镇有关，其将申请商标

5、杨柳青注册在年画等商品上容易误导公众，违反了商标法第十六条的规定审理指南第5条：普通商标与地理标志证明商标、集体商标互不构成权利障碍功能不同，不进行近似性比对分歧：最高授权确权司法解释（征求意见稿）第9条第2款规定“相关权利人可选择依据该条或者另行依据商标法第十三条、第三十条等主张权利。审理指南第6条：针对于不属于地理标志、不应当作为地理标志证明商标或者集体商标注册的情形无明确法律规定，援引适用新法第30条“凡不符合本法有关规定的原则性规定北京市第一中级人民法院地理标志的认定与保护第16条与第10条第2款、第10条第1款第8项：特别的地名+特定的商品，属于特别条款，符合条件时优先适用第16条属

6、于相对理由还是绝对理由：旧法第41条第2款、新法第33条、第45条第1款将其与其他相对理由并列规定；实践做法更类似于将其视为绝对理由：立足点在于防止对产地的误认（不同于对商品提供者的误认），以及源于产地误认而带来的对产品质量、信誉等商品性质特征的误认，不同于相对理由所针对的特定主体的私权保护；“CHAMPAIGN案二审、“杨柳青案二审均主动转换法律适用。北京市第一中级人民法院地理标志的认定与保护禁注的商品范围：能否在地理标志商品之外的商品上将该地理标志注册为商标？根本观点：地理标志与特定商品相联系，故不能脱离具体的商品谈保护可及于类似商品：“误导可能性，与地理标志商品具有较强联系，可能使相关公

7、众对产地产生误认的“CHAMPAIGN案二审仅限于地理标志所涉商品：地理标志之外商品不具有本条所规定的“特定质量、信誉或者其他特征，不宜纳入本条款进行保护“香宾案一审最高授权确权司法解释（征求意见稿）第9条第1款：“如果诉争商标指定使用的商品与地理标志产品并非相同商品，该权利人应证明该地理标志使用在该产品上仍然容易导致相关公众误认为该产品来源于该地区且因而具有特定的质量、信誉或者其他特征。北京市第一中级人民法院混淆误认的判断商标延续注册的问题：审理指南第7-9条第7条：强调注册商标专用权的独立性，同一商标权人先后申请注册的商标间并不当然具有延续关系；第8条：司法实践对延续注册持保守态度，但不绝

8、对排斥在先基础商标所承载商誉的延续性，前提在于基础商标的使用及所形成的知名度，且在后申请注册的商标为同一种或类似商品上的相同或近似商标，能够使相关公众将前后商标联系起来“顺峰康王案一审；第9条：从与第8条相反的角度进行规定北京市第一中级人民法院混淆误认的判断稳定市场秩序的认定：审理指南第10-13条源于最高院2010年商标授权确权意见第1条“稳定的市场秩序的规定；第10条：严格限定在诉争商标应在引证商标申请日前进行了持续使用，与新法第五十九条第三款先用权的规定相协调“威旺案、“永和大王案；第11条：举证责任分配；第12条：认定标准；“诉争商标申请注册人的主观状态等因素主观状态如何理解？“等因素

9、还包括什么因素？第13条：能否区分是事实问题而非法律判断，故可引入市场调查结论予以证明；对市场调查的方法及采信进行了指引。北京市第一中级人民法院混淆误认的判断混淆误认的常见考量因素：商标标识的近似程度：商品的类似或关联程度：引证商标的显著性及知名度：相关公众的注意力程度：特定商品的考量，如汽车与服装的区别主观状态：如何考虑恶意北京市第一中级人民法院混淆误认的判断混淆误认的常见考量因素：历史原因：不能由一方垄断各方当事人共同形成的商誉；虽历史上相关，但一方持续使用，另一方长期中断使用，对商誉形成无奉献的，不应允许其注册相近似的商标“汝阳杜康案；共存协议：司法实践有限制地认可，即仅在类似商品上近似

10、商标的情形予以认可，相同商品上相同商标的情形不认可“UCG案二审；最高授权确权司法解释（征求意见稿）第16条未作限制，有观点也认为，此种法律干预是没有意义的；商标延续申请：实际混淆证据：北京市第一中级人民法院在先权利的保护在先姓名权：何为姓名：审理指南第16、17条能与特定自然人建立起对应关系的主体识别符号，不限于户籍登记中的姓名；在世自然人：姓名权属于人身权，依附于人身而存在；商标审查及审理标准规定“他人为在世自然人，实践中多持该观点“李兴发案、“Tim Hortons案；死者的姓名：死者的人格利益应受保护，姓名权人死亡后其姓名上所附价值可能仍然存在，具有保护价值（10-1-8或第31条前半

11、段的合法权益？）区别法律适用情形的不同：审理指南第14、15条北京市第一中级人民法院在先权利的保护损害特定自然人姓名权的认定：审理指南第18、19、20条；明知而盗用、冒用强调行为的不正当性；声誉或知名度并非构成要件，仅为考量因素（建立起对应关系、不正当目的）；最高授权确权司法解释（征求意见稿）第12条亦未要求声誉或知名度“IVERSON BASKETBALL案、“易建联案；权利主体：本人+利害关系人（授权明确的经纪人，证明标准较高）；经纪人？“泽塔琼斯案、“KATE MOSS案；商品类别：以相关公众为判断主体意味着必然要考虑商品类别，多数对姓名的抢注也发生在与该姓名权人相关的领域。北京市第一

12、中级人民法院在先权利的保护在先著作权：根本原则：与著作权民事案件的审理标准保持一致；商标标志与作品的关系：商标标志只要具有根本的独创性即可以认定构成作品，但印刷体字母或简单的词汇通常不被认为具有独创性，不属于著作权意义上的作品；确定著作权归属的初步证据：仍规定了较高的证明标准；最高授权确权司法解释（征求意见稿）第11条第2款规定“商标公告、商标注册证等可以作为初步证据，但可反证推翻“老人城案一、二审；著作权登记证书：无法单独证明是否构成作品以及权力归属“艾杜纱案；在后著作权登记证书结合在先商标注册证亦缺乏以证明著作权归属，但有在后著作权登记证书结合在先广告宣传认定著作权成立“酷怡Q00及图案北

13、京市第一中级人民法院在先权利的保护在先字号权注册或使用在先：经使用已具有一定知名度：在我国实际使用并具有知名度；外文字号需要证明其与相应中文间已形成对应关系；诉争商标与字号相同或近似：保护范围：一般限于与在先字号权人实际经营的相同或类似商品上，不能简单以营业执照所登记的营业范围为准；高知名度字号可及于其知名度覆盖的范围，如扩大到关联性较强的商品或效劳上“小肥羊案（餐饮饭店管理）、“精工案（钟表宝石、珠宝）；老字号保护：“世泰盛系列案（绸布7、24、36、39、43）与著名商标保护的关系、尊重历史和当前实际北京市第一中级人民法院在先权利的保护外观设计专利权：诉争商标指定使用商品与外观设计专利产品

14、应属相同或类似商品；近似判断：整体比较；若诉争商标仅为在先外观设计的一局部或局部要素时，通常不认定近似，除非相同或相近局部为外观设计的要部或主要识别设计“金泰轮案、“爱求及图案；仅文字相同不认定为近似“万花筒案药品商品名称：经药品行政管理部门批准使用的药品商品名称是否产生受保护的民事权益，取决于其实际使用情况“奥络Phudicin案、“可立停案商品化权：“邦德007 BOND案、“哈利波特案北京市第一中级人民法院程序问题商标确权授权行政诉讼不同于普通行政诉讼既要加强对程序问题的审查，又要防止循环诉讼，防止程序震荡，及时定纷止争充分考虑最高院关于争议实质性解决的司法政策区分程序违法与程序不当北京

15、市第一中级人民法院程序问题被异议商标权利人营业执照被撤消但未注销适用新法第4条不予核准注册：权利人对商标是否具有真实使用意图？（当事人主张？法院主动适用？）需要满足的条件：1、行政裁决作出时撤消已超三年；2、被异议商标未转让或许可；3、被异议商标权利人未参加评审和诉讼程序，也无相关说明或主张；4、构成复制、摹仿且商品存在关联。最高授权确权司法解释（征求意见稿）第20条：类似规定能否适用于引证商标权利人的情形？北京市第一中级人民法院程序问题评审程序中诉争商标发生转让的问题：诉争商标转让后被告未通知受让人：是否与商标评审规则第31条不符？（受让人或承继人应主动声明）受让人诉讼中证明行政裁决理由和结

16、论违法的，撤销；不能证明的，则指出程序不当，判决驳回。受让人参加评审程序的，转让人不再作为当事人，也无权起诉北京市第一中级人民法院程序问题商评委送达的问题：区分“事实上收到与视为送达：司法对“事实上收到采严格标准；商评委穷尽当面送达、邮寄送达等方式后仍然无法送达而采取公告送达的，视为送达；发文清单等内部材料、交邮未退回的证据，不能证明已送达；送达程序不当但实体认定正确的，指出程序不当，判决驳回。回避问题：单纯未告知合议组成员的行为不构成撤销行政裁决的独立理由；除非确有应当回避的法定事由而未回避时方构成程序违法。北京市第一中级人民法院程序问题诉讼新证据的问题：商标授权确权行政诉讼区别于普通行政诉

17、讼，致使对诉讼新证据的采信也呈现差异；最高授权确权司法解释（征求意见稿）第18条：原则上不采信：与行政诉讼的特点相符例外情形：1、补强商评委已经审理的相关事由（且未提交有合理理由）；2、足以影响实体结果，且提交方没有其他救济途径；3、应当在一审提交，有合理理由的可以在二审提交。异议程序中提交但异议复审时未提交，诉讼中又再次提交的是否为诉讼新证据“YKK案北京市第一中级人民法院商标授权确权行政案件的审理标准及案例介绍绝对事由：针对商标本身固有的不可注册性，更多从公共利益和公共政策角度考量第10条、第11条、第12条、第16条、第41条第1款相对事由：涉及特定民事权益的保护，在保护在先权利和申请注

18、册人利益之间寻找平衡第13条、第15条、第28条、第29条、第31条第44条第（4）项：商标使用的管理标准北京市第一中级人民法院绝对事由的审理标准及案例介绍第10条第1款第8项主流观点：关注于商标标志本身，不涉及私权保护宽严标准：实践中更倾向于从严，尤其是在政治和宗教方面，坚持客观标准，即便相关含义很少人知晓，也不予注册（“Madonna案、“MIKADO案）；涉道德方面仍主要坚持主流和多数观点，总体而言偏保守（“屁颠儿案、“流氓兔案）公众人物姓名注册为商标，足以影响公共利益的适用本条款误导公众：产地（“大寨案、“秀水街2号案）、原料或成分（“田七案、“益菌因子案）、特定品质（“Pt PLAT

19、INUM案）的误导北京市第一中级人民法院绝对事由的审理标准及案例介绍第10条第1款第8项是否可用于恶意大量申请商标的情形：肯定观点认为，该行为违反诚信原则，客观上对商标注册秩序造成损害；否认观点认为，不良影响针对标志本身，而非针对申请行为。申请并非出于真实使用意图的，适用第4条，已注册的则适用第41条第1款是否考虑商品类别和申请主体：主流观点认为不应考虑；另有观点认为某些标志只有用在特定商品或效劳上才会产生不良影响，某些特定主体申请也不会产生不良影响（“华安佛HAFO及图案）是否考虑实际使用情况：主流观点认为不应考虑（“中国劲酒案）北京市第一中级人民法院绝对事由的审理标准及案例介绍第11条以中

20、国境内的相关公众的通常认识为标准：“CORHART案、“案一审；“ADVANCED MEDICAL OPTICS案；“大头虾案；整体判断原则：不能人为割裂诉争商标就其组成要素逐一进行显著性认定，即便其中包含有描述性要素，也不必然不具有显著性“7色瘦案；判断“通用或显著性的时间点：1、驳回和异议复审：商标注册程序尚未完成，应考虑评审和诉讼时的状态最高院“BEST BUY案、“金骏眉案二审2、争议案件：注册后丧失显著性“优盘案；“莫代尔案；新法第49条第2款新增“注册商标通用化撤销制度；注册时不具显著性争议时已克服“散利痛案，考虑实际效果，撤销已无必要北京市第一中级人民法院绝对事由的审理标准及案例

21、介绍第11条“直接表示与暗示性描述：暗示性标志仅属于显著特征较低的情形，而不属于不具有显著特征的情形“除芽通案、“清味案一审直接描述性和暗示性描述的区分：1、相关公众在看到诉争商标时的第一认知：无须想象与演绎、想象2、是否属于同业经营者大量使用的情形“清味案二审广告用语的显著性判断：标准较严，通常认为相关公众容易将其认知为企业宣传口号或广告用语，而不会将其认知为商标，无法起到商标区分产源的功能“奇迹在这里产生案、“爱就在你身边案、“无距离 心交情案、“早贴找轻松案；如果具有夸大宣传的欺骗性，则适用第10条第1款第7项“从未如此干爽过案北京市第一中级人民法院绝对事由的审理标准及案例介绍第11条立

22、体商标1、早期标准：“通用或常用标准费列罗立体商标案、ZIPPO立体商标案2、现行标准：相关公众是否会将其认知为商标艾默生立体商标案、雀巢立体商标案3、独特设计确实会给相关公众留下深刻印象，但这种设计的识别性指向的是商品，而非商标法意义上的区分商品提供主体。若经过使用具有第二含义，能够区分商品来源的，则能获得保护（难度要大于平面商标）位置商标：萨塔蓝色喷枪案、阿迪“三条杠商标案通过使用获得显著性的认定：关键在于缺乏固有显著性的标志经过使用，是否已经在其固有含义之上，另行产生了识别商品来源的意义，只是在程度的要求上存在差异已取得商标含义（“六个核桃商标案）；已取得的商标含义强于固有含义（萨塔蓝色

23、喷枪案）；与特定主体产生固定甚至唯一联系（雀巢立体商标案）北京市第一中级人民法院绝对事由的审理标准及案例介绍第41条第1款严格适用标准：法律规定系针对已注册商标，故仅适用于争议案件。商评委在异议复审程序中以本条审查并作出裁定的，法院依据第10条、第11条、第12条以及第28条中“凡不符合本法有关规定的内容进行审理适用情形：没有明显使用的意图和可能，仍大量申请的情形“蜡笔小新案、最高院“海棠湾案北京市第一中级人民法院相对事由的审理标准及案例介绍第31条后半段在先使用：1、使用地域：原则上必须是在我国法域内的实际使用“无印良品案、“NUXE案2、使用方式：商标意义上的使用新法第48条；目的在于区分产源，且是在商业活动中使用（最高“散列通案认为，对散利痛的使用是根据药品管理法规对药品通用名称的标注，不能认定为对未注册商标的使用；定牌加工后全部出口的行为不视为商标意义上的使用）北京市第