商标权和外观设计专利权的权利冲突若干法律问题之探讨(一)

1、商标权和外观设计专利权的权利冲突若干法律问题之探讨（一 ）摘要：近年来，商标权与外观设计专利权之间的权利冲突的纠纷案件屡有发生，导致其受到理论界广泛的关注，特别是新商标法已将立体商标和颜色组合商标纳入了注册商标中，使得两者的冲突更为复杂。为此，本文将从分析商标与外观设计专利权利冲突产生的原因出发，提出了解决商标权与外观设计专利权之间权利冲突的原则，如尊重在先权原则，诚实信用原则，利益平衡原则和程序保障原则等，以期抛砖引玉。权利冲突指的是同一客体作为不同法律的保护，能够依法分别获得不同的权利，由于权利主体的不同而产生的冲突。权利冲突作为法学领域的普遍现象，几乎是无处不在的，如物权和债权的冲突，抵

2、押权与留置权的冲突等等，而在新兴的知识产权领域这样的权利冲突表现就更为突出，更为复杂了。关于知识产权领域中的权利冲突问题，在国际上早已经存在了。早在1806 年法国就颁布了工业品外观设计专利法，给它以工业产权的保护，此后不久，法国法院则感到，有些美术创作成果如果已受1806 年法的保护，是否还应当受1793年法国版权法的保护，这是个经常碰到的难题。为了解决这一权利冲突，1902 年法国颁布的版权法规定：一切工业品外观设计都可以享有版权，这可以说是对工业品外观设计给予双重保护的第一部法律。而在美国，对于商标专用权与外观设计专利权之间的权利冲突，美国联邦商标法则规定，当一件外观设计不仅具有装饰性，

3、而且具有识别性的时候，还可以受到商标法的保护，这就是 说，商标法的保护与外观设计专利权的保护是可以重叠的。在我国，随着经济的发展，社会的进步，知识产权的运用范围迅速扩 大以及在国内外经济、贸易中的地位不断上升，知识产权纠纷的案件 也大量增加，商标权、外观设计专利权、著作权三者之间的权利冲突 问题已经引起了我国相关权利人、司法实践界和理论界关注的热点和 焦点。特别是我国新修改的商标法已将注册商标的范围延伸到了 立体商标和颜色组合商标，这使商标权与外观设计专利的冲突尤为复 杂，尤为频繁。因此，本文结合新修改的商标法，试图从商标与外观 设计之间的权利冲突所产生的原因出发，探讨商标权与外观设计专利 权

4、的权利冲突的相关法律问题。一、商标与外观设计的联系和区别为了说明商标与外观设计之间的权利冲突产生的原因，首先必须要谈 谈两者的联系和区别。外观设计专利权和商标权同属于工业产权，是 知识产权这个大家庭中相貌最相似，关系最密切的两个姐妹，两者分 别受到专利法和商标法的保护，但是，外观设计与商标在法 律上有着重大的区别，主要表现在：第一，两者概念不同。外观设计专利是指关于产品的形状、图案、色 彩或其组合所提出的富有美感并适用于工业上应用的新设计，它以产 品为依托，以美感为核心，可以大量的复制。外观设计应当具有创造 性，新颖性和实用性，其中创造性仅是不抄袭或模仿他人的外观设计,实用性是指美感。商标则是

5、指由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合组成的。在生产经营者用以区别商品或服务不同来源的标 志，商标应当具有显著性，该显著性指的是具有标志作用，不一定必须有美感，但必须在同一种或类似的商品或服务中没有在先的注册商标。简而言之，外观设计是一种产品装饰，而商标是一种区别性的标志。第二，两者的功能和作用不同。商标主要是通过其显著性和识别性来区别相同或类似商品或服务的不同来源，以实现企业之间的公平竞争和优胜劣汰。因此，商标的识别性极为鲜明。外观设计虽然具有一定的标识性，但是其在实用特性方面也有所延伸，因此可以说外观设计既增加了商品的美感，又与商品功能有所结合，提高了使用商品的便利，外观设计通过其

6、强烈的新颖性，可以鼓励企业不断的创新。第三，两者受法律的保护不同。在保护范围上，外观设计专利的保护范围是比较窄的。如，专利法第56 条第二款规定，外观设计专利权的保护范围是以表示在图片或者照片中的该外观设计产品为准。而不像发明专利或实用新型专利采用文字说明的方式。商标的保护范围则比较宽，其保护范围不仅包括在核准的商品或服务上，而且还包括在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的行为。在保护期限上，专利法第42 条规定，外观设计专利权的期限为 10年，自申请日起计算。商标法第37 条和第 38条规定，注册商标的有效期为10 年，自核准注册之日起计算，并且注册商标有效期满，如需要继

7、续使用的，每次续展注册的有效期为10 年。这样看来，外观设计专利权的保护期限只有10 年， 而商标权的保护期限则是无期限的。第四，两者受法律保护条件不同。根据我国专利法的规定，外观设计不须经过实质审查，但须向国家专利管理机关提出申请，并经初步审查没有发现驳回理由的，才由专利局授予外观设计专利。商标则须向国家商标管理机关提出商标注册申请，并获得国家商标管理机关批准注册，该商标所有人才享有专用权。相比较而言，商标权的获得要比外观设计专利权的获得在程序上更为复杂。二、商标权与外观设计专利权的冲突产生原因之分析从理论上说，商标和外观设计这两者应当是互不交叉的两个权利领域，商标是由文字、图形、三维标志或

8、颜色组合所构成的区别商品或服务来源的标志，其主要使用在商品的外包装上，以区别性作为其主要功能，而外观设计专利保护的是产品的形状、图案、色彩或其组合做出的带有装饰作用并适用于工业产品的新设计。因此说，商标和外观设计是商品或产品的不同侧面，各自有其展现的轨道，应当在各自领域内平行发展。但实践中，商标和外观设计均使用在商品的外包装上，当表现为平面视图的外观设计没有商标法律所禁止注册的内容时，如没有表现商品通用的名称、图形，商品的主要功能、用途、原料等内容时，则外观设计可以被核准进行商标注册，即外观设计专利在一定条件下可以时注册商标，同时为达到仿冒他人商标的目的，商标侵权人对商标标志不突出的产品，主要

9、仿冒的时其商品的外观。如，商标注册人将商标放大使用，使其成为商品外观不可分割的组成部分时，侵权人的侵权行为包括对商品商标和商品外观设计的仿冒，因此，当同一个商品中的商标权和外观设计专利属于不同权利人时，商标权与外观设计专利权就会产生交叉。一般说来，商标权与外观设计专利权发生权利冲突主要有下列两种情形：1 .如果商标注册申请人在其商标中未使用他人已取得专利权外观设计，该商标被核准注册后，则不会发生商标权与外观设计专利权冲突问题，但当商标注册申请人在其商标中使用的是他人已经取得专权利权的外观设计，并且未经外观设计专利权许可，该商标被核准注册后，必然发生商标权与外观设计专利权冲突的问题，即外观设计专

10、利人认为该商标注册人侵犯了自己合法的在先权利，商标注册人认为自己的商标权是合法的，不存在侵犯外观设计专利权人的外观设计专利权。2 .如果外观设计专利权申请人在其外观设计中未使用与他人注册商标相同或者近似的文字、图形，该外观设计被授予专利权后，不存在外观设计专利权与商标权冲突的问题；但如果外观设计专利申请人在其外观设计专利权中使用了与他人注册商标相同或近似的文字、图形，且未经商标注册人许可，该外观设计被授予专利权后，必然发生外观设计专利权与商标权冲突的问题，即商标注册人认为该外观设计专利权人侵犯了自己的合法的在先商标权，外观设计专利权人认为自己的外观设计专利权是合法的，不侵犯商标注册人合法的商标

11、权。（一）因权利产生和消灭的条件不同而出现的权利冲突正如上文所述，专利法和商标法有不同的立法宗旨，对受其保护的权 利产生和消灭的条件也不尽相同，专利法要求授予专利权的外观设计 应当是新的，即如果外观设计已经在申请日前公开发表过使用则可依 法撤销。反之，却不能因在申请日后的公开发表或使用而予以撤销。 而商标法要求注册商标不能侵犯他人的在先权利，否则也可以撤销其 注册商标，但是不能以他人的在后权利撤销注册商标，由上述规定可 以推出，如果外观设计在商标申请日前尚未授权或者商标在外观设计 申请日前尚未公告，则注册商标和外观设计专利都不能被撤销，由此 出现外观设计专利与注册商标的权利冲突问题。（二）法律

12、、法规对商标权、外观设计专利权的审查制度的规定不同 由于商标法和专利法对主管机关和审查制度的规定不同，导致出现一 些商标和外观设计不应当授权而被授权的现象，从而有可能发生权利 冲突。根据专利法第三条的规定，中国专利局负责受理和审查专利申 请，并授予专利权；而按照商标法第二条的规定，国务院工商行政管 理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作，即由国家工商行政管 理局商标局负责受理和审查商标注册申请，并予以核准注册。但是， 我国对外观设计专利申请采用的是初步审查制度，即对外观书记是否 是 新”的不进行审查，而对商标新颖性的要求与外观设计不同， 主要是 要求新商标与在先商标不发生冲突，而无法审查是否

13、侵犯他人的在先 权利，这样就可能出现不应当授予专利权或商标权的情况，并可能由 此产生商标权与外观设计专利权的冲突。在这些权利冲突中，有些是无意造成的，但有些则是当事人故意造成 的，如有些人里同外观设计不进行实质审查，而将他人已有的注册商 标申请外观设计，还有的利用商标审查过程中无法发现他人已有的外 观设计专利权，从而非法取得商标权。一旦合法的权利人涕泣侵权诉 讼时，则以非法获得的专利权或商标权对抗进行抗辩，对抗合法的权 利人。（三）法律未对相关问题进行规定或规定不明确或规定存在一定的不 合理性根据我国商标法和专利法的有关规定，外观设计专利申请一般要几个 月就能批准，但商标自核准注册之日起才生效

14、。申请商标注册有近一 年的核准期和三个月的异议期，侵权性外观设计专利申请人有可能利 用这一时间差”早于商标申请从而获得批准，所以说商标设计人的权利 仍有可能受到恶意侵犯。此外，国家工商行政管理局商标局针对一段时间以来屡有发生的商标 权与外观设计专利权的冲突问题，专门制定了关于处理商标专用权 与外观设计专利权权利冲突问题的意见。这一规定虽然在一定程度上 对解决商标与外观设计之间的权利冲突有一定的作用，并且有利于坚 决打击假冒注册商标和商标侵权行为。但是，是否能够从整体上，从 根本上解决两者之间的权利冲突？笔者认为这是值得商榷的。一方面, 这些规定常常只是部门文件，法律层次低，一般不具有法律那样的

15、强 制力；另一方面，这些规定仅是根据当时有关商标权和外观设计专利 权的权利纠纷制定的，即是对平面商标与外观设计发生权利冲突之规 定，而如今，我国新商标法已经将立体商标和颜色组合商标纳入了法 律保护范围，如果发生了立体商标与外观设计的权利冲突或者颜色组 合商标与外观设计的权利冲突时，是否还可以适用该规定，是否具有 溯及力？到目前为止，我国的商标法和商标法实施细则以及有关部门 的文件未对此作出解释。（四）其他原因除了上述三个原因外，商标权与外观设计专利权发生权利冲突还有一 些原因。其一，由于商标权和外观设计专利权所确定的主体不同，并 且相互之间在确权时缺少沟通。如果商标权利人已将一个由颜色组合 申请了注册商标，同时另一人又以这个相同或近似的颜色组合申请外 观设计专利。此时，在同一个颜色组合上就产生了两个权利主体，在 这种情况下两个权利主体都不能以在先权来对抗对方的权利，如果两 个权利人不对此进行协商的话，就不可避免的发生