培训-企业如何应对商标恶意抢注

主讲人：企业如何应对商标恶意抢注目录关于恶意抢注规制的立法进展与展望内部文件严格保密01关于恶意抢注行为的相关司法实践02具体措施：企业如何应对恶意注册行为？0304总结申请人从自然人、公司、商标代理机构多途径进行抢注申请与他人一有一定知名度商标近似的标识，进行专业化和规模化的抢注。广东聚联电子商务股份有限公司广州市明城药业有限公司法定代表人：李易业股东：李易春抢注商标：• 凯瑞坦• 派舒特• 芯先安• 沪桐DequadinElastoplastAntiphlamine• “無比滴”图形商标• 纪梵希Sisley……内部文件严格保密“天下苦恶意注册久矣”

第1、2、9名申请人的法定代表人均为同一人

第3和第5申请人的法定代表人均为同一人

一天申请5000商标，两天申请上万

成立时间最早不超过2017年11月，最晚不超过2018年3月内部文件严格保密“天下苦恶意注册久矣”• 某恶意注册人在同一商标注册地址成立多个关联公司• 经实地调查，商标注册地址门口有“商标注册”牌子指引内部文件严格保密“天下苦恶意注册久矣”01关于恶意抢注规制的立法进展与展望关于恶意抢注规制的立法进展与展望

立法最新进展

《商标法》（2019修正）

《关于规范商标申请注册行为若干规定》【国家市场监督管理总局令第17号】

《国家知识产权局关于政协十三届全国委员会第二次会议第1924号（商贸旅游类第064号）提案答复的函》

《商标法》（2019修正）（2019年11月1日起施行）第四条第四十五条第四十七条第六十八条不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚。第六十三条对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额关于恶意抢注规制的立法进展与展望

《关于规范商标申请注册行为若干规定》【国家市场监督管理总局令第17号】（2019年12月1日开始施行）

遏制恶意申请商标注册行为

配合商标法最新修改，细化商标注册部门审查时的考量因素，以及第六十八条行政处罚的适用情形和处罚幅度

将商标审查、管理流程内规制手段与信用记录和代理管理等流程外措施相结合，形成严厉打击恶意申请商标注册行为的长效机制关于恶意抢注规制的立法进展与展望

《关于规范商标申请注册行为若干规定》【国家市场监督管理总局令第17号】（2019年12月1日开始施行）申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不

得有下列行为：（一）不以使用为目的恶意申请商标注册的；（二）复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的；（三）代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人商标的；基于合同、业务往来关系……（四）损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的；（五）欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；（六）其他违反诚实信用原则，违背公序良俗，或者有其他不良影响的；关于恶意抢注规制的立法进展与展望

《关于规范商标申请注册行为若干规定》【国家市场监督管理总局令第17号】（2019年12月1日开始施行）

进一步明确商标代理机构关于遏制恶意注册行为的责任

第四条

商标代理机构应当遵循诚实信用原则。知道或者应当知道委托人申请商标注册属于下列情形之一的，不得接受其委托：（一）属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的；…（二）属于商标法第十五条规定的;（三）属于商标法第三十二条规定的。关于恶意抢注规制的立法进展与展望

《关于规范商标申请注册行为若干规定》【国家市场监督管理总局令第17号】（2019年12月1日开始施行）

强化商标注册部门的监管权限

第五条对申请注册的商标，商标注册部门发现属于违反商标法第四条规定的不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当依法驳回，不予公告。增加商标无效的绝对事由：不以使用为目的的恶意商标注册申请关于恶意抢注规制的立法进展与展望

《关于规范商标申请注册行为若干规定》【国家市场监督管理总局令第17号】（2019年12月1日开始施行）

加大对恶意抢注行为的打击和惩罚力度对恶意注册人对商标代理机构• 给予警告、罚款等行政处罚• 有违法所得的，可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款• 没有违法所得的，可以处一万元以下的罚款• 列入正在制定中的《严重违法失信名单管理办法》• 责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款• 直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款• 构成犯罪的，依法追究刑事责任• 情节严重的，知识产权管理部门可以决定停止受理该商标代理机构办理商标代理业务，予以公告• 将处罚信息纳入国家企业信用信息公示系统向社会公示• 对代理机构负责人进行整改约谈• 由商标代理行业组织依法采取行业自律措施关于恶意抢注规制的立法进展与展望商标审查阶段初步审定公告期间对已注册商标

《关于规范商标申请注册行为若干规定》【国家市场监督管理总局令第17号】（2019年12月1日开始施行）具体如何处理恶意申请注册行为？根据舆情、举报线索等发现申请属于不以使用为目的的恶意商标注册申请的，应当依法驳回，不予公告审查认为异议理由成立，应当依法作出不予注册决定无效理由成立的，依法作出宣告注册商标无效的裁定没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标注册部门申请撤销该注册商标关于恶意抢注规制的立法进展与展望

《关于规范商标申请注册行为若干规定》【国家市场监督管理总局令第17号】（2019年12月1日开始施行）申请注册商标数量指定使用的类别商标交易情况等申请人所在行业、经营状况已生效的行政决定或者裁定、司法判决曾认定与他人有一定知名度的商标相同或者近似与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似如何界定恶意注册行为关于恶意抢注规制的立法进展与展望内部文件

《关于规范商标申请注册行为若干规定》【国家市场监督管理总局令第17号】（2019年12月1日开始施行）申请人存在无正当理由大量申请商标注册、交易商标、占用公共资源，及多次在非类似商品或服务上抢注他人商标等情形审查该申请是否属于不以使用为目的恶意申请商标注册？• 利用商标审查系统中查询申请人的申请历史、转让情况等相关事项，筛查驰名商标、知名地名等禁注词• 通过营业执照、企业信息公示系统等对所在行业、违法记录等进行查询• 审查员认为申请人涉嫌恶意申请或者囤积注册的，可以要求其做出相关说明严格保密关于恶意抢注规制的立法进展与展望

国家知识产权局关于政协十三届全国委员会第二次会议第1924号（商贸旅游类第064号）提案答复的函（答复陶凯元委员函件）恶意注册行为，一律予以驳回在注册程序各环节遏制非正常申请，将打击关口前移加大宣传引导加强法院协调没有实际使用、仅有象征性使用的，坚决予以撤销缺乏真实使用意图，且明显超出正常经营活动需要申请注册的商标，不予注册多个渠道、多种场合向社会公开宣讲打击非正常申请相关政策加强与司法部门沟通协调，就制止商标恶意抢注和大量囤积的法律适用标准取得一致内部文件严格保密关于恶意抢注规制的立法进展与展望

关于恶意抢注规制的立法展望

进一步明确如何界定恶意申请与非正常申请• 商评委定期发布有关恶意注册的指导案例，通过梳理典型案例，明确需要规制的包括大量摹仿、抢注他人驰名商标等在内的恶意注册行为作为是否构成恶意注册行为的重要参考内部文件严格保密关于恶意抢注规制的立法进展与展望

关于恶意抢注规制的立法展望

进一步明确如何界定恶意申请与非正常申请• 恶意申请的界定：典型的几种恶意行为列举如下:1. 同行业竞争者，明知他人在先驰名商标而不避让；2. 选择注册与他人知名商标近似的标识，而缺乏善意意图和合理解释；3. 规模性地商标抢注他人有一定知名度的商标；4. 在实际使用过程中，可以增强与他人在先知名商标的近似和混淆程度；5. 刻意造成误导消费者等的严重后果；6. 多次遭受当地工商局等的查处；7. 刻意使用与他人在先知名商标近似的简称；8. 在宣传、销售等过程中突出使用与他人在先知名商标近似的标识；……内部文件严格保密关于恶意抢注规制的立法进展与展望

关于恶意抢注规制的立法展望

完善投诉函制度，具体相关第三方如何就恶意注册行为向商标注册部门投诉进行进一步规定和说明；

交叉并行商标恶意注册的商标确权行政程序和民事侵权程序• 允许当事人在提起商标确权行政纠纷诉讼的同时，提起请求恶意注册人承担赔偿责任的民事诉讼• 法院可将以上两程序合并审理，一次性解决相关问题内部文件严格保密关于恶意抢注规制的立法进展与展望

关于恶意抢注规制的立法展望

在审查系统中增加提示功能，对涉嫌恶意注册的申请要求审查员综合考量相关信息

采取提前审查和并案集中审查等措施，从严适用法律，坚决遏制商标恶意抢注行为

加强对恶意商标申请的监测，一经发现及时处理

向社会公布典型案例，约谈代理机构，加强警示规范和正面引导内部文件严格保密关于恶意抢注规制的立法进展与展望02关于恶意抢注行为的相关司法实践关于恶意抢注行为的相关司法实践

歌力思案：诚实信用原则在商标侵权案件中的灵活运用第82号指导案例王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司等侵害商标权纠纷案[（2014）民提字第24号，2014年8月14日]争议商标引证商标

歌力思案：诚实信用原则在商标侵权案件中的灵活运用

诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。…任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用…

王碎永取得和行使“歌力思”商标权的行为难谓正当。• “歌力思”商标与歌力思公司在先使用的企业字号及在先注册的商标的文字构成完全相同• “歌力思”本身具有较强的固有显著性，因巧合而出现雷同注册的可能性较低• 作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，王碎永对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性较低。关于恶意抢注行为的相关司法实践

优衣库案：大面积发起诉讼的恶意行为优衣库商贸有限公司、广州市指南针会展服务有限公司侵害商标权纠纷再审一案【(2018)最高法民再394号】

指南针公司、中唯公司以不正当方式取得商标权，并在未能成功将商标高价转

让给优衣库公司后，分别以侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼；

在每个案件中均以优衣库公司或迅销公司及作为其门店的一家分公司作为共同被告起诉，形成全国范围内的批量诉讼，请求法院判令优衣库公司或迅销公司及其众多门店停止使用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则。关于恶意抢注行为的相关司法实践

美爵信达案：以发起诉讼作为获取不正当利益的手段北京美爵信达科技有限公司诉山东比特智能科技股份有限公司恶意提起知识产品诉讼损害责任纠纷案【

(2015)朝民（知）初字第22620号】作为同行业的竞争者，在明知其自身属恶意抢注行为的情况下，仍然对美爵信达公司提起诉讼，显然其主观目的不是真正维护其合法权益，而是意图以诉讼的手段获取不正当利益，损害美爵信达公司的合法权益比特科技公司违背诚实信用原则和公认的商业道德，滥用诉讼权利，破坏了其竞争优势，扰乱了正常的经济秩序。关于恶意抢注行为的相关司法实践

共利新颖建材案：恶意注册行为应当承担相应赔偿责任新昌县共利新颖建材有限公司、绍兴市科顺建材有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案【

（2018）浙民终37号】共利公司在明知”CPU系行业内通用名称的情况下，仍将其申请注册为商标，并对科顺公司恶意提起商标侵权诉讼以及向工商行政部门恶意投诉任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其由此给他人造成的损失应当予以赔偿。关于恶意抢注行为的相关司法实践03具体措施：企业如何应对恶意注册行为？具体措施：企业如何应对恶意注册行为？

在商标行政确权程序中：强化注册，充分运用异议、无效宣告、撤三等程序

注重在先使用证据的保存；

加强商标监控；• 密切关注《商标公告》，及时申请商标异议或无效程序• 多用撤三制度

强化商标注册意识，对旗下知名商标