专利申请策略

1、化学发明专利申请的方法和策略化学发明专利申请的方法和策略国知局专利局化学发明审查部2010年6月化学领域专利申请的方法和策略化学领域专利申请的方法和策略 一、专利申请项目的选择 二、专利申请的时机和地域 三、专利申请文件的撰写 四、专利申请后的工作一一. .专利申请项目的选择专利申请项目的选择 发明创造形成后，绝大多数情况下可以采用专利保护，但专利并不是唯一的保护形式。一般在选择专利申请项目时应从以下几个方面来考虑： (一).专利性 (二).经济价值 (三).技术秘密 (四).竞争性( (一一) )专利性专利性 1. 属于专利保护的客体化学发明专利保护的界限： (1)天然物质给予保护的条件：首

2、次分离，未曾认识，确切表征，产业上有用。 (2)物质的医药用途，用于诊断和治疗不可专利；用于制造医药可专利。 2. 具有三性 化学发明的新颖性、创造性和实用性判断注重实验数据和效果，允许选择发明。注意对现有技术的检索。( (二二).).经济价值经济价值 对发明创造做经济上权衡 办理专利申请需要花的费用主要包括申请专利的各项费用，专利代理费，专利被批准后还要交纳年费。( (三三).).技术秘密技术秘密 对于保密性好的发明创造，如：技术不易被仿造的项目；发明产品的用途很窄，市场需求量不大，仿造的可能也不大的项目；或者某些发明产品或传统工艺等方法发明，技术难度较大，很不容易仿造而且销路又广，预测在较

3、长时期内久盛不衰的项目，则以采用技术秘密保护为上策。如美国人发明的可口可乐，至今已有一百年的历史,其原液配方迄今仍是保密的。( (四四).).竞争性竞争性 发明创造是否处于竞争激烈的热门领域。如以前的纳米技术、超导技术，目前低碳技术的研究，这类技术或产品往往研究的人较多，因此，一旦作出这类发明创造，应优先选择并立即提出申请。否则投入大量人、财、物力作出的发明创造，一旦被竞争对手抢先申请，将非常被动。 选择后的两种结论：选择后的两种结论：一是决定提出申请。二是不申请。不申请的出路可以有三种选择：1自己公开所有成果，防止他人申请；2永远置于保密状态，作为专有技术；3发明还有不足之处，需要继续研究提

4、高后再作别论二二. .专利申请的时机和地域专利申请的时机和地域 在先申请制的国家，时机选择至关重要。选择不当，不但不能够取得专利权，还公开了自己的技术，白花了申请费用。 避免使用公开和发表的文章破坏本申请的新颖性和创造性。 确定申请时机应考虑以下几方面：确定申请时机应考虑以下几方面：1注重研究阶段的保密。2对化学产品发明应尽早提出专利申请。3关于方法专利的申请，可在提出实施方案并进行小试验成功后，马上办理专利申请。 在研究试制新产品、新工艺的过程中，最好配备专门的力量，了解竞争对手的信息，发现问题，及时采取对策，以免贻误申请时机。 专利申请地域的选择专利申请地域的选择 申请专利的范围分国内专利

5、和国外专利。如果产品只在国内销售，不出口，只申请国内专利；如果出口，就要按市场前景去申请外国专利。先有专利保护网，产品再进入市场。三专利申请文件的撰写三专利申请文件的撰写 （一）基本原则（一）基本原则 （二）撰写要点（二）撰写要点 （三）化学发明申请文件的特点（三）化学发明申请文件的特点 （四）化学发明申请文件撰写方法（四）化学发明申请文件撰写方法（一）基本原则： 充分有效地保护科研成果，注意纵向、横向延伸展开。1 权利要求主题类型: 产品和方法2 独立与从属权利要求3 必要技术特征4 上下位概念5 开放式和封闭式6 倒三角形权利要求书（二）撰写要点（二）撰写要点 专利申请权利要求书和说明书属

6、于法律文件，不同于科技文章，注意两个要点：1 清楚：词句严谨，范围明确，处理好充分公开和技术秘密关系，以能够实现为准。2 支持：形式记载，实质支持，旁征博引，展开论述，效果数据公开，说明进步效果。（三）化学发明专利申请文件的特点（三）化学发明专利申请文件的特点 1 1 合案申请多合案申请多 2 2 重视实施例和实验数据重视实施例和实验数据 3 3 表征方式多样表征方式多样1 1 合案申请多合案申请多 化工产品的生产和应用所涉及的生产工艺和技术领域十分广泛，注意单一性（合案）问题，不仅节省费用，重要的是可以有效保护科研成果。 含有同样发明点（特定技术特征）的多项发明可以合案申请。如化学产品、其制

7、备方法和用途。2 2 重视实施例和实验数据重视实施例和实验数据 化学是实验科学，国内申请普遍缺少实施例，处理好实验经费少与保护效力的关系。 实施例的作用: 充分公开发明内容 以足够数量的代表性实施例支持权利要求所覆盖的范围 以事实和数据为依据说明发明取得的效果，奠定发明的创造性 专利局对申请后补充实验数据有严格限制: 对于申请人为了克服说明书公开不充分的缺陷， 或者为了证明权利要求得到说明书的支持， 申请日后提交的实验数据或效果实施例， 一般不予接受 。 如果原说明书中没有效果实验证明发明某个方面或某种程度的技术效果，则即使说明书中对该技术效果给出了结论性或断言性的描述，也不应当接受申请人在申

8、请日后或答复审查意见时提供的实验数据或效果实施例以证明上述技术效果 。3 3 表征方式多样表征方式多样 化学领域有时无法直接表达某些产品的结构，需要用性能甚至方法限定。如未知结构的化合物，聚合物，催化剂组合物。 注意次序选择：优先用结构特征，其次是性能参数，少用方法限定产品。（四）化学发明申请文件撰写方法（四）化学发明申请文件撰写方法 1、化合物权利要求及说明书撰写方法 2、组合物权利要求及说明书撰写方法 3、化学方法权利要求及说明书撰写方法 4、化学产品用途发明说明书撰写方法1、化合物权利要求及说明书撰写方法、化合物权利要求及说明书撰写方法 1）权利要求： （1）表征方式 ： a、用化学名称

9、、结构式或结构特征表征 b、用特性参数表征如熔点、拉伸强度等 c、用生产方法表征 （2）从属权利要求对取代基，数值等限定。 （3）并列选择方式：选自A、B和C 2）说明书： 三个必要条件：（1）确认：有鉴定数据和测量方法。（2）制法：原料、工艺及专用设备充分公开， 必须有实施例。（3）效果： 至少一用途，作药时要有医药用途、功能效果、有效量及使用方法，实验室试验（ 动物或临床）。 注意事项： （1）基团和取代基清楚：每个基团都要定义，展开说明。（2）支持：形式和实质。（3）实施例：产物制法例 、 效果例 、 原料和中间体制法 、具体点、多举但不要超出权利要求范围。（4）原料、中间体清楚 。2、

10、组合物权利要求及说明书撰写方法、组合物权利要求及说明书撰写方法 1）权利要求： （1）表征方式 a、用组份和含量表征：、 份数 、 浓度等，不能用大于、可用小于表示含量、要满足百分定律。 b、用性能参数表征：如催化活性、拉伸率。 c、用制备方法表征：如经过特定反应后获得的产 物。 （2）开放式与封闭式权利要求： a、开放式： 含有、 包括 、包含、主要由组成 。 b、封闭式：由组成、组成为、余量为。（3）性能或用途限定（4）从属权利要求限定优选组分和含量等 2）说明书： （1）注意支持开放式 （2）对组份、含量、制法展开说明 （3）各组份来源清楚3、化学方法权利要求及说明书撰写方法、化学方法权

11、利要求及说明书撰写方法 1）权利要求： （1）表征方式 a、工艺特征 ： 步骤、条件、催化剂等 b、物质特征： 原料和产品的成分、特性 c、设备特征：类型、结构及相关功能 2）说明书： （1）记载原料物质、工艺步骤和工艺条件 （2）说明方法所用的原料物质，其成分、性能、制备方法或者来源，使本领域技术人员能够得到。 (3) 如果制备新产品，则说明书对于该产品的记载应满足上述化学产品充分公开的要求。 (4) 如果制备已知产品，原则上也应当对产品进行表征，尤其是当按照所述方法会得到不同的产物(即选择性)时，必须对产品进行表征，否则公开不充分。4、化学产品用途发明说明书撰写方法、化学产品用途发明说明书

12、撰写方法 1）权利要求： （1）表征方式 a、以应用方式： 如：化合物X作为聚合催化剂的应用。 b、以使用方法形式： 一种用化合物X催化烯烃聚合的方法， 其特征在于 2）说明书： （1）写明所使用的化学产品及使用要求 （2）写明适用范围及所取得的效果。如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该用途，则应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明该物质可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或达到所述效果的实验数据。四、四、专利申请后的工作专利申请后的工作 （一）针对审查意见答复和作出修改 （二）专利权的运用和维护（一）针对审查意见答复和作出修改（一）针对审查意见答复和作出修改 审查意见通知书指出

13、的缺陷包括形式缺陷和实质性缺陷。 对于形式缺陷，应当尽量配合审查员，通过修改专利申请文件来克服或者消除缺陷。 对于实质性缺陷，认为有必要对专利申请文件进行修改的，应当有理有据地阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出缺陷的理由，并对所作修改加以说明；认为审查意见存在不当之处的，应当依据专利法、细则及审查指南的有关规定，合情合理地陈述反驳意见。 常见的涉及实质性缺陷的审查意见：常见的涉及实质性缺陷的审查意见： 1 1、未充分公开或得不到支持、未充分公开或得不到支持 2 2、无新颖性或创造性、无新颖性或创造性 3 3、权利要求不清楚、权利要求不清楚1 1、未充分公开或得不到支持、未充分公开或得不到

14、支持 通过正规出版物的证据形式或意见陈述方式证明所属技术领域的技术人员能够实现本发明。 对于申请人提交的用于证明说明书充分公开的以下材料，审查员一般不予考虑：实验数据或补充的实施例、 非出版物的证据、在申请日或之后公开的出版物。 通过对权利要求书的修改克服此类缺陷。 例如：某申请既要求保护方法权利要求，又要求保护装置权利要求，但说明书中对该方法公开不充分，申请人通过删除方法权利要求而克服了该缺陷。2 2、无新颖性或创造性、无新颖性或创造性 从容应对通知书中引用的X、Y类对比文件。化学领域允许推定权利要求不具有新颖性，对审查意见通知书提出的质疑，应当给予充分答复，必要时辅以有关证据和效果数据。

15、通过具体“放弃”修改方式克服新颖性和创造性缺陷。3 3、权利要求不清楚、权利要求不清楚 说明书清楚不意味权利要求清楚，可以通过将说明书中的内容补入权利要求克服某些不清楚缺陷。 克服不清楚缺陷时注意避免修改超范围。 从本领域技术人员的角度论证权利要求清楚。 对申请文件的修改应满足专利法第33条的规定。根据法33规定，对发明的申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记记载载的范围。 该范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容、以及根据说明书附图能直接地、毫无疑义确定直接地、毫无疑义确定的内容。 审查过程中不允许的修改：增加不能从原说明书（包括附图）和/或

16、权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息。 不能由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新内容。 例如将原说明书中的“较高温度”修改为“高于40的温度”，因为本领域技术人员并不能从原申请文件中理解到“较高温度”是指“高于40的温度”。 不能改变说明书中的某些特征，使得改变后反应的技术内容不同于原申请记载的内容。 例如将“螺旋弹簧支持物”改为“弹性支持物”；将原文件中限定的温度条件10或者300 修改为10300 ，因为该温度范围不能从原申请文件中直接地、毫无疑义地得到。（二）（二）专利权的运用和维护专利权的运用和维护 1、在实施中不断地对专利技术进行改进 2、开发周边技术，形成

17、专利网 3、适当进行专利技术转让 4、开展专利诉讼，保护专利权益 5、无效和提出意见 6、交叉许可专利法、实施细则及审查指南修改简介专利法、实施细则及审查指南修改简介2009年年10月月1日日原法原法新细则新细则新法新法原细则原细则旧案旧案过渡案过渡案新案新案2010年年2月月1日日申请日申请日 新法/新细则中未涉及实质内容改变的法条适用于所有案件 新案2010年2月1日（含该日）适用新法、新细则。 对于旧案2009年10月1日（不含该日）前，涉及内容改变，且适用新法、新细则可能给申请人带来不利影响的，适用原法、原细则。 对于过渡案对于过渡案2009年年10月月1日（含该日）日（含该日）至至2

18、010年年2月月1日（不含该日）间日（不含该日）间，涉，涉及内容改变，且适用新细则可能给申及内容改变，且适用新细则可能给申请人带来不利影响的，适用原细则。请人带来不利影响的，适用原细则。 （新法）新颖性（新法）新颖性, ,是指该发明或者实用新型是指该发明或者实用新型不属于不属于现有技术现有技术, ,也没有任何单位或者个人也没有任何单位或者个人就同样的发明就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院行政部门提或者实用新型在申请日以前向国务院行政部门提出过申请出过申请, ,并记载在申请日以并记载在申请日以 后后公布的专利申请公布的专利申请文件或者公告的专利文件中文件或者公告的专利文件中. . （原法）新颖性（原法）新颖性, ,是指在申请日以前没有同样的发是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、 在国内公开使用过或者以其它方式为公众所知在国内公开使用过或者以其它方式为公众所知, ,也也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以出过申请并且记载在申请日以 后公布的专利申请后公布的专利申请文件中文件中. . 新法增加了关于“遗传资源保护”的内容。 就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的，申