调研中外合资企业的知识产权保护问题的调研报告

1、调研中外合资企业的知识产权保护问题 的调研报告 进入知识经济时代，知识与技术的创新已成为企业生存 和发展的关键。关于目前企业知识产权工作的不足之处，比 如知识产权保护的观念不强，企业知识产权拥有量较低，知 识产权的流失严重等，已经引起了广泛关注。但是，就我国 企业的知识产权保护问题，往往只注重内资企业和外资企业， 作为经济发展的重要推动力量的中外合资合作企业的知识 产权保护问题却没有引起足够的重视。随着经济全球化进程 的不断加速，尤其是中国加入世界贸易组织后，大量外资涌 入国门，国际企业竞争国内化，国内企业竞争国际化态势日 益明显。中外合资合作形式已经成为外国企业与国内企业实 现双赢的重要选择

2、。 然而，在某些领域， 由于外企实力强劲， 或者国内企业意识欠缺，这种结合往往是建立在国内企业知 识产权的正当权益削弱甚至流失的基础上的。为了解中外合资合作企业知识产权的保护状况，市知识 产权局有关人员调研了三菱电梯有限公司、耀华皮尔金顿玻 璃股份有限公司、日立电器有限公司、三菱电机上菱空调机 有限公司等单位，并在闵行区知识产权局召开了闵行区中外 合资合作企业知识产权保护座谈会， #$福祥陶瓷有限公司、 东杰电气（中国）有限公司、紫江集团股份有限公司、中英 海底系统有限公司等 10 多家企业的知识产权事务负责人参加了会议。在调研发现，中外合资合作企业的知识产权保护存在诸 多问题，主要有以下十点

3、：一、合资合作企业成立时，企业的合同和章程中都没有 关于企业知识产权的规定。这有多方面的原因，有的是因为企业成立时间较早， 知识产权意识不强，也有的是因为企业成立初期，没有涉及 到知识产权的内容，还有的合作企业，中方只投入土地，甚 至不参加经营管理，收益也是固定的（即土地的租赁费用）， 对知识产权更是不会关心。这带来很多问题，如企业知识产 权权利的归属问题，特别是在合资期满后如何分配问题；新 开发的知识产权权益的归属问题；企业日常知识产权的管理 问题。因为成立时没有约定，实践中各个企业因其本身情况 的不同，只能采取不同的操作办法， 或再协商签订新的合同、 或者作出新的管理规定。 但这也衍生出许

4、多新的问题。 因此， 建议在相应的合资合作企业合同和章程范本中加入专门关 于知识产权的条款，在相应的法律规定或审批程序中要求合 资合作企业成立时对知识产权要有相关规定。二、新开发知识产权权益的归属问题。调查中发现，新开发的技术和品牌的知识产权权益 归属问题往往与企业的股权分配情况紧密相关。通常中方控 股的企业新诞生的知识产权是属于合资合作企业的，其权益 也是按照股权分配的。有人提出，通常中方人员是独立地完 成新技术的开发，但也要将知识产权的权益分配给外方，有 些不公平。但实际上，更不公平的是在外方控股的企业，外 方将知识产权权利牢牢地掌握在自己的手里。很多企业尽管 是在国内双方共同开发的技术，

5、专利却由外方总部申请，有 的企业甚至是中方人员设计的图案，设计人却要署外方总裁 的名字，有的企业规定中方在外方提供的技术基础上开发的 新技术，外方可以免费使用，但中方却不可以免费使用外方 新开发的技术，权利义务明显不对等。这些情况，在专利法、 反不正当竞争法中都有相应的规定，但在合资合作企业中， 尤其是外方控股的合资合作企业，中方要主张自己的权利有 很大的难度。为此，建议在针对合资合作企业制定的单行政 策法规中对这些问题作一些细化的、强制性的规定。三、技术引进时未能做合理的知识产权界定和评估。在合资合作企业成立时，外方经常以技术入股或技 术转让给中方，但往往都是“打闷包”，对其中的知识产权并不

6、作事先的检索和评估，等支付了费用后，根据外方开列 的专利清单，经检索发现只有三分之一是在中国的有效申请， 但因为当时没有发觉，支付了一大笔“学费”。也有的外方连专利清单也不列，只是告诉你我这项技术里有专利、有技 术秘密，要问你收多少钱，中方因为手里没有多少谈判的筹 码，或是因为知识产权的意识本来就不强，糊里糊涂就签了协议。因此，在座谈会上，有企业提出，希望有专业权威的 知识产权评估机构，能够帮助企业在技术引进时把好关。四、企业内部缺乏专门的知识产权管理机构和专业化的 管理人员。调研中发现，除部分企业（特别是专利试点企业） 由于企业领导重视，企业本身拥有的知识产权较多，有专门 的知识产权管理机构

7、，其知识产权的管理人员也有着较好的 知识产权理论知识和实践经验外，大部分合资合作企业与国 有企业一样，也存在缺乏专门的知识产权管理机构和专业化 管理人员的问题。有些合资合作企业的知识产权管理制度还 刚刚建立，有的还在筹建过程中，甚至有的还未提上议事日 程，在这些企业中，知识产权的管理没有专人负责，而兼职 的管理人员对知识产权的了解也很有限。我们在以往对企业 的宣传培训中，往往只重视国有企业，实际上，加强对合资 合作企业中方人员的知识产权的宣传培训，对防止国有无形 资产的流失同样具有很重要的意义。五、对员工新开发知识产权如何奖酬，大部分企业还很 不规范。除已建立完善知识产权管理体系的合资合作企业

8、 外，大部分企业对员工新开发知识产权的奖励很不规范，没 有明确的规定。有的是在决定晋升、评定奖金时作为参考， 有的是给予一定数额的奖励，但对于具体数额和奖励的时间 都没有明确，因而发明人、设计人权利的实现无法得到保障 没有规范的奖酬措施，必然会挫伤员工发明创新的积极性， 也必然会影响合资合作企业的市场竞争力。尽管在专利法和 实施细则中都有给予发明人和设计人奖酬的相关规定，但在 具体的实践中，员工不一定有这个意识，而且要主张自己的 合法权益也有一定的难度。因此，我们建议在合资合作企业 中推广相应的知识产权管理制度，并将员工的知识产权奖励 机制作为其中的一个重要部分。六、外方只许可转让低层次的专利

9、技术，不转让核心技 术。外方为了在经济上达到控制中方和或合资合作企 业的目的，同时避免过于引人注目或投入过多产生风险，往 往不刻意以有形资产作股权控股方式，而采取在知识产权方 面加以控制。由于合资合作企业中往往采用的是外方投入或 许可使用的技术，其知识产权控制方式更能以小投入达到强 势控制的目的。如外方在许可中方使用其专利技术时，往往 只给中方低层次的技术，而涉及到核心技术的，外方就要求 中方购买具体的设备或配件，这样一来，中方既得不到核心 的技术，又在生产上依赖外方的设备或配件。另外，还有的 外方在转让、许可中方使用专利技术时不转让、许可使用相 关的其它专利技术，使得受让方仅凭受让技术无法生

10、产时， 外方再高价向中方兜售其相关专利技术，中方陷于被动局面 而不得不支付高额使用费。对此，企业在引进技术时应对外 方转让、许可的技术认真进行检索、分析，不仅要了解引进 技术，还要了解其它的相关技术。七、中方原有商标在合资合作后被淡化。 我们以前经常提到的一个最典型的案例就是“美加 净”商标， 90 年代初， #$家化以三分之二的固定资产，以 及“美加净”、“露美”两个销售额达 3 亿元的品牌与一家国 际著名跨国公司合资。然而，该外方公司却以控股为手段， 将“美加净”和“露美”束之高阁，致使消费者对这两个品 牌越来越陌生。而合资后留下的母体家化，由于没有了“美 加净”和“露美”的支撑，销售额一

11、年中锐减54%。通过这沉痛的教训，企业领导终于认识到知识产权的重要性，花重 金“赎回”了这两个商标。然而， 90 年代的悲剧到如今的 21 世纪初却仍在上演，为占领市场，多赚利润，有些企业在 合资合作后往往会启用外方的商标，有时也是因为外方为了 扩张自身品牌，而要求企业这么做。产品可能是好卖了，但 中方原有的商标却被淡化了，实际上，这不仅是无形资产的 流失，更会影响企业的长远发展。中方不仅每年要支付大笔 的商标使用费给外方，而且一旦合资期满，外方撤走自己的 商标，中方再想到要用自己原来的商标时，这个商标早已被 消费者遗忘了。浦东有一家中日合资企业，中方原有的商标 仅用了一年，第二年外方把他们的

12、商标加在中方的商标前面， 到了年底，外方增资以后，就完全改成了外方的商标，中方 原有的商标被搁置至今已有六、七年，消费者再也不会在购 买这个商品的时候想起这个商标，要耗费巨资重新打造品牌， 不论从人力、物力、财力和市场风险的角度看都十分艰难。八、企业面临合资期满后知识产权权益如何分配的问题。 同样也是在 90 年代初， #$益民食品一厂有限公司 和香港屈臣氏合资成立了 #$屈臣氏食品有限公司，但合资 时对知识产权并无明确的约定。合资企业生产的“蔓登琳” 牌各类冷饮非常畅销，企业也每年投入几百万元为这个牌子 做广告。但由于当初办理商标注册是以外方名义申请的，所 以中方并无利润可分。合资企业解体时

13、，香港屈臣氏带走了 全部冷饮的专利权和“蔓登琳”商标，而用他们“慷慨”留 下来的设备做出来的冷饮却受到了对方侵权的警告。企业现 在的合资合作也还在面临同样的问题，企业在成立初期并没 有对知识产权的归属做出明确的约定，合资合作到期了，知 识产权应该怎么分配，中方企业很少有想过这个问题，只是 有些快要期满的企业开始担忧这个问题。当然，这与企业现 有的知识产权管理体系、中外方在企业中所占的股权，中外 方的合作形式都有关系。其实按照公平合理的原则，双方可 以协商将知识产权经评估折价后归一方所有，或转让后由双 方按股权分配，或是继续共有。在实践中，如果是中方经营 管理并控股的，中方还有可能按照公平合理的

14、原则争取自己 的合法权益， 但如果是外方控股的公司， 到企业拆分的时候， 中方很难分到其应有的份额，如果原来就是由外方申请并拥 有知识产权的就更是如此。九、外资企业利用合资合作的机会以不正当手段无偿占 有中方的知识产权，给中方带来损失。这在我国传统产业为扩大规模而将技术作为引资 条件时最容易发生，如“景泰蓝”术以及“宣纸”技术的失 密事件，由于既没有对传统技术在国内申请专利保护，又没 有在产品的主要出口国申请专利，也没有在引资过程中做好 商业秘密的保护措施，疏于防范而被外方掌握了关键技术， 结果是外方抛开了中方而使中方丧失了优势的市场竞争地 位。但调研过程中， 我们也发现， 即使不是我国的传统产业， 同样的事情也在发生。有一家企业，中方员工在讨论时提出 的技术方案竟然被外方管理人员偷偷地在外国以个人名义 申请了专利，中方员工事后检索发现，公司也只能亡羊补牢 式地出台了相关规定限制这种行为，但为时已晚。十、企业对我国的知识产