考试培训4实用新型专利申请的初步审查.doc

第三节 实用新型专利申请的初步审查实用新型专利申请的初步审查是受理实用新型专利申请之后，授予专利权之前的一个重要程序。一、初步审查的法律依据根据专利法第三条和第四十条的规定，专利局受理和审查实用新型专利申请，经初步审查没有发现驳回理由的，作出授予实用新型专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。确定我国实用新型审查实行初步审查。这也就是说实用新型专利申请只要初步审查合格就应该授予实用新型专利权，不再进行实质审查。 二、实用新型初步审查内容实用新型的初步审查内容在专利法实施细则第四十四条作了规定。具体地说，细则第四十四条中除第一款第一项、第三项以外，都是实用新型初步审查的内容。 (1)实用新型专利申请是否具备专利法第26条规定的专利申请文件，这些文件是否符合规定的格式；(2)实用新型专利申请是否明显属于专利法第5条、第25条的规定，或者不符合专利法第18条、第19条第1款的规定，或者明显不符合专利法第26条第3款、第4款、第31条第1款、第33条或专利法实施细则第2条第2款、第13条第1款、第18条至第23条、第43条第1款的规定，或者依照专利法第9条规定不能取得专利权；(3)与专利申请文件有关的其他文件是否符合专利法及其实施细则的有关规定。专利局应当将审查意见通知申请人，要求其在指定期限内陈述意见或者补正；申请人期满未答复的，其申请被视为撤回。申请人陈述意见或者补正后，专利局仍然认为不符合上述各项规定的，应当予以驳回。Ps:实用新型初步审查的内容可以分为两部分：格式审查和明显实质性缺陷审查。由于格式审查方面实用新型与发明专利的初步审查是一致的，前面已经有所介绍这里不作赘述。但是，在这里需要强调的是格式问题非常重要，请代理人给予足够的重视。 三、实施细则第四十四条的修改专利法第二十六条第三款、第四款细则第四十三条第一款专利法第二十六条第三款、第四款主要是针对实用新型申请说明书和权利要求书存在的实质性缺陷。当然，这里两款前依然使用的是“明显”，在明显不符合这两款规定的，应该引用该条款。说明书的格式缺陷应该引用细则18条。细则第十三条第一款和细则第四十三条第一款分别是有关重复授权和分案申请的规定，这些内容原来在操作中是按照规定作的，但是在初步审查规定中没有相应条款。 四、实用新型专利保护客体的审查实用新型定义“专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”（专利法实施细则第二条第二款的规定）实用新型的定义中包括了以下六要素：产品、形状、构造、适于实用的、新的、技术方案。只有满足这六个要素的请求保护的客体才属于专利法所规定的实用新型。以下是分别对这些概念的具体解释。 产品产品应当是经过工业方法制造的、占据一定空间的实体。一切有关方法（包括产品的用途）以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利的保护客体。方法包括：制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序、产品用于特定用途等。例如：未经任何加工的雨花石；手机汉字输入方法。 应该注意的是：(a)虽然申请的主题名称是一种产品，但除主题名称外，该独立权利要求的全部技术特征是一种方法或实质上是一种方法的，则不属于实用新型专利的保护客体。例：一种木质牙签，其特征是在木质牙签加工成形后，浸泡于医用杀菌剂中520分钟，然后取出晾干。(b) 在独立权利要求的前序部分描述了产品的形状、构造特征，而在特征部分仅描述方法特征的，代理人应当判断该实用新型对现有技术作出贡献的部分是否有形状、构造特征。有形状、构造特征的，应当将该形状、构造特征写入权利要求的特征部分；没有形状、构造特征的，该实用新型属于用不同工艺方法制造的同样形状、构造的产品，不属于实用新型专利的保护客体。例如，申请的主题名称是个产品，产品的形状构造特征与现有技术基本没有区别，发明目的是通过方法来实现的，如通过制造方法实现了产品的性能、通过使用方法实现了产品新的功能等，“一种经过特殊热处理的刀具”，“一种用于运动员训练的摄像机”。又如，实用新型申请中既包含有对现有技术作出贡献的形状构造特征，又包含了方法特征，那么权利要求书只能写入形状构造特征，即应该以形状构造特征来限定产品的技术方案。 形状产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。对产品形状所提出的技术方案可以是对产品的三维形态的空间外形所提出的技术方案，也可以是对产品的二维形态所提出的技术方案。应该注意的是：(a)不能以生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征。例如，不能以植物盆景中植物生长所形成的形状作为产品的形状特征，也不能以自然形成的假山形状作为产品的形状特征；形状（仿水果形状图）应该区分，自然形成的形状和模仿自然形状。例如，天然红叶书签与龙头形拐杖。(b)不能以摆放、堆积等方法获得的非确定的形状作为产品的形状特征；例如：仓储物料的堆积形状，尺寸。(c)允许产品中的某个技术特征为无确定形状的物质，如气态、液态、粉末状、颗粒状物质，只要其在该产品中受该产品结构特征的限制即可；例如，对温度计的形状构造所提出技术方案中允许写入无确定形状的酒精。又如，无火药的礼花，由压力罐中装入彩色纸屑和压缩空气，其中的压缩空气是没有确定形状的。(d)产品的形状可以是在某种特定情况下所具有的确定的空间形状；例如，具有新颖形状的冰杯、降落伞等；(e)仅仅改变了成分的原材料产品，如板材、棒材等，其板状、棒状并未对现有技术作出贡献，不能作为产品的特定形状特征。构造产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造，也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、联接关系和必要的机械配合关系等，线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系。线路构造包括电子线路，液压线路等。对于高频电子线路既包括确定的连接关系，也包括空间位置关系。复合层可以认为是产品的构造，产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。案例物质的分子结构、组分不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。如果实用新型要求保护的产品相对于现有技术来说只是材料的分子结构或组分不同，也不属于实用新型专利保护的客体。例如，一种陶瓷喷涂滚子泵，该泵主要由泵体、泵盖、泵体中的转子和滚子构成，其特征在于在泵盖的端面及泵体的内圆壁上喷涂有0.40.7毫米厚的陶瓷层。只要是属于层结构不用区分层的厚度、肉眼能不能分辩等。 因此，如果食品、饮料、调味品和药品的改进仅涉及其化学成分、组分、含量的变化，而不涉及产品的结构，则不属于实用新型专利的保护客体。例如，以塑料替换玻璃的同样形状的水杯；仅改变焊条药皮成分的电焊条均不能授予实用新型专利权技术方案技术方案是申请人对其要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术特征的集合。 产品的形状以及表面的图案、色彩、文字、符号、图表或者其结合的新设计，没有解决技术问题的，不属于实用新型专利保护的客体。例如：以十二生肖形状为装饰的开罐刀；建筑平面设计图；仅以表面图案设计为区别特征的棋类、牌类，如古诗扑克、化学扑克等。Ps:生肖形状只是装饰作用。图案、色彩：根据光学原理设计的图案、色彩。频闪测试装置、变色陀螺；交通指示灯、诱杀害虫的装置。工艺品涉及的技术方案：设计是否利用自然规律；是否产生技术效果。如，沙画，光纤花等，虽然每个人对画和花的美感效果感受不同，但是通过技术手段达到的动感和光效是现实存在。 适于实用的技术方案指的就是实用性。具体的要求和审查标准与发明专利是相同的。 删除：缺乏技术手段，移入不能“实现”部分。新的技术方案明显不是新的技术方案是指，要求保护的实用新型在申请日（享有优先权的，指优先权日）以前已经公开，或者是已知技术的等效变换或简单组合，即不经检索便可得出以下结论的：(a)有相同的产品已经公开出售、公开使用；(b)在中国专利公报上公开了有相同内容的在先申请；(c)出版物上已经公开了相同的内容；ps:新的技术方案不完全等于新颖性。(d)要求不丧失新颖性的宽限、并提供了有关证明的申请，经审查不属于可享受不丧失新颖性宽限的情况；(e)已知技术的简单组合并且没有产生新的技术效果；例如，塑料袋与装在其中的宣传板共同组成的防水宣传板等；(f)要素关系变更其所产生的技术效果与现有技术相同或相似；例如，与现有台球桌形状构造相同但尺寸小一倍的小型台球桌等。简单组合：套装的工具、礼品。要素变更：儿童用的小提琴或体育运动器械 。直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其结合的医疗器具直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其结合的医疗器具关系到人们的健康和生命安全，因此对这类产品的实用新型申请授予专利权决定只是根据专利法有关初步审查的要求作出的，并不意味着该专利产品具备了市场准入的条件，专利权人在实施该专利之前应该根据相关法规办理相应审批手续。不具有任何法律意义，只是一种善意的提示。也只针对实用新型专利。实际操作中不再发送告知的通知书。 五.说明书的审查依据专利法第二十六条第三款以及专利法实施细则第十八条的规定对说明书的撰写进行审查，该审查包括下述内容：1.说明书应当对实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，不需要创造性劳动，就能够再现该实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果；前面已经介绍过专利法第二十六条第三款是这次修改细则第44条新增加的内容，与细则第18条对说明书的规定有所区别。 “清楚、完整”指的是说明书应该主体明确、用词准确，包括细则18条规定的内容及其他不可缺少的内容。也就是说凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、惟一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述。“能够实现”也就是对充分公开的要求，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，不需要创造性的劳动，就能够再现该实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。不能缺少对有关理解、再现者实用新型所需的任何技术内容。一般来说，缺少这些技术内容也不能再补充进说明书，这样的申请只能面临被驳回的结果。2.说明书应当写明实用新型的名称，该名称应当与请求书中的名称一致，说明书还应当包括技术领域、背景技术、实用新型内容、附图说明和具体实施方式等五个部分，并且在每个部分前面写明标题； 3.说明书中实用新型内容部分应当描述实用新型所要解决的技术问题、解决其技术问题所采用的技术方案、对照现有技术写明实用新型的有益效果，并且所要解决的技术问题、所采取的技术方案和有益效果应当符合逻辑，即技术方案的描述应能解决其技术问题而且从所采取的技术方案能自然得到实用新型的有益效果；说明书名称与请求书不一致是常见的问题，应该给予重视。实用新型名称应该满足指南的要求，特别是不能出现使用人名、地名、商标、型号或者商品名称等，也不得使用商业性宣传用语，例如，王麻子剪刀；张氏炒菜锅；天下第一剑等。 目的、构成、效果要符合逻辑，就是三个方面内容应该统一。例如，目的是为了解决产品防漏电的安全技术问题，而改进的结构却在产品的节能方面，效果是提高效率，这样目的、构成、效果都没有联系。 4.说明书中具体实施方式部分至少应给出一个实现该实用新型的优选方式，并且应当对照附图进行说明； 5.说明书应当用词规范、语句清楚，用技术术语准确地表达实用新型的技术方案，并不得使用“如权利要求所述的”一类的引用语，也不得使用商业性宣传用语； 6.说明书中的文字部分可以有化学式、数学式、表格，但不应有任何插图，包括流程图、方框图、曲线图、相图等，他们只可以作为说明书的附图。 实用新型申请的说明书应该包括附图是受理的条件之一，没有附图申请都不能被受理，再简单的技术方案也要有附图的表示，因为实用新型保护的是产品的形状构造特征构成的技术方案，附图是理解这些特征的最好方式。 说明书与权利要求书的内容不能使用相互引用的方式，权利要求书应该得到说明书的支持。如使用“如权利要求所述的”的方式，反正也不允许。 六.说明书附图的审查依据专利法实施细则第十九条的规定对说明书附图进行审查，该审查包括下述内容：1.附图不得使用工程蓝图、照片；2.附图必须用制图工具按制图规范绘制，周围不得使用框线，图形线条和引出线应为黑色并且均匀清晰，不得使用铅笔、圆珠笔、彩色笔绘制,图上不得着色；案例3.附图应当用阿拉伯数字顺序编号排列，用“图1、图2”表示；“制图工具”包括传统的制图工具，也包括现代使用的计算机绘图方式。但是应该注意计算机绘图只应该有线条构成，不能有灰度，特别是由不同灰度等级构成的三位立体图，更不能着色。计算机绘图还应该注意的是，图中打印时有按照工程图中方式加框线，这也是不允许的。制图规范就是工程制图的标准，图中应该使用符合标准的符号代号。附图编号使用阿拉伯数字，应该注意在图中和说明书的附图说明中都要使用。一页附图中有多幅图的，要分别编图号。4.附图的清晰度和大小应当保证图缩小到三分之二时仍能清楚地分辨出图的细节；5.同一零部件的附图标记应当前后一致，并且与说明书相同，附图中不应缺少说明书中提到的附图标记；6.多页附图应当用阿拉伯数字连续编页码；7.附图中除必要的关键词外，不得有文字注释；关键词应当使用中文，必要时须用外文作出说明的，可将外文加括号注于中文的一侧；附图标记前后要一致，在标号比较多的时候更要仔细核对。说明书中提到的附图标记在附图中一定要标示出来，不然在对照附图阅读说明书文字部分时找不到相应的部件 。8.结构框图、逻辑框图，工艺流程图应当在其框内给出必要的文字和符号，框内的文字必须打字或用仿宋体、楷体书写工整、清晰；9.同一幅附图中应当采用相同比例绘制，为清楚显示其中某一组成部分时可增加一幅局部放大图。附图中使用文字注释应该是少量的关键词，例如，“开、关”；“进口、出口”等。框图，流程图中框内的说明文字也是可以的，方框图中使用中文标注，比使用符号标号更加清楚，但是书写应该工整。七.权利要求书的审查依据专利法第二十六条第四款以及专利法实施细则第二十条至第二十三条的规定对权利要求书的撰写进行审查。该审查包括下述内容：1.权利要求书应当写明实用新型的技术特征，清楚和简要地表述请求保护的范围；法第26条第4款也是本次修改中增加的条款。技术特征应该是形状构造特征，而不是其他。清楚：每一项权利要求清楚、整体也应当清楚。用词准确、规范。简要：每一项权利要求简要、整体也应该简要。对原因理由作不必要的描述。2.独立权利要求应当从整体上反映实用新型的技术方案；除必须用其他方式表达的以外，独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，前序部分应写明要求保护的实用新型技术方案的主题名称和实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征，特征部分使用“其特征是”或者类似的用语，写明实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征；“其特征是”是必须有的，虽然初步审查对划界没有特殊要求，但是申请人的划界也要与说明书中的描述一致。3.从属权利要求应当用附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定，其撰写应当包括引用部分和限定部分，引用部分写明引用的权利要求的编号及与独立权利要求一致的主题名称，限定部分写明实用新型附加的技术特征；其格式应该是“根据权利要求（引用的权利要求编号）所述的（主题名称）其特征在于”。在从属权利要求引用部分和特征部分不能再有其他内容。4.一项实用新型应当只有一个独立权利要求，并应写在同一项实用新型的从属权利要求之前；不是一件实用新型只能有一个独立权利要求。5.权利要求中不应当包括不属于实用新型专利保护客体的技术特征，如产品制造方法的技术特征或使用方法的技术特征。6.权利要求书中不应当写入不产生技术效果的特征；与本技术方案不关的内容都不应该写入权利要求。7.在权利要求中作出记载但未记载在说明书中的内容应补入说明书中；虽然，权利要求书的内容也属于原始公开，但为了满足“得到说明书支持”的要求，必须补入说明书，注意不能在补入说明书的同时对内容作扩大的解释。8.权利要求应当描述产品的形状、构造特征，但在用方法特征来限定产品的某个形状、构造使得该形状构造更加清楚的前提下，在权利要求中以方法特征来限定产品的形状、构造才是允许的；具有加强筋、固定孔等构造的一次成型的底座。9.权利要求中应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定实用新型，特征部分不得单纯描述实用新型功能，只有某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为清楚，而且该功能或者效果在说明书中有充分说明时，使用功能或者效果特征来限定实用新型才是允许的；任何情况下都不允许以纯功能、效果限定。以上两种情况非常少见，甚至没有例子可举，应慎重使用。10.权利要求中不得使用技术概念模糊或含义不确定的语句。此外，权利要求还应当符合下列格式要求：不确定用语（小鸡图） (1)每一项权利要求应当由一句话构成，因此仅允许在权利要求的结尾使用句号；一项权利要求可以用一个自然段表述，也可以在一个自然段中分行或者分小段表述，分行和分小段处只可用分号或逗号，必要时可在分行或小段前给出其排序的序号；(2)权利要求书不应当加标题；(3)权利要求书中有几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号；(4)权利要求中可以有化学式或者数学式，但不得有插图，除绝对必要外，不得使用“如说明书部分所述”或者“如图所示”的用语，只有绝对必要时才能有表格；对应实用新型的产品保护来说，绝对必要的情况非常少。(5)权利要求中的技术特征可以标注说明书附图中相应的标记，以帮助理解权利要求所记载的技术方案，这些标记应当用括号括起来，并放在相应的技术特征后面；权利要求书中如使用附图标记，应与说明书附图标记一致；(6)从属权利要求只能引用在前的权利要求，引用两项以上权利要求的多项从属权利要求只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础；八.说明书摘要的审查根据专利法实施细则第二十四条的规定，对说明书摘要的审查包括下述内容：1.摘要应当写明实用新型的名称、技术方案的要点以及主要用途，尤其应写明反映该实用新型相对于现有技术在形状和结构上作出改进的技术特征，不应当写成广告或者单纯功能性的产品介绍；2.摘要不应当加标题，可连续书写；3.摘要可以有化学式或数学式；4.全文不得超过300个字；5.申请人应提交一幅从说明书附图中选出的摘要附图。ps:达到文献的作用。九.补正文件的审查依据专利法第三十三条的规定对实用新型专利申请文件进行审查。在以下情况下可以对专利申请文件进行修改：申请递交后两个月内主动提出修改；在答复审查意见通知书或补正通知书时，按照通知书的要求修改。申请人对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。无论什么情况下修改，不能超出原始公开范围的原则不能违背。增加的是否是原始公开中能够直接得到，或直接等同物。对于超过主动补正期限的案卷的处理，原则上不予接纳，但是对于明显错误的纠正也可以考虑。 加入特征和删除特征都有可能超出了原说明书和权利要求书记载的范围。 说明书中补入原权利要求书中记载而原说明书中没有描述过的技术特征，并作了扩大其内容的描述的，被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。说明书中补入原说明书附图表示出而原说明书和权利要求书中没有记载过的技术特征，并加入了不能直接从原说明书附图中得到的技术内容描述的，被认为修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。例如，一个自动控制设备中具有温度传感器，在补入说明书时，又对传感器的特性进行进一步描述。应当注意的是：(1)对明显错误的更正，不能被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围；所谓明显错误，是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚的判断出来，没有作其他解释或者修改的可能；(2)对于附图中明显可见并有惟一解释的结构，允许补入说明书并写入权利要求书中。补正文件应该包括：由申请人和代理人签章的补正书和一式两份的替换页；陈述意见应该提交：申请人或代理人签章的意见陈述书和正文。 十.单一性的审查依据专利法第三十一条第一款、专利法实施细则第三十五条的规定对实用新型专利申请的单一性进行审查。总的发明构思技术上相互关联包含相同或相应的特定技术特征特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。初步审查中是否属于“特定技术特征”，只能根据申请人在说明书中的描述。 举例：灯丝、灯泡、探照灯。对于不符合单一性要求的申请，在指定期限内由申请人作出选择，保留一组权利要求；不答复或没有理由拒不修改的，驳回；对删除的权利要求是否提出分案申请，审查员不提建议；说明书的中相应内容的修改不作要求。 十一.分案申请的审查分案的两种情况（a）一件实用新型专利申请包含两项以上实用新型的，申请人最迟应在自收到授予实用新型专利权的通知之日起两个月内提出分案申请。但原申请已被驳回并已生效、或者已经被撤回或视为撤回且尚未恢复的，不能提出分案申请。限制提出分案的时间。限制提出分案的母案的状态。申请人可以在收到授予实用新型专利权通知之前提出分案申请，也可以自收到授予实用新型专利权的通知之日起两个月内提出分案申请。主动分案的时间。不能克服缺乏单一性缺陷后，提出分案超过期限。分案申请在审查阶段，不符合要求的视为未提出，也就是说该申请按结案处理 （b）专利局认为一件实用新型专利申请不符合专利法第三十一条第一款和实施细则第三十五条规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请文件进行修改，申请人在克服原申请缺乏单一性缺陷的同时，可以在上述办理登记手续的两个月期限届满之前向专利局提出分案申请。十二.要求优先权的审查国内优先权国外优先权国内优先权和国外优先权在审查内容和标准上与发明专利相同。 十三.先申请原则的审查在初步审查程序中，对于实用新型专利申请依照专利法第九条的规定，是否能取得专利权，可不进行审查。除非在申请进入初步审查时审查员已经得知有两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请了专利。在初步审查程序中，对于实用新型专利申请是否符合专利法实施细则第十三