浅析专利侵权纠纷中的捐献原则

...wd......wd......wd...浅谈专利侵权纠纷中的捐献原则摘要：捐献原则于2010年引入我国，是专利司法实务中的一项专利侵权判定原则。本文将从捐献原则的起源和现状入手，探讨捐献原则对专利申请和专利审查的影响，建议申请人调整申请策略，同时国家应当适当放宽对专利文件修改的要求，以缓解捐献原则带来的不利影响。关键字：捐献原则专利侵权诉讼等同原则捐献原则是指在专利侵权判定中，专利权人将某个实施方案在专利说明书中进展公开，但是并没有将其申请记载在专利的权利要求书中，那么该方案即被记载为捐献给了公众，专利权人不得再根据等同原则将其纳入权利要求的保护范围当中。捐献原则实质上就是对等同原则的限制，是平衡专利权人和公众之间利益的工具。一、捐献原则的起源和法理根基美国时候是最早适用捐献原则的国家。1881年，美国最高法院审理的Miller与Brass公司案件中，专利权人在说明书中公开了两种灯的构造，但在权利要求书中只请求保护了一种。在经过十几年的实施后，专利权人发现另一种构造更好，于是想通过在颁发程序保护该装置，但是被法院驳回，理由是：“如果要求保护某一种装置，但对于从专利外表来看非常明显的其他装置没有要求保护，从法律上看，没有要求保护的就捐献给了公众〞SeeSee104U.S.350(1881)〕 在此后的一百多年中，捐献原则的适用一直处于一种摇摆不定的状态。联邦巡回上诉法院1991年审理的UniqueConcept公司与Brown案和1996年审理的Maxwell与Baker公司案肯定了捐献原则，而联邦巡回上诉法院1998年审理的YBMMagnex,Inc.v.InternationalTradeCommission案就拒绝了对该原则的适用，这对美国专利法的理论和实务带来了较大的困惑。直到2002年，美国联邦上诉巡回法院对Johnson&JohnsonAssociates,Inc.v.R.E.ServiceCo.,Inc一案进展的判决，才最终确立了捐献原则。在Johnson&Johnson一案中，专利权人Johnson公司拥有一项涉及制造印刷电路板的技术。其说明书中写到：虽然铝是硬基片的优选材料，但也可以使用诸如不锈钢、镍合金的其他材料，有时也可以使用聚丙烯。但在权利要求书该硬基片被限定为了铝片，而RES公司使用的恰好是不锈钢基片。法院认为，当申请人在说明书中公开了一个主题，但在权利要求书中却没有请求保护时，就意味着申请人将这个主题捐献给了公众。同时该法院提出，申请人在专利申请阶段提交保护范围窄的权利要求，从而容易地通过了专利局的审查，而在获得专利权之后，又基于说明书中公开的等同特征主张构成等同侵权，这是不能允许的，最终判定侵权不成立。探究捐献原则产生的本质根源，不难发现，其产生是和下面三个原则有密切联系：利益平衡机制专利法旨在通过赋予专利权人一定时间和范围的垄断性权利来激发社会公众创造创造的积极性，进而推动社会生产力的变革。作为一种利益平衡机制，他不仅保护专利权人的利益，也要使专利人能获得的专利保护范围与其对社会的奉献相适应。在实践中，专利权人通过提交保护范围窄的权利要求书，用来躲避专利局对其本意较宽保护范围的审查，这直接违反了权利要求用来定义专利权保护范围的基本原则，让专利权的保护范围模糊不清，损害了公众利益。公平原则捐献原则实质是对等同原则的限制，防止等同原则的不适当扩张，防止因为保护范围不明确带来的法律条文和法理之间的冲突，有利于对专利侵权纠纷的合理解决，从而产生更加公平的法律结果。专利公示原则专利权人为了获得对自身成果的独占性权利，必须向社会公开其技术内容。主要公开的是其权利要求书和说明书及附图两局部。其中，权利要求书旨在向社会公众公示专利权利的保护范围；而说明书和则通过充分披露专利技术内容，以到达使相关技术领域的普通技术人员无须创造性的劳动就能实施专利。二、捐献原则在我国的适用我国对专利侵权案件中若何适用捐献原则问题的认识对比晚。2010年1月1日起实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律假设干问题的解释》第5条规定了捐献原则：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。〞之所以引入捐献原则，主要是考虑到申请人为了容易通过实质性审查，采用保护范围对比窄的权利要求，责任说明书又对其进展扩张性解释。在专利侵权案件中，专利权人又主张说明书中披露的实施方案输入等同特征，侵权人构成了等同侵权，这实际上是一种“两头得利〞的行为。这与专利制度不仅要保护专利权人的利益，同时也要维护权利要求的公示作用的基本理论是相矛盾的。捐献原则确实立，有利于维护权利要求的公示作用，平衡专利权人与社会公众的利益关系。最高人民法院知识产权庭负责人就《关于审理专利权纠纷案件应用法律假设干问题的解释答记者问从目前国内专利授权的情况来看，引入捐献原则总体上对我国专利制度的开展是有利的。随着我国专利申请和授权数量的急剧攀升，创造人和设计人的专利权保护意识越来越强，但另一方面，开发或者上市新产品的成本也越高。此时如果放任专利权人不适当的扩张其独占权利的保护边界，势必将导致天平逐渐倾向私人利益。自引入捐献原则以来，各地法院也相继审理了适用捐献原则的案例。2012年，北京市高院审理了东莞市倍嘉电池科技侵害实用新型专利权纠纷一案的上诉案件。该案中，倍嘉公司对“电池包装装置〞享有实用新型专利权，该实用新型用来解决由于电池在包装时产生的参差不齐，或者不同的外表通过薄膜显示在外，无法调整一致的问题，帮助购置者看到电池的整体外观，以确定该电池是否正是自己所需。根据涉案权利要求1：所涉及的一种电池包装装置至少具备如下技术特征：〔1〕衬板，〔2〕包覆电池的薄膜，〔3〕所述衬板上设置有镂空的开口。而在说明书中还记载道：……可以理解的，所述薄膜上也可以设置一镂空开口，从而使用者可以从薄膜上的开口对电池的放置位置或者角度进展调整。而被告南孚公司生产的电池，是由一张PE材料的纸板经前后对折而成，前部的纸板被从中间部位再次弯折，形成1个长方形盒状，并与后部的纸板粘合，从而将电池包覆，而且，在长方形盒的前部中间〔相当于普通电池包装的薄膜位置〕有一镂空的开口。倍嘉公司引用等同原则，认为南孚公司的产品具备专利要求中记载的必要技术特征，而北京市高院最终判决，南孚公司的电池包装不具备权利要求书中记载的必要技术特征〔3〕，对倍嘉公司的上诉理由不予支持。在捐献原则实施以前，等同原则在我国的司法实践中已经得到了对比广泛的应用，当法官判定是否构成等同侵权时，要判断被控侵权产品中的某个特征与专利权利要求中的相应特征是否以基本一样的手段，实现基本一样的功能，到达基本一样的效果，而且本领域的普通技术人员无需通过创造性劳动就能联想到这个特征。所以，如果这个特征在专利说明书中描述过，是很容易被法官认定为构成等同侵权的，这就导致申请人往往会在说明书中尽可能多的公开专利的实施方案。捐献原则实施以后，申请人便能会调整做法，尽可能少的在说明书中公开实施方案，以尽可能防止对自己本来可以用来诉诸等同侵权的实施方案被捐献。而这与国家推广专利开展应用的宗旨和专利的商品化、产业化趋势不符。因此，有必要对捐献原则适用规定一定的限制条件。三、捐献原则的适用条件捐献原则是专利等同侵权判定天平上加在公众一方的砝码，用以平衡公众和专利权人之间的利益。《《美国捐献原则及其对我国的启示基于生物医药专利侵权诉讼案的实证分析》限定适用范围。只有在专利权利要求书中未披露，而说明书中已经进展公开的情况下才可以适用。同时只有说明书中对相关主题有具体的描述时，才适用捐献原则，如果只有概括性的描述，一般不适用。考察专利权人的主观意图。如果申请人原始提交的权利要求限定了较宽的保护范围，在答复审查意见时，申请人修改了权利要求，缩小了保护范围，则对于落入原权利要求但没有落入修改后的权利要求的主题，不适用捐献原则。捐献原则主要是为了躲避专利权人采用较窄的权利保护范围获得授权，再通过说明书中公开的实施方案主张等同侵权的“两头得利〞行为。如果专利权人在主观上认识到也想要保护相应的实施方案，此时再采用捐献原则明显有失公平。只适用于等同侵权，不适用于字面侵权。虽然在1989年的EnvironmentalInstruments,Inc.v.SutronCorp.案中，美国联邦上诉巡回法院将捐献原则应用于字面侵权。但笔者认为，由于专利权人撰写权利要求书不严谨导致权利要求书中记载的特征A只能解释成说明书中记载的特征B，此时假设因被控侵权产品使用的正是特征B，而判决其不构成侵权，对专利权人来说过于严苛。四、捐献原则对专利申请和专利审查的影响为了防止对自己本来有可能有用的实施方案被捐献，专利权人往往在说明书中尽可能少的写实施方式，并用概括性的语言来描述其他实施方式。但这就要求申请人在撰写之前对现有技术进展充分的检索，以保证申请不会因为缺乏新颖性或创造性被驳回。由于这种方式不利于专利技术的推广，笔者建议专利权人仍然像以前一样尽可能多的撰写实施方式，但要撰写一个能覆盖所有实施方式的独立权利请求，并针对每一种实施方式分别撰写一个权利要求，即要求权利说明书和说明书的一一对应，使说明书中包括的实施方案都在权利要求书中得到相应的保护。最稳妥的是在尽可能多的描述实施方案的根基上，通过分案的方式使每个实施方式都为权利要求所覆盖，但是这种方式很昂贵而且易受到提交分案期限的规定的限制在专利审查方面，美国的申请人对于权利要求的修改是有较大自由度的，不仅在审查阶段，在授权后，专利权人还可以通过再颁发程序对权利要求进展修改。而在我国的专利审查中，申请人对申请文件的修改则受到严格限制，除了在提交实质审查请求时或在接到进入实质审查程序通知书起三个月内可以进展主动修改外，难有时机主动修改。在答复审查意见通知书时，只能针对通知书指出的缺陷进展修改，这对当事人来说是很不公平的。因此，应适当放宽对专利申请文件修改的要求，至少审查员在判断申请人所做的