怠惰行使权利的抗辩课件

第一節 申請過程禁反言原則第二節 揭露奉獻原則第三節 個人非營利使用原則第四節 專利侵權的例外第五節 專利侵權之一般抗辯第六節 專利侵權的特殊抗辯之一——怠惰行使權第七節 專利侵權的特殊抗辯之二——默示授權第八節 專利侵權的特殊抗辯之三——專利權濫用第九節 迴避設計專利侵權抗辯13第一節

申請過程禁反言原則檔案資料（filewrapper）或申請史料（prosecutionhistory）所指的是整個專利的申請檔案及整個專利申請程序中與官方往來的所有檔案資料。由於專利核准公告之後，完整的專利檔案便向大眾公開，而這些檔案資料通常也成為專利訴訟中重要的佐證資料之一。第一節

申請過程禁反言原則「禁反言」的意義簡言之，就是「禁止反悔原則」。申請過程禁反言原則的意義就是，對於一件專利案在申請過程中，不論是因為受到審查意見的核駁或專利申請人主動的修正，而限縮或放棄了發明的範圍或實施的態樣（既使審查委員的引證案是錯誤的），專利權人不得於事後翻供、反悔而將申請過程中所拋棄的部份重為主張。第二節

揭露奉獻原則除了在申請過程中與審查委員就可專利性或與先前技術間的差異所做之修正申覆或說明，造成對於一件專利的保護範圍做了限縮，而構成申請過程禁反言的適用之外。對於說明書中所敘述的內容或申請專利範圍自為限定的範圍，亦有申請過程禁反言的適用。尤其是說明書中已揭露但於申請專利範圍中並未請求者，將被視為公共財產，任何人皆可使用。又稱為揭露奉獻原則。第四節

專利侵權的例外除了個人非營利使用專利可能有專利侵權的豁免之外，專利制度的設計中對於侵權的例外有所規定，對於下列行為不視為侵害專利權的行為。第四節

專利侵權的例外科學研究無營利行為的對於專利技術的研究或使用，不視為侵權行為。第四節

專利侵權的例外先用權對於在專利申請日之前，對於已經製造出的產品或已經使用的技術若與專利技術相同，或者已經做好實施的必要準備時，仍允許在原有的範圍內繼續實施，不視為侵權行為。第四節

專利侵權的例外僅由國境經過之交通工具或其裝置對於臨時由國境經過之交通工具如航空器、船舶本身使用了專利技術不視為侵權行為。在國內製造飛機、船艦若未經同意而使用專利技術仍屬侵權。第四節

專利侵權的例外首次銷售理論或權利耗盡原則所謂權利耗盡，係指專利權利耗盡，即專利權人在銷售某專利物品後，就喪失了對該專利物品之控制權。第四節

專利侵權的例外首次銷售理論或權利耗盡原則原則上如果專利產品係專利權人自己製造，或製造、使用行為係經由專利權人所授權者，該專利產品經銷售後，其專利權利已經專利權人所行使，銷售行為的本身已經由契約的形式默示的將權利授權與買受人，其後的使用及再銷售行為皆不受原專利權人所支配，因此不視為侵權行為。第五節

專利侵權之一般抗辯訴訟資格的抗辯只有具有權控制專利權的權利人或被授權人才有權提起專利侵權訴訟，包括自己實施專利技術時的專利權人、專屬授權中的被授權人、非專屬授權中的被授權人和專利權人。第五節

專利侵權之一般抗辯訴訟資格的抗辯原告與訴訟標的具有法律上的利害關係是訴訟得以成立的前提，專利侵權訴訟中首先應對原告是否擁有專利權加以檢視。我國專利法第五十九條規定：發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。第五節

專利侵權之一般抗辯專利權效力所不及的抗辯專利權所不及的六種情形：科研及實驗目的的非營利使用先用權已知技術的使用臨時過境善意使用權利耗盡第五節

專利侵權之一般抗辯專利權無效抗辯對於專利侵權的抗辯中最為釜底抽薪的方法就是直接挑戰專利權的有效性，因為有效的權利是訴訟的前提。由於新型專利權的授予不作實質審查，發明專利權的授予雖經實質審查但也難保沒有任何疏漏，專利無效的抗辯爲專利侵權訴訟中最常用的抗辯事由。第五節

專利侵權之一般抗辯專利權無效抗辯在我國專利無效的程式係經由向專利主管機關經濟部智慧局提出舉發申請案，由專利三組審查確定專利權的有效性。法院受理侵權案件後通常會待舉發案件確定後再為判決。第五節

專利侵權之一般抗辯未侵權抗辯若在前述抗辯理由均不能適用時，被控侵權人則需比對被控侵權物技術特徵是否落入申起專利範圍。被控侵權人通常取得「不侵權」的法律意見書或鑑定報告作為未侵權抗辯的依據。我國專利法規定，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。第五節

專利侵權之一般抗辯未侵權抗辯訴訟中法院通常係參考鑑定機構針對被控侵權物與申請專利範圍進行比對後所出具之鑑定報告的意見做出決定。第六節

專利權侵權的特殊抗辯之一

——怠惰行使權利怠惰行使權利的抗辯權利人於法定期間內不行使權利及喪失向法院依法保護其權利的法律效果稱訴訟時效，當有侵權事實發生時，專利權人若知曉而仍任侵權行為繼續發生，超過一定期間者專利權人請求賠償損害的權利即消滅，如果專利權人不知，但專利侵權行為已逾一段長時間者專利權人請求賠償損害的權利（訴訟時效）也隨之消滅。第六節

專利權侵權的特殊抗辯之一

——怠惰行使權利我國之規定我國專利法第八十四條第一項規定：發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。同條第五項規定：「…本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。」第六節

專利權侵權的特殊抗辯之一

——怠惰行使權利我國之規定此一規定也就是民法訴訟所謂的消滅時效，當專利權人「知情」開始「兩年」內不行使權利，就等於免費提供技術讓他人使用，且不得再向侵權人請求損害賠償。又不論專利權人是否知曉有人侵權，侵權行為若超過「十年」專利權人都沒有採取任何法律行動時，亦產生免費提供技術讓他人使用的相同後果。第六節

專利權侵權的特殊抗辯之一

──怠惰行使權利美國之規定美國專利第二百八十六條第一項規定：「除法律另有規定外，對於提起侵害之訴或其反訴前六年以上之侵權損害，不得請求賠償。」第六節

專利權侵權的特殊抗辯之一

——怠惰行使權利美國之規定亦即專利權人知悉其專利受到侵害經過六年的怠忽（lashes）行使者，被控侵權者可以據此主張權利怠忽的抗辯，延遲若有正當理由則舉證責任在專利權人一方。若抗辯成功，則被控侵權人不須就提起侵權訴訟前之侵權行為賠償。但對於提起訴訟之後的侵權行為仍負有賠償之責。第九節

迴避設計除了專利侵權的積極抗辯之外，若被控侵權的產品若入申請專利範圍之中侵權可能性極高時，在評估產品的獲利與權利金的數額後，如果仍繼續生產，則應尋找替代技術或是以迴避設計的方式避免侵害。第九節

迴避設計迴避設計的意義就是找出與既有專利範圍所不及的技術範疇另行創新或設計，而且可達到相同或類似的功能者。第九節

迴避設計通常迴避設計的方法有：構件數量的減少相對關係的改變習知技術的利用不同領域技術的運用第九節

迴避設計迴避設計的結果除了不侵害既有的專利之外，創新的設計或方法甚至可以取得另一項專利權。迴避設計的另一項功能係檢視申請專利範圍的寬廣度與周密性，一項「完美」的申請專利範圍則是沒有迴避設計的空間。第九節

迴避設計迴避設計實例一以我國專利公告第537573號為例，所涉及的是一項有關附有熱管的散熱器結構，該新型專利之申請專利範圍如下：一種散熱器結構，包括：一散熱器，其係由至少一個以上金屬鰭片組成，該金屬鰭片一端近邊緣處各設有一凸片可組接另一金屬鰭片，並藉以形成該散熱器；一熱管，其為圓弧型曲面者；及一散熱基座；其特徵為：該散熱器上設有圓弧型缺口及摺邊，並可固設配合該圓弧型熱管或該散熱基座上者。第九節

迴避設計限制條件就本案之申請專利範圍所界定的限制條件而言，包括：多數個設有一凸片可組接之金屬鰭片所組成的散熱器一圓弧型曲面的熱管散熱器上設有圓弧型缺口及摺邊，並可固設配合該圓弧型熱管或該散熱基座上。右為該新型專利之第一實施例的立體分解圖。第九節

迴避設計分析該新型專利在界定申請專利範圍時，依照說明書中所揭示之習知技術加以區隔，因方形熱管的習知而限定其熱管的斷面為圓弧形。表面上而言，並無不妥，惟細究其技術範疇，顯然申請專利範圍的主張已自行放棄了某些權利範圍。例如，該案在切割習知技術時，將（非圓形斷面）方形斷面熱管與散熱器上設有（相對型）方型缺口及摺邊的散熱器結構（如下圖）排除在可以受到保護的範圍之外。第九節

迴避設計對公告第537573號專利之迴避設計實例圖示一第九節

迴避設計迴避設計因此該案留有許多迴避設計的空間，亦即該案專利範圍所不及者包括使用：如鋁擠型之整體式的散熱器非圓弧形斷面之熱管習知技術的實施（如說明書所述之習知摺疊型散熱器之立體分解圖，如右圖所示）。第九節

迴避設計迴避設計其中習知技術的部分又稱為在禁反言原則下說明書中自行放棄的權利，意即在創作人或發明人在說明書中所稱為習知技術者，不論其對他人是否為習知技術，被稱為習知技術的部分皆已被創作人或發明人放棄而不能於事後再行者張權利。第九節

迴避設計申請專利範圍的改寫如欲將其他斷面形狀之熱管亦納入申請專利範圍之中，可將申請專利範圍可改寫如下。一種散熱器結構，包括：一散熱器，其係由至少一個以上金屬鰭片組成，該金屬鰭片一端近邊緣處設有摺邊可組接另一金屬鰭片；一熱管；及一散熱基座；其特徵為：該散熱器上設有缺口及摺邊，並可固設配合該熱管或該散熱基座上。第九節

迴避設計迴避設計實例二再以我國公告編號I220642專利案為例該發明專利之申請專利範圍如下：一種圓管型散熱器之構造，主要包括有一基座及固定在其上的散熱構造所組成，其特徵在：該散熱構造係由一個ㄇ形框架搭配複數支空心銅（鋁）管與一個以上的導熱管所構成，該導熱管是呈U字型與各空心銅（鋁）管平行設置，其一端係穿設固定於基座內，另一端邊則與空心銅（鋁）管一併堆疊在一起，而由ㄇ形框架束縛並固定在基座上者。如申請專利範圍第1項所述之圓管型散熱器之構造，其中固定在基座上之數支U字型導熱管的另一端，其高度可為不同者。第九節

迴避設計分析由該發明專利的申請專利範圍的文字中，可以發現諸多限制條件，例如ㄇ形框架、複數支空心銅（鋁）管、一個以上的導熱管、導熱管與空心銅（鋁）管一併堆疊在一起等，該發明專利已自行限定成某種特定的實施態樣。公告第1220642號專利之公告圖示第九節

迴避設計迴避設計上述限定條件之外的設計，就成了該案可供迴避設計的空間，亦即，該發明專利範圍所不及