再议专利申请的主动撤回程序

再议专利申请的主动撤回程序毕雅静【摘要】根据《专利法》第32条,申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请.本文结合PCT国际申请、欧专局对于“撤回”的相关规定,以及国内物权法民法通则中关于权利放弃的相关规定,提出:申请人一旦向专利局提交“撤回专利申请声明”,无正当理由的,应当适用禁止反悔原则;且其撤回的生效日期应当以提交有效“撤回专利申请声明”之日为准.避免因声明存在形式瑕疵导致视为未提出,并恢复到原来的法律状态,审查程序继续.期刊名称】《电子知识产权》年(卷),期】2019(000)006【总页数】8页(P69-76)【关键词】主动撤回;禁止反悔;生效日期【作者】毕雅静【作者单位】国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心【正文语种】中文一、引言在审查实践中存在提交主动撤回声明后，仍然被授予专利权的情形。案情如下：根据《专利法》第32条(下称“A32"),申请人启动了主动撤回程序，于2016年09月06日提交了“撤回专利申请的声明”，且附具了全部申请人同意撤回专利申请的证明文件（签章合格），但该声明中的发明名称与实际不一致，区别仅在于个别字词，主题相同，且申请日和申请号均与请求书一致，因不满足“发明创造的名称、申请号及申请日三项均正确”的规定，1国家知识产权局：《中华人民共和国专利法实施细则》（2010），第36条第1款。审查员发出“视为未提出通知书”。2中华人民共和国知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010年版，第37页。后续申请人并没有重新提交“撤回专利申请的声明”，专利申请的法律状态回到提交“撤回专利申请的声明”之前，审查程序继续。审查员对技术方案审查后发出审查意见通知书，申请人修改后，该申请被授予专利权，目前处于专利权维持状态。二、禁止反悔原则的适用按照现行规定，申请人向专利局提交过“撤回专利申请声明”，也就是说，申请人的内心真意是放弃专利申请权，并提交了相关手续，仅因部分手续有瑕疵，导致该“撤回专利申请声明”视为未提出，则该专利申请的法律状态恢复到未提出撤回前；经过一系列的合法审查，又被授予专利权。那么，在主动撤回程序中，这种放弃之后的“反悔”是否合理呢？笔者从国际法和国内法两个方面进行分析。（一）从国际法的角度来看撤回程序pct国际申请中撤回程序的相关规定对于PCT国际申请，申请人可以撤回国际申请、撤回指定以及撤回优先权，该撤回通知可以向受理局提交，也可以直接向国际局提交。任何撤回通知必须由在提出撤回通知时，国际申请中所写明的全体申请人或其代表人签字。受理局收到申请人提交的撤回通知后，第一时间在撤回通知书上标注收到日，并检查撤回是否生效，如：撤回通知是否由全体申请人或以全体申请人的名义签字。撤回国际申请的通知应当由所有申请人签字或者由正式委托的共同代理人或共同代表人以所有申请人的名义签字。受理局收到撤回通知时，申请人尚未提交委托书或以法人名义签字的授权书的，受理局将要求申请人向其提交。如果满足了相应的形式要求，对该国际申请的撤回自受理局收到撤回通知之日起，撤回国际申请、撤回指定以及撤回优先权生效。3国家知识产权局：《PCT法律文件汇编》，知识产权出版社2009年版，第320页。由此可知，第一，国际申请的申请人需要撤回国际申请、撤回指定以及撤回优先权的，应当向相应的受理局或者直接向国际局提交相应的通知，该通知与申请人按照《专利法》第32条规定的撤回程序需要提交的“撤回专利申请声明”具有相同的法律属性，而国际申请中的“通知”二字更能体现其功能，仅仅是申请人将自己放弃某种权利的决定通知受理局或国际局，其再次佐证了申请人放弃专利申请权或优先权是一种支配权，无需国际受理局、国际局或专利局审批。4毕雅静：《探析专利申请中的撤回程序》，载《科技与法律》2017年第2期。第二，申请人提出了撤回通知之后，不满足相应的形式要求，受理局则要求申请人继续向其补交相关手续，而并未直接发出“视为未提出通知书”。这就意味着，申请人一旦放弃专利申请权或优先权，则不可能再回到未放弃之前的状态，申请人只能按照相关的要求继续完善该手续，直至满足相关要求为止。这就是“禁止反悔原则”在主动撤回程序中的适用。另外，国际局或受理局一旦得知申请人的撤回意思表示，该国际申请的处理程序就终止。显然，PCT国际申请中放弃权利这种法律行为是否生效，并未考虑支配权的“公示”程序。5钟秀勇：《钟秀勇讲民法》，中国政法大学出版社2014年版，第20页。《欧洲专利审查指南》中放弃权利或权利转移的相关规定欧洲专利申请的申请权转让，需要提交可以证明转让的书面证据，如转让文书，或证明转让事宜的官方文件都具有同等效力，并缴纳所规定的管理费。在办理转让手续的过程中，如果所提交的证明文件不符合规定，EPO将相应的缺陷通知请求转让的当事人，并要求其补正所述的缺陷，6《GuidelinesforExaminationintheEuropeanPatentOffice》，PartE,GuidelinesonGeneralProceduralMatters,chapterXII-1,1“TransferoftheEuropeanpatentapplication”.而并未将该转让手续视为未提出。另外，对于欧洲专利申请，在授予专利权之前，申请人也可以随时撤回申请或撤回对缔约国的指定。7《GuidelinesforExaminationintheEuropeanPatentOffice》，PartE,GuidelinesonGeneralProceduralMatters,chapterVII-10,6.1“withdrawalofapplicationordesignation”.当对所有缔约国的指定均被撤回时，该专利申请视为撤回，后续申请人再通过缴纳对已撤回指定的缔约国的指定费用，也不能使得已撤回的指定国的申请重新恢复其法律效力。8《GuidelinesforExaminationintheEuropeanPatentOffice》，PartA,GuidelinesforFormalitiesExamination,chapterIII-26,11.3.8“Withdrawalofdesignation”•综上，在EPO,发生权利转移或撤回指定时，EPO会通知当事人对手续中的瑕疵进行补正。这也属于“禁止反悔原则”的适用。（二）从国内法的角度来看撤回程序1.基于《物权法》中关于物权变动的规则《物权法》第15条规定，基于法律行为的物权变动，应当遵守“区分原则”，9《中华人民共和国物权法》第15条规定：“当时人之间订立有设立、变更、转让或消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效，未办理物权登记的，不影响合同的效力”。即：在观念与制度上区分“物权变动效果的发生”与“法律行为生效”，也就是说，合同生效与因履行合同引起的物权变动是分别观察的，合同的效力符合《合同法》的生效要件即生效，物权变动是否生效要符合《物权法》对于动产和不动产物权发生变动的规定，动产以交付为准，不动产以公示为准。具体到此，放弃专利申请权的声明可以视为权利人放弃权利的单务合同。是合同就势必要遵守契约精神，一旦放弃（即单务合同生效），则禁止反悔，这也是维护民事法律关系稳定性的体现。因此提出有效“撤回专利申请声明”之日（即放弃专利申请权的全部手续符合规定之日），该单务合同生效，无正当理由，不允许撤销主动撤回的声明。只要申请人对该项专利申请权具有处分权，则专利局作为公示机关，其无权针对该声明发出“视为未提出的通知书”。合同生效之日，专利局尚未进行相应的形式审查，也不可能将该项权利的放弃在专利公报上进行公示，因此也就不能发生物权变动的法律效果，即该项专利申请权仍属于原申请人。对于已经公开的发明专利申请，未经申请人允许，擅自使用的，仍然有可能侵犯申请人根据《专利法》第13条享受的临时保护的权利等。原则上，对于不动产物权的变动，未经公示，不能对抗第三人，不能发生物权变动的法律效果；10《中华人民共和国物权法》第9条第1款规定：“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力”；第14条规定，“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力”。即自撤回专利申请事宜在专利公报上公示之日起，已经公开的专利的技术方案才变为无主财产，任何第三人未经允许即可实施该技术方案，与侵权无关。2.从“视为未提出”的法律状态看“禁止反悔原则”针对不符合规定的“撤回专利申请的声明”，专利局发出“视为未提出通知书”是否合法合理，有的观点认为，“撤回专利申请的声明”因缺少部分申请人签章导致不符合相关规定，自首次提交声明之日起，至该声明的手续完善之日止，这个期间，单方放弃申请权的合同尚未生效，故这个期间可以将该声明视为未提出。还有的观点认为，从声明的手续完善之日起至公示之日这个期间，单务合同虽然生效了，但因尚未公示，也不能发生物权变动，因此亦可以将该声明视为未提出。上述两种观点，貌似有理，实则不然。专利申请权由多个权利人共有的情形，撤回专利申请声明应该由全部权利人签章同意放弃该项权利，否则该声明视为未提出。如果因为缺少部分权利人签章导致该声明不符合相关规定的话，一律视为未提出，未免有些武断。“视为未提出”是一种可以恢复到该法律行为发生之前的法律状态。鉴于《物权法》上的“区分原则”，申请人放弃专利申请权的单务合同是否生效，笔者认为，缺少申请人签章的“撤回专利申请声明”有两种结果，一种是经过补交相应文件后，该声明生效，即单务合同生效；另一种是通过内部协议或转让的方式，使签章的部分申请人实现其放弃专利申请权的目的，以著录项目变更的方式变更申请人，已在声明中签章同意放弃该申请权的部分申请人，将其共有权利的份额转让给不同意放弃该申请权的部分申请人，该专利申请权继续有效。显然，这两种结果均不同于“视为未提出”的法律状态，前者单务放弃权利的合同生效，已经建立了新的法律关系或秩序，因此不能恢复到放弃之前的法律状态；后者，申请人变更，其申请权有了新的归属，也不可能再恢复到之前的法律状态。综上所述，只要申请人对拟撤回的专利申请权具有处分权，且向专利局提交过撤回专利申请声明的，均应禁止反悔，也不存在“视为未提出”这样的法律后果。另外，笔者认为，就主动撤回专利申请声明中包括的信息根据其自身的属性可以分为两大类，一类是声明中需要填写的著录项目信息（包括发明创造的名称、申请号和申请日），另一类是证明材料中必备的全体申请人签字或者盖章，显然，这两类信息具有不同的法律地位。因此，主动撤回的审查程序中应当对上述不同属性的信息区别对待，更进一步，即便是著录项目的种类不同，其效力也不同。总之，目前只要不符合相关规定，就一律发出“视为未提出通知书”的操作方式有待商榷。从《专利审查指南》的现行规定来看权利人（申请人或专利权人）主动放弃权利的情形，原则上，一经提出，禁止反悔，除非发生恶意的放弃。（1）申请人放弃专利申请权原则上申请人提出撤回专利声明后，无正当理由不得要求撤销“撤回专利声明”；例外是，不应该享有申请权的第三人恶意撤回专利申请后，真正享有申请权的申请人可要求撤销“撤回专利申请声明”，但应当提供生效的法律文书来证明。（2）专利权人放弃专利权11中华人民共和国知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010年版，第495页。专利权人以书面声明放弃其专利权的，专利权在期限届满前终止。原则上，专利权人无正当理由不得撤销放弃专利权的声明。例外是，在专利权非真正拥有人恶意要求放弃专利权后，专利权真正拥有人（应当提供生效的法律文书来证明）可要求撤销放弃专利权声明。《专利审查指南》中关于放弃权利的两种情形中均规定“无正当理由不得要求撤销”，正是“禁止反悔原则”的体现。（3）发明人放弃署名权发明人请求专利局不公布其姓名的，一旦提出，也不得再请求其公布其姓名。12中华人民共和国知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010年版，第15页。这属于发明人行使署名权的范畴，既然是权利，当然可以放弃，即“要求不公布发明人姓名”，且在《专利审查指南》中明确，一旦放弃署名权，则禁止反悔。综上所述，首先，主动放弃专利申请权的权利是一种支配权，支配权是排斥他人干涉的，因此任何其他人均不能对主动放弃申请权进行干涉，专利局作为登记机关或公示机关，仅负有形式要件的审核义务，符合相关规定的，进行公示；显然，只要“撤回专利申请声明”有形式上的瑕疵，专利局就发出“视为未提出通知书”，致使申请人行使支配权受阻是不符合法理的；其次，仅因手续不符合相关规定，该申请状态即恢复到提出“撤回专利申请声明”之前，再次走向授权或者驳回，属于程序倒流，无论是从程序法还是实体法的角度，这种处理方式也略显不妥；因此，为了保障程序的稳定性或避免程序倒流，申请人按照A32放弃专利申请权的，应当只提交一次主动撤回声明，不符合规定的，可以后续通过补正来完善相关手续；再次，从抛弃物权的角度，一项权利只能放弃一次，因此也不宜出现多次提交主动撤回声明的情形。最后，从民事法律关系的稳定性的角度，也应当禁止反悔；因此主动撤回的声明一旦向专利局提交，无正当理由，不允许撤销，禁止反悔。三、主动撤回生效日期的确定申请人提交了“撤回专利申请的声明”之后，具体从哪一天起，该专利申请的效力终止呢？关于主动撤回的生效日期的确定，目前主要存在三种不同的观点：观点1：撤回专利申请的生效日为手续合格通知书发文日。观点2：自推定申请人收到专利局发出的手续合格通知书的之日起（即手续合格通知书的发文日，再加上15天），撤回生效。13石莉:《撤回专利申请声明和放弃专利权声明的审查之完善》，载《知识产权》2016年第8期。观点3:参照国际申请的撤回的相关规定，14国家知识产权局：《PCT法律文件汇编》，知识产权出版社2009年版，第148-149页。专利局收到申请人的“撤回专利申请声明”之日起，撤回生效。自申请人向专利局提交“撤回专利申请的声明”之日起至手续合格通知书的发文日止，这个期间内，该专利申请的法律状态为何？如果处于未撤回的状态，申请权依然有效，则有悖于申请人的本意“处分权的真实意思表示放弃申请权”，如果已经处于申请权无效的状态，那么与《专利审查指南》规定的“撤回专利申请的生效日为手续合格通知书的发文日”相悖。因此，这种矛盾的存在说明现行规定中关于“如何确定撤回的生效日期”是有待商榷的。对此，笔者同样从国际法和国内法的相关实践来讨论。（一）从国际法的角度来看1•从PCT国际申请的撤回程序来分析如前所述，对于PCT国际申请，申请人可以撤回国际申请。如果满足了相应的形式要求，撤回国际申请自受理局或国际局收到撤回通知之日起生效，15国家知识产权局：《PCT法律文件汇编》，知识产权出版社2009年版，第317页。而并非受理局或国际局发出通知书之日或公示之日起生效。2•从欧洲专利审查指南的规定来看关于欧洲专利申请的转让，如果满足欧洲专利公约细则第22（1）条的规定，则转让登记的日期为EPO收到请求、所需要的证据或费用中最晚的日期。也就是说，该转让登记日期即转让手续完备之日（相当于本文的有效提出“撤回专利申请声明”之日），与“申请日的确定应以提交最低限度文件的齐备之日为准”，二者在法理上是一致的。16毕雅静：《专利法实施细则第40条的内涵与外延》，载《科技与法律》2016年第5期。在前述日期，转让在EPO生效，即从该日期起，新的权利人有权在EPO程序中行使其对于欧洲专利申请的权利。对于符合相关规定的欧洲专利申请的转让将被登记在欧洲专利登记簿中，并通知受让人。这就意味着，对于欧洲专利申请，其专利申请权的转让，其生效日期为EPO收到满足所有要求的文件及费用的齐备之日，而并非EPO通知当事人转让手续合格之日。另外，对于申请权转让，EPO也会以登记的方式对该申请权的转让进行公示，但并未以公示之日作为生效日。EPO的上述规定再次佐证了笔者之前的观点，即专利权是一种准不动产物权，其专利（申请）权的变更的手续（或规则）与中国《物权法》上基于法律行为的物权变动规则如出一辙。综上，国际法中无论是PCT国际申请中关于撤回专利申请，还是EPO关于申请权转让，其实质均属于专利申请权的变更，属于物权变动的范畴，其生效日期均为受理局或国际局或EPO收到手续齐备的撤回通知或转让请求之日，均不同于中国专利法中对于上述程序的生效日期的规定。（二）从国内法的角度来看从民法意义上的“支配权”的角度来看主动放弃专利申请权是权利人行使“支配权”的行为。首先，支配权是指权利人直接支配权利客体，享有特定利益，并排斥他人干涉的权利。且知识产权属于支配权。17钟秀勇：《钟秀勇讲民法》，中国政法大学出版社2014年版，第19页。首先，申请人向专利局提交“撤回专利申请声明”的行为即为权利人（申请人）对其权利客体（专利申请权）的处分行为（放弃）。其次，鉴于支配权具有主体确定，义务主体（除了权利人之外的其他所有人）不确定，因此申请人放弃其专利申请权无需向任何人请求，而专利局在这个程序中仅仅是登记机关或公示机关，并不具备审批权能，故也非义务机关。最后，支配权的权利实现具有直接性，无需义务人的积极行为（无需专利局的审批），只要义务人不实施侵害行为（具体到专利申请权的放弃，是指有第三人声称放弃申请权的主体不具有处分权等），支配权即处于实现状态（专利申请权终止）。综上，自申请人提交有效“撤回专利申请声明”之日起，停止对相关专利申请的所有审查程序，前述支配权即得以实现，专利申请权终止。从《物权法》中的区分原则来看申请人主动撤回专利申请，涉及两个时间点，即，申请人提交有效的“撤回专利申请声明”之日和在专利公报上公示之日，将整个程序划分成如下三个时间段，其分别具有不同的法律意义，具体讨论如下。申请人主动放弃专利申请权，可以采用基于法律行为发生的不动产物权变动的规则来处理。申请人提交有效的“撤回专利申请声明”之日起，所有权利人均同意并签章愿意放弃专利申请权，则放弃专利申请权的单务合同生效，专利申请权终止。当该放弃申请权事宜在专利公报上公示之日起，才具备对抗第三人的效力，发生准不动产物权变动的法律效果，即第三人可以未经允许任意使用公开的技术方案。自提交有效的“撤回专利申请声明”之日起至在专利公报上公示之日止，这个期间，该专利申请权终止，但因尚未公示，物权变动尚未发生，因此对第三人而言，该申请权依然属于原申请人，在此期间，发生相关侵权事宜，侵权人仍需要对原权利人负相应的法律责任。《专利审查指南》的现行规定并未将放弃专利（申请）权这一行为放到《物权法》框架下进行解释，即，并未区分“合同的生效”与“物权变动的效力实现”，而是过于简略的规定“撤回专利申请的生效日为手续合格通知书发文日”。“手续合格通知书”仅仅具备通知原权利人其放弃专利申请权的法律手续合格，其与放弃权利的单务合同的是否生效，以及准不动产物权是否发生变动，均无必然联系，因此，现行指南中的相关表述是不够细致的。从抛弃物权的角度来看主动放弃专利申请权属于对物权的抛弃。因抛弃而导致物权消灭，属于基于单方法律行为导致的物权变动。抛弃所有权的，所有人的所有权消灭，原物成为无主物，动产他人可先占取得所有权，不动产由国家取得所有权。18钟秀勇：《钟秀勇讲民法》，中国政法大学出版社2014年版，第191页。专利权是一种准不动产物权，因此可以参照《物权法》上对于不动产物权的处理规则来处理。具体到专利申请权的放弃，只要权利人的放弃的法律行为有效，具有相应的处分权，则申请人的专利申请权消灭，即该专利申请公开的内容，为公众所共有，任何人可以未经原权利人同意，任意使用，不涉及侵权或赔偿。综上所述，笔者认为，当申请人提交有效“撤回专利申请声明”之日，申请人放弃申请权的法律行为有效，则该专利申请权的效力终止，与登记机关或公示机关经形式审查合格的日期以及登记或公示之日无必然联系，也与登记机关或公示机关收到该声明的具体日期无直接关系。关于申请权变更（包括撤回相关的请求或放弃权利）生效日期的确定，国内法与国际法的规则略有不同。国际法中，无论PCT国际申请的撤回、国际申请申请日的确定、19国家知识产权局：《PCT法律文件汇编》，知识产权出版社2009年版，第9页。还是EPO专利申请权的转让，均以“收到”申请人请求之日，撤回生效。中国法律（包括专利法、物权法及民法通则）的规定则更多考虑到对权利人的真实意思表示的尊重，均以“提交”请求之日作为生效日期，而非登记机关或公示机关收到请求之日，延续了中国专利法对申请人意思表示的尊重。具体到专利法，除了按照A32提出的主动撤回申请权外，类似的情况还体现在：申请日的确定是以文件递交日为准，20中华人民共和国知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社2010年版，第449页。对审查意见通知书的答复是否逾期也是以申请人提交之日为准（对于纸件申请，即寄出之日，而并非专利局收到补正文件之日）等，并非专利局“收到”相关文件之日。四、审查制度的完善基于上述主动撤回程序中适用禁止反悔原则的讨论，以及主动撤回程序生效日期的确定原则，笔者对现行的审查指南中的相关规定提出了如下的完善建议。（一）基于主动撤回程序适用禁止反悔原则《专利审查指南》第一部分第一章第6.6节“撤回专利申请的声明”中规定：申请人根据专利法实施细则R36.1撤回专利申请的，应当向国务院专利行政部门提出声明，写明发明创造的名称、申请号和申请日，并附具全体申请人签字或盖章的证明材料……撤回声明不符合规定的，审查员应当发出视为未提出通知书。基于主动撤回程序适用禁止反悔原则，笔者认为，现行规定过于简略和概括，“著录项目信息”与“申请人签章”虽然都可能导致不符合上述规定，但前述两种手续文件具有不同的法律属性，不应当一概而论，应当分别讨论。1.因著录项目信息有误导致不符合相关规定的情形在提出撤回声明的主体有权撤回该专利申请的前提下，因著录项目信息有误导致不符合相关规定的，可以视具体情况发出“补正通知书”或“视为未提出通知书”，具体如下。（1）如果“撤回专利申请的声明”中的申请号填写正确，只是申请号与发明名称或申请日不对应，不能唯一确定目标专利申请时，审查员应当发出“补正通知书”，给申请人补正的机会，取代现行制度中一刀切的发出“视为未提出通知书”；申请人在指定期限内答复并补正合格的，审查员应当发出“手续合格通知书”，并注明本申请的撤回自提出有效的“撤回专利申请声明”之日起生效。有效的“撤回专利申请声明”之日，是指符合相关规定的“声明”提出之日，首次提交的“声明”不符合规定