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文档简介

对同一技术方案被授予两个专利案件的审理对同一技术方案被授予两个专利案件的审理

基本案情

1985年4月1日,方某就同一个技术方案同时向原国家专利局申请强应力定位万能顶尖有用新型和创造专利。1986年12月3日有用新型强应力定位万能顶尖被授予专利证书,专利号为85202359,到1993年8月18日被公告爱护期限届满。强应力定位万能顶尖创造于1987年10月22日被授予创造专利证书,专利号为85102439.4。1988年4月20日,方某作为甲方与乙方某机械厂签订一份专利许可使用合同(下称许可合同),商定:甲……

1995年1月25日(有用新型专利有效期届满已近两年),双方在结算专利许可费的同时就该合同签订了一份连续协议,内容有连续期从1993年7月20日至2000年5月1日,连续期间月分成费以销售额计算等。后双方发生争议,方某诉至法院,要求机械厂连续履行协议商定的供应销售报表义务并担当违约责任。机械厂答辩称,许可使用的专利早已到期,不应爱护,连续协议无效,不应担当任何责任。

判决要旨

一审法院认为,原告将已经超过爱护期的专利连续转让,违反合同法第三百四十四条的禁止性规定,机械厂不履行连续协议不构成违约,遂判决驳回方某的诉讼恳求。

方某不服一审判决提起上诉称,签订连续协议时有用新型专利无效,但是创造专利及供应的其他技术隐秘仍旧有效,恳求判决机械厂败诉,按合同商定履行义务并担当违约责任。

二审期间,方某又明确创造专利与许可合同及其连续协议无关,放弃要求认定机械厂使用其创造专利技术方案的恳求,同时又明确其连续协议期间供应的技术服务与许可合同履行期间的技术服务内容基本全都。故二审法院认为,许可合同及其连续协议的性质是方某许可机械厂使用有用新型专利技术生产出专利产品,而不是许可使用创造专利技术,由于作为权利人方某在庭审中已经明确其创造专利与本案的许可合同及其连续协议无关,故对是否使用创造专利一节事实不予理涉。

评析

一、本案一审法院围绕原告的诉讼恳求,仅对被告机械厂是否违约进行了审理。一审法院认为:依据合同法第三百四十四条的规定,专利实施许可合同只在该专利存续期间内有效。本案中的有用新型专利权于1993年3月31日有效期届满,故在专利有效期届满后原告对该连续协议商定其应当担当的义务已经不能履行,被告也无须向原告履行该连续协议所商定的义务,故被告并不构成违约。至于原告是否将创造专利技术或技术隐秘供应给被告使用属另一法律关系,不属本许可合同商定的范围,原告可以依法另行主见。

由于一审法院仅具有技术(包括专利技术)合同纠纷案件的管辖权,不具有专利权属争议及专利侵害的管辖权,故审理过程中遇到是否存在使用创造专利的问题,以及创造专利的侵权问题,要求当事人另行起诉值得商榷。由于本案的许可合同及其连续协议是否有效,以及履行合同过程中双方的权利义务是否发生变化是争议的主要焦点,法院应予以裁判。假如认定实际履行许可合同过程中发生变更的问题,机械厂使用了创造专利,则承认连续协议仍旧有效,是否违约的问题应当进一步审理。假如不认定实际履行许可合同过程中存在变更的问题,与创造专利无关,所谓的供应技术隐秘也不过是履行许可合同中的从属义务,也不存在另行起诉的问题,法院应当明确不存在违约的基础上,直接对此作出裁判。审理中假如涉及专利侵权问题,应当移送有管辖权的法院处理。

二审法院预备依据权利人方某的要求,对机械厂连续使用有用新型专利技术方案是否违约以及是否构成对创造专利的侵权进行全面审理,但是在庭审中方某明确放弃了追究机械厂使用其创造专利技术方案的恳求,故二审法院对此未予理涉是正确的。

二、假如方某坚持机械厂使用的技术方案侵害了其仍旧有效的创造专利技术方案,或以侵权之诉起诉,法院对此如何处理值得讨论。由于方某的有用新型专利的有效期(包括续展期3年)至1993年3月31日已届满,于同年8月18日被公告终止,而连续协议签订时创造专利仍旧处于有效期内。是以合同实际履行变更来认定机械厂使用了创造专利技术方案构成侵权,还是以机械厂连续使用到期的有用新型技术方案不构成侵权来进行认定的问题值得讨论。有用新型专利到期后,被许可方连续使用已经到期的有用新型专利技术方案是否构成对同一个技术方案的创造专利侵权的性质如何认定及处理问题,简单引起争议。本案实质上已经牵涉到专利权利行政管理与专利侵权司法审查的冲突问题。

对如何处理本案存在明显分歧,笔者归纳有两种处理方法,且其次种处理方法中又有结论截然不同的两种看法。

第一种认为,可以中止审理。理由是:我国实行的是专利授权及无效的行政审查制度,而法院应当明确其职责界限,即在民事案件审理中不直接认定专利是否有效。本案假如是侵权之诉,机械厂作为被控侵权人应当首先向专利复审委申请宣告专利无效,理由是同一个技术方案重复授权两个专利违反专利法及其实施细则的相关规定;同时在答辩期内向法院提出中止本案审理的申请。结合2023年6月19日最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律的若干问题》第11条的规定精神,考虑本案的实际状况,法院可以中止审理,等专利复审委的无效申请处理结论作出后再依据专利权的效力对是否侵权予以裁判;假如当事人对该结论不服提起行政诉讼的,还要等行政诉讼的结果作为该专利权利是否有效的推断依据。法院在民事纠纷中不予直接裁判该创造专利是否有效的问题,必需以专利复审委的复审结论或行政诉讼后的行政诉讼裁判结果作为本案处理的依据。该种处理方法在目前是比较通行的做法,但其缺点也是明显的:处理周期太长,不能准时有效地明确权利的真正状态,从而爱护当事人的合法权益;而且与最高法院上述司法解释中所提倡的不轻易中止审理、提高审判效率的要求相悖。由于专利无效宣告程序及行政诉讼程序需要花费相当长的时间,再加上一、二审的诉讼程序,花费的时间可能是数年。一旦权利人启动诉讼保全程序,机械厂已经投入的厂房及机器设备将要强行被长期闲置,已经超过爱护期的有用新型技术方案又将变相地被延期爱护数年。

其次种认为,法院不必中止审理,可以径行裁判。但是径行处理的结果又截然不同:一种看法认为,根据最高法院上述解释规定创造专利案件可以不中止审理的精神,假如法院直接审理,则应当认定机械厂构成对方某创造专利的侵权,担当侵权的法律责任。由于创造专利依旧有效,法院应当依法予以爱护。对于重复授权的问题,依照我国目前的法律规定的体制,仍旧由专利复审委接受专利无效宣告申请后启动,法院在审理民事案件中无权认定和处理专利是否重复授权而有效的问题。故法院在专利民事侵权纠纷中无需考虑专利行政管理中是否存在行政瑕疵的问题,更无权审查是否存在重复授权问题。由于专利权属于私权,是否启动专利无效宣告程序也属于私权,作为法院是不能主动启动和考虑该程序的。判决一旦发生法律效力后,即使将来发生该创造专利被宣告无效的情形,也只能够根据专利法关于专利被宣告无效后的程序规定处理。该看法是一种机械执法的教条主义理解,根本不考虑解决在行政授权明显存在错误的状况下,如何爱护社会公众利益和当事人的合法权益的

问题,其本质上也没有考虑本案的实际状况,以及专利的本质是推动科技进步的目的。其次种看法则认为,法院可以直接裁判机械厂不构成侵权,机械厂无须担当任何侵权责任。由于法院处理案件是查找最佳的利益平衡,如何体现专利制度推动科技进步的本质目的,爱护社会公众利益和当事人的合法权益尤为重要。本案中法院在并不认定创造专利是否有效的情形下,参考该技术方案明显存在被重复授予专利的状况,可以直接依据机械厂连续使用的技术方案与已经超过爱护期的有用新型技术方案是否相同或等同来进行推断,以确定是否构成公知技术公用问题,而无需考虑创造专利的效力问题。法院并不对创造专利是否有效直接进行裁判,仅是明确连续使用已经超过爱护期的有用新型技术方案并不违反已有公知技术公用的法理。

其次种看法的详细理由如下:

1.法院应当考虑明显存在的行政授权瑕疵的影响。在专利民事纠纷中,法院无权审查专利的有效性,但是并不排解法院把是否存在重复授权的行政授权瑕疵的情形作为公正、公正角度衡量的一个考虑因素。专利法第九条规定:“两个以上的申请人分别就同样的创造制造申请专利的,专利权授予最先申请的人。”明确了不能两个申请人都被授予专利权。同时专利法实施细则第十三条第一款规定:“同样的创造制造只能被授予一项专利。”由此可见我国专利法是禁止重复授予专利的。专利法规定不允许重复授权的理论依据是专利的独占性和排他性,其目的在于在爱护专利权的同时爱护社会公众利益。一旦允许两个相同的创造制造可以一先一后被授予专利权,无疑会延长对该技术方案的爱护期,不仅违反了专利权具有法定时间性的限制,而且会损害公众利益,不利于创造制造的推广利用。对“重复授予”的理解问题,司法实践中存在不同的熟悉。一种观点认为,专利法规定的重复授予的对象是两个以上的'人就同一个技术方案重复申请专利,不包括同一个人的情形;但是多数看法认为应当包括同一个人就同一个技术方案重复申请两个专利的状况。“重复”一般包括两层涵义,即根据《新华字典》解释,“重复”是指“同样的东西再次消失”或者“根据原来的样子再次做”。而“同样的创造制造”是指两项以上创造制造专利的权利要求记载的技术内容、技术方案相同,也包括技术内容、技术方案相等同的状况。(注:程永顺:“重复授予的专利权应宣告无效”,载2023年11月6日《人民法院报》第三版。)需要说明的是:专利申请人在专利申请过程中将相同的创造制造同时申请一项有用新型专利、一项创造专利,在面临授权时再明确选择其中一项而放弃另外一项申请,并不违反法律规定。由于法律禁止的是同样的创造制造有两个以上的专利权被授予,而不是禁止两个以上专利权的申请。专利权作为一种私权,申请人完全可以将同一创造制造同时申请有用新型和创造专利。但是不能最终都被国家学问产权局(原专利局)同时授予专利权,同一个技术方案仅能被授予一个专利,权利人只能选择有用新型专利或者创造专利一项,不允许二者同时并存。本案中创造人方某在法院明确陈述:创造专利与有用新型专利的技术方案、技术内容完全相同,而且是在1985年4月1日同时将一式两份的申请材料分别提交原国家专利局有用新型审查部和创造审查部审查的,最终确定的两个专利的权利要求书文字稍有不同,但专利名称和解释权利要求的专利附图完全全都,最终被分别授予了两个专利权利。当法院问及权利人方某二者有何区分时,权利人本身也说不清晰。故该案件涉及的有用新型专利与创造专利明显存在重复授权的可能。

2.本案可以运用已有公知技术抗辩。首先,机械厂使用的技术方案的来源是被许可使用的有用新型专利中的技术方案,对此双方没有异议;其次,在本有用新型专利法定爱护期届满以后,该有用新型专利包含的技术方案已经进入公知领域,成为公知公用技术方案,对此双方也没有异议;第三,机械厂在有用新型爱护期届满后连续使用的技术方案与创造专利的技术方案全都或等同,两个专利的创造实际上仅有一个技术方案,对此双方也没有任何异议,只是由于行政机关的瑕疵而重复授予创造专利的原因,被人为地分成了两个技术方案。由于本案中机械厂作为被控侵权人,其使用的被控侵权技术方案实际上就是连续其被许可使用的有用新型专利技术方案,没有作任何改动。故根据有用新型专利技术已经超过爱护期,而进入公知领域可以公用的事实,始终使用该技术方案的机械厂连续使用已进入公知领域的技术方案,法律是不应当禁止的,由于该使用行为并不构成对创造专利中所虚拟的另外一个(事实仅有一个)技术方案的侵权。故法院应当结合本案的详细情形,认定机械厂的已有公知技术抗辩成立。有观点认为,本案机械厂以有用新型专利技术方案进行抗辩不能构成已有公知技术抗辩,由于公知技术必需是在专利申请日前已经被公知公用的技术。方某将其技术方案同时申请有用新型与创造专利,并不能够认定有用新型的技术方案在创造专利之前已经被公开,故创造专利申请专利时其技术方案并不能确定已经进入公知领域,所以不能适用已有公知技术抗辩。该观点实属于舍本逐末。机械厂作为创造专利技术方案的被控侵权人,同时又是有用新型专利技术方案的被许可人,以被许可使用的有用新型专利技术方案超过爱护期已经进入公知领域仍旧连续使用进行抗辩,就已经足够了。该抗辩既符合公正原则,也不违反法律的规定,属于已有公知技术抗辩的范畴。(注:至于机械厂以外的第三方能否运用公知技术抗辩的问题更为简单,本文限于篇幅不予争论。)

3.法官的价值取向是既要爱护专利权人的利益,同时更要考虑社会整体利益。首先,尽管在民事纠纷中法院没有权力直接认定现行创造专利是否有效,但应当考虑我国设立专利制度的本质是促进科技进步,专利一旦超过爱护期限,该专利受爱护的技术方案应当无条件地被全社会公用,不能由于专利行政管理部门的工作失误而违反公正原则,爱护不当的利益,变相地延长有用新型专利技术方案的爱护期。试想假如机械厂明知该有用新型专利到期将要被无偿公用,而进一步扩大生产规模,已经投入了大量的人力和物力。此时面临侵权指控而被迫停止生产,原来是可以合法地生产和销售的专利产品反而变成了所谓的“侵权产品”,对机械厂来说是不公正的。而且一旦进入诉讼,尽管最终可以胜诉,但根据第一种观点处理将要耗费长达数年的时间。在当今市场经济的体制下,对一个

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