企业IP-企业专利工作实务

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一、知识产权战略概述二、企业知识产权规划

三、专利战略的运用

四、企业专利申请工作实务第一页，共109页。

一、知识产权战略概述第二页，共109页。

1.知识产权的基本概念（1）知识产权的概念知识产权是针对智力劳动创造的财产的权利（2）知识产权的种类TRIPS协议第1条第2款规定第三页，共109页。（2）知识产权的种类专利权针对发明创造的权利商标权针对商品和服务标记的权利，区别产品和服务的来源第四页，共109页。（2）知识产权的种类著作权、地理标志权、工业品外观设计权、集成电路布图设计权、植物品种权、未披露过信息专用权第五页，共109页。（3）知识产权的特点无形性

知识产权的所有人基本不能通过占有它们而达到保护它们不受侵害的目的，权利人往往只有到了主张权利的诉讼中，才显示出自己是权利人和权利的有效性，因而知识产权也被称为“诉讼中的权利”。他人因不慎而侵权的可能性大大高于有形财产，许多人侵害了他人的知识产权却根本未意识到侵权。第六页，共109页。（3）知识产权的特点独占性（排他性）

知识产权是法律赋予权利人的一定期限内的垄断权，在权利的有效期内未经过权利人许可，任何人不得使用。专利权人有权独占一方市场，并通过许可使权利人收回成本或获取巨大收益，形成一个“创新——获利——再创新——再获利”的良性循环链。

第七页，共109页。（4）知识产权与物权的区别权利客体不同物权是对有形（体）物的财产权对于客体的占有具有唯一性占有即是对财产权最好的保护知识产权是对创造性信息的财产权对于客体的占有不具有唯一性只有行使排他权才能实现财产权及其价值第八页，共109页。（4）知识产权与物权的区别侵权后果不同被小偷偷车，车主通常只损失一辆汽车的财产；未经许可使用专利技术，则可能完全挤占专利权人的市场，甚至让企业破产。第九页，共109页。2、国家知识产权战略国务院2008年6月5日发布《国家知识产权战略纲要》，明确到2020年把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家，5年内自主知识产权水平大幅度提高，运用知识产权的效果明显增强，知识产权保护状况明显改善，全社会知识产权意识普遍提高。激励创造、有效运用、依法保护、科学管理第十页，共109页。2、国家知识产权战略2010年，专利申请量首次突破百万件，达到122.2万件，授权量为81.5万件，分别比上年增长了25.2%、40%。通过PCT途径提交的国际专利申请量达1.3万件，同比增长61.3%。从专利大国到专利强国过渡。第十一页，共109页。3、企业知识产权战略（1）企业专利战略：企业充分利用专利制度，提升企业创造、运用、保护和管理专利的水平，实现企业的持续发展和利益最大化。目标：提高企业核心竞争力，增加企业效益为目的两个方面保护自有知识产权避免侵犯他人知识产权第十二页，共109页。3、企业知识产权战略（2）企业专利战略工作的重点作为创新者和权利人知识产权的取得知识产权的保护知识产权的经营作为非权利人合法利用与避免侵权维护正当竞争权利第十三页，共109页。二、企业知识产权规划1、知识产权规划的准备包括：①设置机构②配备人员③设立制度④投入经费⑤建立知识产权信息利用平台⑥建立本企业和本行业的知识产权数据库第十四页，共109页。二、企业知识产权规划2、制定知识产权的发展规划（1）确定本企业有哪些知识产权

(2)是否需要申请专利、商标和著作权保护（3）申请专利、商标的目的独占权实施、专利布局、增加企业的影响力（4）专利、商标申请的国家或地区（5）企业的品牌维护形象宣传、广告第十五页，共109页。二、企业知识产权规划3、制定并完善有关知识产权的工作流程

（1）申请专利、商标的流程；（2）律师及代理人的雇佣和质量评估；

（3）决定什么样的技术需要申请专利保护，什么样的技术需要作为商业机密保护。第十六页，共109页。二、企业知识产权规划4、对知识产权的拥有权是否属实

（1）与技术顾问、雇员合同中是否明确规定公司拥有所有的知识产权（2）研发人员是否已签署专利权转让书

（3）专利权转让、许可合同是否备案第十七页，共109页。二、企业知识产权规划（4）专利权是否仍然有效苏州恒久（300060），按计划在2003年3月19日在深圳证券交易所的创业板上市，因专利生效未做披露，无法如期上市。第十八页，共109页。二、企业知识产权规划5、知识产权保护的范围

是否最大程度地保护了公司的知识产权，比如，专利权利要求的保护范围，商标权所涵盖的产品类别和地域范围。第十九页，共109页。二、企业知识产权规划6、和第三者之间的合同

是否明确规定所产生知识产权的归属权，如何使用对方的知识产权，对方专利权的稳定性和有效性，有无其他漏洞。

第二十页，共109页。二、企业知识产权规划吉利集团收购沃尔沃有关知识产权的协议除了股权收购，吉利集团和沃尔沃的协议还涉及了沃尔沃轿车、吉利集团和福特汽车三方之间在知识产权、零部件供应和研发方面达成的重要条款。在知识产权使用支配方面，吉利集团与福特汽车公司也达成了协议。第二十一页，共109页。二、企业知识产权规划协议中，沃尔沃将保有其关键技术和知识产权的所有权以及为实施既定商业计划所需要的所有福特知识产权的使用权。吉利集团将通过沃尔沃拥有其关键技术和知识产权的所有权，并有权使用大量知识产权，包括沃尔沃安全与环保方面的知识产权，但相关技术只能用在沃尔沃品牌，而不能用在吉利品牌上。第二十二页，共109页。三、企业知识产权规划企业资产运营中，各种类型的资产交易都可能有潜在的知识产权风险。收购或并购都有可能给买主带来未知的知识产权纠纷或诉讼，新上市的公司更有可能成为诉讼的目标。如果没有相应的知识产权许可，资产收购有可能买来了设备但不能使用如果没有保护好知识产权，公司的投资就有可能收不回来。第二十三页，共109页。二、企业知识产权规划权利人是谁权利的有效性和稳定性获得知识产权权利的保护范围是否侵犯他人的权利或者被侵权如何处理知识产权纠纷第二十四页，共109页。

三、专利战略的运用第二十五页，共109页。三、专利战略的运用企业专利战略的基本类型

（1）文献利用策略

（2）专利申请策略

（3）专利实施策略（4）专利防御策略第二十六页，共109页。（1）文献利用策略1）技术动向调查这是指在广泛搜集过去及新近出现的技术信息的基础上，分析当代技术水平并预测今后技术发展动向而进行的调查。主要供研究、开发新产品新技术参考，提供解决技术问题的思路，避免重复开发。第二十七页，共109页。（1）文献利用策略国内某大型汽车零部件厂积极开拓国外市场，开发了一种汽车电动助力转向器，国外市场需求强烈，但采购方要求其出具一份知识产权证明，这时企业才发觉由于当初没有进行知识产权信息检索，辛辛苦苦搞出的产品国外已经有专利保护了，这就意味着国外的市场已经被他人占领，上百万元的研发投入都白白浪费。第二十八页，共109页。（1）文献利用策略2）自己或他人发明创造专利性调查这是指专利申请前为判断该发明创造有无专利性而进行的调查。判断他人已公开或公告的发明创造专利申请，或已获得专利权的发明创造的专利性（专利可靠性）而进行的一种调查。第二十九页，共109页。（1）文献利用策略

3）产品上市风险调查产品上市前，对可能造成的侵权风险进行有效专利检索。

GE洗衣机第三十页，共109页。（２）专利申请策略

1）基本专利策略基本专利是指开拓了一个新的技术领域的专利。例如，世界上第一件电话机专利、第一件非机专利、第一件晶体管专利。在研究开发活动中取得的奠基性、首创性发明创造，都应当申请专利，依法取得专利保护。第三十一页，共109页。（２）专利申请策略如：袁隆平的杂交水稻技术，当年袁隆平发明的50项杂交水稻技术全部在文献中公开，由于没有申请专利，导致世界第一的发明技术产生以下后果：一是无法排他性地使用杂交水稻技术；二是难以独享杂交水稻技术产业化带来的收益，使得中国农业丧失一次独享杂交水稻技术而获得飞跃发展的机会。旭日升冰茶第三十二页，共109页。（２）专利申请策略Otis电梯扁平拉伸带，电梯系统、电梯滑轮、扁平带固定装置等。取得基本技术专利权，就等于占领了该产品市场的“制高点”取得了主动权。第三十三页，共109页。（２）专利申请策略

2)外围专利策略

在他人的技术占领一定市场后，沿着核心技术进行改进或者拓宽应用领域。也就是说对他人的基本专利进行研究，发现缺陷，作出改进，然后提出专利申请。企业发展初期多采用此战略，U盘的改进专利。第三十四页，共109页。（２）专利申请策略

3)抢先申请策略迄今为止，世界上已建立专利制度的国家和地区已达175个。目前，除美国、菲律宾外，都是采用先申请原则。因此，对于专利申请，一定要先发制人，千方百计抢占第一，唯有如此，才能成为该项发明创造的“主人”。第三十五页，共109页。（２）专利申请策略江苏某上市企业，开发出一种新型的羰基化生产醋酸的改进方法和装置，可促使原有规模装置的生产能力提升2倍以上，但企业作为技术秘密进行保护，未对外公开。国内竞争对手于2003年将此技术申请专利保护，直到2005年1月该专利公开后这家企业才意识到面临的威胁。2004年底该企业以该项专利为核心技术的二期工程已通过立项审批，该项目将奠定该企业在国内市场的龙头地位。第三十六页，共109页。（２）专利申请策略

竞争对手专利的授权意味着这家企业总投资8个多亿的建设项目必须停产，否则就是专利侵权，退路就是寻求对手的和解，争取专利许可。第三十七页，共109页。（２）专利申请策略

3)抢先申请策略要有市场前瞻性，申请专利应当在技术鉴定、发表论文等之前，不必等到产品成形。第三十八页，共109页。（3）合作中取得专利权策略

1）产学研合作明确知识产权权归属。产学研合作研发合同中未对知识产权权属和风险进行明确，往往导致形成的知识产权的归宿和使用范围等都存在知识产权风险。第三十九页，共109页。（3）合作中取得专利权策略产学研委托开发的知识产权归属一般是依合同的约定，合同没有约定的谁申请专利权属于谁。如果没有约定，而受委托的研究机构申请了专利，则有可能会限制企业本身的使用。第四十页，共109页。（3）合作中取得专利权策略2）受委托时取得专利权大量中小企业在配套加工中，根据主机厂商的要求自主开发出来的新样品试制时由于面临强大的市场竞争压力，难以对主机厂商提出知识产权保护要求，导致企业知识产权不能得到有效的保护。第四十一页，共109页。（3）合作中取得专利权策略江苏丹阳有600多家汽车零部件企业，新灯具的开发往往是根据整车厂提的要求，各配套厂自行设计开发，但订货合同中规定整车厂也享有配套厂开发的产品的知识产权，且可以许可使用，这就意味着整车厂可以再找另外的企业生产这种产品。所以整车厂更换配套企业的例子不断发生，往往是一家企业开发出新品，一批企业跟风模仿，带来的后果是最早投入开发的企业吃亏最大。第四十二页，共109页。（3）合作中取得专利权策略同时在指定配套厂商或为主机厂商配套时，应在供货合同中，对新技术、新产品的使用，尤其应针对企业独家定制或自主开发的原料和设备等事宜，明确供方的保密和知识产权保护责任，限制主机厂商的知识产权权利。第四十三页，共109页。（4）专利实施策略专利实施的概念专利实施是指为生产经营目的的制造、使用、销售、进口专利产品，使用专利方法及使用、销售、进口依照该方法直接获得的产品。专利只有通过实施，才能物化，变成现实的生产力，为推动经济发展作出贡献，专利权人和发明人、设计人也才能获得实惠。作为专利实施策略，主要有以下7种：第四十四页，共109页。（4）专利实施策略

1）独占实施策略这是指本企业的专利由本单位实施，不对外转让或许可他人实施，以便独占市场。OTIS电梯第四十五页，共109页。（4）专利实施策略2）交叉许可策略交叉许可也称互惠许可、互换许可，就是双方当事人以价值大体相当的专利互相许可对方实施。当价值不等时，一方可以给另一方一定补偿，建立专利联盟（专利池，3C、6C联盟）。第四十六页，共109页。（３）专利实施策略2）交叉许可策略专利池：两个以上的专利权人把作为交叉许可客体的多个专利权放入一蓝子许可中所形成的专利集合。第四十七页，共109页。（4）专利实施策略3）专利引进策略对于技术力量薄弱的企业，引进专利实施是迅速缩短同发达国家先进企业技术差距、增强自身竞争力的最有效手段之一。第四十八页，共109页。（4）专利实施策略

4）专利收买战略指收买竞争对手专利的策略，以实现独占市场的目的，但这样做应适可而止，以免触犯《反垄断法》。适用于大企业。电动印刷第四十九页，共109页。（4）专利实施策略

5）专利出让策略将专利权作为商品积极推销。对于企业来说，主要是那些本单位不打算实施或无条件实施的专利，才可以考虑采用这一策略。

美国德州仪器公司2000年获得了5亿美元许可收入。

法国汤普森许可贸易公司2007年的专利许可收入达5亿欧元。

第五十页，共109页。（３）专利实施策略

6）失效专利利用策略这是指临近到期或要提前失效时，进行开发实施的准备工作，一旦失效，立即实施，这种策略，一般说来，可免付使用费，风险系数较低，效率较高。但应特别注意作好市场调查和预测，因这时已很难独占市场。第五十一页，共109页。（4）专利实施策略

7）不申请战略对可以做到长期保密的技术不申请专利，申请专利并不能实现对技术的绝对保护，一般是生产工艺或者配方等销售之后不能被破译的技术(可口可乐、云南白药）。

第五十二页，共109页。（4）专利实施策略

商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。第五十三页，共109页。专利保护和商业秘密保护专利保护保护可能被模仿的技术成果，如新产品、新设计具有显著的广告效益，提高企业商誉技术发生外溢，不易维持企业技术优势商业秘密保护保护不易被模仿的技术成果，如新工艺、新配方技术不发生外溢，易于维持企业技术优势第五十四页，共109页。专利保护和商业秘密保护比较保护成本不同专利保护成本低：在技术公开状态下获得保护商业秘密保护成本高：必须保障技术处于秘密状态法律效力不同技术方案相同时，拥有专利权者优先得到保护；拥有商业秘密的抗辩无法避免被判定侵犯专利权。保护期限不同专利保护有法定期限商业秘密保护没有期限第五十五页，共109页。专利保护和商业秘密保护两种方式皆可采用时，须考察竞争状况如果没有竞争对手可采用商业秘密保护如果存在竞争对手，但其在短时间内难以通过自主研发获得同样的技术创新成果的可以先选择商业秘密保护；在一定时期之后，采用专利保护。第五十六页，共109页。（5）专利维权战略专利权人的基本权利（1）产品专利（发明或实用新型）的专利权人有权制止未经许可的下列行为（生产经营目的）：制造使用许诺销售该专利产品。销售进口第五十七页，共109页。（4）专利维权战略专利权人的基本权利（2）方法专利（发明）的专利权人有权制止未经许可的下列行为（生产经营目的）：使用该方法的行为；以及使用许诺销售依照该方法销售直接获得的产品。进口第五十八页，共109页。（5）专利维权战略专利权人的基本权利（3）外观设计专利权人有权制止未经许可的下列行为（生产经营目的）：制造销售外观设计专利产品。

进口第五十九页，共109页。（4）专利维权战略专利权人的附属权利转让权、许可权、标记权、放弃权、质押权第六十页，共109页。（5）专利维权战略专利权的生效日专利权均自授权公告之日起生效发明专利权：申请日起20-30个月左右实用新型专利权：申请日起8-10个月左右外观设计专利权：申请日起8-10个月左右专利权生效的含义自专利权生效之日起可以行使和主张权利他人在专利权生效日之前使用专利技术不属于侵权行为第六十一页，共109页。（4）专利维权战略专利权的法定最迟届满日自在中国的实际申请日起算发明专利权：20年实用新型和外观设计专利权：10年专利权终止日可能早于法定最迟届满日申请人没有按时缴纳专利年费申请人主动放弃专利权专利权被宣告无效的，自始即无效第六十二页，共109页。（5）专利维权战略专利权生效的含义自专利权生效之日起可以行使和主张权利第六十三页，共109页。

（5）专利维权战略专利权的实际有效期（示意图）专利有效期

申请日公布日授权公告日终止日保护届满日05/01/0106/06/0108/01/0120/01/0124/12/31第六十四页，共109页。（5）专利维权战略1）诉讼战略专利侵权行为的构成要件专利有效未经许可（包括强制许可和推广应用）为生产经营的目的实施了制造、使用、许诺销售、销售和进口等行为落入专利保护范围（等同原则）第六十五页，共109页。1）诉讼战略可以通过以下三种方式寻求保护当事人协商解决；请求地方知识产权局/专利管理局处理，对于地方管理专利工作部门处理决定不服的，可以向当地有管辖权的人民法院起诉；直接向人民法院起诉。第六十六页，共109页。1）诉讼战略

专利诉讼的准备

A、提起诉讼前要收集好证据

B、在提起诉讼前，可以申请财产保全

C、选择管辖法院地域管辖因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖（中级人民法院）

第六十七页，共109页。

专利侵权赔偿数额计算方式侵权赔偿数额依据专利法第60条和最高院司法解释规定的原则确定：按照权利人因被侵权所受到的损失确定；2006年7月，正泰集团股份有限公司以天津施耐德生产的断路器产品侵犯其CN97248479.5号实用新型专利权为由，将其诉至温州市中级人民法院，要求天津施耐德立即停止侵权，赔偿损失50万元。2007年2月，正泰集团公司以被告经审计确定的历年销售额推算天津施耐德获得的利润为依据，变更诉讼请求，将索赔数额增加至3.3亿元。

第六十八页，共109页。1）诉讼战略2009年4月15日，浙江省高级人民法院宣布，正泰集团股份有限公司与施耐德电器集团就施耐德电气低压（天津）有限公司专利侵权纠纷案达成庭外和解，天津施耐德支付给正泰集团补偿金1.57亿元，以及承担一审受理费171.6万元和二审的42.9万元。而正泰集团则承担二审的另外42.9万元受理费。第六十九页，共109页。专利侵权赔偿数额计算方式按照侵权人因侵权所获得的利益确定；按照前两项难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定，一般为1-3倍；在上述原则均无法适用的情况下，可以判决赔偿5000以上，30万元以下，最高不超过50万元。不足以弥补损失的，由权利人举证说明实际损失。第七十页，共109页。（6）专利防御策略

有多种应对之道，并无绝对高下之分，取决于利弊分析，因时而宜，不可墨守第七十一页，共109页。（6）专利防御策略围魏救赵：文献公开、公知技术抗辩、滥用专利权抗辩釜底抽薪：请求宣告专利权无效卧薪尝胆：自主研发、获得专利许可

或交叉许可第七十二页，共109页。1）文献公开策略有些发明创造，没有必要取得独占权，或者为实现独占将反而得不偿失，但万一被他人抢先获得专利权会妨碍本企业实施时，可以将发明内容在报刊上公开发表，以阻止他人获得专利权。第七十三页，共109页。2）请求宣告无效策略针对某项专利可以请求中国专利局专利复审委员会宣告专利权无效任何公众认为专利权的授予不符合专利法规定，可以请求宣告该专利权无效专利复审委员会受理并作出决定纠正错误授权维护公众利益合议组制度伟哥、U盘无效宣告请求。第七十四页，共109页。2）请求宣告无效策略三种类型请求理由成立，宣告专利权无效；请求理由成立，宣告专利权部分无效；请求理由不成立，驳回无效宣告请求，维持专利权继续有效。对于宣告无效请求审查决定不服的，可以向法院起诉第七十五页，共109页。2）请求宣告无效策略

北京大学教授张平主导的“中国5位教授诉飞利浦一项DVD专利无效案”。经过一年多的无效宣告过程，当事双方签署了联合声明：飞利浦承诺从专利清单中撤出争议专利项目，5位教授则撤回申诉。第七十六页，共109页。3）证明先用权策略

这也是作为专利侵权诉讼的被告使用的一种策略。根据我国专利法第六十二条的规定，如果被告能够证明在原告专利申请日前已做好实施准备，甚至已在制造该产品或使用方法，并且仅仅在原有范围内制造或使用，则可以不受追究，还可以在原有范围内继续制造或者使用，无需承担任何法律责任。第七十七页，共109页。4）主动和解策略

如确属侵犯他人专利权，在权衡利弊后，如仍认为即使向对方支付一笔使用费，自己仍有利可图，便可主动求和。和解，最佳方案是庭外和解，也可以在法官主持下和解。和解方式，庭外和解可签和解协议，或补签实施许可合同。在法院开庭调解达成协议的，法院将制作民事调解书。郎科诉花旗U盘案第七十八页，共109页。（7）合法利用他人专利技术策略1）合法地利用失效专利专利失效或保护期届满后不受法律保护失效专利专利权被视为放弃或放弃专利权终止专利权保护期限届满全世界专利文献保有量超过5000万件，其中有效专利只有440万件。第七十九页，共109页。（7）合法利用他人专利技术策略2）合法地利用外国专利专利权具有地域性，外国专利在中国不受到法律保护。可以利用的外国专利数量巨大全世界每年专利申请量150万件其中2/3重复，实际发明量约为50万件每年向中国提出的专利申请量10万件左右第八十页，共109页。（7）合法利用他人专利技术策略3）围绕核心专利建立外围专利核心专利并不代表市场的垄断核心专利决定了行业或产品的标准大多掌握在发达国家成熟的市场产品需要大量外围技术支撑可以以核心专利为基础，积极开发外围技术，并取得专利，构筑难以突破的专利网与核心专利进行交叉许可第八十一页，共109页。

（7）合法利用他人专利技术策略4）获得专利许可或交叉许可在选择获得专利许可之前充分评估诉讼成本及胜诉率考虑寻找替代技术或改进技术的可能性评估获得许可的成本与效益以最低成本获得专利许可或交叉许可评估专利价值，核心专利？基础专利？剩余专利保护期限专利实施或许可状况第八十二页，共109页。企业在专利方面可能经历的发展阶段

第一阶段主要以出口技术含量较低的产品为主导，靠的是廉价劳动力成本和低成本原材料；

第二阶段通过加大研发投资，推动了技术含量较高产品的出口；

第八十三页，共109页。企业在专利方面可能经历的发展阶段

第三阶段遭遇发达国家企业的知识产权壁垒，被迫付出高昂代价；第四阶段吸取教训，加大在收购、自主开发和管理知识产权方面的投资力度；

第五阶段则开始享受知识产权的互惠互利，有的企业甚至可以通过知识产权获取竞争优势。

第八十四页，共109页。

四、企业专利申请工作实务第八十五页，共109页。1、委托代理（1）委托代理的必要性

1）专利事务本身较为复杂，涉及到技术、法律、外语等领域

2）委托代理符合国际惯例

第八十六页，共109页。1、委托代理

(2)选择代理机构

挑选代理机构时，要考虑代理机构的资格、规模、特长、收费等因素第八十七页，共109页。1、委托代理

（2）选择代理机构1）代理机构资质如果要申请国外专利，要委托涉外代理机构

2）代理机构规模

要考虑代理机构的专业覆盖面

第八十八页，共109页。1、委托代理（2）选择代理机构

3）代理机构收费

代理费全国各地数额不等收费方式，一次性收费、撰写收费＋答复审查意见收费

不要一味地强调价格低、时间快、授权率高第八十九页，共109页。1、委托代理

（2）选择代理机构

4）申请专利的目的产品的市场前景，是否有可能要引起诉讼申请政府专利申请费用资助。第九十页，共109页。1、委托代理(3)代理人选择

1）代理人的专业撰写申请文件是一次再创造，专业对口

2）代理人的水平

衡量代理人水平的要素：技术能力、法律修养和基本素质第九十一页，共109页。1、委托代理（4）聘请知识产权顾问

企业专利工作需要专门机构和专门人员

知识产权顾问在企业专利工作中具有重要作用（中科是国家工商银行的知识产权顾问）第九十二页，共109页。2、撰写申请文件（1）选择申请类别发明：对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型：对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计：对产品的形状、图案、或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富于美感