《中华全国律师协会知识产权尽职调查操作指引》.doc

1、中华全国律师协会知识产权尽职调查操作指引中华全国律师协会律师知识产权尽职调查操作指引中华全 国律师协会知识产权尽职调查操作指引中华全国律师协会知识 产权专业委员会目录第一章总则11.1知识产权尽职调查的概念11.2知识产权尽职调查的意义11.3知识产权尽职调查的目的21.4 知识产权尽职调查的基本原则21.5知识产权尽职调查的方法31.6 知识产权尽职调查的范围 51.7知识产权尽职调查的具体内 容8第二章知识产权尽职调查的操作流程142.1操作流程概述142.2 确定委托152.3立项组队162.4制定计划172.5前期调查 182.6资料搜集182.7访谈走访192.8信息核查不使用而被撤

2、销的 风险进行审查。14、目标公司已使用但未核准注册的商标，是否存在侵害他 人合法在先权利的风险的审查。前述第12-14项内容，视项目具体需求及与委托方约定的服 务内容而定是否需要开展尽职调查。142.2.1 权尽职调查专利权尽职调查主要结合相关资料及信 息，针对目标公司相关专利的申请授权情况、专利权权属状况、 法律状态、运营情况、涉诉情况及法律风险等方面对下述具体内 容展开尽职调查：1、目标公司专利清单，内容应包括专利及专 利申请的类型、名称、中请号、申请日期、公开（告）号、公开 （告）日期、授权日期、有效期限、法律状态、转让情况、许可 情况等。2、目标公司已授权专利，需对专利证书、专利登记

3、箭副本、 授权文本、有效期限、年费缴纳凭证等内容进行审查。3、目标公司已提交申请但尚未获得授权的专利，需要对申请文件提交回执、专利申请受理通知书、进入实质审查通知书、审 查意见通知书等官方发文及缴费凭证等内容进行审查。4、目标公司通过自行研发取得专利申请权或专利权的， 需要 对研发利用的物资技术来源进行调查， 并对专利权证书、技术研 发记录文件等内容进行审查。5、目标公司通过委托开发或合作开发取得专利申请权或专利 权的，需要对委托开发协议、合作开发协议、权利归属相关条款 或协议等内容进行审查。6、目标公司通过个人的职务发明取得专利权的， 需要对职务 发明归属协议、发明人或设计人的工作经历、 公

4、司内部的职务发 明管理规定等内容进行审查。7、目标公司通过受让取得专利申请权或专利权的，需要对转让协议、转让登记证明、专利著录变更证明、变更公告、转让费 支付凭证等内容进行审查。8、目标公司通过被许可方式取得专利使用权的，需要对专利权属证明、许可使用协议、许可使用合同备案登记证明、许可使 用费支付凭证、被许可使用的权利范围、被许可的类型及使用期 限约定等内容进行审查。9、目标公司将专利申请权或专利权作价出资的，需要对专利权属证明、专利权评价报告、出资协议等内容进行审查。10、目标公司将专利权许可或转许可他人使用的，需要对专 利权属证明、许可使用协议、许可使用费支付凭证、许可使用期 限、许可的类

5、型、许可使用的权利范围、合同备案情况等内容进 行审查。11、目标公司将专利权质押的，需要对专利权属证明、质押 协议、专利权质押登记证、年费缴纳情况等内容进行审查。12、目标公司与专利权相关或者与专利权协议相关的诉讼、 仲裁等涉诉情况。13、目标公司与核心研发人员之间的保密协议、竞业限制协 议约定的内容以及竞业限制补偿金的发放情况。14、目标公司专利管理及保护的内部规章制度，以及对于正 在研发过程中的核心技术的相关保密措施。15、目标公司核心研发人员的工作历程及与其原单位之间的 劳动合同、保密协议、竞业限制协议约定的内容以及竞业限制补 偿金的发放情况。16、目标公司专利的稳定性情况，包括但不限于

6、对授权专利 是否进入复审或无效程序，专利（中请）是否属于技术领域的公 知常识和自由技术、是否可能被在先公开。17、目标公司竞争对手的产品和专利情况，分析竞争对手产 品是否有侵害目标公司专利权的可能性，或者目标公司产品（特别是核心产品）是否有侵害竞争对手专利权的可能性。前述第13-17项内容，视项目具体需求及与委托方约定的服 务内容而定是否需要开展尽职调查。142.2.2 秘密尽职调查商业秘密包括经营秘密和技术秘密， 其尽职调查应结合相关资料及信息，对包括但不限于下述内容开 展调查：1、目标公司商业秘密权属证明资料，例如技术信息或 经营信息形成记录等。2、目标公司商业秘密的表现形式及使用情况。3

7、、公司内部商业秘密管理制度落实情况及商业秘密保密措施 实施情况，例如是否与员工签订了保密协议、竞业禁止协议，是 否对涉密资料进行了存档管理，是否明确告知保密人员商业秘密 的范围、保密义务等。4、目标公司涉及商业秘密研发人员的劳动合同，对职务创作或者职务发明的约定及激励措施等。5、目标公司核心研发人员的工作历程及与其原单位之间的劳 动合同、保密协议、竞业限制协议约定的内容以及竞业限制补偿 金的发放情况。6、目标公司将专有技术对外许可的，则需要对许可使用协议、 许可使用期限、许可的类型、许可使用的权利范围及限制、许可 使用费支付凭证等内容进行审查。142.2.3 尽职调查鉴于目前大多数企业都有自己

8、的网站，而 域名则是网站的持有基础， 且域名与商标权等争议频发， 因此有 必要对于域名展开尽职调查，发现并预防风险。域名尽职调查应结合相关资料及信息，对包括但不限于下述 内容开展调查：1、目标公司域名及对应网站清单，应包含域名 注册时间、网站开办时间、网站名称、网站备案主体、备案主体 与目标公司的关系等相关信息。2、目标公司域名注册申请文件、域名注册证书、备案信息等 权属证明资料。3、目标公司域名申请注册的时间、保护期限、剩余期限及续 费情况。4、目标公司域名使用情况、转让情况，包括使用证明、转让 协议、权利变更证明资料等。5、目标公司与域名相关或与域名协议相关的诉讼、仲裁等。6、目标公司域名

9、是否存在被抢注的情况。7、目标公司域名是否存在与在先商标权、知名服务特有名称 等他人合法在先权利冲突情况以及是否有使用该等域名的合理 事由及证明材料等。前述第6-7项内容，视项目具体需求及与委托方约定的服务 内容而定是否需要开展尽职调查。第二章知识产权尽职调查的操作流程2.1操作流程概述知识产权尽职调查的必要性及受重视程度日趋突显，尽职调查的广度和深度亦逐渐扩张，因此，特定的项目对应的知识产权尽职调查 的范围有所不同。但是总体来说，知识产权尽职调查一般按下述操作流程进行开展：2.1.1发出需求：委托方因相关项目存在知识产权尽职调查需求，通过定向询价或者开放式招标形式以招徒受托方；2.1.2提交

10、报价：无论是定向询价或者开放式招标形式，有意向的知识产权尽职调查单位均需应向委托方提交书面的报价单或者服务 方案；2.1.3确定委托：委托方针对项目的实际需求，根据报价 情况选定知识产权尽职调查服务单位，签署委托合同，确定委托 关系及尽职调查内容；2.1.4立项组队：委托方与受托方双方对 知识产权尽职调查项目分别立项，各自选定合适人员组建团队； 2.1.5制定计划：受托方根据项目实际情况及时间节点，制定工 作计划及尽职调查内容清单；2.1.6前期调查：受托方根据委托方提供的初步资料以及互联网公开渠道，对项目所涉尽职调查目标进行前期调查；2.1.7资料搜集：受托方根据前期调查情况， 结合实际需求

11、开列资料清单，分别通过委托人提供、被调查单位 提供及自行搜集等方式搜集资料；2.1.8访谈走访：受托方结合项目实际需求，针对目标单位实际控制人、 股东、高级管理人员、 核心技术人员等分别制作访谈清单，通过访谈走访获取相关信 息；2.1.9核查信息：针对委托方、目标单位提供的资料以及访 谈获悉的内容，要求相关单位及人员进行真实合法性承诺，同时受托方还需通过政府部门、第三方机构等有公信力的渠道对相关 信息及资料进行核查确认；2.1.10与第三方机构沟通交流：在知 识产权尽职调查过程中，还应在委托方的组织下，与评估机构、 会计师等第三方机构保持良好沟通，如对进场安排、资料搜集、访谈安排乃至信息核实等

12、过程中各方存在重合或者可能互有影 响的部分应当及时沟通交流；2.1.11撰写报告：受托方根据调查 获悉的资料及信息，进行全面分析，并据此起草撰写知识产权尽 职调查报告；2.1.12反馈与修改：根据委托方及相关机构对于知 识产权尽职调查报告初稿的反馈意见进行必要的调整与修改； 2.1.13补充尽调：在基准日等时间节点发生变化、主要知识产权 标的发生变化或者确有必要的情况下，根据项目实际需求，开展补充知识产权尽职调查；2.1.14完成报告：结合知识产权尽职调 查（含补充尽调）的结果，参考委托方的反馈意见，最终调整， 完成知识产权尽职调查报告；2.1.15归档备查：按照法律规定、 合同约定及单位内部

13、要求，进一步核查知识产权尽职调查过程中 的工作底稿、尽调报告后进行归档以备查阅。2.2 确定委托随着对知识产权重视程度的提高，对于知识产权尽职调查需求的范围及程度必然也随之发生改变。根据知识产权尽职调查的委托主体、目的、调查目标等不同，确定委托关系的过程需要注意的内容也很存在不同。2.2.1 知识产权尽职调查的委托主体存在多样性，不同主体对 于尽职调查的目的及需求也是不同的。但是基于知识产权的特殊性，委托主体在发出知识产权尽职 调查的需求之时，其自身对于尽职调查的内容及方向也不一定是 准确的。2.2.2 专业的知识产权尽职调查团队在接收到委托方的尽职调查需求时，应当事先对拟委托事项进行利益冲突

14、检索；在确保不构成利益冲突之后，根据委托方的性质以及需进行知识产权尽职 调查项目特点，与委托方进行充分沟通，了解其进行知识产权尽 职调查的目的，确定其实际需求，为后续制定服务方案及报价奠 定基础。2.2.3 在制定服务方案时，应当充分考虑到委托人身份及项目 特性，有的放矢的制定符合尽职调查实际需求的服务内容。如：针对上市过程中为最终出具法律意见而进行的知识产权 尽职调查，在制定服务内容时，则更需要关注的是对目标单位知 识产权权属及涉诉情况的全面性调查；而对于机构投资者对目标公司进行投资过程中的知识产权尽职调查，则还需要偏重投资者关注的重点对知识产权的稳定性程度及侵权风险调查分析等等。2.2.4

15、 在制定服务方案之前，根据委托方提供的项目信息，对 调查目标的主营业务、知识产权持有情况等先通过互联网等公开 渠道进行初步检索，预测尽职调查的工作量，以便更有针对性的 制定服务内容以及服务报价。2.2.5 鉴于知识产权的专业性及特殊性，在制定服务方案时， 考虑到委托方的特点及费用的承受能力，还可以在满足该项目知识产权尽职调查基本要求的基础上，为委托方提供基本服务内容 和深层服务内容（如知识产权权利稳定性、 侵权风险或与他人在 先权利的冲突等）的多种方案，向委托方明确不同服务内容最终 能够获取不同程度的信息，以供委托方根据其实际情况进行选择。2.2.6 无论是委托方定向询价或者开放式招标形式，有

16、意向的 知识产权尽职调查团队均应向委托方提交书面的报价单或者服 务方案，因特定项目不同报价单或服务方案的内容繁简可相应调 整，但是其中至少应当包含对相关项目的简要分析、建议尽职调查的范围及内容、相应服务内容的相应报价等。2.2.7 在确定委托之后，应当与委托方就目标项目的知识产权 尽职调查事宜签订书面委托合同及授权书等材料，委托合同的要点应包括目标公司的基本情况、尽职调查的目的及服务范围、 工作成果的交付时间及要求、服务费用、双方的权利义务、保密协 议等实质性内容。2.3 立项组队在确定委托关系后，委托方与受托方应分别立 项，并共同组建项目团队，及时开展知识产权尽职调查。2.3.1 在确定委托

17、关系后，委托方及受托方应在内部进行立项， 对人员及后续工作进行安排，对预期费用制定计划、提前申请并安排支付。2.3.2 知识产权存在专业性、跨学科的特点，围绕知识产权展 开的尽职调查所需要的团队人员也必须符合专业型、复合型特 点，因此委托方及受托方应当根据项目实际情况及需求组建项目 团队，成员一般可以包括委托方内部指定的管理人员、技术人员、偏重法务方向的律师、有技术背景的律师及其他助理人员等。2.3.3 项目团队应指定负责人（一般由委托方指定的管理人员 担任）及联络人；受托方指派多人参与知识产权尽职调查项目的， 则应当确定联络人与委托方的联络人负责工作安排及对接。2.3.4 根据知识产权尽职调

18、查的主要内容不同，受托方指派相 应人员也将不同，若涉及主要调查内容为专利技术，则需指派有 技术背景的律师参与，最好是与被调查专利技术背景类似的律师 参与。2.3.5 受托方在确定项目团队成员之前，应先对拟参与人员先 开展自查，确保拟参与人员及其近亲属与本项目不存在利益冲 突、利害关系，并要求参与人员签订承诺书及保密协议。2.4 制定计划在项目团队组建之后，应当根据项目的背景、 特定及要求，结合各项时间节点，制定工作计划，合理安排人员及 每阶段的工作内容。2.4.1 不同项目中涉及不同导向型的目标公司（包括但不限于 品牌导向型、技术导向型、文娱导向型及综合型等）在知识产权 权利客体的比重上差异较

19、大， 不同的项目背景（包括但不限于并 购重组、上市、海外投资、知识产权证券化等）导致的知识产权 尽职调查内容及方向的差异亦较大。因此，在制定工作计划时，需要充分考虑到特定项目的具体 特点，抓住工作重点内容，合理预估工作时间，并根据背景要求 安排合适人员。2.4.2 受托方应当指定项目负责人，对尽职调查工作负全面责 任，参与项目的成员应对知识产权尽职调查内容逐项分工，并在 分工清单上签字，明确职责。2.4.3 受托方在制定工作计划时应当充分与委托方及相关机构沟通基准日等时间节点，合理安排各项工作；对于需要委托人、 被调查单位或其他第三方机构协调时间的工作，应当积极与委托方沟通，请委托方进行协调，预先计划进场、人员访谈及资料提 供的各项时间。2.4.4 在工作计划制定完毕后，应当发给委托方审查，对于委 托方反馈就工作内容及时间安排提出的意见，尽量配合修正，若无法配合修正时则应当向委托方释明。2.4.5 在工作计划制定完毕后，若发生基准日等时间节点变更 或项目发生其他重大变化的，则应当及时对工作计划进行修正， 以便尽量确保项目进程不受影响。2.5 前期调查在正式进行尽职调查之前， 建议受托方先对目标 公司的基本信息进行前期调查， 以便开展后续的目标公司文件提 供清单和访谈提纲的拟定工作和重点资料核查工作。2.5.1 调查工商信息：受托方可通过公开渠道查询企业信用信 息，包括营业执照信