从一起案例看定牌加工企业商标侵权的防范问题

1、从一起案例看定牌加工企业商标侵权的防范问题知识产权部 曲延兴律师近年来，中国进出口贸易得到了迅猛发展。 2008 年，中国进出口总值将近 2.8 万亿美元。 随着经济的全球化以及中国“世界工厂”地位的确立，充足的劳动力市场和低廉的原材料成 本，吸引着世界各国商人从中国订购产品外销。国内越来越多的企业从事定牌加工及相关出 口业务。然而，由于企业缺少知识产权保护意识和侵权风险意识，容易出现受外商欺骗或者 疏忽而生产和出口侵权货物的情况，贴牌加工贸易中产生的大量商标侵权争议已经成为一个 不容忽视的现实问题。下面就笔者最近处理的一起商标侵权案例谈谈定牌加工的概念、定牌 加工常见的商标侵权问题及主要表现

2、形式、定牌加工发生商标侵权的原因、从事定牌加工贸 易业务的企业如何防范商标侵权。一、据以研究的案例2008年 1月 8日，根据商标权人的举报，山东省龙口市工商局一举在该市石良镇东埠村 查获XXX食品有限公司从事“SeaZone”定牌加工的商标侵权案。经调查，“SeaZone”商标, 是葛 XX 申请注册在干海产品上的注册商标。经对 XXX 食品有限公司车间及仓库的检查， 查出印有“ SeaZone”商标标识的外包装箱 8080个、外包装833400个，已加工好的产品经 营额达 36500 元。 XXX 食品有限公司生产的涉案产品是根据俄罗斯一公司的要求加工并只销 往俄罗斯，不在国内销售。XXX

3、食品有限公司的上述行为均未取得“ SeaZone”商标所有权 人葛 XX 的授权许可。最终，该市工商局认定 XXX 食品有限公司的行为侵犯了“ SeaZone” 注册商标的专用权， 并作出了相应的处罚决定。 本案查处的是涉及定牌加工的商标侵权问题。二、定牌加工的概念国际贸易的定牌加工（又称为 OEM，是英文Original Equipment Manufature的缩写）是加工贸易的一种形式，它是指在来料加工和来样加工业务中，由境外委托方提供原料或者样品（样式）、商标（一般是已注册的商标 ），境内企业负责组织生产加工，并将加工后的产品再贴上境外委托方提供的商标或品牌全部返还给委托方，加工方不对

4、加工后的贴牌产品进行销售，委托方根据约定向加工方支付加工费的经营活动。在这种贸易方式下，由于常常使用国外客户提供的商标或品牌，如果企业缺少商标权保护意识，就会出现侵犯他人商标权的现 象，需要承担民事责任、行政责任，严重者还会承担刑事责任，给企业造成巨大经济损失。三、定牌加工商标侵权的主要表现形式近年来，以定牌加工为主的加工贸易一直占据着中国对外贸易的“半壁江山” ，同时，由 定牌加工引发的商标侵权案件也在不断增多，目前定牌加工中的商标侵权主要表现为以下几 种情形：1、国内加工企业在定牌加工合同规定的数量、范围之外，自行生产加工带有国外委托企 业注册商标的商品并进行销售。有的时候，委托方一方面不

5、但继续要求贴牌生产企业生产贴 牌产品自行销售，同时又委托贴牌生产企业销售贴牌产品，双方另行签订委托销售合同。在 委托方允许贴牌生产企业销售贴牌产品时，双方又形成了新的生产和销售的关系，贴牌生产 企业应当在许可的范围和销售数量内进行，否则不但构成违约，还会构成商标侵权。如果没 有经过许可擅自销售贴牌产品，则构成了商标侵权。2、国外企业在没有取得注册商标专用权的情况下， 委托国内企业定牌生产加工侵权产品， 侵犯其他商标注册人的注册商标专用权。在这种情况下，贴牌加工的企业如果缺乏自我保护 意识，未作到合理审查义务，没有要求委托方提供商标所有权证书或商标使用权相关证明， 势必存在侵犯商标权的极大风险，

6、卷入假冒他人商标生产商品的侵权行为中。如果委托方的 行为构成侵权，那么贴牌加工的企业是要承担连带赔偿责任的。3、国外企业仅在其本国享有注册商标专用权，并未在中国申请注册该商标，而国内其他 企业或个人在中国已经对该商标进行了注册。此时国外企业若委托国内企业定牌加工，也会 涉及商标侵权问题。本文涉及的案例即是如此。四、定牌加工发生商标侵权的原因1、经济利益诱导。定牌加工的企业一般都从事劳动密集型产品的生产，长期以来一直依 靠低价取得市场份额， 随着市场竞争越来越激烈， 企业出口越来越困难， 利润空间越来越小， 在这种情况下，必然导致许多定牌加工企业经营者急功近利，为了招揽生意，不管委托方的帖牌是否

7、合法，只要有订单就行。在实际操作中，很多中、小企业由于缺乏大额资金和专有 技术，都是依靠这种侵犯他人知识产权的贴牌生产而生存的。2、定牌加工企业法律意识淡薄。 一些定牌加工企业认为， 自己是根据委托替他人加工的， 加工好的产品也是如数返还委托方，自己没有销售，只是赚取一定的加工费，如果发生商标 侵权，责任也应由委托方负责；一些定牌加工企业认为，自己只是受他人委托加工，又不是 自己造假销售，只要有授权书，自己就不构成侵权；还有一些定牌加工企业认为只要在定牌 加工合同中约定“如果委托方委托生产的产品有任何法律问题，由委托方承担全部责任，加 工方不负任何法律责任” ，这样，自己就可以不再承担商标侵权

8、的法律责任；还有的定牌加 工企业明知手续不全，但心存侥幸，只要有业务订单，不管什么注册商标都敢接，怕跑了生 意。由于定牌加工企业大都缺乏法律意识和自我保护意识，大部分企业没有建立对委托方主 体资格和商标所有权合法性的审查程序，常常凭外商的传真订单和商标样式就组织加工生 产。特别是通过外贸公司接受定牌生产的企业， 由于外贸公司往往不主动提供相关证明文件， 合法性审查无从谈起。有的企业虽然与委托方签订定牌加工合同，但合同内容不完整，缺乏 商标权保护条款，一旦发生商标侵权纠纷，定牌加工生产企业因承担商标侵权责任造成损失 在所难免。五、定牌加工企业防范商标侵权的措施 为了避免定牌加工企业知识产权侵权纠纷，防范定牌加工所引起的商标侵权，在定牌加 工商标使用中应注意以下几点。1、认真审核委托方定牌加工产品商标的权利证明。 在审核商标权利的证明时应着重审查 委托方在产品最终到达地是否拥有该商标的使用权，审查涉及商标是否在中国注册并仍在有 效期间，审查委托方是否具有授权的权力和授权行为是否受中国法律保护。一般情况下应要 求委托方提供其商标、牌号情况的相关资料，如系他人的注册