大盈文库-李长宝-知识产权许可使用合同法定解除权的行使

1、知识产权许可使用合同法定解除权的行使-从解除权行权后的行政执法权介入角度分析上海大盈律师事务所 李长宝律师我国现行的有关合同法定解除权制度是我国统一合同法在充分总结此前的三大合同法有关合同解除制度实践经验基础上，比较、吸收、借鉴法国、日本、德国等不同国家合同解除制度利弊后，旨在贯彻私法自治原则、体现合同效率、维护合同当事人正当权益而设定的一项重要制度 张银涛，刍议合同解除权，中国法院网/public/detail.php?id=264317&k_title=刍议合同解除&k_content=刍议合同解除&k_author=

2、 （2009-11-3）综合国外关于合同解除权行使的立法体例，解除权行使的方法主要有三种：第一种是以法国为代表，是通过法院裁判解除合同，当事人无权自行解除合同，合同是否解除依法院裁判确定。如法国民法典第1184条规定“债权人解除契约，必须向法院提起之”；第二种是日本为代表。日本商法典第525条规定：“依买卖性质或当事人的意思表示，非于一定时日或一定期间内为履行则不能达到契约目的者，如当事人一方不为履行且经过所定期间，而相对人又不立即请求履行时，视为条约解除。”依该条规定，当符合法律规定时，合同自然解除，无须由法院裁判或由当事人作出意思表示；第三种是以德国为代表。德国民法典第349条规定：“解除

3、合同应向对方当事人以意思表示为之”。我国台湾地区民法典第258条第一款也规定：“解除权之行使，应向他方当事人以意思表示为之。”即依当事人一方的意思表示，由享有解除权的一方将解除合同的意思表示送达对方当事人，合同即解除。  。知识产权许可使用合同现如今早已成为权利人实现知识产权利的经济及社会价值、获取经济利益的重要手段。因此，作为合同的一种，知识产权许可使用合同在履行过程中因一方当事人行使法定解除权而通知解除合同的情形也并不鲜见。然而，在合同当事人，特别是知识产权利人通知解除合同后，知识产权被许可人如果继续实施该知识产权利，其行为无疑对于知识产权人而言具有重大影响。实践中，作为知识产权

4、人，一方面出于我国合同法定解除权制度的规定 我国合同法有关法定解除权的规定集中于如下条文，此外，最高院的相关司法解答也予以进一步规定：第九十三条第二款 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成立时，解除权人可以解除合同。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十五条法律规定或者当事人约定解除权行使期限

5、，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。，认为合同从解除通知送达对方后即解除，对方进一步实施知识产权已丧失合同2 / 14基础；另一方面也希望采取最为迅捷的方式以制止另一方合同当事人的实施行为，所以，实践中大多利用我国对知识产权保护的“双轨制”，回避司法救济手段的

6、适用，转而采取向相关行政执法部门投诉对方知识产权侵权的方式试图解决纷争。在此种情况下，行政机关应否介入、如何介入，特别是部分涉外知识产权许可使用合同还是以行政审批为生效要件的情况下，行政执法权面临此种侵权投诉应如何应对，此等问题，理论上认识不一，实践中更是操作各异。本文认为，合同解除制度的现行架构本就有其不尽完善之处，当知识产权利人行使法定合同解除权后，又希冀寻求行政权力介入原有的合同关系时，行政机关对此应持极为审慎的态度。笔者就此问题谈谈个人看法。知识产权作为一项重要的民事财产权，尽管其权利范围较广 国际保护工业产权协会1992年东京大会认为，知识产权分为“创造性成果权利”与“识别性标记权利

7、”两大类。其中，前一类包括七项，即发明专利权、集成电路权、植物新品种权、Know-How权（也称“技术秘密权”）、工业品外观设计权、版权（著作权）、软件权等；后一类三项，即商标权、商号权、其他与制止不正当竞争有关的识别性标志权，如地理标志等。，但最核心或普遍的仍为商标权、专利权、版权（著作权）三项。本文就以上述核心权利为对象讨论知识产权许可合同法定解除权行使中面临的问题。一、 我国现行法律对知识产权许可合同解除的规制1 商标许可使用合同根据我国 商标法第40条、实施条例第43条以及最高法院相关司法解释的规定，除商标许可使用合同双方对合同生效条件有特别约定以外，合同应自订立之日起生效。“自合同签

8、订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案”的法定要求只决定此合同是否“能对抗善意第三人”，而对合同的生效不产生任何影响。同样的，现行法律、行政法规也未对商标许可使用合同的解除设定任何强制登记、审批程序。2 专利（专利权及专利申请权）许可使用合同专利（专利权及专利申请权）许可使用合同在我国是分别纳入专利法律以及技术进出口合同法律管理的（针对涉外许可使用合同而言）。根据专利法（2008年修正） 第12条，实施细则（2002年修订）第15条第2款，以及专利实施许可合同备案管理办法（简称管理办法）等的规定，2 / 14 任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，该合同应

9、当自生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。显然，备案程序不影响合同效力，其作用在于“当事人凭专利合同备案证明办理外汇、海关知识产权备案等相关手续”、“可以作为人民法院、管理专利工作的部门进行调解或者侵权纠纷赔偿数额时的参照。”。管理办法第21条规定，当事人提前解除专利合同的，应当在订立解除协议后10内持协议、备案证明和其他有关文件向原备案部门办理备案注销手续。未按期办理提前解除手续的，原备案继续有效，直至原专利合同履行期限届满。如何理解管理办法对“解除合同”设定的“注销程序”的效力？笔者认为，第一，管理办法明确规定“未按期办理提前解除手续的”导致“原备案”，而不是原合同“继续有效”，所以

10、是否办理提前解除合同的备案注销手续根本不影响合同解除的效力；第二，根据合同法第96条第2款的规定，只有“法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的”，才从其规定。而管理办法就其效力等级而言显然被排除于上述规定的适用范围之外。所以，从专利法律角度而言，我国没有为专利许可使用合同的生效及解除设定特殊的登记或审批程序。由于专利实施许可合同系技术进出口合同的一种合同类型，因此，涉及技术进出口的专利实施许可合同自然还要受到我国对外贸易法、技术进出口管理条例等一系列法律、法规的规范。根据上述，从技术贸易管理的角度，我国把用于进出口的技术分为自由、限制及禁止进出口三类。其中，对列入限制进出口技术目

11、录的进出口技术实行许可证管理，即，未经许可不得进出口。具体程序是由涉及限制进出口技术的专利许可使用合同的国内经营人向国务院外经贸主管部门提出技术进出口申请，以获颁技术进出口许可意向书。凭此意向书与外方订立专利许可使用合同（技术进出口合同），合同订立后向国务院外经贸主管部门提交技术进出口合同副本及有关文件，申请技术进出口许可证。专利许可使用合同自技术进出口许可证颁发之日起生效。另外，经许可登记的专利许可使用合同（技术进出口合同）终止（依照我国合同法，解除是合同终止的法定事由）的，应当及时向国务院外经贸主管部门备案，但并未规定，合同自备案之日起终止。另外，对属于自由进出口的技术，实行合同登记管理。

12、合同自依法成立时生效，不以登记为合同生效的条件。3 / 14综上，可以确认：除涉及限制进出口技术的涉外专利许可使用合同实行许可证管理，合同自许可证颁发之日起生效外，其他的专利许可使用合同的生效并无法定的登记、审批条件要求。而且，从合同解除（终止）角度而言，所有的专利许可使用合同的解除都无特别的登记、审批条件要求。3 版权许可使用合同考察我国现行版权许可使用合同管理制度，我国对于国内版权许可使用合同的管理较为宽松，未对合同的生效或解除设定任何前置审批或登记程序，只是规定，“与著作权人订立专有许可使用合同，转让合同的，可以向著作权行政管理部门备案” 著作权法实施条例（2002年8月2日国务院令第3

13、59号公布）第25条：与著作权人订立专有许可使用合同、转让合同的，可以向著作权行政管理部门备案。但对于版权引进合同，则一般均规定了内容审查及合同登记等许可使用合同生效条件 音像制品管理条例（2001年12月25日国务院令第341号 公布）第28，29条：第二十八条进口用于出版的音像制品，以及进口用于批发、零售、出租等的音像制品成品，应当报国务院文化行政部门进行内容审查。国务院文化行政部门应当自收到音像制品内容审查申请书之日起日内作出批准或者不批准的决定，并通知申请人。批准的，发给批准文件；不批准的，应当说明理由。进口用于出版的音像制品的单位、音像制品成品进口经营单位应当持国务院文化行

14、政部门的批准文件到海关办理进口手续。第二十九条进口用于出版的音像制品，其著作权事项应当向国务院著作权行政管理部门登记。尽管如此，对于所有的版权许可使用合同的解除，尚无审批、登记等特殊程序要求。综合上述，我们可以得出如下结论：我国目前对于商标、专利及版权许可使用合同，不论该合同是否具有涉外因素，法律、行政法规均没有要求合同解除应当办理批准、登记等手续，所以，如当事人一方依据合同法相关规定主张法定合同解除权时，合同应当自解除通知送达对方时解除。二、 行政执法权介入知识产权许可使用合同因法定解除权的行使而解除后的侵权纠纷的实践为进一步说明实践中当知识产权许可使用合同在因许可人行使法定解除权而解除后的

15、所谓知识产权侵权纠纷中，行政执法权介入所面临的问题，笔者在此选取本人代理的两起相关案件以作列举说明。案例一 涉及涉外商标许可使用合同4 / 14国外某风扇专业制造企业在中国风扇类产品上享有某商标权，许可广东省内一企业使用，为此，广东企业支付了巨额使用费用。但合同履行过程中，知识产权权利人发函给该被许可人，称因其拒绝许可人对使用被许可商标的商品的生产现场及过程进行检查，许可人无法监督产品质量，且经催告后仍不改进，构成实质违约，通知广东企业许可使用合同于解除通知送达之日起解除。广东企业及时函复商标权人称其不同意解除合同，并称，即使要解除也应该按比例返还已支付之许可费用，并承担合同解除给其造成之经济

16、损失。其后，双方未就合同解除事宜有过实质沟通，广东企业也未停止商标的使用。大约自解除合同通知送达半年后，商标权人向当地工商部门投诉被许可人商标侵权，理由就是合同已依法解除（解除通知已送达且对方虽提出异议但并未提起诉讼），对方继续使用其注册商标的行为已丧失合同基础，构成商标侵权。对于此项投诉，当地工商部门经慎重讨论予以受理，并在商标权人支付了较大数额的担保金后对广东企业实施现场检查，封存了带有注册商标的大量产品，并进而做出了行政处罚。事后，广东企业出于多方面的考虑既未提出行政复议、行政诉讼，更未起诉商标权人。商标权人所交担保金也予以退回，遂结案。案例二、 涉及涉外音像制品引进合同香港某音像代理公

17、司与外国某知名卡通节目版权人订立版权许可合同，许可香港企业在大陆复制、销售以DVD及VCD为载体的多集卡通节目，版权人提供高质量制作母带，并且为办理该音像节目的进口许可手续，版权人允许被许可人再许可该香港公司在大陆设立的关联公司作为实际经营人在大陆实施该许可合同。合同订立后，香港公司与其在大陆设立之关联企业订立了再许可协议，并由该大陆企业分别就上述引进音像制品向国家文化部及版权局办理了内容审批及登记备案手续，取得了批准号及登记号，从而正式在大陆开始复制、发行。为履行上述许可合同，香港公司及其大陆关联企业向版权人支付了不菲的许可费用。但合同履行一段时间后，国外版权人却通过律师向该香港公司及大陆企

18、业发函，明确通知相关许可使用合同解除，两公司必须立即停止一切针对其版权作品的商业经营行为。同样地，两公司及时回函并表示无法接受其解除合同要求。数月后，国外版权人向国内相关版权行政执法机关针对被许可人发行之音像制品提出侵权投诉，请求查处。经认真研究，考虑到争议双方是因为合同履行产生争议，不同于一般的知识产权侵权，加之，此音像制品引进时经过行政审批、登记，6 / 14至少在接受投诉时，依文化及版权行政部门的记录，被投诉人仍然是合法的被许可人，为此，接受投诉的部门对上述投诉未予受理。上述案例充分说明了对于此类投诉案件，行政执法机关存在着认识不统一、操作不一致的现象，究其原因，笔者以为大而言之，可归结

19、为如下两点：1 我国合同法定解除权制度架构设计中存在的不足以及现行规定的漏洞我们知道，合同解除是知识产权人能够制止原被许可人停止继续实施知识产权利的事实基础。而如此重大的“事实”，其存在或成就与否却仅建立在合同当事人一方的“单方解除合同通知”上。因为，尽管我国合同法第94条明确规定了法定合同解除权的行使条件，但发出解除合同通知时，此通知发送方据以解除合同的理由、情形是否符合法律规定，也即，其是否真正享有法定解除权却无需作“事前审查”，而是解除权通知送达对方后合同即遭解除。当然，法律同时赋予了通知相对方提起诉讼，确认合同解除效力的权利，以及即使超过了法定或约定的异议及相应的除斥期限 根据最高人民

20、法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释(二)第二十四条的规定，当事人对合同法第九十六条、第九十九条规定的合同解除或者债务抵销虽有异议，但在约定的异议期限届满后才提出异议并向人民法院起诉的，人民法院不予支持；当事人没有约定异议期间，在解除合同或者债务抵销通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，人民法院不予支持。所以对抗合同解除进行诉讼的法定除斥期限为通知送达之日起三个月。，通知相对方仍可在合同被解除后，在民事诉讼期限内追究合同解除方的合同责任，但此均为“事后救济”。由此，必然带来一个显见的问题-此种合同法定解除权的设计架构如何规制对“合同法定解除权的滥用行为”呢？再从当事人诉权选择权

21、的角度考察，现行规定似乎还涉及到对诉权自由的干预及侵害。试想，如果解除权通知的发送方解除合同的事实及理由并不充分，从公平、正义角度而言，此合同就不应该被解除，其效力应予维持，这完全应该是法律所保护的合同的“应然”状态和结果，但现行规定却人为改变了此“应然”状态，也即，它在“维护私法自治、契约自由”的旗号下为合同另一方当事人，即通知相对方设定了“诉讼义务”，即，如想使合同保持其“继续存续”的应然状态，通知相对方必须积极诉讼，否则，“合同继续存续”被不适当地否定-合同遭解除的结果反而会成为法律保护的标的。如上分析，通知相对方的诉讼行为对于一个合法保护自身权益的“理性的人”而言完全成为一项6 / 1

22、4“义务”，这实质上是对公民诉讼权利自由的一种莫名干预或侵害。正是因为上述对“合同解除权”遭滥用的担心，同时也是对诉讼权系一项权利而非义务的内心确信，加之，中国长期形成的由有权机关确认合同效力（包括解除效力）的法律观念，使得在我们面对一纸“合同解除通知”时往往都会以异样的目光反复审视，然后在对其表示不屑的同时又不得不对其“法律效力”有所忌惮。但正是这“不屑”造成了对合同解除权通知送达后导致合同解除这一“法定”事实的自然抵触和内心不确定，依笔者看来，这一心理状态正是行政执法部门介入此类“知识产权侵权”纠纷犹疑、困惑的内在原因。2 一方面，知识产权被界定为私权，从而要求以私权保护的方式，也即民事责

23、任的形式，来保护知识产权人的合法权益。但另一方面，由于知识产权具有社会公益性、国家授予性和利益权衡性等公权性质 李永明吕益林论知识产权之公权性质“知识产权属于私权”的补充J浙江大学学报(人文社会科学版)，2004，(34)：6067，则要求在不改变知识产权私权属性的前提下，进行有效的行政权利介入。但是，在此过程中，如何处理好公权与私权的关系，特别是当争议的民事私权性质不仅是知识产权本身属性的体现，而实实在在的有许可使用合同为基础的情况下，如何平衡行政公权与民事私权二者间的关系，对此的认识不一也是实践中操作各异的重要原因之一。三、 笔者的认识（一） 基于现行法律构架下的认识笔者认为“恶法亦法”，

24、哪怕其是“恶法”，但只要其仍然有效，那么我们就必须予以尊重并遵行，非此，则在某个案上因不适用此“恶法”而赢得之正义是无论如何不足以抵偿“现行法律”被公然蔑视对社会之消极影响的，也即，在此情况下只能舍小利（个案正义）而取大义（法治观念）。基于上述基本认识，结合我国现行合同法、知识产权各部门法的规定，笔者以为，行政机关在处理知识产权人以送达解除通知的方式解除知识产权许可使用合同后又以对方继续实施知识产权而致侵权的投诉时，应采取如下方式处理：第一、原则上对此等投诉应予以受理因为，行政权系由国家宪法、法律赋予的国家行政机关执行法律规范，实施行政管理活动的权力，此等权利不得让与，更不得放弃，非此，则8

25、/ 14导致行政不作为违法。既然依现行合同法，合同自解除权人发送之合同解除通知送达对方即告解除，且我国现行法律、行政法规并未明确规定知识产权许可使用合同的解除应当以办理批准、登记等手续为前提，那么，知识产权使用合同在送达通知发送对方时即告解除，双方即不存在许可合同关系，所以，原被许可方继续实施该知识产权的确涉嫌知识产权侵权，为此，此等行为应属行政职权处理范围，行政机关应予受理。但受理的后的处理应尽可能的审慎。第二、案件受理后之审查：1、 权利人投诉时是否合同解除还处于约定或法定异议期内，或虽超过约定、法定异议期，但另一方当事人是否已提起确认合同解除效力的诉讼；如上述任一项的审查结果是肯定的，则

26、应作出驳回请求的决定。因为，不论是从民事法律关系的意思自治原则出发，还是从司法权为终极审查权的角度考虑，只要受理（事实基础是“通知”已送送，即“合同视为已解除”）后发现予以驳回的情形（还在异议期或法院已受理），均应告知权利人自行撤回投诉或予以驳回。2、如已过法定或约定异议期限，且对方未提出诉讼，则应对知识产权人提交之知识产权许可使用合同、解除合同通知、解除理由、解除合同所依据的违约事实或不可抗力事实等，围绕解除权主体、解除权的行使是否符合合同法规定的条件进行实质审查，并根据审查结果分别情况采取如下不同措施：1）对于审查结果显示权利人据以解除合同的理由明显不符合或很大程度上不符合法律规定的实质条

27、件的，行政执法机关不应采取未经事前通知的对被投诉人的现场检查措施，更不宜采取对所谓侵权产品予以查封、扣押等行政强制措施，而应采取将投诉书先期送达被投诉人并由投诉人进行答辩的方式起动后续调查工作。因为，将投诉书送达被投诉人的方式实际上是对被投诉人的正式告知，从而提醒其应决定是否以提起诉讼的方式（此时的诉讼请求已不是确认合同解除效力，而是在合同解除情况下要求解除方承担合同责任）来解决其与知识产权人之间的合同争议，如果其在答辩期内已经提起或表示准备提起诉讼，则行政调查工作极有可能以中止或终结的方式处理。8 / 14而且，如果知识产权人的解除明显不符合法定实质要件，实际上其是对合同法定解除权的滥用，对

28、于另一方合同当事人而言，尽管其未在法定或约定的除斥期间采取诉讼措施对抗合同解除通知，但其完全有权利在民事诉讼期限内追究解除方的合同责任，因此，其没有理由及动机刻意隐瞒涉案事实，相反，其拥有的实施知识产权的能力（如日生产量、销售量）及知识产权产品库存等恰恰是其提出民事赔偿的重要依据之一，所以，对于此种被投诉人，行政机关也没有必要采取强制措施，基本上不用担心所谓“侵权证据”的灭失问题。2）对于审查结果显示权利人据以解除合同的理由较为充分，基本符合法定条件的投诉人，行政执法机关可以应投诉人的请求采取现场通知及检查措施，但如投诉人请求对所谓的“侵权产品”采取保全措施，行政机关应要求投诉人提供等额经济担

29、保或境内注册的适格企业予以保证，明确承诺对因其投诉及请求对被投诉人相关产品采取保全措施而致被投诉人经济损失的，承担全部赔偿责任。当然，如最终行政强制措施或行政处罚决定被确认错误或被司法撤销，行政机关也应勇于承担相应行政纠错责任（国家赔偿责任因有事前的担保或保证，所以不存在问题）。通过上述审慎处理，笔者相信可以在很大程度上避免出现行政机关接到此等投诉不知所措，进，怕承担行政败诉责任，退，则担心有违行政职责的问题，从而有理有据，依法行政。第二、有必要补充的“题外话”1、建议对我国现行合同法定解除权制度予以再思考，以尽可能避免“法定解除权”遭滥用。可能的解决思路有二，其一，变现行规定为：合同一方行使法定解除权时应当通知对方。合同自通知到达对方时解除，除非对方在约定的或法定的期限内提出异议。对方提出异议的，合同解除权的原行使方可以请求人民法院或者依仲裁协议约定请求裁判机构确认解除合同的效力，否则，合同效力不受影响；其二，维持现行规定，但同时增加专门规定以约束滥用解除权的行为，至少应由滥用人承担惩罚性民事承认。2、由于知识产权侵权一般情况下更多的还是涉及民事私权（除特殊情况下如我国著作权法规定之“同时损害公共利益”之情形），所以，知识产权侵权行为应更多的以司法救济方式解决，而不应主要寄望于行政权利，而耗用太多公共资源。这从我国现行著作权法的，只有10 / 14“同时损害公共利益”的侵权行为