判断创造性的步骤专利知识讲座108韩晓春

1、专利知识系歹0讲座韩晓春108判断创造性的步骤创造性判断的步骤是说判断要求保护的创造相对于现有技术是否显而易见 时,先作什么,而后作什么的内容和顺序.根据审查指南的规定,判断创造的 创造性通常按以下面三个步骤进行：一、确定最接近的比照文件或者说是现有技术.尽管判断创造性可以引述多篇比照文件,可以从每篇比照文件中提取局部内容组合起来判断申请专利技 术的创造性.但在判断创造性的顺序上,首先要从中找出一篇与申请专利的技 术最为接近的比照文件,或者说最接近的现有技术.审查指南对最接近的现有 技术是这样表述的：“是指现有技术中与要求保护的创造最密切相关的一个技 术方案,它是判断创造是否具有突出的实质性特

2、点的根底.最接近的现有技 术,例如可以是,与要求保护的创造技术领域相同,所要解决的技术问题、技 术效果或者用途最接近和/或公开了创造的技术特征最多的现有技术,或者虽然 与要求保护的创造技术领域不同,但能够实现创造的功能,并且公开创造的技 术特征最多的现有技术.应当注意的是,在确定最接近的现有技术时,应首先 考虑技术领域相同或相近的现有技术.从上述表述可以看出：1、最接近的对比文件应当是一个技术方案,而不是一个技术特征.2、最接近的比照文件应当首先考虑相同技术领域内的技术方案,再考虑技术领域相近的技术方案.3、在技术领域相同或相近似的情况下,应当首先考虑所要解决的技术问题、技术效 果或用途最接近

3、的现有技术.假定创造创造是兼容小灵通卡的双卡 ,而审查员检索出有普通 1和普通 2.但审查员还检索出一件专利文献,即 兼容PIM卡的双卡 .显然,三篇比照文件均届于同一技术领域.这时,就 要看解决的技术问题和效果,显然,兼容 PIM卡的双卡 是最为接近的现有 技术.而普通 1和2均届于背景技术.二、确定创造的区别特征和其实际解决的技术问题.就是说,要区别开发 明和现有技术在技术特征上有何不同,及创造解决的技术问题是什么不是说 申请人主观上想要解决的技术问题,而是客观上,该创造实际解决的是什么技 术问题.还举前述例子,假定创造兼容小灵通卡双卡 的申请人,在其说明 书中描述现有技术时,仅提到普通

4、,并未提到双卡 .申请人认为其发 明解决了一个 ,可以放入双卡这一技术问题.同时,还解决了兼容小灵通 卡的技术问题.但审查员根据检索出的最为接近的现有技术,和创造的技术方 案进行比较后,认为两者的区别仅在于兼容的“卡不一样,并非是双卡手 机.在找出区别特征后,审查员再根据区别特征来分析和确定该创造客观上解 决的技术问题.这时,审查员自然会认为该创造解决的技术问题不是双卡手 机,而是兼容小灵通卡这一技术问题.认为双卡 已经是现有技术,尽管申 请人自己在说明书中认为解决的是双卡 这一技术问题.由此看出,第一步 骤是第二个步骤的前提,如果不确定最接近的现有技术,就不可能找出创造与 现有技术真正的区别

5、特征,也不可能正确确实认创造所要解决的技术问题.三、判断要求保护的创造对本领域的技术人员来说是否显而易见是否给 出的技术启示.审查指南对该步骤的要求是：“在该步骤中,要从最接近的 现有技术和创造实际解决的技术问题出发,判断要求保护的创造对本领域的技 术人员来说是否显而易见.判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在 某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有 技术以解决其存在的技术问题即创造实际解决的技术问题的启示,这种启 示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有 技术并获得要求保护的创造.如果现有技术存在这种技术启示,那么创造是显而 易

6、见的,不具有突出的实质性特点.再以前述 为例,基于该创造所要求 解决的技术问题是兼容小灵通卡的双卡 ,而不是说明书中认为的“双卡 技术问题.审查员可能会认为基于最接近的现有技术是兼容 PIM卡的双卡手 机,而该现有技术应当已经给出了这样的技术启示,即一个普通的技术人员以 该现有技术为背景,解决兼容小灵通卡的技术问题是显而易见的,因此,该发 明不具有创造性注.需要注意的是,为了找出真正的区别技术特征,需要 确定一篇最为接近的现有技术方案.但是,什么样的区别特征才可以被认为在 现有技术中存在启示呢可以说,通常情况下,出现下述情况时,应当认为现 在技术中存在“技术启示 ：1、区别特征为公知常识时,即

7、与现有技术不同的 特征是普通技术人员所具有的一般知识.如教科书、工具书中披露的解决该技 术问题的手段.意味着申请人的奉献仅仅在将这些公知技术手段写入了 “专利 技术,因此,不具有创造性.2、区别特征为与最接近的现有技术相关的已有 技术手段.如是同一份比照文件中的其他局部披露的技术手段,且起的作用相 同.申请人的奉献仅在于借鉴了同一篇比照文件中不同局部披露的技术手段, 写入“专利技术,显然,也不应当具有创造性.3、区别特征为另一篇比对文件中披露的相关手术手段,而所起作用与该区别特征相同.意味着申请人的贡 献在于借鉴了另一篇比照文件中的相关特征,并写入专利文件.尽管第三种情 况相比前两种情况,区别

8、特征获得“难一些,但对于普通技术人员来讲,仍 然是容易完成的事.因此,不应当有创造性.人们说判断创造性时不限于一篇 比照文件,大多指此种情况.另外,在判断新奇性时,有“惯用手段的直接置换,而判断创造性时存 在“惯用手段的替代问题.如前所述,这种区别其实仅在于审查抵触申请时 有意义.如果比照文件不是抵触申请,而是现有技术,那么无需区别“惯用手 段的直接置换、和“惯用手段的替代,可以均以创造性来评价在后申请. 由于引用抵触申请判断时,只能用来评价在后申请的新奇性,不能用来评价在 后申请的创造性.即检索出的最接近的比照文件如果是抵触申请,那么抵触申请 不能作为最接近的现有技术,也不能作为其他组合文件来评价创造的创造性,由于抵触申请本身并不届于现有技术.上述判断