专利律师实务

1、专利律师实务专利律师实务山东衡正源律师事务所集体学习材料高千里 律师2016年8月1内容提纲 一、引言 1、关于我 2、技术创新成为国家战略 3、律师专业化 二、专利代理人资格和专利代理机构介绍 三、法律知识 四、专利知识 五、案例21、关于我 2013年1月1日取得专利代理人资格专利代理人资格，2013.10参加专利代理人上岗培训班。 2016年6月18日参加在济南进行的山东省律协培训班，最高院民三庭副庭长王闯王闯、中国政法大学教授、博导、知识产权法重点学科学术带头人冯晓冯晓青青讲课。 拥有注册一级建造师一级建造师（房屋建筑、市政公用工程两个专业）、注册咨询工程师资格注册咨询工程师资格。 对

2、房地产建筑领域房地产建筑领域法律服务比较擅长，目前正向知识产权领域知识产权领域法律服务拓展。32、技术创新成为国家战略 2008年6月5日，国务院印发国家知识产权战略纲要国家知识产权战略纲要。 2016年5月份，国务院印发国家创新驱动发展战略纲国家创新驱动发展战略纲要。 鼓励：国家财政资助、企业优惠政策 中国经济发展未来的希望所在，业务发展看好43、律师专业化姜玉英律师去年将一件专利侵权案件交给我办理，通过申请无效，已经胜诉。后边作为案例讲。律师合作与分配机制问题：案源和承办两个环节如何合作、衔接、分配。个人注重学习研究，律所提供合作平台。从其他所某主任律师起草审查主要合同标的为商标的合同说起

3、5二、专利代理人资格和专利代理机构介绍 1、专利代理人报考条件： 高等院校理工科理工科专业毕业或者具有同等学力；从事过两年以上科学技术工作或者法律工作。考三张卷。法院对于专利代理人参与诉讼一般持支持态度。外国的专利代理制度简介。 资格证书图片 2、专利审查协作中心：2016年招聘1095人。 3、专利代理机构： 律师事务所：3名双证人员，执业满2年（视为从事专利工作）。我所正在申请专利代理资质正在申请专利代理资质。6三、法律知识 1、知识产权概述 2、专利法律体系 3、与专利有关的纠纷主管、管辖及其法律程序专利侵权案件专利复审和无效案件专利确权案件其他专利案件71、知识产权概述“专利律师实务”

4、和“专利代理实务”的区别：专利代理的范围更广。知识产权的范围：专利、商标、著作权、计算机软件、不正当竞争、技术秘密、技术合同、植物新品种、集成电路布图设计管辖的特点：由指定的法院管辖（级别高） 三大知识产权法院知识产权法院：北京、上海、广州 各中级法院：普通知识产权案件 部分中级法院：专利案件（济南、青岛、烟台、潍坊） 部分基层法院：历下区、市南区一审部分知识产权案件，知识产权所在地的基层人民法院山东省高级人民法院的管辖规定82、专利法律体系中华人民共和国专利法中华人民共和国专利法第三次修改，2008年修改，自2009年10月1日起施行，现有技术的判断标准变化中华人民共和国专利法实施细则中华人

5、民共和国专利法实施细则中华人民共和国专利审查指南中华人民共和国专利审查指南最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定（2001年制订）最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2001年制订，2013年第一次修正，2015年第二次修正，该修正自2015年2月1日起施行）最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009年制订，2010年1月1日施行）最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）最高人民法院关

6、于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2016年1月25日通过，2016年4月1日施行）中华人民共和国知识产权海关保护条例（2003发布，2010修订）中华人民共和国知识产权海关关于中华人民共和国知识产权海关保护条例的实施办法（2009年发布）展会知识产权保护办法（2006年发布）展会投诉机构92、专利法律体系 专利法、实施细则、审查指南、司法解释的价值追求： 保护和限制保护和限制方向盘：权利要求的解释左车轮：专利的确权和授权发动机：发明创造右车轮：专利法的司法保护103、与专利有关的纠纷主管、管辖及其法律程序（1）专利侵权纠纷案件（2）专利的复审和无效案件（3）专利确权纠纷案

7、件（4）其他专利纠纷案件11（1）专利侵权纠纷案件 处理机关：中级人民法院中级人民法院、省级知识产权局或者有处理能力的设区的市知识产权局知识产权局。 知识产权局处理：可以认定侵权，依请求调解，不能裁决赔偿不能裁决赔偿。不服的提起行政诉讼。 法院诉讼：临沂的案子目前由“济南市中级人民法院济南市中级人民法院”管辖。 诉讼主体：谁有权当原告？三种许可合同（独占、排他、普通） 假冒专利案件：法院民事诉讼；知识产权局责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下罚款，没有违法所得，可以处20万元以下罚款，构成犯罪的追究刑事责任。冒充的情况：（知识产权局处罚）12（1）专利侵权纠纷案件与专利无效程序与专

8、利无效程序的的民行民行交叉交叉问题问题： 先行先行裁驳，另行裁驳，另行起诉起诉（规定的理由：复审委无效的错误率20%左右）；解释二a2：权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。专利权人专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。13（1）专利侵权纠纷案件 作出侵权判决或调解书后被无效的，裁定双中止制度裁定双中止制度。解释二a29：宣告专利权无效的决定作出后，当事人根据该决定依法申请再审，

9、请求撤销专利权无效宣告前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的，人民法院可以裁定中止中止再审审查，并中止中止原判决、调解书的执行。专利权人向人民法院提供充分、有效的担保，请求继续执行前款所称判决、调解书的，人民法院应当继续执行；侵权人向人民法院提供充分、有效的反担保，请求中止执行的，人民法院应当准许。人民法院生效裁判未撤销宣告专利权无效的决定的，专利权人应当赔偿因继续执行给对方造成的损失；宣告专利权无效的决定被人民法院生效裁判撤销，专利权仍有效的，人民法院可以依据前款所称判决、调解书直接执行上述反担保财产。a30：在法定期限内对宣告专利权无效的决定不向人民法院起诉或者起诉后生效裁判未撤

10、销该决定，当事人根据该决定依法申请再审，请求撤销宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的，人民法院应当再审。当事人根据该决定，依法申请终结执行宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的，人民法院应当裁定终结执行。14（1）专利侵权纠纷案件 法律上的侵权判断几条规定：法律上的侵权判断几条规定： 法a62：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有技术或者现有设计现有设计的，不构成侵犯专利权。 法a70：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源合法

11、来源的，不承担赔偿责任不承担赔偿责任。 解释二a25：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、停止上述使用、许诺销售、销售行为销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合已支付该产品的合理对价理对价的除外。 本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。15（1）专利侵权纠纷案件 侵犯专利权的赔偿数额：侵犯专利权的赔偿数额： 法a65：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵

12、权所获得的利益所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支制止侵权行为所支付的合理开支。 权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下一万元以上一百万元以下的赔偿。 解释二a28：权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。16（1）专利侵权纠纷案件

13、 实践中法定赔偿的尴尬：专利97%8商标97%7著作权79%1.5法定赔偿比例法定赔偿金额（万元）0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%专利商标著作权17（2）专利的复审和无效案件 专利无效案件：由专利复审委员会受理，请求、答复、口头审理受理，请求、答复、口头审理 不服的，3个月内到北京市知识产权法院起诉（行政诉讼）、上诉到北京市高院 复审案件：基本同无效案件，没有对方当事人。3个月内提出，3个月内起诉。18（3）专利确权纠纷案件只能到有管辖权的法院起诉。专利申请权纠纷、专利权属纠纷主要包括职务发明与非职务发明的争议、涉及合作完成或者接受委托完成的发明创造

14、、关于谁是发明人或设计人的纠纷。19（4）其他专利纠纷专利强制许可相关纠纷专利强制许可相关纠纷知识产权局：有权决定强制许可、裁决强制许可使用费不服的，提起行政诉讼专利合同纠纷专利合同纠纷转让合同许可合同20四、专利知识1、专利、发明创造、发明、实用新型、外观设计2、专利文件的构成3、权利要求书4、申请日、优先权日（优先权和不丧失新颖性的公开）、公布日、公告日5、现有技术、抵触申请6、新颖性7、创造性8、实用性9、单一性10、授予专利权的条件和要求11、专利侵权判定原则12、专利无效的理由13、专利权评价报告（2009年以前叫专利检索报告）211、专利、发明创造、发明、实用新型、外观设计本法所称

15、的发明创造发明创造是指发明、实用新型和外观设计发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。222、专利文件的构成发明和实用新型 权利权利要求书、说明书、要求书、说明书、附图附图 摘要、摘要附图 蹲便器的专利证书 管道疏通器专利文件外观设计图片或图片或照片、简要说明照片、简要说明管道疏通管道

16、疏通器专利文件器专利文件1 1管道疏通器专利文件2 233、权利要求书 独立权利要求、从属权利要求、前序部分、特征部分、引用部分、限定部分独立权利要求、从属权利要求、前序部分、特征部分、引用部分、限定部分 独立权利要求举例： 1. 一种读书架，包括搁书架，其特征在于 ：所述搁书架设置有滑条，滑条可在搁书架的滑条槽内轻松滑动。 从属权利要求举例： 2. 根据权利要求 1 所述的排气阀，其特征是 ：阀杆埋藏件采用拐角形，在阀体开口处装有安全螺帽。 写从属权利要求的原因：无效过程中修改专利、表述清楚。 1、一种锅，包括锅体和锅盖，其特征在于：所述锅体的底部为平底。 2、根据权利要求1所述的锅，其特征

17、在于：所述锅体平底的背面还阵列有多个锥形的突起。 3、根据权利要求2所述的锅，其特征在于：所述锥形突起的高度在1cm至5cm之间。244、申请日、优先权日（优先权和不丧失新颖性的公开）、公布日、公告日 优先权：优先权： 专利法a29：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。 申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，

18、可以享有优先权。 不不丧失新颖性的公开：丧失新颖性的公开： 法a24：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性： （一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的； （二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的； （三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。 二者的二者的区别：优先权可以视为为申请日的提前区别：优先权可以视为为申请日的提前255、现有技术、抵触申请专利检索（国家知识产权局官方网站专利检索系统、SooPAT、佰腾、USPTO等）现有技术，是指申请日以前申请日以前在国内外为公众所知的技术。（不含申请日当天）抵触申请：任何单位或者个人就同样的发明或者实

19、用新型在申请日以前向国在申请日以前向国务院专利行政部门务院专利行政部门提出提出，并在并在申请申请日以后日以后（含申请日）（含申请日）公布公布的专利申请文件或的专利申请文件或者公告的专利者公告的专利文件文件。包括进入中国国家阶段的国际专利申请文件（PCT专利申请）。抵触抵触申请破坏所申请专利的新颖性，不破坏创造性。申请破坏所申请专利的新颖性，不破坏创造性。266、新颖性： 单独对比原则单独对比原则 法a22.2：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利

20、文件中。下下位概念位概念破坏上位概念上位概念的新颖性；（铜破坏金属，氩气破坏惰性气体）对比文件公开的数值或者数值范围数值或者数值范围落在申请文件数值范围限定之内、部分重叠、有一共同端点，破坏新颖性；（厚度2-3毫米破坏厚度1-5毫米）惯用手段的直接置换惯用手段的直接置换不具备新颖性。（螺丝固定、螺栓固定、铆接固定）同样的发明创造同样的发明创造的处理：申请人相同：选择或修改申请人不同：自行协商对一件专利申请和一项专利权的处理：同时申请发明和实用新型的情况277、创造性 结合结合对比原则对比原则 所属技术领域的所属技术领域的技术人员技术人员：假想的人 三三步法步法（三步法，意见陈述书的八股文）：没

21、有新颖性，一定没有创造性。确定最接近的现有技术确定区别技术特征是否显而易见（公知常识、技术启示等）288、实用性9、单一性 实用性： 无实用性的情况：无再现性、违背自然规律、利用独一无二的自然条件、无积极效果等。 单一性：不是无效理由 一个总的发明构思：包含一个或多个相同或相应的特定技术特征相同或相应的特定技术特征（做出贡献的技术特征 分案申请2910、授予专利权的条件和要求发明和实用新型：新颖性（不丧失新颖性的申请）、创造性、实用性、充分公开、以说明书为依据清楚简要、不缺少必要技术特征、分案不超原申请外观设计：不属于现有设计，明显区别，不与在先权利相冲突专利申请人的价值追求：能够授权的前提下

22、，取得最大的保护范围。不授予专利权的项目： （一）科学发现； （二）智力活动的规则和方法； （三）疾病的诊断和治疗方法； （四）动物和植物品种； （五）用原子核变换方法获得的物质； （六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。 对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。3011、专利侵权判定原则几个概念：技术技术特征、区别技术特征、必要技术特征、全部技术特征、特定技术特征特征、区别技术特征、必要技术特征、全部技术特征、特定技术特征规定a17：专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的发明或者实用新型专利权的保护

23、范围以其权利要求的内容为准内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。 发明和实用新型专利侵权判定的等同原则等同原则：等同等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。（1、产品

24、部件的简单移位或者方法步骤顺序的简单变换；2、等同替换；3、分解或者合并技术特征。）外观设计：判断主体为一般消费者一般消费者 单独对比、直接观察、整体观察、综合判断单独对比、直接观察、整体观察、综合判断3111、专利侵权判定原则解释一a7：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征全部技术特征。 被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。解释二a5：在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。3212、专利无效的理由 细则a65.2：依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书无效宣告请求书和必要的证据证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由