专利诉讼实务

1、专利诉讼实务（江苏高院意见）一、 现有技术抗辩1、 定义：指被控侵权行为人以自己使用的技术是现有技术（现有设计），或者更接近于现有技术为由，抗辩专利权人的侵权指控，以否定侵权指控。2、 法律依据：法22，3、 可以以在先专利进行抗辩，但在先专利的专利权人需是原告以外的其他人。4、 在先专利申请日应该在原告专利申请日前即可，无需在先专利公开日早于原告专利申请日。5、 可以引用的在先专利的抗辩范围应该包括其专利文献的全部，而不仅仅是权利要求书。6、 公知技术抗辩时，被控侵权人一般只能引用一份公知技术对比文件，证明其实施的技术于该公知技术相同或十分接近，而不能援引两份或多份对比文件进行组合。将两份或

2、多份对比文件进行技术组合本身就有可能产品新的技术和新的专利，组合而成的技术既不属于公知技术，也不与任何一份单独对比文件近似。且多份对比文件组合本身就涉及是否具备创造性的判断问题。7、 外观设计专利侵权不应适用组合公知技术抗辩，但该现有外观设计属于同一生产者的同一产品的除外。8、 但是，实用新型和发明专利案中，如果被控侵权人提供了充分的证据证明了公知技术的组合是显而易见的情况下（如简单叠加），可以认定该技术的组合属于公知技术。此时，应加大被控侵权人的举证责任，即其应该提供专家证明、权威刊物的书面表达、权威机构证明、鉴定等证明上述组合属于显而易见的组合。且被援引的技术应该属于相同的技术领域，反之，

3、不同技术领域的技术组合一般不具有显而易见性。当然，如果现有技术中给出了明确的记载，认为可以得出结合的启示，则仍然可以组合。故可以认定为现有技术。二、 禁止反悔原则和等同原则1、 定义：禁止反悔原则指专利权人在专利审查或专利无效程序中，为获得专利授权或维持专利有效，通过书面方式作出的对专利保护范围有限制作用的修改或意见陈述，对专利权人有限制作用，在专利侵权纠纷程序中不得反悔。2、 禁止反悔原则是等同原则的反对或限制原则，等同原则的适用可能会扩大专利权的保护范围。3、 禁止反悔原则的适用应该是被告申请还是由法院主动适用，如果仅仅认为是被告的抗辩原则，则应该由被告申请适用；如果认定禁止反悔原则是确定

4、专利权保护范围，则法院应该主动适用，以确定专利权保护范围，从而进行侵权对比分析。4、 禁止反悔原则的适用，北京高院认为应该是专利权人对有关技术特征的限制或修改必须是明示的，且记载在专利文档中，且该限制或放弃是对专利权的维持或授予有实质性作用。其余的修改则可能不适用禁止反悔原则。5、 等同原则：以基本相同的技术手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就可以联想到。6、 判断是否等同的基准日，北京高院认为应该以侵权行为发生日为基准判断技术特征是否等同。7、 等同原则的适用，应该是由原告主张为等同，法院不应主动适用。三、 关于先用权1、 专利法第63条规定

5、先用权；2、 必须是“制造相同产品、使用相同方法”才可以使用先用权抗辩，实际上，先用权抗辩不应该以相同才可以抗辩，只需相关即可以抗辩，即证明使用的是现有技术即可抗辩。3、 那么，先用权与现有技术抗辩异同？4、 先用权抗辩仅仅只是制造者才享有吗，还是可以延伸到销售、使用、许诺销售、进口？认为应该延伸。5、 先用权的技术来源有无限制，还是只要有合法来源即可？认为应该有合法来源即可。6、 先用权使用范围应该明确“原有范围”；四、 关于平行进口1、 我国新专利法63条：主张权利用尽，允许平行进口，视为不侵权；五、 专利侵权中药品和医疗器械的实验例外1、 案例：美国BOLAR例外案例2、 含义是：允许他

6、人在专利权到期前开展专利药品和医疗器械的实验和官方申请工作，以便在专利期满后其他生产者的同类药品和医疗器械能够进口上市，使得消费者对于药品和医疗器械有更多选择权。3、 目前我国尚无明确规定。4、 相关规定见：药品注册管理办法、关于审理专利侵权纠纷若干问题的规定，建议在专利法63条中增加进去视为不侵权。六、 专利技术标准化1、 专利标准化的含义：将专利技术纳入标准之中，他人应该采用该标准即应该采用该专利，该专利可以收费。2、 专利披露的制度，不披露则可能承担不利后果；3、 专利许可制度，对标准制定者和对市场主体进行许可；4、 防止专利权滥用；5、 许可费和赔偿费的区别；七、 关于恶意诉讼1、 法

7、律依据：TRIPS第41、48条、宪法第51条、民法通则第4条、106条、民事诉讼法第50条、最高人民法院关于对诉前停止专利侵权行为的法律适用问题的若干规定第3条、北京市高级人民法院专利侵权判定若干问题的意见第90条；2、 应该是有恶意，超出一般的故意；3、 程序中含滥用起诉权、管辖权异议、回避权、答辩权、上诉权、财产保全、证据保全、诉前禁令等；4、 实践中可以认定为恶意的情况：专利权人明知自己诉讼请求缺乏法律依据且具有损害对方的不正当目的，如明知专利属于现有技术仍然起诉、明知已经撤诉后又起诉等。八、 专利间接侵权问题1、 间接侵权的表现形式：向他人提供专利的关键原料或部件、未经许可而向他人提

8、供专利技术的并由他人实施的、教唆帮助他人实施专利技术。2、 民法通则130条：共同侵权，最高法院执行民法通则若干问题意见148条；3、 间接侵权的要件：损害事实、侵权行为、主观故意、因果关系；4、 建议立法明确专利间接侵权。（上海高院意见）一、 专利侵权案件中的懈怠抗辩与失效抗辩原则二、 专利侵权诉讼中停止侵权的适用范围和适用原则1、 法院判决赔偿损失的实质是侵权人已经生产且已经销售给予权利人造成的损失，那么未销售是否造成了损失？也是否获得了利益？那么可以不判决赔偿。2、 如果停止侵权会损害社会公共利益的，专利权人就不得要求停止侵权，但可以要求赔偿已经实施的行为及将要实施的行为给其造成的损失。

9、3、 按照全面赔偿原则，如果专利权人起诉了销售商并获得了赔偿，则其不能再要求上级销售商或生产商再承担赔偿责任。（理论上可行，实践中需要上级销售商或生产商举证证明已经进行赔偿）。4、 专利标注与赔偿请求权的问题。5、 销毁产品属于民事救济措施吗？三、 诉前证据保全1、 证据保全的功能：民诉法74条；2、 证据保全的实质条件：证据可能灭失或今后难以取得。3、 证据保全申请书：双方当事人、待保全的证据、待保全证据所要证明的事实、需保全的证据及法院有管辖权的理由。（广东高院意见）一、 专利审判技术调查问题1、 专利调查官制度、复审委专家参与审判制度，专家鉴定制度；2、 广东、江苏、北京目前实施知识产权

10、法官与国家知识产权局人员交流制度，对于案件审理有较大帮助，建议推行。二、 专利诉讼中止制度1、 中止担保制度，对于一方设定担保即可免除中止或不中止的制度；2、 利益约定制度，由双方约定利益，即专利确定有效时，被告给予原告一定赔偿，专利确定无效时，原告给予被告提起无效无效的经济损失。如果中止，则考虑中止的损失。三、 确认不侵权之诉1、 性质：属于确认之诉还是侵权之诉（给付之诉），目前最高院确认是侵权之诉。2、 相应管辖按照侵权之诉进行管辖，按照民诉法29条，侵权地行为地或被告所在地。3、 受理条件：A、原告受到明确的侵权警告或声明；B、收到的警告或声明内容应该具体，且原告处于现实不安或危险境地；

11、C、专利权人未向法院或行政部门请求处理；D、上述未处理应持续一段时间（最高院2009解释）。4、 合并审理，最高院确定了合并审理的原则，但部分案件不能合并审理。且各部门应该协调处理。四、 专利检索制度1、 专利法61条：专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。2、 第五十六条 授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价

12、报告。 请求作出专利权评价报告的，应当提交专利权评价报告请求书，写明专利号。每项请求应当限于一项专利权。专利权评价报告请求书不符合规定的，国务院专利行政部门应当通知请求人在指定期限内补正；请求人期满未补正的，视为未提出请求。 第五十七条 国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权，有多个请求人请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。 1、 性质：属于咨询意见，供参考。目前为专利评价报告。最高院将立案时应当提供检索报告是提倡性要求。2、 专利复审委

13、作出无效认定时不以检索报告为依据，仅仅作为参考。5、 建议利害关系人或任何人均可提出检索请求，但只作一份专利检索报告。6、 因未对申请日及以后抵触申请、重复授权进行检索，建议将检索时间由申请日前推迟到申请日后一段时间，以解决新颖性和抵触申请、重复授权的问题，从而得出综合的稳定性评价。7、 因在复审程序中请求人可能无法查询到该检索报告的存在，导致无法引用检索报告，及司法机关也可能不清楚该检索报告的存在而作出不同的判决，建议知识产权局将检索报告进行公开。8、 建议建立外观设计专利检索制度；9、 建议将外观设计专利检索的范围扩展到国内外的专利文献及非专利文献；五、 方法专利举证制度1、 首先，方法专

14、利的举证原则也是“谁主张、谁举证”；2、 第六十一条 专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。故其次，涉及新产品制造方法侵权案时，才发生举证责任倒置问题；3、 原告的举证义务：A、原告是专利权人或利害关系人；B、该专利为制造方法的专利；C、该产品是一项新产品；D、被告制造了与其专利方法制造出来的相同的新产品。（TRIPS要求如果该产品极为有可能是该方法获得，而专利权人经合理努力仍然未能确定被告使用了该方法）。4、 原告应初步证明该产品是新产品：如专利说明书中的说明，新产品政策优惠，新产品推广宣传等即可，此后证明不是新产品

15、的举证义务转移到被告方。5、 当然被告可能存在提供一套旧的生产方法敷衍法院。6、 权利人可采用民诉法64条规定，申请法院调查取证；或采用民诉法74条规定证据保全，75条，不利后果；7、 关于商业秘密的保护问题，如仅仅只能律师知晓。六、 专利法关于专利无效宣告的法律效力1、 以自始无效为原则，部分不溯及为例外，见专利法47条；“第四十七条 宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的

16、损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”2、 防止法院在专利无效后仍然继续执行，理由是没有经再审程序撤销，或认为无效前是有效的专利等理由。七、 专利代理人与律师1、 专利代理人代理侵权诉讼案件问题；2、 律师代理专利复审、无效案件问题。 （最高人民法院意见）一、 知识产权授权和确权程序1、 授权程序是指授予权利的程序，有专利复审案件（法41条）、商标驳回复审案件（法32条）、商标异议复审案件（法33条）；2、 确权程序是指对于权利提出异议时确定权利归属、有无的程序，有专利无效案件（法46条）、商标争议裁定案件（

17、法41条）、商标撤销复审案件（法49）。3、 上述授权案件和确权案件均由北京市中级法院、高级法院专属管辖。4、 专利复审、上诉法院等的设立问题。（北京市高院意见）一、 外观设计专利授权的实质条件1、专利法23条：第二十三条 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。2、实质条件是

18、具有新颖性和合法性，其中新颖性条件提高，类似于绝对标准。并增加了类似创造性的要求。3、外观设计授权条件增加了抵触申请的审查内容。4、外观设计专利只能采取单独对比方式进行。见审查指南第四部分第五章。5、外观设计新颖性标准是指：授予专利权的外观设计与任何一项已知的外观设计不相同且不相近似。外观设计创造性标准是指：授予专利权的外观设计与现有设计不相同且不相近似，现有设计既可以是一项外观设计，也可以是多项外观设计的组合。新专利法采纳创造性标准。5、 评价外观设计创造性的主体：应该是本领域普通设计人员；6、 评价的客体：是包括外观设计在内的现有设计。7、 时间判断：以申请日为基点。8、 关于关联设计问题

19、；9、 关于美感标准与装饰性标准，新专利法仍然引入。二、外观设计保护客体1、产品的问题：外观设计产品应具备工业性、价值性和独立性的特征。2、以下物品不属于外观专利保护的产品：A、不能重复生产的农产品、畜产品、自然物、手工艺品；B、取决于特定地理条件，不能重复再现的固定建筑；C、因含有气体、液体、粉末等无固定形状的物质而导致其形状、颜色、图案无法固定的产品；D、需要借助特定工具才能分辨其形状、颜色、图案的产品。3、外观设计不能脱离产品获得专利权的保护。4、产品的部分能否获得专利保护，倾向于可以。5、通常状态下不能见、不可见的外观设计不能获得外观专利保护。产品的内部设计不能获得外观专利保护。6、以自然物原有的形状、图案、色彩为主体的设计，产品属于领域内常见的几何形状和图案构成的设计，文字、数字等，不能获得外观设计保护。7、仅由功能性设计决定的外观设计不能获得外观专利保护