如何对实质审查意见通知书进行意见陈述

1、如何对实审审查意见通知书进如何对实审审查意见通知书进行意见陈述行意见陈述国知局协作中心副主任国知局协作中心副主任 王霄蕙王霄蕙实审过程中审查员与申请人的沟通方式n审查意见通知书审查意见通知书n电话讨论电话讨论n现场调查现场调查n会晤会晤何谓审查意见通知书？何谓审查意见通知书？n 在实质审查过程中，对于绝大多数发明专利申请，专利局都要采用审查意见通知书的方式将实质审查意见告知申请人。何谓审查意见通知书？何谓审查意见通知书？nOA = office actionnCommunication审查意见通知书简介审查意见通知书简介n 1、审查意见通知书的分类 (1)、第一次审查意见通知书 （2）第N次审

2、查意见通知书n n 2 2、审查意见通知书的构成、审查意见通知书的构成n (1)、专用表格(又称“通知书扉页”) n 专用表格中给出实质审查所依据的文本引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等。其中第一次审查意见通知书的专用表格中还给出专利申请的基本清况，如有无优先权要求、有无主动修改等。 n (2)、审查意见通知书正文n 通知书正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题，必要时还给出专利申请文件的修改建议。n n (3)、审查意见通知书的倾向性意见n 一般情况而言可分为三种情况:n a、“肯

3、定性结论意见” n 专利申请文件仅存在形式缺陷,这类专利申请明显有授权前景，通常只要按审查意见通知书对权利要求书和/或说明书讲行修改就可以授予专利权 。n b、“否定性结论意见” n 专利申请存在着不可克服的实质性缺陷，这类专利申请无授权前景，如果意见陈述书没有足够理由来改变审查员的观点，该专利申请将被驳回。n n c、“不定性结论意见”。n 专利申请存在着实质性缺陷，需要根据专利申请的修改来确定其是否已消除这类缺陷，或者审查员对该专利申请的内容尚无把握的情况，通常此时将根据申请人在意见陈述书中的观点以及修改后的申请文件是否已克服缺陷进一步判断是否授予发明专利权 。 通过审查意见通知书专用表格

4、中第7栏（一通表格)或第6栏(中通)所作出的选择来了解，其中第一个框相当于肯定性结论意见，第二个框相当于不定性结论意见，第三个框相当于否定性结论意见。 n 如果审查意见通知书中仅指出实质性缺陷而未对申请文件作全面审查，即未指出申请文件所存在的全部缺陷，这就意味着该专利申请的前景很可能被驳回；如果审查意见通知书既指出申请文件的实质性缺陷，又同时指出申请的形式缺陷，即指出申请文件的所有缺陷，则该倾向性结论意见通常应为不定性结论意见；如果审查意见通知书中仅指出申请文件的形式缺陷，甚至给出具体的修改建议，则属于肯定性结论意见。 会晤举行的条件n审查员或申请人认为必要时n一通已发出以后，申请人答复审查审

5、查意见的同时或以后n如委托了代理人，代理人必须参加会晤n申请人方参加人一般不超过两名会晤记录n会晤后审查员需填写会晤记录，记录双方讨论内容及达成结论n会晤记录进入正式案卷n会晤记录不能代替申请人的正式书面答复或修改会晤后的陈述意见n如会晤时双方就修改文件达成一致，则申请人仍需提交正式书面修改文本，以使审批程序继续n如会晤时双方就修改文件未能达成一致，则审查员将通过书面审查方式继续审查电话讨论n电话讨论的内容n仅仅限于讨论申请文件中次要的形式缺陷n仅仅限于讨论不致于引起误解的形式问题n电话讨论的记录n审查员应记录讨论内容，并放入案卷n达成一致的，申请人（代理人）仍需提交书达成一致的，申请人（代理

6、人）仍需提交书面修改文本面修改文本何为意见陈述书？n申请人（代理人）答复审查意见通知书申请人（代理人）答复审查意见通知书的形式的形式n旨在尽快为申请人获得一份旨在尽快为申请人获得一份稳定的稳定的授权授权申请人答复常见类型 1、仅仅陈述意见仅仅陈述意见 2 2、陈述意见修改申请文件（通常为权利要求书）、陈述意见修改申请文件（通常为权利要求书） 3 3、陈述意见、陈述意见 提交证据提交证据 仅仅陈述意见n当不认同审查员意见时n当发现审查意见通知书存在问题时n有充足理由举行辩解时陈述意见修改申请文件n修改的程序性要求 细则51（3）n修改的实质性要求 专利法33条修改的程序性要求n答复通知书时申请人

7、可以修改申请文件n但修改存在限制：1.只能是按照通知书要求进行的修改2.如否，可能导致案件的被视撤或导致案件程序拉长修改的实质性要求n法律依据及解读n审查实践中发现的两个问题n可供借鉴的判断方法简介法律依据及解读n专利法33条规定：n申请人有权修改专利申请文件n修改不得超出原说明书和权利要求书范围n审查指南第8章第5.2.3节：n如果申请的内容通过增加、改变和/删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无意义地确定，则修改超范围。审查实践中发现的一些问题 审查实践中发现的一些问题n混淆专利法33条与专利法26条第4款的

8、概念n未能正确把握专利法33条的适用可供借鉴的判断方法n新颖性判断法n修正的新颖性判断法n实质性实质性特征判断法新颖性判断法 适用情形 通过增加、替换或改变技术特征而缩小权利要求保护范围的情形新颖性判断法n(a) 将修改后的申请与原始申请比较, 找出所有增加的内容；n(b) 研究每一项增加的内容, 并与其替换的段落相比, 找出新特征或者新信息；n(c) 核对原始申请, 看其中是否直接或者隐含公开了这些新特征或者新信息。如果是, 则修改是允许的；如果不是, 则修改是不允许的。修正的新颖性判断法修正的新颖性判断法适用情形n通过“上位化”特征扩大权利要求保护范围的情形修正的新颖性判断法n将修改文本同

9、原始文本相比较，找出被“上位化”的概念中被改变的内容；n 研究原始申请文本，看一看上述内容原始申请文件中是否被直接或者隐含地公开；n 如果该“上位化”的概念或被改变的内容被原始申请文件公开了，则修改是允许的，否则，不能允许。实质性特征判断法实质性特征判断法( (必要技术特必要技术特征判断法征判断法) )适用情形适用情形 通过删除特征修改权利要求导致保护范围通过删除特征修改权利要求导致保护范围扩大的情形扩大的情形 实质性特征判断法实质性特征判断法( (必要技术特必要技术特征判断法征判断法) )如果：n1、 所述特征在原始公开中不被认为是实质性的技术特征；n2、所述特征对申请所要解决的技术问题而言，不是发明的功能所必不可少(即对于实现发明的目的不是必不可少的)；以及n3、替换或删除该特征不要求其它特征的任何实质性改变(modification)以补偿所述变化。n 则：删除该特征是允许的。提交证据n为证明发明具有新颖性或创造性为证明发明具有新颖性或创造性n为证明发明充分公开或权利要求书能够为证明发明充分公开或权利要求书能够得到说明书支持得到说明书支持针对创造性审查意见的证据n如提交新实验数据和实施例，不能补充到说明书中n如补充实验数据是针对原申请文件记载的发明要