广州凯琪林轮胎有限公司诉商评委第三人耐克森轮胎株式会社商标异议

1、广州凯琪林轮胎有限公司诉商评委第三人耐克森轮胎株式会社商标异议_（2011）一中知行初字第2612号行政判决书原告广州凯琪林轮胎有限公司，住所地中华人民共和国广东省广州市天河区燕岭路89号324A区。法定代表人潘小娟，总经理。委托代理人李文健，广东南国德赛律师事务所律师。委托代理人李伟。被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区三里河东路8号。法定代表人何训班，主任。委托代理人仝彤，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人耐克森轮胎株式会社，住所地大韩民国庆尚南道梁山市由山洞30号。法定代表人李玄锋，副董事长。委托代理人赵玲，。

2、委托代理人赵华峰，。原告广州凯琪林轮胎有限公司（简称凯琪林公司）不服中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2011年6月20日作出的商评字2011第11434号关于第4665339号“耐克森及图”商标争议裁定（简称第11434号裁定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2011年8月11日受理后，依法组成合议庭，并通知第11434号裁定的利害关系人耐克森轮胎株式会社作为第三人参加诉讼。 2011年11月17日，本院依法公开开庭进行了审理。原告凯琪林公司的委托代理人李文?钗埃桓嫔瘫昶郎笪被岬奈写砣速谕谌四涂松痔晔交嵘绲奈写砣苏粤岬酵渭恿怂咚稀景赶忠焉罄碇战帷?商

3、标评审委员会在第11434号裁定中认为：一、现行中华人民共和国商标法（简称商标法）第十五条所指的代理人，不仅包括中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法中规定的代理人，也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商。在第4665339号耐克森及图商标（简称争议商标）申请注册之前，耐克森轮胎株式会社就在车轮胎等商品上注册了“NEXEN”文字及“Mr. Rodian”图形商标，且耐克森轮胎株式会社的英文为NEXEN TIRE CORPORATION，可知中文“耐克森”与英文“NEXEN”在含义上具有对应关系。耐克森轮胎株式会社提交的在案证据亦进一步表明二者已形成一一对应关系。原被申请人广

4、州诚众贸易有限公司作为耐克森轮胎株式会社的NEXEN轮胎在中国大陆地区的经销商，在知悉耐克森轮胎株式会社商标的注册使用情况下，将“耐克森”文字与申请人商标图形合并起来注册被异议商标已构成商标法第十五条所规定的不予注册并禁止使用之情形。二、商标法第三十一条规定的“损害他人现有在先权利”的情形是指损害了他们现有的除商标权之外的其他在先权利，包括著作权、商号权等。本案中，耐克森轮胎株式会社提交的证据不足以证明在争议商标注册之前，耐克森轮胎株式会社对“Mr. Rodian图形”享有著作权，亦不足以证明其商号“耐克森”、“NEXEN”在争议商标指定使用的汽车轮胎商品上经商业使用并已具有一定知名度。因此，

5、耐克森轮胎株式会社认为争议商标损害了其著作权、商号权的主张，商标评审委员会不予支持。三、认定一商标是否属于商标法第三十一条所指的“已经使用并有一定影响的商标”，应考虑该商标使用时间、广告宣传及在市场上的影响等因素。本案中，耐克森轮胎株式会社提交的证据不足以证明在争议商标注册之前，其“耐克森”、“NEXEN”及“Mr. Rodian图形”商标在汽车轮胎商品上经使用已具有一定知名度，成为具有一定影响的商标。因此，耐克森轮胎株式会社认为争议商标是对其经使用并有一定影响的商标的抢先注册的主张，商标评审委员会不予支持。由于商标法第四十一条第一款主要解决以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的行为。耐克

6、森轮胎株式会社未提交证明争议商标在申请注册过程中存在扰乱商标注册管理秩序、损害公共利益或恶意损害他人合法权益的注册行为，故耐克森轮胎株式会社依此条款撤销争议商标的理由不能成立。综上所述，依据商标法第十五条、第四十一条第二款及第四十三条的规定，商标评审委员会裁定：争议商标予以撤销。原告凯琪林公司不服商标评审委员会做出的第11434号裁定，于法定期限内向本院起诉称：一、第11434号裁定违反法定程序。争议商标由广州诚众贸易有限公司于2005年5月19日申请注册，注册号为第4665339号。耐克森轮胎株式会社于2009年7月27日申请撤销第4665339号商标。评审期间，原告受让上述争议商标，成为该

7、商标的所有权人。在评审过程中，商标评审委员会在并无通知原告或将该申请副本送交原告的情况下，于2011年6月20日作出了商评字（2011）第11434号裁定，严重违反了中华人民共和国商标法实施条例第三十一条的规定“商标评审委员会在受理商标评审申请后，应当及时将申请书副本送交对方当事人，限收到申请书副本之日起30日内答辩；期满未答辩的不影响商标评审委员会的评审”。属违反法定程序，应当依法撤销其所作裁定书。二、第11434号裁定认定事实错误。商标评审委员会所作裁定书中认定争议商标的注册申请人诚众公司为耐克森轮胎株式会社在中国大陆地区的经销商，属于商标法第十五条所述的代理人，适用第十五条的规定。实际上

8、，无论是争议商标的注册申请人诚众公司又或原告，均非耐克森轮胎株式会社的代理人或代表人。故此被告事实认定错误。三、第11434号裁定法律适用错误。商标评审委员会依据商标法第十五条、第四十一条第二款而裁定撤销争议商标，实际上，原告并非耐克森轮胎株式会社的代理人或代表人。被告商标评审委员会适用法律错误，应当依法撤销其所作裁定书。综上所述，请求人民法院撤销第11434号裁定。被告商标评审委员会辩称：一、商标法第十五条主要考虑争议商标的注册申请人是否为商标所有人的代理人或代表人。本案中，虽然经商标局核准争议商标转让至原告所有，但该商标的注册申请人仍为广州诚众贸易有限公司。据此，商标评审委员会向广州诚众贸

9、易有限公司寄送了答辩通知书及争议申请书等相关材料，上述材料被邮局退回后，商标评审委员会通过第1212期商标公告进行了公告送达，广州诚众贸易有限公司在规定期限内未予答辩。因此，商标评审委员会作出被诉裁定的行为符合法定程序。二、根据商标评审委员会在被诉裁定中查明的事实，广州诚众贸易有限公司申请注册争议商标的行为已构成商标法第十五条规定的情形，在此不再赘述。综上，第11434号裁定的作出程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，请求人民法院予以维持。第三人耐克森轮胎株式会社述称：一、裁定书的作出并未违反法定程序：耐克森轮胎株式会社于2009年7月27日对争议商标提出争议申请，争议裁定于2011年6月20

10、日作出。被争议商标的转让核准公告登载于2010年8月6日总第1226期商标公告，即被争议商标是在2010年8月6日才转让至原告凯琪林公司名下。而被告商标评审委员会在2010年4月20日第1212期商标公告上便向原注册人进行了公告送达。因此，第11434号裁定的作出并未违反法定程序。二、裁定书中对争议商标的注册已构成商标法第十五条所规定的不予注册并禁止使用之情形的事实认定正确。耐克森轮胎株式会社于行政程序中提交的证据可以证明，争议商标的原注册人广州诚众贸易有限公司是第三人的NEXEN轮胎在中国大陆地区的经销商。争议商标所有人在知悉耐克森轮胎株式会社商标的注册使用情况下，将“耐克森”文字与图形商标

11、组合起来注册被异议商标已构成商标法第十五条所规定的不予注册并禁止使用之情形。三、裁定书适用法律正确。争议商标于2008年3月7日获得注册，第三人于2009年7月27日提出争议申请。争议商标的注册违反了商标法第十五条的规定，依法应当予以撤销。综上，第11434号裁定的作出程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，请求人民法院依法予以维持。本院经审理查明：争议商标系第4665339号“耐克森及图”商标（详见附图），由广州诚众贸易有限公司于2005年5月19日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，指定使用商品为第12类的汽车轮胎，商标局于2008年3月7日经核准予以初步审

12、定并公告。2009年7月27日耐克森轮胎株式会社针对该商标提出撤销争议商标的申请。耐克森轮胎株式会社向商标评审委员会提出争议申请的主要理由是：一、耐克森轮胎株式会社是韩国久负盛名的轮胎企业，是“NEXEN”、“耐克森”、“图形”商标的真正所有人，上述商标在中国经广泛使用已经享有较高知名度并与申请人形成对应关系。二、广州诚众贸易有限公司是耐克森轮胎株式会社在中国的代理商。未经授权以自己的名义在相同或类似商品上恶意抢注了耐克森轮胎株式会社商标，已构成商标法第十五条规定的情形。三、耐克森轮胎株式会社对争议商标中的图形享有著作权，且争议商标中的文字“耐克森”是耐克森轮胎株式会社英文商号及商标“NEXE

13、N”的唯一对应中文。因此，争议商标侵犯了申请人的在先著作权、商号权，并构成对耐克森轮胎株式会社知名商标的恶意抢注，有害于社会道德风尚，已违反商标法第十条第一款第（八）项、第三十一条及第四十一条第一款的规定。综上，请求撤销争议商标。为此，耐克森轮胎株式会社向商标评审委员会提交了如下主要证据：1、耐克森轮胎株式会社的第1574213号、第3748877号“NEXEN”商标注册证。2、耐克森轮胎株式会社的“Mr. Rodian”图形商标在加拿大、法国、德国、美国的注册证及中文节译。3、网络证据：包括在Google网上输入“NEXEN耐克森”所得搜索结果及网络上关于耐克森轮胎株式会社“NEXEN耐克森

14、”轮胎的部分介绍。4、广州诚众贸易有限公司向耐克森轮胎株式会社发出的邀请函。5、广州诚众贸易有限公司在“启业网”上的公司简介相关网页，附公证件。6、耐克森轮胎株式会社与广州诚众贸易有限公司签署的含有耐克森轮胎株式会社“Mr. Rodian”图形商标的谅解备忘录。7、含有耐克森轮胎株式会社“Mr. Rodian”图形商标的商业信函及文件。以上证据均为复印件。其中，证据1、2表明，在争议商标申请注册之前，耐克森轮胎株式会社在中国对以下商标享有在先权利：1、第1574213号“NEXEN”商标由宇成轮胎株式会社于2000年1月25日提出注册申请，指定使用的商品为车轮胎等，商标局于2001年5月21日

15、核准其注册，后经商标局核准，其注册人名义变更为耐克森轮胎株式会社。该商标有效期至2011年5月20日（后经续展变更为有效期至2021年5月20日）。2、第3748877号“NEXEN”商标于2003年10月10日提出注册申请，指定使用的商品为实心轮胎，商标局于2005年8月7日核准其注册，有效期至2015年8月6日。3、耐克森轮胎株式会社在争议商标注册之前，在加拿大、法国、德国、美国对“Mr. Rodian”图形作为商标进行了注册。证据4即广州诚众贸易有限公司于2005年1月10日向耐克森轮胎株式会社发出的邀请函中记载，广州诚众贸易有限公司“在中国大陆市场代理NEXEN轮胎已有一年多的时间”，

16、上有广州诚众贸易有限公司盖章；证据5即广州诚众贸易有限公司在“启业网”上的公司简介中记载：“广州诚众贸易有限公司于2004年初取得了韩国耐克森轮胎株式会社的首选，成为耐克森轮胎在中国（大陆地区）的总代理”。商标评审委员会于2009年12月16日作出商标争议答辩通知书，该商标争议答辩通知书于2009年12月25日寄出，于2010年2月12日因逾期无人领取被邮局退回。商标评审委员会于2010年4月21日通过第1212期商标公告进行了公告送达，广州诚众贸易有限公司在规定期限内未予答辩。在该争议申请评审期间的2010年8月6日，争议商标转让至本案原告凯琪林公司。2011年6月20日，商标评审委员会作出

17、第11434号裁定。在本案庭审过程中，各方有如下陈述内容：一、关于程序问题，商标评审委员会认为，当时答辩通知书的寄送日期为2009年12月25日，公告送达时间是2010年4月21日。一般在权利人作出变更的这种情况下，都是出了裁定之后再送达权利人。凯琪林公司表示对于这两个日期没有异议，但核准转让时间是在2010年8月6日，被告没有通知变更后的公司于法无据。二、关于裁定认定争议商标的注册构成商标法第十五条所规定的不予注册并禁止使用的依据的证据4和证据5，凯琪林公司在当庭查验了第三人耐克森轮胎株式会社在评审阶段提交证据的原件以后认为，其对耐克森轮胎株式会社在评审阶段提交的证据4的真实性有异议，对其他

18、证据的真实性不持异议。商标评审委员会认为，证据4的邀请函是有广州诚众贸易有限公司公章的。且根据有关规定，如果一方没有明确表示对证据真实性认可或者不认可，一般视为认可。三、第三人耐克森轮胎株式会社在庭审中认为，广州诚众贸易有限公司与凯琪林公司是有关联关系的，从网页可以看出广州诚众贸易有限公司是原告凯琪林公司的前身，原告也是取得第三人公司的授权在中国的总经销。另外，耐克森轮胎株式会社提交了一份网页公证书证据。本院合议庭在庭审中依法对该公证书所涉网页进行了现场勘验，诉辩当事双方对于勘验结果没有异议。同时，原告凯琪林公司认为，根据中华人民共和国行政诉讼法的规定，在诉讼中提交的证据不能作为被告作出裁定的

19、依据。第三人该证据的形成时间发生在作出裁定之后，不能作为本案审理依据。上述事实，有经庭审质证的争议商标档案、耐克森轮胎株式会社的第1574213号“NEXEN”商标、第3748877号“NEXEN”商标档案、耐克森轮胎株式会社的“Mr. Rodian”图形商标在加拿大、法国、德国、美国的注册证及中文节译、耐克森轮胎株式会社提交的注册商标争议裁定申请书及其证据1-7、商标评审委员会发出的商标争议答辩通知书、当事人陈述等证据在案佐证。本院认为，根据各方当事人的诉辩主张，本案的审理焦点内容如下：一、关于第11434号裁定的作出程序是否违法本案中，商标评审委员会在受理了本案第三人的争议申请以后，向广州

20、诚众贸易有限公司寄送答辩通知书及争议申请书等相关材料，在上述材料被邮局退回后，商标评审委员会再通过第1212期商标公告进行公告送达均发生在2010年8月6日（即争议商标经核准由广州诚众贸易有限公司转让给原告凯琪林公司之日）之前，凯琪林公司对当时答辩通知书的寄送日期为2009年12月25日、公告送达时间是2010年4月21日这两个日期均没有异议。因此，商标评审委员会在公告送达答辩通知书后作出被诉裁定的行为符合法定程序。原告主张在受让争议商标后未收到被告的答辩通知书，认为被告程序违法的理由缺乏事实依据，本院不予支持。二、关于第11434号裁定有关商标法第十五条相关事实认定及法律适用是否合法商标法第

21、十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。本案中，被告认定争议商标的申请人广州诚众贸易有限公司将“耐克森”文字与申请人商标图形合并起来注册已构成商标法第十五条所规定的不予注册并禁止使用之情形的依据在于第三人提交的证据4与证据5。对此本院认为，证据4系广州诚众贸易有限公司向耐克森轮胎株式会社发出的邀请函，尽管盖有广州诚众贸易有限公司公章（复印的公章），但第三人对于该证据并未提供其原件，无法证明该证据的真实性，也无法由此确认其上所载“广州诚众贸易有限公司在中国大陆市场代理NEXEN轮胎已有一年多的时间”的真实性。证据5为（2009）京方正内经证字第05484号公证书，其中涉及“启业网”上关于广州诚众贸易有限公司的简介信息，其中记载：“广州诚众贸易有限公司于2004年初取得了韩国耐克森轮胎株式会社的首选，成为耐克森轮胎在中国（大陆地区）的总代理”。但是