（民商法学专业论文）专利产品修理和再造法律问题研究.pdf

专利产品修理和1 耳迄法律问题研究 摘要 关于专利产品的修理和再造，虽然在美国、日本己不是什么新问题，但在我 国还是比较新的领域，研究也还很不够。美国、日本关于此问题有大量的案例， 法律相对也比较完善。而在我国，关于专利产品修理、再造的案例，只有山东和 黑龙江两个法院审理的酒瓶案，法律规定也很不完善，只有一个试行的司法解释 涉及到这个问题。另外，还有一个会议讨论稿有关于修理、再造的规定，但会议 稿没有法律效力。专利产品的修理、再造问题，既关系到专利权人的利益、专利 产品购买人的利益，更涉及社会公众的利益。所以，区分专利产品修理、再造， 具有重要的理论意义和实践意义。专利产品修理、再造的理论基础是专利权用尽 原则和默示许可理论。专利产品经权利人合法售出以后，购买人可以自由地支配 专利产品，包括为了维护其使用性能而进行一些零部件的更换、修理行为。但是， 这种修理行为又有一定的限度。不能变成重新组装、生产新的专利产品，那就变 成了再造，属于侵权行为。目前，我国区分专利产品修理、再造的判断标准主要 是权利要求书。同时参考说明书和附图。另外，还可以对专利产品进行技术分析 和遵循全面覆盖原则、等同原则等。我国在完善专利产品修理和再造制度时，首 先要综合考量法律、政策、效益、利益四个方面的影响因素。其次，在现有的法 律中，补充完善专利产品修理、再造的立法规定，厘清两者之间的关系。再次， 确立专利产品修理、再造时应遵循的原则，包括：保护专利权与防止专利权滥用 原则、利益平衡原则、禁止反悔原则、经济利益原则等。最后确立专利产品修理、 再造的法律规则。 关键词：修理；再造；专利权用尽原则；默示许可 i l a b s t r a c t i nt h eu n i t e ds t a t e sa n dj a p a n ，t h er e p a i ra n dr e c o n s t r u c t i o no fp a t e n t e dp r o d u c t s w a sn o tan e wm a t t e r ，b u ti no u rc o u n t r yi ti ss t i l lar e l a t i v e l yn e w a r e aa b o u tw h i c hn o e n o u g hr e s e a r c h e sw e r ep u b l i s h e d o nt h i si s s u e ，t h eu n i t e ds t a t e sa n dj a p a n h a v ea 1 a r 2 en u m b e ro fc a s e s ；t h e i rl a w sa r ea l s om o r ec o m p l e t e w h i l ei nc h i n a ，t h e r ew e r e o n l vt w oc a s e sa b o u tr e p a i ra n dr e c o n s t r u c t i o no fp a t e n t e dp r o d u c t s ，i e w i n eb o t t l e c a s e si ns h a n d o n ga n dh e i l o n g j i a n gp r o v i n c i a lc o u r t t h el a wi sa l s on o tp e r f e c t ，o n l y h a v eo n ep r o b a t i v ej u d i c i a li n t e r p r e t a t i o na n dac o n f e r e n c em a n u s c r i p tr e l a t e dt ot h i s i s s u e r e p a i ra n dr e c o n s t r u c t i o n o fp a t e n t e dp r o d u c t si sn o to n l yr e l a t e dt ot h e i n t e r e s t so fp a t e n t e e s ，p u r c h a s e ro fp a t e n t e dp r o d u c t s ，b u ta l s or e l a t e dt ot h ei n t e r e s t o fp u b l i cs o c ie t y t h e r e f o r e ，t h ec o g n i z a n c eo fr e p a i ra n dr e c o n s t r u c t i o no fp a t e n t e d p r o d u c t sh a sa ni m p o r t a n t l yt h e o r e t i c a l a n dp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h et h e o r e t i c a l b a s i s e so fr e p a i ra n dt h er e c o n s t r u c t i o n so fp a t e n t e dp r o d u c t sa r et h ep r i n c i p l eo f p a t e n te x h a u s t i o na n dt h et h e o r yo fi m p l i e dl i c e n s e f o rp a t e n t e dp r o d u c t ss o l db yt h e p a t e n t e et h r o u g hl e g i t i m a t em e a n s ，t h ep u r c h a s e rc a nf r e e l yd i s p o s et h ep a t e n t e d p r o d u c t s ，i n c l u d i n gr e p l a c e a n dr e p a i rs o m ep a r t s i no r d e rt om a i n t a i nt h e p e r f o r m a n c e h o w e v e r ，t h eb e h a v i o r o fr e p a i rh a ss o m el i m i t s i tc a n t t u r ni n t o r e a s s e m b l y t h ep a t e n t e dp r o d u c ta n dm a k ean e wp a t e n t e dp r o d u c t t h e l a t e r b e h a v i o rb e l o n g st ot h es c o p eo fr e c o n s t r u c t i o n ，a n di si n f r i n g e m e n t a tp r e s e n t ，t h e m a i nc r i t e r i ao ft h ec o g n i z a n c eo fp a t e n t e dp r o d u c tr e p a i ra n dr e c o n s t r u c t x o ni st h e c l a l i mo fr i g h t s a tt h es a m et i m e ，t h e ya r ei nr e f e r e n c eo fi n s t r u c t i o nm a n u a la n d a t t a ，c h e dd r a w i n g s i na d d i t i o n ，t e c h n i c a la n a l y s i so ft h ep a t e n t e dp r o d u c tm a y a l s ob e u s e f u l a tl a s t ，t h ep r i n c i p l eo fu n i v e r s a lc o v e r a g ep r i n c i p l e ，a n de q u i v a l e n tp r i n c i p l e s h o u l db ef o l l o w e d t oi m p r o v et h el e g a ls y s t e mo fp a t e n t e dp r o d u c t so nr e p a i ra n d r e c o n s t r u c t i o ni no u rc o u n t r y ，f i r s t l yw es h o u l dc o n s i d e rt h ef o u ri n f l u e n c i n gf a c t o r s i n c l u d i n g ：l a w s ，p o l i c i e s ，b e n e f i t sa n di n t e r e s t s s e c o n d l y ，t oi m p r o v et h ep r o v x s l o n s o fl e g i s l a t i o na b o u tp a t e n tp r o d u c t so nr e p a i ra n dr e c o n s t r u c t i o nb a s e d o nt h ee x i s t e d 1 a w s c l a r i f yt h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h et w o t h i r d ，t oe s t a b l i s ht h ep r i n c i p l e s o f c o g n i z a n c ep a t e n t e dp r o d u c tr e p a i r a n dr e c o n s t r u c t i o n ，i n c l u d i n g ：p r i n c i p l e so f p r o t e c t i o no fp a t e n tr ig h t sa n dp r e v e n t i o no fa b u s ep a t e n tr i g h t s ，t h ep r i n c i p l eo f i n t e r e s t sb a l a n c e ，t h ep r i n c i p l eo fe s t o p p e l s ，a n dt h ep r i n c i p l eo fe c o n o m i ci n t e r e s t s f i n a l l y , n e e dt o e s t a b l i s hr e g u l a t i o no fl a wo i lt h er e p a i ra n dr e c o n s t r u c t i o no f 专利产品修理和再造法律问题研究 p a t e n t e dp r o d u c t s k e y w o r d s ：r e p a i r ；r e c o n s t r u c t i o n ：t h ep r i n c i p l eo fp a t e n te x h a u s t i o n ；i m p l i e dl i c e n s e 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究 工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本文不含有任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体， 均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 作者签名： 日期_ 卞明 j 7 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保 留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查 阅和借阅。本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇 编本学位论文。 本学位论文属于 l 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密团。 ( 请在以上相应方框内打“”) 学位论文作者签名： 导师签名： 盔i c i 黧习露驰 嗍：如1 钆肿7 日 形! l j 学位论文 第1 章绪论 1 1 论文研究的背景和意义 1 1 1 选题的背景 2 0 0 7 年1 1 月8 日，日本最高法院第一法庭就r e c y c l ea s s i s t 公司( 以下简称 r a 公司) 不服佳能打印机墨盒再生品专利侵权诉讼案进行了审理，并作出了终 审判决。判决r a 公司侵权成立，驳回其上诉请求，令其停止销售，回收墨盒， 并维持智慧财产高等法院的二审判决。该案的判决结果，不仅关系到双方当事人 的利益，而且涉及到修理、再造行业以及与接口技术、兼容技术相关的大批企业 的利益。 在“中国制造”日益普及的今天，中国制造的产品正在越来越多地遭受到国 外企业的知识产权挑战，专利产品的再造凸现的问题不仅关系到涉案双方当事人， 更将波及修理、再造行业等相关的大批企业。在发达国家，由“修理”与“再造” 而引起的法律纠纷已经非常普遍了。但是由于修理与再造在中国尚属法律边缘问 题，至今还只有两个可供参考的案例，法院也没有从各个层次不同方面对该问题 进行系统的探讨。因此，中国应当重视对专利产品的修理和再造问题的立法和研 究，更好地保护中国的知识产权产品，维护我们的智慧成果。受此影响，笔者决 定对专利产品修理和再造的法律问题进行研究和探讨，并经过导师审核同意。 1 1 2 选题的意义 1 1 2 1 选题的理论意义 根据专利权用尽理论，专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造进口 的专利产品或者依照专利方法所直接获得的产品售出之后，专利权相对于该产品 的效力就被用尽了。此后，专利产品的合法拥有者有权以任何方式使用、处分该 产品，专利权人无权干预。这里所说的使用、处分，包括维护该产品，使之处于 能够正常使用的状态。例如修理专利产品、更换损坏或者失效的零部件等等。但 是，这种维护行为不能是重新制造专利产品。如果专利产品的合法拥有者维护其 专利产品的行为超过了一定的限度，达到了可以认定为专利产品再造的地步，就 变成了用尽范围外的行为，应当承担专利侵权责任。 专利产品的修理、再造的法律问题，既涉及到专利权人的权利范围的大小， 更涉及到专利权用尽理论的适用范围，还涉及到专利权保护与社会公众利益的平 衡问题。所以，该问题不仅是当前知识产权法上的一个热点问题，更是一个难点 专利产品修理和再造泫律问题研究 问题。该问题的厘清，对我国应对涉外知识产权纠纷具有非常重要的借鉴意义。 1 1 2 2 选题的现实意义 虽然我国目前还极少有涉及专利产品修理与再造争议的案件，但随着市场经 济的发展，企业经营方式上的不断细化，我国己出现大量专门为大企业的专利产 品提供配套服务的企业。双方之间就小企业的行为是否侵犯专利权的争议不可避 免。法院需要依据一定的规则来区分修理和再造。如果没有具体的规定可以依照， 法院适用的标准就很难统一，这就需要我们研究合法修理与非法再造的区分问题， 有预见地制定一些必要规则。 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定( 2 0 0 1 ) 初 步确定了专利产品修理、再造的区分标准，以专利产品的权利要求书为主，参考 说明书和附图。北京市高级人民法院专利侵权判定若干问题的意见( 试行) 也 明确了专利权的保护范围应当坚持以权利要求的内容为准的原则，并参考说明书 和附图，说明书和附图解释权利要求应当采用折衷解释原则。关于审理专利侵权 纠纷案件若干问题的法律规定( 会议讨论稿) 具体规定了专利产品修理、再造的 概念和情形。把修理、改换零部件的行为界定为修理行为，把组装、收集已售出 的专利产品的零部件重新组装和回收使用过的包装物外观设计专利产品用于包装 自己的产品的三种行为界定为再造行为。 虽然关于专利产品的修理、再造问题已有一些规定，但这些规定还是零散的、 抽象的。在司法实践中还存在很多具体的、可操作性的问题。如修理多少部分就 构成再造? 所谓的重新组装，如何界定? 这些都是在司法实践中亟待解决的问题。 正是因为有问题的存在，才有研究的必要。我国学者研究此问题的还不是太多， 专著和论文资料都还不是很充分。这也是作者选择此题目的一个目的。希望能够 完善立法上关于专利产品修理、再造的规定，在司法实践中增加判断的可操作性， 更好地准确界定修理和再造，从而正确地进行侵权判断和认定。 1 2 国内外研究综述 1 2 1 国外研究现状与研究成果 美国的克里斯丁先生在修理、再造和默示许可( 波士顿大学学报，19 9 9 年第1 期) 中认为，区分专利产品修理、再造要考虑更换部件的比例和难易程度 等。另外，美国联邦巡回上诉法院( 19 9 7 ) 在“钻头案”( s a n d v i ka k t i e b o l a gv e j c o ) 二审中认为，在认定被告是否制造一个新产品时有很多因素需要考虑， 包括：被告行为的性质、更换的部件的性质和它是如何设计的( 是否其中一个部 件的使用寿命比整个产品的使用寿命短) 、针对该部件进行制造和服务的市场是否 形成、专利权人的意图等。 硕i j 学位论文 日本学者田村善之在修理、更换、回收利用是否构成专利权侵害( 社会科 学，2 0 0 8 年第8 期，李扬译) 中认为，专利权人自己或者经其许可投放市场的专 利产品，购入者进行的修理和零部件更换行为在什么情况下构成专利权侵害，在 进行具体考察的时候，以下三个问题有必要加以区分： 第一，应该从该种行为( 即使是形式上的) 究竟是否属于专利发明的生产来 进行判断。如果符合权利要求范围内所界定的物的生产行为，构成专利权侵害应 该是没有什么疑问的。对于不构成生产的纯粹使用行为，不存在超出权利用尽范 围的可能性。 第二，即使在形式上符合生产要件，也要考察是否构成权利用尽范围内的使 用。在这种情况下，超过权利要求构成要件所界定的物的大部分的修理或者绝大 部分的更换行为，作为超过用尽理论许可使用范围的再造行为，应当认定为与专 利权相抵触的行为。不采用是否构成技术思想的本质部分的变更从而作为区分侵 权是否成立的标准的观点，也不采用是否超过与权利要求没有关系的投放市场的 产品的绝大部分作为标准判断侵权是否成立的观点。 第三，即使是属于权利用尽范围外的再造行为，也必须考虑是否存在默示许 可因而不构成侵权的情况。在这种情况下，( 与权利要求没有关系) 修理或者更换 的部分在投放市场的产品中实际上占有的比率、专利权人和购入者的实际情况应 当加以考虑。特别是，对于消耗品的更换行为，应当主要考察默示许可法理适用 的情形。在专利权人行使反对意思表示的场合，或者施加了物理障碍的场合，应 该有不同的考虑方法，但是不管如何考虑，都应该根据独占禁止法或者专利权滥 用的法理来进行调整。 日本最高法院第一法庭( 2 0 0 7 ) 在再生墨盒专利侵权诉讼案终审判决中提出， 认定“新的生产 的判断要素为：( 1 ) 正品的属性一一功能、结构、材质和用途； ( 2 ) 正品专利技术内涵；( 3 ) 正品被加工情况( 被加工时的状态、加工程度) ； ( 4 ) 再生品的销售情况。 1 2 2 国内研究现状与研究成果 关于专利产品的修理和再造问题，在国内还算是比较新的领域。因此，国内 研究的学者很少，相关的论文也很有限，更没有学者在专著中对这个问题进行深 入的研究。目前，研究此问题的学者和他们的基本观点主要有： 阎文军在从有关美例看专利国判产品“修理”与“再造 的区分 ( 专利 法研究，知识产权出版社，2 0 0 5 年版) 中指出，什么行为是法律允许的修理，什 么行为是法律禁止的再造，这是一个既涉及事实又涉及法律的复杂问题。因此， 在区分具体问题时，要结合法律、政策、利益和效益各个方面进行综合考量。笔 者认为，在区分专利产品修理、再造时肯定有考虑以上四个因素，但是仅仅考虑 专利产品修理和再造法律问题研究 这四个因素是远远不够的，更重要的是立法上的完善。 尹新天在专利权的保护( 知识产权出版社，2 0 0 5 第2 版) 中认为，专利 产品的合法使用者为维护该产品的正常使用而更换零部件的，不论是起辅助作用 的次要部件，还是构成该专利的核心，对新颖性、创造性的成立起决定性作用的 部件，只要这些零部件本身没有获得专利保护，就都是法律所允许的行为。笔者 认为，零部件是否获得专利保护当然应作为判断标准之一，但是不能作为唯一的 衡量标准。 胡开忠在专利产品的修理、再造与专利侵权的认定一一从再生墨盒案谈起 ( 法学，2 0 0 6 年第1 2 期) 中，指出在区分修理与再造行为时，应当坚持兼顾专 利权人利益与消费者利益的原则、物尽其用原则和禁止专利权滥用原则。我国在 制定相关立法时应当首先界定修理与再造的定义，并考虑专利产品的报废程度、 维修难度、市场需求等因素。胡开忠的观点有其合理性，但是考虑专利产品的报 废程度、维修难度等比较抽象，不具备现实操作性。 李扬在修理、更换、回收利用是否构成专利权侵害( 社会科学，2 0 0 8 年 第8 期) 中，认为修理或零部件更换是否构成专利权侵害，应当主要根据修理或 更换后的产品是否仍然属于专利权利要求保护范围内的产品进行判断。即如果修 理或者零部件更换后的产品如果仍然属于专利权利要求保护范围内的产品，则以 营利目的专门从事修理或者零部件更换行为，相当于专利产品的生产行为，应当 作为专利侵权行为处理。相反，如果经过修理或者零部件更换后的产品不再属于 专利权利要求范围内的产品，则不能将修理或者零部件更换行为作为专利侵权行 为处理。判断修理或者零部件更换后的产品是否属于专利权利要求保护范围内的 产品，应当注重均等原则的应用。李扬的观点可以说比较全面地总结了区分专利 产品修理和再造的标准，具有前沿性和代表性。 另外，相关的硕士论文有西南政法大学的石光雨专利产品修理和再造问题 研究和首都经济贸易大学的汪玉璇产品再制造中的知识产权法律问题研究。 这两篇论文虽然引用了美国、日本的大量案例，有大量的实证支撑。但是，在关 于专利产品修理和再造的区分界定方面，还存在不足之处。 1 3 论文的主要研究内容与研究方法 1 3 1 主要研究内容 本文首先对专利产品的修理、再造进行了法律界定。概括了两者的概念、特 点，厘清了两者的关系。接着，介绍了区分专利产品修理和再造的法律基础，即 专利权用尽原则、默示许可理论等。文章第二部分介绍了美国、日本和我国关于 专利产品修理和再造的案例，并对这些案例进行了分析和思考。第三部分，通过 硕1 学位论文 对上述案件的总结，归纳出目前我国区分专利产品修理和再造侵权的判断标准， 即主要标准为权利要求书，辅助标准包括参考说明书和附图，技术构成的比较分 析和遵循全面覆盖原则、等同原则等。最后，提出了完善专利产品修理、再造的 立法建议。制定专利产品修理、再造时，应综合考量法律、政策、利益和效益等 影响因素。因为专利法和专利法实施细则对专利产品的修理、再造没有 明确规定，所以，应在现有法律中补充对这些概念的界定。同时，还要遵循保护 专利权和防止专利权滥用原则、利益平衡、禁止反悔等原则，还有对专利产品的 修理、再造进行必要的法律规则。包括对专利权人的反垄断法律规制和专利产品 购买人的法律规则。 1 3 2 采取的研究方法 1 、文义解释法：对专利产品修理、再造的概念进行了准确的界定，包括两者 之间的特点、立法目的、两者之间的性质，采用了文义解释法。 2 、文献调查分析方法：通过文献检索工具和引文追踪等方法去查阅国外有关 专利产品修理、再造的专著和论文等，综合其中的观点，引用其中有价值的内容， 并针对已有研究的不足展开论述。 3 、比较分析法：比较国内外的法律规定、司法实践，探寻更适合现阶段我国 关于专利产品修理、再造的法律制度安排。 4 、归纳分析法：通过比较分析后，归纳得出自己的结论，提出我国关于专利 产品修理、再造的判断标准，并提出完善我国专利产品修理、再造的立法建议。 5 、价值判断法：在完善专利产品修理、再造的立法时，提出了四个影响专利 产品修理、再造的影响因素：包括法律因素、政策因素、效益因素和利益因素。 运用了价值判断的方法进行了分析。 专利产品修理和佴造法律问题研究 第2 章专利产品修理和再造的法律界定 2 1 专利产品修理和再造的概念和特点 2 1 1 专利产品修理的概念和特点 专利制度是以技术的发明创造为基础和前提，以独占市场为主要特征，以谋 取发明创造为手段，以获得最大经济利益为目标的国际认可的通用手段。专利制 度直接指向的是专利权，因此对专利权的保护是专利制度的核心内容。 专利权的效力可以分为两个方面：第一个方面，除法律另有规定外，专利权 人有权阻止任何人实施其取得专利的发明创造；第二个方面，专利权人在不影响 其利益的前提下，可以许可其他人实施其发明创造的某些行为，以获得经济利益 。这两个方面的效力是相辅相成的，都是从权利人对其发明创造所享有排他性 的法律地位派生而来。 专利权授予后，专利权人便取得了专利产品的制造权。但是，专利产品一旦 投放到市场，消费者就可以购买并自由使用、支配。专利产品使用一段时间后， 往往会发生损坏。此时，使用人可能会对专利产品进行修理以便对其反复利用。 所谓修理，是指“为维持或恢复机器最初运动( 运转) 状态而采取的行为心h 。这是日 本学者吉藤幸朔的观点。而关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的决定( 会议 讨论稿) 第2 7 条将“修理解释为：“专利产品的合法使用人为使专利产品能够 正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为 。修理发生的前提是原专利 产品不能发挥其功能，在修理中有时需要更换零件，有时则不需要。 修理的特点：( 1 ) 修理是针对被损坏的或者是有缺陷的专利产品。针对有缺 陷的专利产品进行的改进行为被称为“类似修理 。( 2 ) 修理的目的是为了维护 或者是恢复专利产品的原有性能，或者是改良专利产品。( 3 ) 修理表现在更换受 损坏的零部件、更换失效的零部件等等。 修理的本质是专利权用尽原则的适当扩展和延伸。从修理的目的来看，修理 是对已损坏的专利产品进行维修，以恢复其j 下常功能、发挥产品的效率和延长其 使用寿命。因此，从本质上讲，修理是产品正常使用中的一个必要的环节3 。所 以，按照专利权用尽理论，专利产品合法取得后的修理也是正当的。因此，多数 国家都在司法实践中承认专利产品修理的正当性。 2 1 2 专利产品再造的概念和特点 智慧财产权利的最大特征不是直接控制和支配智慧财产本身，而是控制和支 硕l 。学位论文 配他人的行为，其法律形态表现为智慧财产拥有者享有的禁止权h 1 。而在专利中， 就体现为专利所有人的禁止权，即禁止他人再造专利产品的行为。再造，是指重 新制造或者重新组装专利产品的行为。关于第审理专利侵权纠纷案件若干问题 的决定( 会议讨论稿) 第2 7 条规定的再造行为：“是指通过机械或者手工方式加 工、制作专利产品。 具体包括下列行为：( 1 ) 组装专利产品；( 2 ) 收集已 售出的专利产品的零部件并重新组装成专利产品；( 3 ) 为生产经营目的回收他人 使用过的包装物外观设计专利产品用于包装自己的产品。此外，专利产品的数量、 质量等不影响对制造行为的认定。 再造的特点：( 1 ) 再造的对象是彻底毁坏、基本报废的专利产品。( 2 ) 再造 的性质是重新制造或者重新生产专利产品。( 3 ) 再造表现在生产与原专利产品性 质、功能和外形上完全一致的产品。 制止再造行为的真实目的并不是在于限制专利产品的合法拥有者修理、维护 其专利产品的行为，而是在于限制为修理、维护专利产品而提供零部件的公司企 业的行为哺1 。正所谓“项庄舞剑，意在沛公。专利权人从专利独占权中获得经 济利益的方式，不仅包括限制他人未经许可而实施其专利，还包括为合法获得其 专利产品的客户提供其专利产品的零部件，以维护专利产品的正常使用。当专利 产品为耐用品时，提供专利产品的备件、零部件所能获得的经济利益甚至会超过 专利产品本身。同时，专利产品的零部件本身一般是共知的，没有获得专利权。 这样就会有其他公司开展为专利产品提供零部件的业务。专利权人从自身利益出 发，当然要禁止这种行为。 然而，要阻止其他公司企业开展为专利产品的合法用户提供零部件的业务， 却需费一番周折。如上所述，零部件本身并没有获得专利保护。因此，专利权人 只能通过指控零部件的制造者、销售者间接侵犯了其产品专利权，才能阻止上述 行为。一般说来，间接侵权指控成立的必要条件是直接侵权行为的存在。为此， 专利权人必须想方设法证明专利产品的合法用户采用其他公司企业提供的零部件 来替代原来零部件，构成了“再造”专利产品的行为，从而直接侵犯了其专利权。 只有这样，才能追究零部件提供者间接侵权的责任。这是产生修理与再造问题的 由来。 2 1 3 专利产品修理和再造的关系 专利产品修理和再造都是专利产品售出以后，所有人针对专利产品所进行的 更换行为。所有人购买了专利产品，当然可以为了充分利用该产品而对其进行修 葺和改良。因此，修理和再造行为的共性体现在两者都是作用于专利产品的维护 行为。 但是，这种对专利产品的维护或者改良行为是有限度的，是以不侵犯专利权 专利产品修理和再造法律问题研究 人的合法权利为前提的。如果所有人的改良行为使得专利产品发生了质的变化， 超过了一定的限度，就变成了再造行为了。 专利产品的修理是一种合法行为。它是针对损坏的零部件进行更换的修葺或 者改良行为。专利产品的合法拥有者有权以任何方式使用、处置该产品，专利权 人无权干预。这里所说的使用、处置，包括维护该产品，使之处于能够正常予以 使用的状况。例如，修理、更换损坏或失效的零部件等行为。因此其本质在于维 持原有产品的寿命，恢复专利产品的原有性能，或者对有缺陷的产品进行改良， 因而是合法有效的。修理遵循物尽其用原则。 专利产品的再造是一种非法行为。再造的本质在于制造或者生产一个新的， 和专利产品性能、外形相同的产品。如果专利产品的合法拥有者维护其专利产品 的行为超过了一定的限度，变成了重新制造或组装新产品，就侵犯了专利权人的 权利。因为只有专利权人才享有制造专利产品的权利，如果法律上允许他人随意 再造专利产品，则专利权人的利益会受到损害，专利权人也不愿意将产品投放到 流通领域。这就与设立专利权用尽制度的初衷相违背。 2 1 4 国外关于专利产品修理和再造的规定 2 1 4 1 美国关于专利产品修理和再造的规定 关于专利产品修理和再造问题，美国最高法院的首次表态是18 5 0 年w i l s o nv s i m p s o n 一案的判决中。“该案涉及一项关于刨床的专利，该刨床所采用的刨刀一 般只能用6 0 9 0 天就必须更换。专利权人指控被控侵权人更换刨刀的行为构成了 再造专利产品的行为。其律师在陈述书中指出：“专利权用尽原则赋予专利产品 合法拥有者的权利仅仅是继续自由使用该产品的权利，一旦专利产品不复存在， 合法拥有者的使用权也随之告终了，此后拥有者要继续使用该产品只有一种可能 性，那就是重新制造该专利产品，这当然构成了侵犯专利权的行为哺1 。美国最 高法院最后在判决中指出：“专利设备的拥有者享用更换刨刀的权利，并非因为 刨刀是采用容易磨损的材料制成的，而是因为发明人将刨刀在其组合中的安排方 式，使得假如不以较短的时间间隔更换刨刀，该设备就不能继续使用。所以，对 磨损或者毁坏的部分产品进行修理是恢复行为，而不是再造行为。” 美国联邦巡回上诉法院l9 9 4 年在审理f m cc o r p v u p r i g h t ，i n c 一案中， 专利权人抱怨允许的修理与不允许的再造之间的界限太模糊了，希望法院能给出 更为清楚的判断标准。该法院指出：“试图在这个问题上( 修理再造侵权认定问 题上) 制定一个规则是不可行的，也是不明智的。由于被授予专利权的发明千变 万化，对此问题给出简单判断的企图既不现实，也不明智。当一个具体案件发生 时，必须根据当事人提供的具体事实和背景，根据专利发明的范围、特点和意图 硕学位论文 进行判断。在理解专利说明书和权利要求书的内容，澄清专利装置磨损或者毁坏 的情况之后，判断使之恢复到良好状态的行为是一种合法的修理，还是对专利发 明的再造，更多地需要的是运用符合逻辑的常识和富有才智的判断，而不是依赖 定义或者机械的规则。” 美国宪法第1 条第8 款( 8 ) 规定：“国会有权通过授予作者和发明人对其作 品和发明在有限期限内的独占权，以促进科学和实用工艺的发展。1 j 对于这个 目的，美国最高法院在i m a z e r s t e i n 一案中也进行了说明：“国会授权作者或者 发明入版权和专利权条款背后的经济原理是这样一种理念：通过赋予个人利益、 鼓励个人奋斗和努力创新是利用科学和实用的工艺领域的作者和发明人的才 智促进公共利益的最好办法阳1 。 2 1 4 2 日本关于专利产品修理和再造的规定 根据日本专利法第5 2 条规定：“专利产品一经转让或者使用，就构成实 施。但是，如果每次转辗流通都要经过专利权人的同意，专利产品的流通就将 受到过度妨碍阳1 。 可见，t 日本也是支持专利权用尽，授予专利产品的购买者修 改的权利。 日本学者吉藤幸朔从修理的内容及修理的程度方面作了分析：( 1 ) 如果将专 利部分的部分或全部分解、清污、再组装，不构成专利部分的新的生产，当然 不侵犯专利权。( 2 ) 将专利部分全部换件，其行为构成专利部分的新的生产。如 无特别情况，构成专利侵权。( 3 ) 换件部分已基本上将专利部分全部换去，其行 为构成专利部分新的生产。除特殊情况外，应当构成专利侵权。( 4 ) 更换部分未 超过专利部分的一半，原则上应解释为未侵犯专利权。( 5 ) 如修理的程度处于第 三种及第四种情形之间，则看其行为与哪种情形更为接近，以便判断是否侵权。 ( 6 ) 如果在修理时对专利产品进行改造，使产品成为不属于权利要求范围内的物 品，则改造不构成侵权。( 7 ) 如果改造专利产品但不更换零件，即使改造品属于 专利发明的技术范围，由于不是新的生产，也不能作为专利侵权对待。( 8 ) 改造 专利产品且更换零件，改造品属于专利发明的技术范围，则适用关于修理的规则 【2 】 o 从以上论述可以看出，吉藤幸朔教授认为，如果修理不构成产品的再造，则 其行为合法；如果修理行为导致了产品的生产，则其行为构成专利侵权。在区分 修理与再造行为时，吉藤幸朔教授主要是从产品修理及更换的程度来判断。这种 解释是从量的角度来区分，有一定的参考价值。其不足之处在于，评价标准过于 单一、抽象，不能适应复杂多变的具体形势。 国转引自尹新天专利权的保护北京：知识产权出版社，第2 版，2 0 0 5 ，7 1 专利产品修理和j 耳造泫律问题研究 2 2 区分专利产品的修理和再造的理论基础 2 2 1 专利权用尽原则 2 2 1 1 专利权用尽原则的概念和适用条件 专利权作为一种民事权利，体现为一种独占性、排他性的权利。并且，专利 权作为一种无形财产权，不具有有形财产的物质属性，在侵权时极难被发现0 | 。 所以，在实践中，行为人常常由于专利产品市场的利益驱动，侵犯专利权人所拥 有的这种独占权。从而使专利权人蒙受巨大的经济损失，极大地挫伤了专利权人 发明创造的热情，也不利于整个社会的经济发展。因此，一方面，我们要保护专 利权人的权利，鼓励他们进行发明创造；另一方面，又不能对专利产品过多的保 护，妨害社会的进步。 权利是有边界的，任何权利都有其“势力范围 ，即法律设定的边界范围1 。 权利主体对权利的行使必须在法律设定的边界范围内。而专利权用尽原则就是对 这种自由的限制。权利用尽实质是专利权排他性的限制。专利权的用尽，主要是 积极利用权的用尽。t r i p s 协议第六条规定：“不允许成员国或成员地区在解决他 们之间的争端时，用本协议中的条款去支持或否定权利用尽问题，以免本来差距 就大的各成员国立法，在有关争端中产生更多矛盾。”权利用尽原则在大陆法系 和英美法系都得到了广泛的承认和接受。日本专利法虽然没有明文规定专利 权用尽原则，但其在司法实践中承认这一规则，在理论上也采取了这一学说，即 认为专利权人将专利产品转让后，专利权已用尽2 | 。但是不同国家的法律规定又 不完全协调，因此权利用尽原则，往往表现在国内法上3 ，。 中华人民共和国专利法( 以下简称专利法) 第6 3 条第1 款第1 项规 定：“专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依 照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的，不视为 侵犯专利权。 这就是专利权用尽原则，它是对专利权的一种限制措施。 专利权用尽原则，也称专利权穷竭原则，或者第一次销售原则( f i r s ts a l e d o c t r i n e ) ，是指专利产品经专利权人授权被首次销售后，专利权人即丧失对该专 利产品进行再销售、使用的支配权和控制权3 。关于专利权用尽原则，早在1 9 0 2 年，原德国帝国法院就指出：“如果专利权人依据排除他人专利的保护，将其专利 产品投放市场，那么该专利权人已经得到专利权所给予他的收益，因此用尽了他 的权利。”由此，专利权用尽理论或学说是从专利制度存在的基础点上和运行机制 的根本点上来解释对专利权的这种限制。 专利权用尽原则的适用必须具备以下几个条件：( 1 ) 用尽的时间是专利产品 首次投放市场后。( 2 ) 用尽的领域只限于专利产品的流通领域，而非生产领域。 ( 3 ) 适用的对象只限于合法投放市场的专利产品，侵权的专利产品、非法投放市 硕一 学位论文 场的专利产品不适用权利用尽原则。( 4 ) 专利权人丧失的仅仅是再销售权利和使 用权利，专利权人仍然拥有制造、进口等权利。( 5 ) 他人对专利产品的再销售和 使用性质上属于法律拟制的不侵权5 1 。 确立专利权用尽原则的立法目的在于促进专利产品在市场中的自由流通和交 易。如果每次专利产品的流通都需要得到专利权人的同意，则专利产品的流通就 会受到妨碍n 引。另一方面，当专利产品投放市场时，专利权人通过行使销售权， 己获取一定的利润。即使消费者购买专利产品再予以转手，专利权人的利润也不 受影响。 因此，专利权用尽理论，是基于专利产品购买人的所有权对专利权人专利权 的限制。专利权用尽原则，既无损专利权人的利益，避免了专利权人多重收费的 现象，又保证了商品的流通和交易安全，保护了广大消费者的利益。当然，在适 用该理论时应当注意，专利权用尽的对象应该是专利权人合法投放到市场的商品， 而不是侵权商品。 2 2 1 2 专利产品的修理和再造与专利权用尽原则 关于修理的合法性，理论上通常用专利权用尽理论来解释。专利权用尽原则 是专利产品修理的适当扩展和延伸。专利权用尽原则是修理的理论前提。正是有 了专利权的“用尽”或者“耗尽”，才容许专利产品的合法拥有人对专利产品进行 维护和修葺。因此，专利权用尽原则是专利产品修理的理论基础和依据。我国专 利法既然规定了专利权用尽原则，就是赋予了专利产品的合法拥有人对专利产 品进行修理的权利。 但是，这种专利权的“用尽”又是有限度的。并不是专利产品出售后就和专 利权人没有任何关联，也不意味着购买者可以任意地对专利产品进行“修理。若 是对专利产品的改造已经达到重新制造或者生产专利产品的地步，就损害了专利 权人的权利，就是属于侵权行为。换言之，购买专利产品的顾客可以为恢复专利 产品的性能而进行修改，却不能在专利产品基本废弃后重新制造和专利产品相同 的产品引。 2 2 2 默示许可原则 2 2 2 1 默示许可原则的概念和渊源 默示许可是指在专利产品第一次合法售出时，如果专利权人或者其他被许可 人没有明确提出限制性条件，则意味着购买者获得了任意使用或者转售该专利产 品的权利晦1 。默示许可的抗辩思路在于证明被告人的行为获得了原告的许可，具 。转引自：胡开忠专利产品的修理、再造与专利侵权的认定法学，2 0 0 6 ( 1 2 ) 【日 布井要太郎知识产权 法的基础理论，日本：信山社2 0 0 4 年版，第1 2 8 页 专利产品修理和雨造泣律问题研究 备合法性和正当性。当然，这种默示许可不是原告明示的告知或授权，而是从专 利权人行为的具体情形和相应产生的法律效果推论而得的。因此，默示许可的举 证着重在于对专利权人行为的法律性质和法律效果进行分析引。 美国最高法院在19 2 7 年作出的一份判决中，阐释了认同默示许可的基本出发 点：并非必须正式授予许可才能达到许可使用的目的。对于专利权人使用的任何 语言或者采取的任何行为，如果他人可以由此正当地推定专利权人已经同意他实 施其专利，进行制造、使用、销售行为，并且据此实施这些行为，则构成一种许 可，可以在专利侵权诉讼中以此进行抗辩。至于所构成的许可是免费的，还是应 当支付费用的，应当取决于当时的具体情况。但是无论如何，此后就当事人之间 的关系以及由此而产生的任何诉讼而言，都必须认定为合同关系，而非侵权关系。 0 美国最高法院曾经指出：“如果专利权人说过的任何话或者进行过的任何行为 使得他人能够合乎情理地推导出专利权人已经同意他制造、使用或者销售专利产 品或者使用方法的结论，就构成了一种默示许可9 l 。”默示许可意味着当一个人 销售某种专利产品时，如果该产品的性质以及销售该产品的具体情况表明该产品 的购买者通过购买该产品获得了某种利益，销售者就不得以侵犯专利权为理由禁 止购买者行使其所获权利的行为。这一结论是合理的，因为在这种情况下可以认 为购买者决定购买有关产品时已经考虑到了所隐含的权利，由此而寄予了正当的 期望或者为产品的使用做好了筹划。倘若购买者事先知道不能获得这样的权利， 就极有可能不会购买有关的专利产品。基于信赖利益保护原则，不能容许专利权 人采取一种出尔反尔、没有诚信的做法。否则对购买者来说就是