（经济法学专业论文）论对专利侵权判定等同原则的限制.pdf

内容摘要 内容摘要 等同原则是美国法院在专利侵权的审判实践中发展出来的一项原则，目前已 成为各国在专利侵权判定中运用地极为频繁的一项基本原则。近年来在我国专利 侵权纠纷的处理中，不论是法院审理的专利侵权诉讼案件，还是各地专利管理机 关处理的专利纠纷，等同侵权的案件都占有相当大的比例。然而等同原则在保护 专利权人利益的同时具有较大的弹性，在其具体适用过程中需要加以限制，否则 容易导致等同原则的滥用，损害社会公众的利益。我国目前有法律效力的法律文 件中只有最高人民法院在2 0 0 1 年出台的关于审理专利纠纷案件适用法律问题 的若干规定第1 7 条有关于等同原则的原则性规定，但是对于如何限制等同原 则的使用却缺乏规定，并且国内学者专门探讨如何限制等同原则的成果也较少。 本文第一章详细介绍和分析了等同原则的基本法理和具体规定，并对等同原则的 价值和缺陷进行深入探讨；第二章先对禁止反悔原则的基本原理进行阐述，分析 探讨禁止反悔原则的理论基础和价值，然后通过分析美国f e s t o s m c 系列案件， 研究美国运用等同原则和禁止反悔原则审理专利侵权案件的最新发展，进而对在 我国专利侵权诉讼中如何运用禁止反悔原则提出建议，这也是本文讨论的重点； 第三章通过对公知技术抗辩原则的研究和分析，对在我国目前专利法律体制下适 用公知技术抗辩原则提出若干建议，本章主要从公知技术抗辩原则的法律依据和 理论基础、公知技术抗辩原则的名称、公知技术抗辩原则的比较对象和公知技术 抗辩原则的适用四个方面进行介绍和分析。 关键词：等同原则；禁止反悔：公知技术 a b s t r a c t a b s t r a c t t h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t si sa ni m p o r t a n tp r i n c i p l ed e v e l o p e db ya m e r i c a n c o u r t si np a t e n ti n f r i n g e m e n tc a s e sa n di th a sb e c o m eau n i v e r s a lp r i n c i p l eo fp a t e n t l a wi na l m o s te v e r yj u r i s d i c t i o nt o d a y i nr e c e n ty e a r s ，t h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t si s t e s t e di nas u b s t a n t i a lp r o p o r t i o no fp a t e n ti n f r i n g e m e n tc a s e sd e c i d e db yc o u r t so r h a n d l e db yc o m p e t e n ta d m i n i s t r a t i v ea u t h o r i t i e si nc h i n a h o w e v e lt h i sd o c t r i n ei s s of l e x i b l et h a ti tc a nb ee a s i l ya b u s e dt op r e j u d i c et h ep u b l i ci n t e r e s t t h u st h e r e s h o u l db es o m el i m i t a t i o n so ni t sa p p l i c a t i o n i nc h i n a , t h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t si s n o ty e ta d o p t e di nl e g i s l a t i o n ，a n dt h eo n l yl e g a ld o c u m e n ti n c o r p o r a t i n gt h i sd o c t r i n e i st h ej u d i c i a li n t e r p r e t a t i o np r o m u l g a t e db yt h es u p r e m ec o u r ti n2 0 0 1 ，w h i c hi s “s o m ep r o v i s i o n so nt h ea p p l i c a t i o no f t h el a wi nt h et r i a lo f p a t e n tc a s e s ”h o w e v e r , t h i s j u d i c i a li n t e r p r e t a t i o no n l ys e t ss o m eg e n e r a lp n n c i p l e sc o n c e r n i n gt h ed o c t r i n eo f e q u i v a l e n t sa n dd o e sn o ti m p o s ea n yl i m i t a t i o nf o ri t sa p p l i c a t i o n a l t h o u g ht h i st o p i c h a sg r e a ts i g n i f i c a n c e ，l i t t l ea c a d e m i cr e s e a r c hh a sb e e nd e v o t e dt ot h i si s s u ei n c h i n a i ti st h et a s ko ft h i st h e s i st oe x a m i n et h e1 i m i t a t i o n so nt h ed o c t r i n eo f e q u i v a l e n t sa n dt op r o p o s es o m el e g i s l a t i v er e f o r mf o rc h i n a t h e r ea f et h r e ec h a p t e r si nt h i st h e s i s c h a p t e ro n et h e s i si n t r o d u c e sa n da n a l y z e s t h eb a s i cp r i n c i p l e sa n ds p e c i f i cp r o v i s i o n so ft h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t s i tt h e n d i s c u s s e st h em e r i t sa n ds h o r t c o m i n g so ft h ed o c t r i n e c h a p t e rt w oc o n s i s t so ft h r e e p a r t s ：t h ef i r s tp a r tg i v e sab r i e fi n t r o d u c t i o na b o u tt h ed o c t r i n eo fe s t o p p e la n di t s d e v e l o p m e n ta n de x p l o r e st h et h e o r e t i c a lf o u n d a t i o na n dv a l u e so ft h ed o c t r i n eo f e s t o p p d b yi n t r o d u c i n ga n da n a l y z i n gt h ec a s ef e s t ovs m c , t h es e c o n dp a r t e x a m i n e s t h el a t e s td e v e l o p m e n to ft h ea p p l i c a t i o no ft h ed o c t r i n e so f e q u i v a l e n t sa n d t h ed o c t r i n eo fe s t o p p e lb ya m e r i c a nc o u r t si n p a t e n ti n f r i n g e m e n tc a s e s m o s t i m p o r t a n t l y , t h et h i r dp a r tp u t sf o r w a r dt os o m el e g a ls u g g e s t i o n so nh o wt oa p p l yt h e d o c t r i n eo fe s t o p p e li nc h i n a ，a n dt h i si st h ef o c u so ft h i st h e s i s c h a p t e rt h r e e a n a l y z e st h eh i g h l yc o n t r o v e r s i a lp r i o ra r td e f e n s ed o c t r i n ea r g u i n gt h a tt h ed o c t r i n e o fp r i o ra r ts h o u l db ea d o p t e dt ob a l a n c et h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t s f u r t h e r , t h i s c h a p t e rp r o p o s e ss o m el e g a ls u g g e s t i o n so nt h ea p p l i c a t i o no ft h ep r i o ra nd e f e n s e d o c t r i n ei nc h i n e s ep a t e n tl a w t h i s c h a p t e rl a y s i t s e m p h a s i so nt h e o r e t i c a l f o u n d a t i o na n dt h eo b j e c t so f t h i sd o c t r i n ea n di t sa p p l i c a t i o n k e y w o r d s ：d o c t r i n e o f e q u i v a l e n t s ；d o c t r i n e o f e s t o p p e l ；p r i o r a r t 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导一| i _ _ _ 独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人。签名) ：谁夯为蒙 沙6 年岁月矿日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电 子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学 校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索， 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适 用本规定。 本学位沦文属于 l 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( ) ( 请在以上相应括号内打“4 ”) 日期：“年，月磐日 日期：o 年 月驴日 导言 导言 等同原则是美国法院在专利侵权的审判实践中发展出来的一项原则，经过近 二百年的发展，在美国的影响下英国、德国和日本等发达国家都在专利侵权诉讼 中采用了等同原则，可以说，等同原则已经成为国际上公认的一种专利侵权判定 的重要原则。近年来，在我国专利实践中，随着技术更新速度的不断加快及企业 专利意谚 的 = i i l 益增强，完全一模一样地照抄照搬他人专利的情形已非常罕见，而 更多的则是千方百计地以各种手段对专利技术进行形式上的和非实质性的改变， 以期达到逃避侵权指控的目的，在我国专利司法实践中，涉及等同侵权的案件现 已占有相当大的比例。正因为如此，2 0 0 1 年6 月1 9 日最高人民法院发布了关 于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定，在该规定的第1 7 条正式提出了 等同原则，并做出了原则性的规定。 然而等同原则一方面通过拓展专利权的保护范围，有效地维护了专利权人的 利益，另一方面，等同原则的不当适用却增加了专利权利要求的不确定性，损害 了社会公众对专利保护范围的合理预期，危及到专利司法制度的统一性和确定 性。所以如何在运用等同原则保护专利权人利益的同时，给予必要和合理的限制 避免对社会公众的利益造成损害，就显得非常必要，但是目前我国的法律和有关 司法解释却没有做出规定。本文拟通过比较借鉴美国的专利侵权判定等同原则的 发展，并结合我国的实际情况，对当前我国法律制度下如何对等同原则的使用进 行科学和合理的限制做出有益的探讨( 主要从禁止反悔原则和公知技术抗辩原则 的适用方面进行) ，并提出相应的立法建议。最后，需要特别指出的是，由于等 同原则不适用于外观设计专利，因此本文所称专利仅指发明和实用新型专利，而 不包括外观设计专利。 2论对专利侵权判定等同原则的限制 第一章等同原则的基本法理 第一节等同原则的概念及其历史发展 一、等同原则的概念和内涵 等同原则( d o c t r i n eo f e q u i v a l e n t s ) 是美国法院在专利侵权的审判实践中提 出来的项原则。在过去两个世纪中，美国各级法院的众多判例扮演着等同原则 诠释者的角色，通过一系列判例确立了等同原则在专利侵权诉讼中的地位。该 原则是对专利侵权归责的字面侵权原则的补充。 字面侵权原则( l i t e r a li n f r i n g e m e n t ) 又称全面覆盖原则，是指被控侵权的 产品或方法与某一专利的权利要求相比，被控侵权产品或方法具备了权利要求书 中的每一个权项；或者说权利要求书里的每一项技术要素都可以在被控侵权的产 品或方法中找到。在专利侵权审判中，首先应当适用的就是字面侵权原则这一 最直接、最简单的原则。 等同侵权原则是各国专利侵权诉讼中运用的极为频繁的一个判断是否存在 专利侵权的原则，是指被控侵权技术与已获专利的技术相比较，从字面上看不相 同，但二者是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果， 并且本领域内的普通技术人员无需经过创造性劳动就可以联想得到， 则应判定 被控侵权的技术落入已获专利技术的专利保护范围，构成等同侵权。 等同原则是为了弥补字面侵权的不足，为了鼓励发明、避免不道德的仿冒而 确立的，也是权利要求的对应产物；同时也是由语言特性决定的。权利要求由 文字组成，其作用是声明权利，同时向社会公众予以公示，划清专利技术的保护 范围的界限。但由于文字语言的局限，专利权利要求书中的语言不可能捕捉到发 明的每一个细节，或者完全准确地描述新颖性的范围。如果专利总是用字面含义 进行解释，它们的价值将大大降低。某个部件非实质性的替换就能绕过专利，这 曲三强专利侵权归责的等同原则研究明现代财经，2 0 0 2 ，( 9 ) ：3 李明德美国专利法中的等同理论希尔顿化学公司案述评【j 外国法译评，1 9 9 9 ，( 2 ) ：5 9 虽商人民法院关于市理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第1 7 条 蕈红海等同侵权行为的判断【j 】知识产投，2 0 0 4 ，( 2 ) ：3 7 第一章等同原则的基本法理 3 种简单的“创新行为”将严重损害专利权人的专利价值。如果专利权人在任何情 况下都要受其权利要求文字内容的严格限制，那么专利权人的利益就得不到切实 维护，专利制度鼓励公开发明的目的就会落空。等同原则正是顺应这种需要而提 出的，其目的在于防止他人盗用专利发明的成果。“专利的保护范围并不局限于 字面含义，丽应该包括己写明的权利要求的所有等同物。 二、等同原则的历史发展 对等同原则的创立和发展影响最大的是美国，美国在其专利侵权诉讼中采用 等同原则的历史可以追溯到1 8 1 8 年美国最高法院对e v e n s e a t o n - - 案的判 决。近两个世纪以来，美国对等同原则的探讨从来就没有停止过，等同原则是 美国专利界的永恒话题，前后形成了许多理论和学说，产生了诸多法院判例。学 者就等同侵权进行讨论的文章也不计其数。其他国家也有类似的理论，如英国 的“发明精髓( t h et h e o r yo f p i t ha n dm a r r o w ) ”原则和德国的“总的发明构思 ( g e n e r a li n v e n t i v ei d e a ) ”等等。而且在世界知识产权组织2 0 0 1 年以来讨论制 定实体专利法条约的过程中，各国基本上同意在该条约中写入有关等同原则 的规定。鉴于此，简要回顾一下等同原则在美国的发展历程对我们理解等同原 则是大有裨益的。 在e v e n sve a t o n 案之后美国最高法院及联邦巡回上诉法院。有数个里程碑 式的经典判例，对专利侵权判定等同原则的适用做出了具体的规定。 ( - - ) r o s sw i n a n sma d a m ，e d w a r d ，a n dt a l b o td e n m e a d o 案 在该案中，专利权人发明了一种用于运煤的轨道车，具有圆锥形的车身结构。 这种结构可以使装载在车中的煤的重力均匀地分布在所有方向上，并可以方便地 通过车身底部的孔来卸煤。被控侵权人采用了专利权人的发明构思，但是将专利 g r a v e r t a n k m f g c o l i n 出一i r p r o d u c t s c o 3 3 9 us 6 0 5 f 1 9 5 0 ) 圆2 0 u s 3 5 6 ，3 6 1 ( 1 8 2 2 ) 尹新天专利权的保护【m 】北京：知识产权出版社，2 0 0 5 3 7 6 固k i r kh a r t u n gm t h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t s ：am a i d e ro fc h 锄c ea n dc o n f u a l o n j j o u r n a lo ft h e p a t e n t a n d t r a d e m a r k o m c e s o c i e t y，( 8 6 1 ：, 2 0 0 4 6 4 8 s u e ，a n n m 0 慨t h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t sa n dp r o s e c u t i o nh i s t o r ye s t o p p e l ：t h es u p r e m ec o u r ts u p p o r t s f l e x i b i l i t yo v e rc e r t a i n t yi np a t e n tc a s e si nf e s t ovs m c j r i c h m o n dj o u r n a lo fl a w t e c h n o l o g y , 2 0 0 2 ( 3 8 ) ：2 9 8 d a v i d t o d dr h i l t o nd a v i svw a m e r - j c n k i n s o l la n dt h er i g h tt oaj u r yo nt h ei s s u eo f p a t e n ti n f r i n g e m e n t u n d e r t h e “e q u i t a b l e d o c t r i n e o f e q u i v a l e n t s j b r i g h a m y o u n g u n i v e r s i t y l a w r e v i e w , 1 9 9 6 ，( 1 ) ：1 4 1 尹新天专利权的保护【m 】，北京：知识产权出舨社，2 0 0 5 3 7 4 该巡回上诉法院是美国国会为提高专利审判中的一致性，使得专利法的适用具有更高的可预见性而设立 的，专门受理全部或部分涉及专利法的上诉案件的巡州上诉法院，简称ca fc 5 6u s 3 3 0f 1 8 5 3 ) 4论对专利侵权判定等同原则的限制 权利要求中的圆锥形车身结构改为八角棱锥形车身结构。 在该案中，美国最高法院首次使用了“实质相同”的术语。法官认为，当( 专 利的) 形式与实质密不可分时，只要看形式就可以判定是否构成侵权：但是，如 果二者是可分的，他人就可以用不同形式抄袭发明。只要认定实质上的抄袭，专 利侵权即告成立；专利权人未( 在权利要求书中) 对此种形式加以蜕明，不能构 成侵权的抗辩理由。该判决的意义在于明确地从结构、方式和结果三方面比较 专利产品与被控侵权产品是否实质相同，尽管它尚未使用“等同原则”的术语， 这为美国最高法院在1 9 5 0 年的g r a v e rt a n k m f g c o vl i n d e 爿驴p r o d u c t sc o 案中确立“功能方式结果三重检验标准( t e s to f f u n c t i o n w a y r e s u l t ) ”奠定了 基础。9 ( 二) g r a v e rt a n k m f g c o ul i n d e a i r p r o d u c t sc o 。案 1 9 5 0 年的g r a v e r 案是美国最高法院建立现代等同原则的经典判例。通过此 案，美国最高法院正式确立了等同原则在专利侵权诉讼中的地位，并对适用等同 原则的一系列关键性问题做出了具体规定。 1 等同原则不仅适用于开拓性发明，也适用于任何新的和产生有用效果的 改进性发明，但是对不同的发明创造，等同的范围可能有所不同。 2 等同原则适用于这样的情况，即被控侵权物虽然没有落入权利要求的文 字所表达的范围，但是“以基本相同的方式，实现基本相同的功能，产生基本相 同的效果”。该判定标准后来被称作“功能一方式一效果”三一致准则，这一判 断标准五十多年来被美国的无数法院所引用，成为美国专利侵权诉讼案件中最常 见的判断标准，也被许多其他国家所借鉴。 3 等同的判断没有固定的模式，应当根据专利文件的内容、现有技术的状 况以及具体案情进行判断，等同原则不要求所有的目的和所有的技术手段完全相 同。 r o s sw i n a n sl ，a d a m ，e d w a r d ，a n dt a l b o td e n m e a d 5 6us3 3 0 ( 18 5 3 ) 转引自：曲三强专利侵权归责 的等唰原则研究【_ i 现代财经，2 0 0 2 ，( 9 ) ：4 r o s s m ”删v a d a m ，e d w a r d ，a n d t a l b o t d e n m e a d 5 6 u s 3 3 0 ( i l8 5 3 ) 转引自：张乃根 的等同原受日案例分析及其比较 j 】，比较法研究，1 9 9 5 ， 2 ) ：1 5 9 ， 3 3 9us 6 0 5f t 9 5 0 ) g r a v e r t a n k m f g c o vl i n d e 一一m 幽c 圬c o 3 3 9 u s 6 0 5 ( t 9 5 0 ) ，中文材料见张乃根 例选析【m 】北京：中国政法大学m 版社，1 9 9 5 美国专利侵权 美国专剁法判 我国最高人民法院在兆司法解释关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定中正是吸收借鉴了 这个标准。 第一章等同原则的基本法理 5 4 判断等同的一个重要因素是对于所属领域的技术人员来说，被控侵权产 品或方法所具备的技术特征与权利要求书中记载的特征是否具有可替代性 ( i n t e r c h a n g e a b i l i t y ) 。 5 等同的判断是事实问题，可以通过专利文件的内容、专家证言以及现有 技术的状况予以证明。 g r a v e r 案在w i n a n s 案的基础上进一步对等同原则进行了更为详细的规定， 并归纳出“功能一方式一效果”三一致准则，但三一致准则并未像w i n a n s 案那 样明确要求对被控侵权物的技术特征与专利权利要求进行整体比较，而且美国最 高法院对g r a v e r 案的判决几乎将其注意力完全集中在给专利权人提供有效的法 律保护方面，而对法律确定性问题没有给予足够的重视。，这导致美国法院在此 后的一系列判决中，在如何比较权利要求和被控侵权物的技术特征的上，产生了 较大的争论和明显的分歧， ( 三) w a r n e r - j e n k i n s o nc o i n 巴耽h i l t o nd a v i sc h e m i c a lc o o 案 抄袭是否应当作为等同原则适用的前提条件，即等同侵权行为人承担的是否 为过错责任? “功能一方式一效果”三一致准则是否是等同侵权判断的唯一准 则? 如果不是，应当考虑的因素还有哪些? 被控侵权物和专利权利要求之间的比 较应当从整体上进行还是逐个技术特征比较? 1 9 5 0 年g r a v e r 案判决留下的空 白，使得美国各级法院在适用等同原则判定侵权上存在较大分歧，即使是c a f c 内部也存在分歧。在1 9 8 3 年h u g h e s a i r c r a f tc o m p a n yvu n i t e d s t a t e s 壕，c a f c 推翻了地方法院的判决，认为：“一审法院关于只有被控侵权物具备了权利要求 中规定的每一个技术特征或等同物时，专利侵权才成立的提法是错误的。法院应 该把专利发明作为一个整体和整个被控侵权物进行比较。”。而在1 9 8 7 年 p e n n w a # vd u r a n d - w a y l a n d , i n c _ 4 案中，c a f c 的判决又转到“逐一技术特征”比 较，认为：“在适用等同原则时，法院必须审视权利要求中的每一个限定特征。 因为权利要求中每一个技术特征都是重要的和不可缺少的。要认定侵权成立，原 d o n a l d ，c h i s u ms t h es c o p eo fp m t e c t i o nf o rp a t e n t sa f t e rt h es u p r e m e sw a m e r - j e n k i n s o nd e c i s i o n ： t h e f a i r p r o t e e t i i n t y j s a n t a c l a r a c o m p u t e ra n d h i g h t e c h n o l o g y l a wj o u r n a l ，2 0 0 3 ，( 3 ) ：4 3 2 5 2 0 u s1 7 ( 1 9 9 7 ) 2 1 9 u s e q 4 7 3 1 9 8 3 ) ， h u g h e s 挑，研c o m p a n yvu n i t e d s l a l e s2 1 9 us e q 4 7 3 ( 1 9 8 3 ) 转引自：张乃根美周专利法判倒选析 【m 】北京：中国政法大学出版社，1 9 9 5 1 4 1 4u s ，b q2 d1 7 3 7f 1 9 8 7 ) 6 论对专利侵权判定等同原则的限制 告必须证明被控侵权物中采用了权利要求中的每一个技术特征或其等同物。”o 美国最高法院于1 9 9 7 年受理了w a r n e r - j e n k i n s o nc o i n c vh i b o nd a v i s c h e m i c a lc o 案( 下文简称w a m e r - j e n k i n s o n 案) ，并作出判决，重新阐述了等同 原则的一些基本要素，对下级法院和专利学术界及律师界争论不休的一些重要问 题作出答复和澄清。 1 最高法院认为：“包含在权利要求中的每一个技术特征对于界定专利发明 的范围都是重要的，因此等同原则应当针对权利要求的每个技术特征，而不是 针对作为一个整体的发明。”。这就明确规定了在适用等同原则进行专利侵权判定 时，必须适用建立在“逐一技术特征”( e l e m e n t b y e l e m e n t ) 基础上的“全部技 术特征原则”( a l le l e m e n t sr u l e ) 。 2 - 最高法院认为在相同侵权不成立时，必须进一步运用等同原则来判断侵权 是否成立，后者的进行没有其他前提条件。 3 对于如何判断是否构成等同，最高法院认为只要对权利要求中的每一个技 术特征在发明中所起的作用进行分析，就会引导人们判断被替换的技术特征是否 在功能、方式和效果上与权利要求中的每一个技术特征相致，法院的法官凭借 他们的审判经验完全可以做出正确的判断。 4 对于判断等同的时间问题，美国最高法院认为，判断是否等同的恰当时间 基点应当是被控侵权行为发生之时。 5 对禁止反悔原则的适用，最高法院提出了一个新的规定，即专利权人必须 对其修改权利要求的原因做出证明，以排除禁止反悔原则适用。 第二节等同原则的适用标准和范围 一、等同判定的标准 判定等同必须先设定一个统一的标准或尺度。只有先定出统一的标准，才能 保证在同一类专利侵权案件里法律适用和判决的一致惟，防止等同原则被滥用。 p e n n w a r v d u r a n d - w a y l a n d , l n c4 us p q2 d 1 7 3 7 ( 1 9 8 7 ) 转引自：张乃根美国专利法判例选析【m 】北 京：中国政法大学 “版社，j 9 9 5 1 4 1 w a r n e r - j e n k i n s o n c o ，l n c h i l t o n d a v i s c h e m i c a l c o 5 2 0 us 1 7 ( 1 9 9 7 ) i d 第一章等同原则的基本法理7 这对于我国这一领土和人口大国来说更是具有重要性。 1 主体标准 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第1 7 条 第二款规定：“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本 相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域内的普通技术人员无须经过创造 性劳动就能够联想到的特征”。该规定对专利侵权案件中进行等同比较应当从何 种视角进行做出了明确的规定，即从所属领域内的普通技术人员的视角出发进行 等同比较判定。而我国专利审查指南所定义的“所属领域的普通技术人员” 是一种假想的人，他知晓发明所属技术领域所有的现有技术，具有该技术领域中 普通技术人员所具有的一般知识和能力，他的知识水平随着时间的不同而不同。 由此可见，所属技术领域普通技术人员并不是指具体的某些人，而是指对所属技 术领域现有技术状况的一种认识水平。 “所属领域的普通技术人员”的字面解释不会产生歧义，但其内涵在司法实 践中经常出现混淆。一种情况是将“所属领域的普通技术人员”认为是该技术行 业大致具有或相当于中等技术职称的人，当需要进行等同侵权的判断时，就找他 们咨询或者寻求鉴定。然而即使这些人能够代表普通技术人员这一层面，但他们 的学识和认识水平也是参差不齐的，究竟是找生产企业或研究机构，找技术员还 是工程师，具体人数的确定，都可能在不同法院和不同法官之间产生分歧。另一 种情况则是，一遇到技术问题就全部将技术比较问题包括等同的判定问题推给专 家去做鉴定，直接将专家的结论作为侵权判决的依据。尽管从事技术鉴定的人员 在本领域是专家，甚至是权威，但对专利审查的方法并不一定熟悉，同时，专家 很可能按照自己的学识水平看待比较的对象，而不是以所属技术领域普通技术人 员的水平分析对比。 2 客观标准 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第1 7 条 第二款对等同判定的客观标准做出的规定是：“以基本相同的手段，实现基本相 同的功能，达到基本相同的效果。”这与美国最高法院创立的“功能一方式一效 果”三一致标准是一样的，但是对于等同原则的比较对象，是针对整个专利，即 张辉等同判断易混淆的几个问厢 a 】程永顺专利侵权判定实务【c 】北京：法律出版社，2 0 0 2 1 3 6 8沦对专利侵权判定等同原则的限制 采用“整体等同比较”方法，还是就专利的各个技术特征而言，即采用“逐个技 术特征比较”方法，目前法律和相关的司法解释没有规定。如果是针对整体进行 比较，那么进行等同判定的灵活性就会比较大；而如果是对各个技术特征进行比 较那么专利权的保护范围就会较小，对于专利权人来说是较为不利的。 在我国的专利侵权审判实践中，法院也倾向于采用“逐个技术特征比较”方 法。北京市高级人民法院2 0 0 1 年制定的专利侵权判定若干问题的意见( 试行) 第2 2 项规定：“进行侵权判定，应当以专利权利要求中记载的技术方案的全部必 要技术特征与被控侵权物( 产品或方法) 的全部技术特征逐一进行对应比较。” 第3 8 项规定：“适用等同原则判定侵权，仅适用于被控侵权物( 产品或方法) 中 的具体技术特征与专利独立权利要求中相应的必要技术特征是否等同，而不适用 于被控侵权物( 产品或方法) 的整体技术方案与独立权利要求所限定的技术方案 是否等同。”最高人民法院在2 0 0 5 年提审的大连新益建材有限公司与大连仁达 新型墙体建材厂侵犯专利权纠纷。一案中，我们可以清楚地看出最高院在进行等 同比较的时候采用的也正是逐个技术特征比较方法，首先概括出专利的必要技术 特征，然后逐一与被控侵权的技术进行比对，最后做出新益公司产品对仁达公司 的专利不构成侵权的判决。最高院的判决对于我国各级法院审理专利侵权案件虽 然没有直接的约束力，但是却具有非常重要的指导意义。 二、等同的范围 等同的范围是由专利发明的水准来决定的。美国法院把专利发明分成开拓型 发明、实质性的改良型专利发明和狭窄的改良型专利发明等几个等级。开拓型专 利发明的等同范围最宽，实质性的改良型次之，狭窄的改良型专利发明的等同范 围非常有限。 我国专利审查指南第二部分第四章关于如何进行发明创造技术方案的创 造性审查的规定，把发明分为丌拓发明、。组合发明、。选择发明。等几种，并且分 ( 2 0 0 5 ) 民三提字第1 号，裁判文书详见中国知识产权裁判文书网，h t t p ：i p l c h i n a c o u r t o r g p u b l i c d e t a i ls f w s p h p ? i d = 8 2 9 ，2 0 0 6 4 1 9 程永顺，罗李华专利侵权判定中美法条与案例比较研究 m 】北京：专利文献出版社，1 9 9 8 18 2 开拓发明，是一种全新的技术解决方案，在技术史卜未曾有过先例，它为人类科学技术在某个时期的发 展开创了新纪元，这种发明称为开拓性发明。 组合发明，是指将某些技术方案进行组合，构成一项新的技术解决方案，以解决现有技术客观存在的技 术问题。 选择发明，足指从现有技术中公开的较大范围中，干j 目的地选“l 现有技术中未提到的小范闱或个体的发明。 第一章等同原则的基本法理9 别给它们明确的定义。在专利司法实践中，没有关于上述专利发明水准的等级划 分，但法院在审理案件时，遇到对发明创造技术含量进行等级认定时，一般是沿 用上述专利审查指南的提法。我国目前的科学技术水平比起发达国家还有相 当的差距。我国公民或企业申请的专利大多数是实用新型专利，也就是发明高度 都比较低的“小发明”专利。组合性发明和选择性发明占绝大多数，因此在审判 实践中还没有涉及到开拓性发明，但这并不是说等同范围的划分标准不重要，实 际上，随着等同原则在我国专利审判实践中的运用和发展，这种观点已经对法院 的审判活动产生了影响。北京市高级人民法院专利侵权判定若干问题的意见( 试 行) 第4 0 条就规定，进行等同侵权判断，对于开拓性的重大发明，确定等同保护 的范围可以适当放宽；对于组合性发明或者选择性发明，确定等同保护的范围可以 适当从严。 三、等同比较的时间 确定等同应该以什么时间为准? 这是运用等同原则判定专利侵权的一个很 重要的问题。如果等同的技术范围是等同的空间范围，是专利权保护范围在“横 向”的扩展的话，那么等同的时间范围就是专利权保护范围在“纵向”的延展。 各国专利法对这个问题的规定不是很一致：英国以专利公开日为准，德国以专利 申请日或优先权日为准，美国、法国和日本以专利侵权同为准。我国的法律和 相关司法解释虽然没有对进行等同比较的时间做出明确规定，但2 0 0 1 年北京市 高级人民法院制定专利侵权判定若干问题的意见( 试行) 第3 7 条规定：“判 定被控侵权产品或方法中的技术特征与专利权利要求中的技术特征是否等同，应 当以专利侵权行为发生的时间为准。”可见我国法院在审判实践中倾向采用美国、 法国和日本所采用的时间标准，即专利侵权行为的发生时间。 发明专利的保护期为2 0 年，实用新型专利保护期为l o 年。在如此长的专利 保护期内，随着科学技术的快速发展，可能会出现一些在专利申请或专利公开时 尚未认识到的等同替换手段。如果将判断等同侵权的时间界限不是确定在侵权行 为发生日，而是定在专利申请日或者专利公开日，那么一旦出现新的等价手段， 侵权者就可以利用它来代替权利要求中的相应技术特征，从而逃避侵权责任，这 程永顺，罗李华专利侵权判定中美法条与案例比较研究【m 北京：专利文献出版社，1 9 9 8 1 8 2 1 0论对专利侵权判定等同原则的限制 样显然对专利权人不公平。所以将等同比较的时间定为侵权行为发生的时间是 比较合理的。 第三节等同原则的价值和缺陷 一、等同原则的价值 等同原则在整个专利制度中具有重要的作用，它是民事法律中公平原则在专 利审判实践中的具体应用和表现。 首先，等同原则可以使专利权人的利益得到实质有效的保护。在专利侵权纠 纷中，侵权物是否落入专利权保护范围往往是争论的焦点。实践表明，如果过分 拘泥于权利要求的文字内容，则不能为专利权人提供有效的保护。尽管申请人在 撰写其权利要求书以及专利审批过程中，应当尽可能地争取获得具有较宽保护范 围的权利要求。但是要求申请人预测所有可能的侵权形态，并记载在权利要求书 中是不现实的。实践中常常出现侵权人借用专利发明的实质性内容，却处心积虑 地对其中的一些部分作出种种非实质性的变动，使其实施行为的客体与权利要求 的文字内容相比有所不同。在这样的情况下，如果仅仅因为存在一些非实质性的 不同，就认定不侵犯专利权，势必会损害专利权人的利益，使整个专利制度的遭 到严重破坏。 其次，等同原则有利于保护发明，鼓励发明创造。专利实践表明，依法保护 专利权、制裁侵犯专利权行为的关键在于进行专利侵权判定，而等同侵权判定又 是专利侵权判定的关键。美国最高法院在1 9 5 0 年g r a v e r 案有一段精彩的论述： 完全一模一样地照抄照搬，在实践当中是非常少见的。如果允许他人在稍加变动 后就可任意盗用发明专利，那么专利保护就会变得空洞无用了，专利制度鼓励公 开发明的目的就会落空。 最后，等同原则有利于促进产业的发展。自中世纪末划以来，许多国家在进 入工业化初期时实行了保护发明的专利制度，工业化和专利保护之间形成了明显 程永顺专利侵权判定中几个土要原则的运用【a 】程永顺专利侵权判定实务【q 北京：法律版社， 2 0 0 2 4 9 g r a w rt a n k 正m f g c o l i n d e a i r p r o d u c t sc o 3 3 9us6 0 5 ( t 9 5 0 ) 转引自：张乃根美国专利法判例选 析 m 】北京：中国政法大学出版社，1 9 9 5 9 7 第一章等同原则的基本法理 1 1 的互动关系。专利制度之所以能够推动工业和经济的发展，主要是因为这种制度 能够鼓励和推动技术的创新和进步。其实，专利法对等同原则的目益重视，其 根本原因也正是产业竞争中企业对技术的依赖性同益增强。随着科学技术的发展 速度日益加快，商业秘密对技术优势保护的可靠性随着反向工程能力的增强而大 大降低。因此，产业界也就越发需要专利法所提供的保护和激励机制。这些因素 均促使专利法向创造者一方倾斜，于是用来有效扩展专利权利保护范围的等同原 则也就倍受关注。另外，等同原则也确实扩大了技术发明的价值，从而降低了商 业投资的风险，增加了净社会价值。从这一角度来看，等同原则的确能在充满 技术风险的环境下，特别是高新技术领域为投资者带来更多的信心。 二、等同原则的缺陷 一般认为，等同原则在扩展专利权利保护范围，确保专利权人能够获得对其 专利的全面保护的同时，会模糊专利权利要求的边界，损坏权利要求定义发明和 告知公众的双重功能，从而破坏了社会公众的合理预期，给专利侵权判定引入一 些不确定的因素。利用己有发明进行再创造的人员，就难以预知他们的行为是否 会构成侵权。而同时运用等同原则判定是否构成侵权，不仅涉及复杂的专业技术 问题，更重要的在于这种判定方法具有很强的主观色彩，法官的自由裁量不确定 的因素很多，这又有可能造成不同的法官审判会有不同的结果。这与专利法的鼓 励其他发明人利用己有专利进行再创造的宗旨是相矛盾的。等同原则的适用阻碍 了权利要求的公示作用，而清楚无误地给竞争对手以公示不仅是专利法所要求 的，同样也是社会所需要的。 其实，等同原则的适用并