通过一件专利申请讨论对不符合专利法33条的争辩.doc

通过一件专利申请讨论对不符合专利法33条的争辩摘要目前审查员对专利申请是否符合专利法33条的审查十分严格，尤其对于分案申请。文中提到的申请是一件分案申请，由于其特殊性，造成其争辩的难度很大。在文中，笔者结合该申请从撰写和修改的角度，阐述了必要技术特征与修改超范围的关系，阐述了本分案申请没有超范围的争辩理由。关键词修改超范围 必要技术特征 直接地、毫无疑义地确定一、关于修改超范围的相关规定：根据专利法33条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。审查指南中规定：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。 判断的具体原则是：如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，这种修改就是超范围。所说的申请内容，是指原说明书（包括附图）和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件的内容。是否能“直接地、毫无疑义地确定”的判断主体是所属技术领域的技术人员，判断的对象是修改的内容与原申请文件明确记载的内容之间的比较。其中很重要的一点是，所属领域技术人员在判断时应参照申请时的公知常识或惯用技术等，将原申请文件明确记载的内容与公知常识或惯用技术进行合理结合，在此基础上去判断是否可以直接地毫无疑义地确定修改的内容。二、本专利申请介绍：申请号为200610146803.3的发明专利申请（发明名称为“能适应动态环境变动的单载波传输系统及其方法”）是申请号为03135962.0的分案申请。目前本分案申请处于三通阶段。本分案申请要求保护的是一种能够处理发射机发射的信号的具有普通接收机部件的接收机。但是由于其权利要求的特殊性：（1）其母案说明书的发明内容以及具体实施方式部分只是涉及该数字广播系统的发射机的改进，而本分案申请的权利要求保护的是接收机；（2）分案申请权利要求中对信号格式的描述与说明书以及附图中的信号格式的描述不一致，从而造成审查员质疑本申请不符合专利法第33条的规定。争辩理由及评析：针对第一点，在申请时本分案的权利要求保护的接收机是根据现有的接收机部件撰写的，在之前的答复意见(针对一通的答复意见)中，申请人在争辩本分案申请不超范围时提交了3份文件来证明该接收机所包括的部件属于本领域的公知常识。对于该争辩理由，审查员指出“接收系统中包括的各个单元未在原申请的说明书和权利要求书中记载，虽然根据作为对等实体的发射端所执行的方法步骤，可以唯一地确定接收端也执行上述接收、解调和同步的步骤，但由于说明书中未记载执行主体，即使执行主体是本领域公知常识，由于存在多种实现方式，在权利要求中增加以上执行主体也会导致权利要求的修改超范围”。对此，在本次答复中，通过挖掘背景技术部分的内容，背景技术部分在描述现有发射机部件(例如扰码器、编码器、交织器、PN序列产生单元)的同时，还描述了对应的接收部分的操作（例如，去随机化、解码进行纠错、解交织以及同步和信道估计），笔者根据背景技术中的上述内容，对接收机所包括的部件进行重新修改，即将接收机修改为包括同步单元、解交织单元、解码单元和解扰单元。在目前的审查实践中，公知常识或惯用技术在判断是否超范围时只是起到提供参照、辅助判断的作用，由于权利要求中记载的内容需要是原说明书和权利要求书文字记载的内容以及根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容，因此此时并不能将作为公知常识的内容加入申请文件中。也就是说，无论是在撰写还是在修改申请文件时，都应该从申请文件本身记载的内容出发进行撰写和修改。针对第二点，审查员认为分案申请权利要求中对信号格式的限定（即，每一所述PN序列和所述净荷的每一个连续排列，从而每一所述PN序列在净荷的每一个的前面）是对原权利要求和说明书的概括，说明书附图中描述了一具体的广播传输信号的帧结构，包括帧同步、4个净荷数据和在净荷数据间穿插的具有2个PN序列的训练码元。对此，笔者从技术问题出发对这一问题进行了争辩。上述对信号格式的描述主要在于PN序列与净荷序列的关系。由于现有技术中的存在的问题：“传输信号的帧具有一个在帧同步中被插入3个PN序列的系列的结构，并且在那里插入净荷1”。换句话说，“训练码元在一帧中被插入两次”。这种帧结构妨碍系统跟上在动态环境中的信道的变动，其中的变动发生的甚至比第一和第二训练码元的时间间隔还快。因此本发明的目的在于可以适用于信道中发生经常变动的动态环境。为了实现上述目的，本发明采用的技术方案在于“511个码元的PN序列被插入到数据流中超过三次” 。换句话说，正是由于这种将PN序列插入到数据流中超过三次的广播信号的结构，才能够适用于信道中发生经常变动的动态环境。因此，基于上述内容，本领域的技术人员能够直接地、毫无疑义地确定接收系统接收的广播信号中的PN序列与净荷的相对关系。而审查员提到的说明书中描述的广播传输信号的具体帧结构以及具有的具体净荷数和PN序列数，它们只是一种示例，并不属于解决技术问题的必要技术特征。正如审查员所说，是否是必要技术特征与修改超范围并不是对等关系。细则20.2规定“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”。 细则20.2的这样规定是从撰写的角度出发，要求独立权利要求必须记载解决技术问题的必要技术特征。对于申请人来说，由于发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，如果将非必要技术特征记载到独立权利要求中，必然会缩小专利的保护范围，影响申请人的利益。因此，本领域的技术人员根据本发明的技术问题对申请文件的内容进行适度的概括(即只在独立权利要求中记载必要技术特征而不记载非必要技术特征)应该是允许的。这也符合“根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图来直接地、毫无疑义地确定”这一判断原则。因此，申请人针对审查员提出的说明书中记载的具体内容没有记载到权利要求中的问题，从撰写的角度出发来阐述独立权利要求应该记载解决技术问题的必要技术特征来进行争辩独立权利要求中记载的内容符合专利法33条的规定是没有任何问题的。三、结论：在目前的审查实践中，审查员对于专利法33条的审查过于严格，往往将只要在说明书中没有明确记载的内容就认为修改超范围，而这样便忽略了“根据原说明书和权利要求文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定”这一判断原则。而在判断“直接、毫无疑义的确定”时，判断的主体是本领域的技术人员。在审查指南第二部分第四章阐述创造性的内容中，阐述了“所属领域的技术人员”的概念，“他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力”。既然本领