专利申请文件撰写及复审无效程序（祁建伟).ppt

1、2020/8/2,1,专利申请及文件撰写,材料工程发明审查部祁建伟,2020/8/2,2,2,专利申请及文件撰写,2020/8/2,3,1、为什么要申请专利法律保护 2、如何申请专利三种专利 3、如何获得有效保护权利要求书/说明书,2020/8/2,4,1、为什么要申请专利法律保护,2020/8/2,5,停止竞争对手蚕食市场 维权 管理无形资产的方便工具 金钱回报 许可收入 侵权赔偿 转让 交叉许可,2020/8/2,6,2、如何申请专利 三种专利 发明专利-20年，实质审查 实用新型、外观设计-10年，形式审查,2020/8/2,7,3、如何获得有效保护权利要求书

2、/说明书 权利要求书合同条款 说明书合同条款的解释 申请专利需要满足的条件(R53) 与论文，评奖等的区别(契约合同) 每一个权利要求都是一个个别的发明,2020/8/2,8,1、说明书充分公开(A26.3)技术交底书 -清楚、完整、能够实现 为什么要充分公开发明内容 付出报酬(立法宗旨、公开换取保护),说明书,2020/8/2,9,2、不充分公开的后果技术交底书 a、不能获得专利保护 b、偶然获得专利-对保护也无济于事 -对保护无任何意义 -通过无效程序使专利权无效,说明书,2020/8/2,10,3、申请人的对充分公开的担忧？ 尤其方法申请等 -国内，无法防止侵权行为(取证难) -国外，无

3、偿使用问题,说明书,2020/8/2,11,4、申请人的对充分公开的理解？ -国外专利大多都做不出来 -如何理解A26.3(清楚、完整、实现) -充分公开与产业化或商品化的关系,说明书,2020/8/2,12,5、公开充分不等于和盘托出 -技术诀窍(know-how) 合理地保留技术诀窍的重要性 1、国内有利于技术转让、防止侵权行为的发生 2、国外防止专利技术被无偿使用 3、许可技术诀窍的转让 -公开充分的充分必要条件(技术问题),说明书,2020/8/2,13,6、获得专利权却打不赢官司？ 专利保护范围出了问题 发明 专利 点(单个产品) 面(系列产品) 举例说明 -替代特征+合理概括 -实

4、施例的重要性 -技术问题是关键,说明书,2020/8/2,14,7、形成有效的专利保护网 -考虑多重保护 专利，新型，外观设计等 -形成外围专利 时间从立项至完成(考虑优先权) 内容每取得一点改进(从技术问题着手),说明书,2020/8/2,15,1、专利申请文件的核心 2、解释专利保护范围 3、复审无效、侵权判定的重要依据 4、权利要求书合同条款 5、说明书合同条款解释 结论：权利要求书至关重要,2020/8/2,16,CN1081825A,2020/8/2,17,1、一种红花茶，其特征在于，其中包含有红花。(保护范围) 2、根据权利要求1所述的红花茶，其中还包含山楂。 3、根据权利要求1或

5、2所述的红花茶，其中还包含菊花。 4、根据权利要求3所述的红花茶，其中还包含甘草。,2020/8/2,18,2020/8/2,19,2020/8/2,20,EP0808138(专利),用于治疗血管疾病的器具，该器具是利用导管(catheter)以传送到身体里特定的位置以堵塞血管,2020/8/2,21,权利要求1,clamps (15) are adapted to clamp the strands at opposed ends of the device,2020/8/2,22,竞争对手,只是一头夹持(clamp)，另一头是用焊接的方式,2020/8/2,23,没有判侵权的原因,在说明书

6、中，有说明焊接可以是夹持的一个替代方案 决定: “夹持”就是夹持的意思，不应该拓展到包含焊接的解释，权1限定的是两头都要被夹持(A59) 说明书内说明焊接可以是夹持的一个替代方案更加明确了夹持和焊接的意思是不同的(在说明书中公开不等于获得保护) 专利权人在权1的用语是自愿的行为(合同条款缺陷) 故此，没有侵权(撰写失误所致),2020/8/2,24,Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited 1990 F.S.R. 181,英国的经典案例，经常会在英国和各英联邦国家（澳洲、加拿大等）被引用 脱毛器 利用弹弓在受力时张开、然

7、后在松弛时回复闭合状态以夹持毛发，从以达到拔除的作用,2020/8/2,25,权利要求书合理概括的重要性,权利要求1 “helical spring” 竞争对手 用有多个切口的、有弹性的胶条代替 败诉 英国 胜诉 德国、荷兰 权利要求合理概括(再创造过程),2020/8/2,26,专利的保护范围 -内容(权利要求书-A59) A、实施例的重要性-A26.4 B、实施例的数量-侵权判定 C、排他性语言的运用,周边限定说,中心限定说,折衷说,2020/8/2,27,小结,说明书公开充分A26.3 公开换取保护，买卖公平 权利要求书A59 如何获得最大的保护范围,2020/8/2,28,I. 相关法

8、律条款 II. 撰写 III.案例,2020/8/2,29,I. 相关法律条款,1、说明书 法26.3/5(实质性要求) 细则17条(形式要求) 2、权利要求书 法26.4，法31，细则20.2和法59条 (实质性要求) 细则19，21-22条(形式要求),2020/8/2,30,I. 相关法律条款,1、说明书 专利法26条（3） 清楚、完整、能够实现为准,2020/8/2,31,细则17条,发明专利申请的说明书应当包括下列内容： （一）技术领域：写明要求保护的技术方案所属的技术领域；(恰当) （二）背景技术：写明对发明的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件；

9、(客观) （三）发明内容：写明发明所要解决的技术问题以及解决其技术问题所采用的技术方案，并对照现有技术写明发明的有益效果；(明确、详细，有说服力) （四）附图说明：说明书有附图的，对各幅附图作简略说明； （五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明的优选方式，必要时，举例说明；有附图的，对照附图。,2020/8/2,32,I.相关法律条款,二、权利要求书 1、专利法第59条(A59) 2、法26.4，细则20.2(实质) 3、细则19，21-22条(形式),2020/8/2,33,I.相关法律条款,1、专利法第59条： 发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以

10、用于解释权利要求的内容。,2020/8/2,34,I.相关法律条款,专利法第26条第4款： 权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。,2020/8/2,35,I.相关法律条款,如何理解“清楚、简要” 1、从技术层面考虑 2、从法律层面考虑,2020/8/2,36,I.相关法律条款,“限定要求专利保护的范围” 概括的保护范围需要合理能够解决技术问题 -“有没有的问题”,2020/8/2,37,I.相关法律条款,R20： 权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。 从属权利

11、要求应当用要求保护的附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定。,2020/8/2,38,R20.2,独立权利要求保护的技术方案 -能够解决技术问题 -“能不能”的问题,2020/8/2,39,I.相关法律条款,R21： 发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写： （一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征； （二）特征部分：使用“其特征是”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范

12、围。 发明或者实用新型的性质不适合用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。 一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。,2020/8/2,40,I.相关法律条款,R22： 发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写： （一）引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称； （二）限定部分：写明发明或者实用新型附加的技术特征。 从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。,2020/8/2,41,举例

13、说明,1、一种防腐涂料，包括A，B和C。 2、根据权利要求1所述的涂料，其特征在于所述的A。 3、根据权利要求1中所述的A，其特征在于所述A。,2020/8/2,42,练习,1.一种制备化合物Z的方法，2.权利要求1的方法，3.权利要求1或2的方法，4.权利要求1或3的方法，5.权利要求3的方法，6.权利要求5的方法，7.权利要求5或6的方法，,2020/8/2,43,I.相关法律条款,1、确定发明的类型、主题； -保护力度的体现 2、确定各主题的全部技术特征(R20.2) -解决技术问题 3、技术特征的概括（A26.4） -保护范围(技术问题) 4、确定优选实施方案； -由此确定各项权利要求

14、之间的引用关系。,2020/8/2,44,I.相关法律条款,三、说明书摘要 发明的主题名称(1)、所属技术领域(2)、需要解决的技术问题(3)、解决该问题的技术方案(4)的要点以及主要用途(5)。 少于300字。,2020/8/2,45,II.申请文件的撰写,说明书(R17，A26.3-5) 发明专利申请的说明书应当包括下列内容： （一）技术领域：写明要求保护的技术方案所属的技术领域；(恰当) （二）背景技术：写明对发明的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件；(客观) （三）发明内容：写明发明所要解决的技术问题以及解决其技术问题所采用的技术方案，并对照现有技术

15、写明发明的有益效果；(明确、详细，有说服力) （四）附图说明：说明书有附图的，对各幅附图作简略说明； （五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明的优选方式，必要时，举例说明；有附图的，对照附图。,2020/8/2,46,产品权利要求,产品，设备，组合物 1、采用结构、组成、以及连接关系撰写 2、 “包含方法，性能，以及用途特征？”,2020/8/2,47,方法权利要求,时间过程要素的活动 (使用方法，制造方法，处理方法) 1、工艺参数 2、原料、产物等 3、设备、装置等,2020/8/2,48,用途权利要求,用途权利要求的类型是方法权利要求，基于发现新性能并利用该性能而作出的发明。 1.撰

16、写形式 （1）大多数对使用方式和条件没有特殊要求的用途发明，例如可以写成： “用化合物X作为杀虫剂” “如权1所述的化合物Y用作木材防蛀保护的浸渍液” “如权1所述的化合物Y，用作木材防蛀保护的浸渍液” 。,2020/8/2,49,总结,好专利是在撰写时就决定下来的(为何?) 说明书A26.3(know-how) 权利要求A26.4，R20.2 好的撰写需要时间考虑、沟通(再创造？) 找出所有技术方案(技术问题) 找出所有替代特征(技术问题),2020/8/2,50,总结,竞争对手非常乐意绕过专利 (避开侵权？) 找出替代方案(技术问题) 找出替代特征(技术问题) 能否绕过专利保护范围/找出无效理由(撰写水平？) “善兵者不战”,2020/8/2,51,2020/8/2,52,2020/8/2,53,复审请求,驳回三个月内提出 请求人资格专利申请人 请求理由专利申请被驳回的理由 前置审查-原实审审查员(1月) 1、撤销驳回决定由复审委作出决定 返回实审程序 2、维持驳回决定返回复审委(合议组) 合议审查-合议组(组长、主审和参