2023年深圳企业涉美知识产权纠纷分析报告

中国(深圳知识产权保护中心2023年深圳企业涉美知识产权纠纷分析报告 摘要本报告对2023年度深圳企业在美国联邦地的337调查案件情况进行分析，企业在摘要深圳作为我国外贸大市，出口增速领跑全国。相关数据显示，2023年深圳市深圳外贸产品在美国市场持续走俏，面临的风险也随之加剧，知识产权诉讼作为商业竞争手段频频被海外竞争对手所采用。2023识产权诉讼案件数量持续增长，案件复杂性增加，单个案件同时涉及多种知识产权类近年来，深圳企业在海外主动发起的诉讼逐渐增多，以美国联邦地区法院专利诉27%，越来越多的深圳企业主动将知识产权武器运用到企业经营当中。2023年，深圳某空天技术产业的领军企业与美国某公司的专利侵权案件作出陪审团裁决，该深圳公司被判高额赔偿。深圳企业在此后采取了多项针对性措施，形成了有力对等态势，其中就包括在美国联邦地区法院向该美国公司提起4件专利诉讼，利用美国司法证据开示制度，成功抓住了对方的弱点，从而在诉讼中占据了主动地位。最终，双方专利纠2023年，337调查终裁结果向好，原告主动撤诉、和解、以同意令终止调查、裁颁发普遍排除令，美国海关将不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场，这就意味着不仅仅对特定的企业，包括对企业所在的产业都会产生不利影响。多起重大案件获得积极结果，对于“出海”产业安全发挥着重要作用。在337调查案件中，中型企业的应对实力也在逐步彰显，他们凭借着较为充实的知识产权储备，以及在全球运深圳跨境电商产业从早期的“野蛮生长”逐步发展到目前的“蔚然成林”，业内位列全国第一。由此，美国跨境电商诉讼的多发领域，也由前些年的服装、玩具等传统产业逐步蔓延到技术密集型产业，而大多数技术密集型产业发生纠纷的类型一般为企业涉及的美国联邦地区法院专利诉讼中，56.8%以上案件涉及跨境电商，相关案件近年来，在面对海外知识产权纠纷时，产业巨头凭着丰富的诉讼经验有效抗衡、制约对手，许多中小微企业应诉意识和能力也在逐步提升。例如，深圳跨境电商蓬勃发展，成为了海外原告的重点打击目标，而跨境电分中小微企业在往年的诉讼中，缺席判决比例通常占61%以上，而在2023年得到了改善。以美国联邦地区法院版权诉讼为例，因缺席判决败诉结案的案件占54.0%，缺能在较短的时间内与美国原告达成和解，解冻资金账户，恢复正常经营。企业知识产第1页2023年，深圳企业在美立案和结案的知识产权诉讼案件共810件，其中，立案382125/专利案件审结平均时间为383天，商标案件审结平均时间为近年来，深圳企业在美知识产权诉讼案件立案数量整体上升，略有波动。其中，2023年专利诉讼案件立案148件，同比增长38.3%。深圳企业作为原告的案件12534445262专利诉讼案件所涉行业主要集中在计算机制造业、日用杂品制造业、通信设备制123456979833在深圳企业作为原告的专利诉讼案件中，无论从案件数量看，还是从涉案企业数12366455524622专利诉讼案件主要集中在伊利诺伊北区联邦地区法院和德克萨斯东区联邦地区法123475S.D.Fla.7667涉及深圳企业的专利诉讼案件中，原告律所被委托次数较多的是BishopDiehl&1727364656132Jaffe2324Jr.252在深圳企业作为原告的案件中，结案类型主要包括：协议和解2件；原告胜诉：在深圳企业作为被告的案件中，结案类型主要包括：原告撤诉（即原告自愿撤诉12345其中颁布较多的禁令类型：同时被颁布临时限制令、初步禁令、永久禁令的企业91家中位数为6万美元。其中，最高判赔金额为2.789亿美元，原告为TextronInnova-旨在明确《专利法》第101条规定的专利客体资格，恢复许多领域重要发明的专利资题是自然现象、自然法则或抽象概念，则不能授予专利权（AliceCorp.v.CLSBank），或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成，或者对前述任何一项的新颖且实用的改进，可按本法规定的条件和要求获得专利，但经修订的《美国法典》第35金融、商业、社会、文化或艺术的“过程”不符合专利条件，“即使过程中不少于一个步骤涉及机器或制造”。但仅通过例如“在计算机上进行”的陈述来增加对计算机常规、例行或自然发生的3）自发明之日起相关技术适用的状况4）第102、的在美知识产权布局具有启发意义。若企业的经营项目中涉及依照法案可能有资格获得专利保护的事项，尤其是人工智能、医疗诊断、生物技术等关键创新领域事项，企业应当及时跟进关注相关规定的落实情况，根据情况提前更新在美知识产权布局，尽近年来，企业在海外主动发起的专利诉讼案件越来越多，以美国联邦地区法院专利诉讼为例，2020-2023年，深圳企业作为原告的案件占比分别为3%、11.8%、24.3%和27%。专利诉讼属于民事诉讼的一种，专利诉讼程序与其他民事诉讼程序基本相同，但也有其特殊的程序，比如权利要求解释程序。此处结合美国专利诉讼程序鉴于在美提起专利诉讼程序复杂，建议企业委托诉讼律师负责诉讼案件的各方面工作，包括但不限于：制定诉讼策略，进行书面或当庭的答辩和回应，进行或协助证据搜集、保存、固定，参与和解谈判等。在代理律师的选择上，建议委托美国执业律师作为代理律师。原因包括但不限于：第一，美国法严格禁止非美国执业律师提供美国法法律服务，并针对此行为追究其刑事责任；第二，美国的知识产权法律法规和中国知识产权法律法规存在较大差异，各项程序法律法规也有诸多不同，美国执业资格律师更能提出准确的法律意见；第三，以非美国执业律师作为代理律师，将可能丧失美国法下赋予寻求法律服务的当事方的法律保护，比如“律师与客户保密特权作为原告提起专利诉讼，具有时间上的优势，企业应当向代理律师完整传达其商业目标和期望，制定合适的诉讼策略，以求争取最大利益。制定有效诉讼策略的主要为了快速而有效地回应专利诉讼，企业应该组建一个负责诉讼相关事宜的工作团对于销往美国的产品，企业应当注意留存产品详细而全面的生产与经营记录，包括但产品改进信息、不同批次产品间差异、产品部件被外包他方制造、原材料和成品产品产品生产人员情况：产品的总工程师/总设计师、负责落实的技术总监、厂区监作为被告的案件270件（其中原被告都是深圳企业案件3件）。深圳企业作为被告的商标诉讼案件中的被告大部分为中小微企业且多为跨境电商，其中，有9家被告商标诉讼案件所涉行业主要集中在文化、体育用品及器材专门零售业，纺织、服1234567896611商标诉讼案件主要集中在伊利诺伊北区联邦地区法院审理，占75.0%。主要管辖12S.D.Fla.348566涉及深圳企业的商标诉讼案件中，原告律所被委托次数较多的是HughesSocol123JiangIP45JoelBenjaminRothman，LaylaT.6326件案件的结案周期平均为231天，最快审结的案件耗时仅为7天，以原告撤在深圳企业作为被告的案件中，结案类型主要包括：原告胜诉：缺席判决，占1234经过法院审理，被判赔的深圳企业有1177家次，平均判赔金额为20.4万美元，作出商标侵权的原审判决，认为将《兰纳姆法》的适用范围限制在美国境内的“商业中的使用”（useincommerce）的行为，即使适用范围“可以延伸到在国外进行的活动，如果这些活动有可能在美国造成消费者混这一变动可能会减轻深圳在美经营企业的责任风险。最高法院的意见似乎说明，深圳企业在美国境外使用商标以识别商品来源但在美国境内造成混淆的行为不再适用《兰纳姆法》。但需要注意的是，如何具体认定什么是造成混淆可能性的商标使用行为，仍然是一个充满争议的问题。因此，企业不宜在此方面放松警惕，建议仍然谨慎进行商业秘密诉讼3起案件中，共涉及2家深圳企业。其中，有1起案件是深圳原告涉案深圳原告所涉及行业为食品、饮料及烟草制品批发业，涉案深圳被告所涉及深圳原告发起的案件由新泽西联邦地区法院审理，深圳被告所涉2起案件均由德涉及深圳企业的商业秘密诉讼案件中，被告深圳企业未委托律师，原告深圳企业11商业秘密诉讼结案类型主要为：原告撤诉（即原告自愿撤诉或协议和解占162决131根据该法律，美国政府可以对窃取美国商业秘密的外国主体施加经济制裁，加强了美国保护商业秘密的执法和监管力度。PAIPA的核心内容在第二节“对窃取美国主体商被制裁的主体和制裁措施。在识别需要实施制裁的主体方面，总统被赋予了很大的自近几十年来，美国商业秘密保护体系日趋严密，形成了联邦法律和州法律双重保护体系，同时又逐渐倾向于运用更加迅速、灵活的行政手段，多角度制裁商业秘密侵权行为，维护美国本土企业的竞争优势。PAIPA的通过，意味着美国商业秘密侵权保护体系进一步被加强。在PAIPA中，总统实施制裁不以企业向法院对外国主体提出民事或刑事指控为前提，这意味着即使法院裁决窃取商业秘密的行为并未实际发生，外国主体仍然有可能被实施制裁，已经实施的制裁也可能不会被取消。PAIPA对全世界的企业都有重要影响，鉴于中美经贸关系的复杂性，企业应特别关注这一法案的实施少在此期间，企业对于遭受美国商业秘密侵权指控的风险需要格外提高警惕。为此，建议相关企业加强对商业秘密合规管理体系建设的重视，根据自身经营规模设置商业商业秘密保护为重点内容之一的《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易年保护美国知识产权法案》，表明美国首次明确将灵活的制裁手段应用于商业秘密保海外商业秘密诉讼不仅是维权方式，更成为一种竞争手段。着眼于海外市场，在美经营的深圳企业数量较多，这也意味着深圳企业面临着更多在美商业秘密纠纷的挑战和案件是人员流动造成的。企业在聘用曾任职于竞争对手公司的员工时，应当格外注意防范商业秘密侵权风险。在合规的情形下，人员流动不必然侵犯商业秘密。比如，离职员工没有接触原用人单位的商业秘密、离职员工在不负有竞业限制义务的情况下入职新单位、员工入职新单位，但是没有为新单位谋取不正当竞争利益等情形下，人员（1）负有竞业限制义务的员工违反与原用人单位签订的竞（2）负有保密义务的员工违反与原用人单位签订的保密协向新用人单位泄露公司原用人单位的商业秘密，比如市场策略、客户列表、销售数据（3）员工跳槽后将原用人单位的商业秘密运用于新工作一些企业对于商业秘密的概念理解不清，在人才引进方面并不重视对潜在商业秘密风险的评估，可能招致极大的法律风险。此处就企业在海外人才引进中的风险防范企业应当关注商业秘密的范围和内容，审慎接触竞争对手的敏感信息，避免聘用执法动态，明确相关法律法规要求、企业的合规义务以及对应的法律责任。比如，中程、经营、作品风格、库存、收入、利润、损失或费用的金额或来源”等信息，在我企业应当识别自身商业信息中的商业秘密价值与范围，设置相应的保密措施；另一方面，企业应当在人员聘用中引入知识产权尽职调查，要求聘用人员对前雇主和自身均部分企业在自主研发过程中，没有做好研发记录，导致在美国诉讼中，存在有关技术虽由中国企业自主研发，却仍然被美国法院或者ITC认定存在侵犯商业秘密的情况。因此，企业应在研发过程中做好研发记录，并以适当形式予以固定，以为潜在的抗辩提供原始依据。无论是在中国法还是在美国法下，均以“明知或应知”作为企业构成商业秘密侵权行为的主观要件。企业在海外人才引进中，应注意留存员工承诺函版权诉讼案件中的被告大部分为中小微企业且多为跨境电商，其中，有10版权诉讼案件所涉行业主要集中在文化、体育用品及器材专门零售业和纺织、服123456787版权诉讼案件主要集中在伊利诺伊北区联邦地区法院审理，占75.2%。主要管辖12S.D.Fla.37435369）；1JiangIP23495868169件案件的结案周期平均为221天，最快审结的案件耗时版权诉讼结案类型主要包括：原告胜诉：缺席判决，占54.0%；原告撤诉（即原），12343结案的版权诉讼案件中，141件案件被判禁令，涉及797家次企业。其中颁布较多的类型：同时被颁布临时限制令、初步禁令、永久禁令、放弃域名的深圳企业306位数为10万美元。其中，最高判赔的案件为赔偿30万美元，原告企业为MICHAEL近年来，美国出现了一种专门针对跨境电商的大规模商标侵权诉讼形式，即“附起诉讼时通常都会提起隐藏动议以封存案件信息，因此商家往往在平台账户被冻结时才知道自己被起诉。如果迫切需要解冻账户，只能向原告支付和解金。SAD诉讼利用了美国民事诉讼规则的漏洞，使得原告以较低的成本立案一次，就可以一次性对上百甚至上千名被告同时提起诉讼以牟取暴利。该机制常见于美国伊利诺伊州北区联邦地巴巴、速卖通、Ebay等平台几乎占据了中国卖家的半壁江山。因此，深圳跨境电商成1.SAD被诉前：防患未然，分散风险。一是做好在美知识产权布局。企业应当同时重视国内和国外的知识产权布局。比如对于企业的原创性产品名称、商标等，可以提前在美国注册为商标，避免他人抢注。二是及时跟进美国知识产权法律法规。企业应当建设专业的知识产权管理队伍，对美国知识产权法律法规进行持续跟进，及时掌握涉美知识产权诉讼的最新信息、尽早发现问题，弥补商标管理漏洞。三是提前进行合规排查。为尽量避免被提起SAD诉讼，从事涉美跨境电商的企业应当在产品进入美国电商平台市场前，聘请专业人员进行合规调查与评估。比如通过检索产品名称和产2.SAD被诉后：积极应对，切忌拖延。SAD诉讼中，被告得知被起诉已经是其账户被冻结时，挽回企业经济损失已经迫在眉睫。切忌侥幸心理和拖延、消极态度，否则一旦被法院作出缺席判决，将产生高额赔偿金等一系列不利后果。一是提出异议，防止PI下达后遭受长时间冻结账户带来的经济利益损失。二是进行和解谈判，采取多种措施。为了最大程度减少损失，企业可以评估自身能力与原告的条件，争取尽快与原告达成和解。企业还可以对跨境电商平台冻结账户的行为提起申诉，争取让平台解除账户冻结。三是积极应诉，主张合法抗辩。若企业与原告和解谈判不成，也可咨询律师评估诉讼成本与策略，积极应诉。在诉讼程序中，企业可以针对原告的商标侵权起调查理由都涉及专利侵权，其中，2起案件同时涉及商业外观侵权、1起案件同案件所涉行业主要集中在电气机械和器材制造业，涉案4件。其余6件案件所涉行业分别为计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，文教、工美、体1422324151宝安区、福田区、罗湖区涉案企业各1家（无法查明辖区的企业8家，该数据不列入终裁结果整体向好，积极的终裁结果总体占比较大。2023年，ITC行政法官共对10起涉及深圳企业的337调查案件作出23次终裁。其中，作出原告主动撤诉的终裁作出同意令终止的案件3起，涉及3家深圳企业；作另外，发布普遍排除令终裁的案件1起，发布有限排除令终裁的案件2起，发布33322112411112起案件的终裁结果为发布有限排除令，涉及4家企业，其中：南山区1家，龙华区3家，这些案件涉案产品为特定冰箱过滤器及其组件，通用高尔夫球杆杆身和杆有较大增长。深圳企业在337调查中终裁结果向好的一个重要原因，是深圳企业对面对337调查时处于不利地位。但仍可以从近年来国内企业应对337调查的成功案例sion，ITC）在337调查程序中向权利人提供的救济措施主要包括：发布有限排除令最严厉的当属普遍排除令，其可排除337程序中原告涉案知识产权所涵盖的所有侵权产品（不论由谁生产）进入美国，具有对物性（与有限排除令具有的对人性相对）。对于面向美国市场的企业而言，若遭遇337调查，应当及时采取措施，积极应诉，争取和解、谈判和胜诉的机会。否则，一旦缺席判决，导致侵权产品被禁止进口美国等企业面对337调查时，应当综合考量律师的执业资格、专长业务领域、收费报价方式等，选择合适的代理律师。一是选择美国执业律师代理337调查，非美国执业律师代理337调查程序可能会给企业带来诸多严重法律风险。美国法严格禁止非美国律并就律师工作内容、分工与各阶段封顶报价等事项约定清楚，一般而言，一次完整的337调查程序和一场联邦法院专利诉讼的律师费用大致相同，但由于337调查的程序进展较快，律师费将在更短时间内收取完。三是337调查案件的最优代理方案，首选中国律所美国执业律师与美国律所美国执业律师共同代理，既能提高工作衔接精确度和效率，利用时差配合进行“双战场”打击，还能大幅度节省差旅费、翻译费等律师对337调查中的被诉企业来说，基本应诉目的是保留产品继续进入美国市场的资格，采用的常见策略是进行规避设计。规避设计的目的是设计新的产品，确保其不落入原告涉案专利的保护范围。企业常会有“做规避设计是否意味着承认侵权事实”之顾虑，而事实上，做规避设计并不意味着被诉企业承认