专利的法律保护及策略

24三月2024专利的法律保护及策略採取專利法律行動前之「攻」與「防」基本觀念專利權之「有」與「用」有：專利權之取得與有效用：自己或他人之利用人：本國人與外國人（包括國際公約締約國之國民）地：屬地效力時：有限性與延展物：專利權保護範圍事（權利之行使與效力之例外）確實建立與執行智慧權管理制度专利的法律保护及策略專利權之法律保護(一)

---整體思考智慧權保護策略：智慧人格權與智慧財產權之意義精神文明(藝術及文學)創作保護者著作權、著作鄰接權物質文明(產業或技術)成果保護者發明專利權、新型專利權、新式樣專利權、品種權、積體電路電路布局權、營業秘密產業識別標章與交易秩序維護者商標權、不公平競爭防止(公平交易法)(權利正當行使、警告信函等，與misuse)专利的法律保护及策略專利權之法律保護(二)：不只是專利問題，可能是智慧權整體策略相關智慧財產權之類型技術發明：專利法（發明、新型）外觀設計：專利法（新式樣）企業（商品或服務）標誌：商標法（狹義的商標或服務標章）積體電路電路布局（lay-out）：積體電路電路部布局保護法专利的法律保护及策略專利權之法律保護(三)：不只是專利問題，可能是智慧權整體策略專有技術或營業秘密：公平交易法第十九條第五款及第二十四條與刑法第三百十七條或「營業秘密法」Patent,utilitymodels,industrialdesigns發明:新穎性,進步性與產業利用性新型:新穎性,進步性與產業利用性新式樣:新穎性,創作性與產業利用性及視覺效果专利的法律保护及策略專利權之法律保護(四)：認識專利審查程序與原則發明專利:早期公開制新型專利：形式審查新式樣專利：審查原則逐項審查原則专利的法律保护及策略專利權之法律保護(五)：確實建立與執行智慧財產權管理制（一）目標：企業的最適（最大）的利潤;符合社會的需求;創新產品的先驅性領先潮流（而非隨波逐流）──ＩＰＲfrist;thinkanddofirst基本管理制度之建立（按企業體個別需要而定）員工（ＩＰＲ權益歸屬約款、保密條款、防範被挖角、離職後競業禁止義務、對員工就ＩＰＲ知識的新進或在職訓練等）提案與積效獎勵制度實驗室（Ｒ＆Ｄ部門）（工作日誌等權利證明文件的保存、系統管理資料、進出人員的限制、條件與紀錄等）专利的法律保护及策略專利權之法律保護(六)：確實建立與執行智慧財產權管理制度（二）公關（型錄、廣告、價目表、交易條件等文件製發、新產品展示、市場測試等）與他公司互動關係（如防止洩漏商機、侵權糾紛）全面的安全保護網（含內、外關係）（影印機、網路使用規則、資料接觸之資格、資料保密等級分類、標示等）ＩＰＲ法律諮詢的管道與程序专利的法律保护及策略專利權侵害後被害人如何搜證及法律程序市場資訊之收集與證據保全查詢專利文獻確認日期私文書與臨訟製作侵權之警告信函及處理同業訴訟或仲裁等糾紛處理之資訊收集及研析增加專利法律知識找尋訴訟代理人與認識法院之程序专利的法律保护及策略收到排除侵害的存證信函後防禦方如何面對及處理侵權之警告信函及處理確認來函者之專利權範圍查詢專利文獻市場資訊之收集同業訴訟或仲裁等糾紛處理之資訊收集及研析专利的法律保护及策略警告信函之法律意義信息告知性質（先禮後兵）不定期變為定期之效果過失變為故意之效果轉換警告過當或不法之責任专利的法律保护及策略行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則

所稱事業發警告函行為，係指事業除依法律程序主張權利或排除侵害外，以下列方式對其自身或其他特定事業之交易相對人或潛在交易相對人，散布並指明特定競爭對手侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為者：

（一）警告函。

（二）敬告函。

（三）律師函。

（四）公開信。

（五）廣告啟事。

（六）其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面。

专利的法律保护及策略行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

（一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。

（二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。

（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

专利的法律保护及策略行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

专利的法律保护及策略行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無第六點至第九點規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。

（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。专利的法律保护及策略行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則事業無論是否踐行第四點規定之先行程序，而為發警告函行為，函中內容有下列情形之一，而足以影響交易秩序者，違反公平交易法第二十四條規定：

（一）明知未具有著作權或未依法取得商標權或專利權者。

（二）誇示、擴張其著作權、商標權或專利權範圍者。

（三）不實陳述，影射其競爭對手或泛指市場上其他競爭者非法侵害其著作權、商標權或專利權者。

（四）其他欺罔或顯失公平之陳述者。专利的法律保护及策略行政院公平交易委員會：（八十九）公法字第○○一四六號函按公平會警告函相關處理原則之規定，旨在防止智慧財產權人以對競爭對手之交易相對人濫發警告函方式，從事對競爭對手之不公平競爭，尚非禁止權利人以警告函方式排除侵害，亦即僅於發函程序之正當性加以規範，並不及於鑑定內容之實質認定。专利的法律保护及策略行政院公平交易委員會：（八十九）公法字第○○一四六號函因此，解釋上只要專利權人在形式上已踐行同處理原則第三點第一項第二款規定之確認程序，即將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請公正客觀之鑑定機構鑑定並取得侵害鑑定報告，且於發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害者，業已善盡其應履行之程序及義務，則應屬權利之正當行使。是以，專利權人對競爭對手之下游經銷商等交易相對人發警告函，採先行取得鑑定報告程序者，並不以檢附完整鑑定報告為必要，惟仍須於函中載明使受信者足以合理判斷其鑑定結果有侵害之事實。专利的法律保护及策略面對外商來台追索專利權利金之因應措施外商專利權之法律意義與膨漲主張其權利:專利屬地原則與世界專利問題明確分析專屬技術範圍:自由技術與專利侵權之界限資訊充分與共同協商公平約款之協議與簽約技術移轉交互授權(crosslicensing)其他合作方式（專利聯營patentpool;策略聯盟)专利的法律保护及策略專利權效力之例外專利法第五十七條發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。二申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。专利的法律保护及策略專利權效力之例外三申請前已存在國內之物品。四僅由國境經過之交通工具或其裝置。五非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。专利的法律保护及策略專利權效力之例外六專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。（第五十七條）专利的法律保护及策略民事證據保全與保全程序證據保全假扣押假處分定暫時狀態之假處分专利的法律保护及策略證據保全

民事訴訟法第

368條以下證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。前項證據保全，應適用本節有關調查證據方法之規定。专利的法律保护及策略證據保全管轄法院保全證據之聲請，在起訴後，向受訴法院為之；在起訴前，向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院為之。遇有急迫情形時，於起訴後，亦得向前項地方法院聲請保全證據。专利的法律保护及策略證據保全保全證據之聲請，應表明下列各款事項：一他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。二應保全之證據。三依該證據應證之事實。四應保全證據之理由。前項第一款及第四款之理由，應釋明之。

专利的法律保护及策略證據保全保全證據之聲請，由受聲請之法院裁定之。准許保全證據之裁定，應表明該證據及應證之事實。駁回保全證據聲請之裁定，得為抗告，准許保全證據之裁定，不得聲明不服。法院認為必要時，得於訴訟繫屬中，依職權為保全證據之裁定。法院依證據保全程序所保全之證據，其證據價值如何，屬於程序法上之判斷問題。證據保全之本身，並非一種實體法上之法律關係，不得作為確認之訴之訴訟標的。(最高法院70年台上字第1842號判例）专利的法律保护及策略假扣押民事訴訟法第522條以下債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。前項聲請，就附條件或期限之請求，亦得為之。假扣押，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。應在外國為強制執行者，視為有日後甚難執行之虞。

专利的法律保护及策略假處分民事訴訟法第

532條以下債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分。假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之。關於假扣押之規定，於假處分準用之。但因第五百三十五條及第五百三十六條之規定而不同者，不在此限。专利的法律保护及策略定暫時狀態之假處分民事訴訟法第五百三十八條:於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先為一定之給付。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。专利的法律保护及策略定暫時狀態之假處分定暫時狀態之裁定因第五百三十一條之事由被撤銷，而應負損害賠償責任者，如聲請人證明其無過失時，法院得視情形減輕或免除其賠償責任。(第538-3條)除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之。(第538-4條)专利的法律保护及策略智慧財產案件審理法通過後之新發展證據保全程序:智慧財產民事及行政訴訟之證據保全程序中，相對人無正當理由拒絕保全之實施時，法院得以強制力排除之，但不得逾必要之程度。必要時並得請警察機關協助。（第18條、第34條）假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。（第22條第1項）定暫時狀態之處分:當事人對於智慧財產民事及行政訴訟事件，聲請為定暫時狀態之處分時，就其要件應為釋明，其釋明不足者，法院應駁回之；又法院命為定暫時狀態之處分後，逾三十日未提起本案訴訟者，法院得撤銷其處分。（第22條第2項至第6項、第34條）专利的法律保护及策略釋明與證明（一）證明與釋明，均係當事人提出證據使法院得生心證之行為。證明必須使法院信為確係如此。釋明祇須使法院信為大概如此，無須遵守嚴格之形式上證據程序，釋明不可解為敘明或說明之意。专利的法律保护及策略釋明與證明（二）法律規定某事實應釋明者，當事人提出之證據能使法院信為大概如此，即為已足，其所用之證據，固以可即時調查者為原則，如偕同證人、鑑定人到場，添具證物於提出之書狀或攜帶到場等是。但依證據之性質不能即時調查者，如證人確實不能到場，而依事件之性質認為適當且不致延滯訴訟時，法院得延展期日而為調查或允許證人提出書面陳述(含經公證及未經公證者)以代到庭作證等，不在此限。(民事訴訟法二八四)（辦理民事訴訟事件應行注意事項第八十九點）专利的法律保护及策略專利侵權與民事救濟專利侵害除罪化後，如何請求損害賠償？民事請求權:防止侵害、排除侵害與損害賠償解釋發明及新型專利權保護範圍（申請專利範圍為準並得審酌發明說明及圖式）解釋新式樣專利權保護範圍（圖說為準並得審酌創作說明）除非侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品，否則未附加專利證書號數之標示，不得請求損害賠償（專利法第七十九條）专利的法律保护及策略侵權行為與不作為請求要件之差異發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。兩者故意過失要件不同，應參考著作權之侵害責任規定，分開規定专利的法律保护及策略損害賠償計算方法依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。专利的法律保护及策略損害賠償計算方法二依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。（第八十五條）专利的法律保护及策略損害賠償計算方法以上計算損害可以選擇，並非強制適用。但依外國（如德國）較常用之計算方法，為類推授權實施說，或稱實施費決定說，即依專利權讓與他人實施可以收取的權利金，作為侵害時的損害賠償額。此時因當事人無契約關係存在，故依類推方式決定之。此一計算方法宜增列於專利法中。专利的法律保护及策略發明專利權範圍之解釋發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。（第五十六條第三項)新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。（第一O六條第二項)新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明。（第一二三條第二項)专利的法律保护及策略國內舊專利法判決：臺灣高等法院九十年度上易字第六四二號刑事判決

專利權為具有高度排他性效力之權利，專利權人不僅可以享有法律所賦予之權利，甚至可以排除他人未經其同意而利用其發明之行為，其可謂有法律上所賦予之獨占地位，正由於專利權之排他效力，因此對於法律上所賦予之專利權之權利範圍，即有予釐清及確定之必要，而規範專利權範圍解釋之專利法第五十六條第三項、第一百零三條第二項、第一百十七條第二項，其規範方式及內容與德國專利法及歐洲專利公約中之規定相當接近，此可由行政院於八十三年一月二十一日專利法修正時之提案理由表示：「申請專利範圍係專利之核心，亦為專利權人所得主張之權利範圍，．．．爰參酌．．．歐洲專利公約第六十九條．．加以明文」等語可證；

专利的法律保护及策略國內舊專利法判決：臺灣高等法院九十年度上易字第六四二號刑事判決

依前揭專利法之相關規定，專利權之範圍應以說明書所載之「申請專利範圍」為準，而「說明書及圖式」、「創作說明」只是於必要時得審酌者，亦即其只是在解釋、認定申請專利範圍時，用以輔助說明、了解申請專利範圍之內容而已，其本身並不具有直接確定專利保護範圍之作用，因此「申請專利範圍」對於專利保護範圍之認定，便具有決定性之作用；

专利的法律保护及策略國內舊專利法判決：臺灣高等法院九十年度上易字第六四二號刑事判決

只有於申請人於申請專利範圍中曾提及之技術，始為專利保護範圍所及，若某項技術雖於說明書或圖式中曾被述及，但在申請專利範圍中卻完全未被提及，則其縱使嗣後取得專利權，該部分仍應不在受專利保護之範圍內，因此申請人提出申請時，其於說明書上所載之「申請專利範圍」即應涵蓋申請人所有欲受到保護之內容，至於說明書中之其他說明與圖式，均只是法院在解釋認定「申請專利範圍」必要時用以參酌者，而參酌之結果可能會對申請專利範圍有所限縮或擴張，在擴張之情形，並不得超出申請專利範圍所提及之部分，而在限縮之情形，則申請人嗣後並不得在再行主張其仍為專利權保護之範圍，則自訴人稱須依「中心限定原則」審查云云，顯有誤會，應予敘明；

专利的法律保护及策略有關專利侵害全要件原則與均等論之適用關係之行政釋示（一）經濟部智慧局（九０）智專字第０九０二三０００一九０號函全要件原則係決定待鑑定物是否落入專利案專利範圍之相同字面限定範圍，需就專利案每一構成元件是否與待鑑定物對應元件數目、構成及目的、功效是否皆相同作認定，如果全部相同則待鑑定物適用全要件原則，此時再認定其是否有消極均等論之適用，亦即待鑑定物是否係以不同於系爭專利方法或技術手段所製成，如無消極均等論之適用，专利的法律保护及策略有關專利侵害全要件原則與均等論之適用關係之行政釋示（二）再認定其是否有禁反言之適用，如不適用則可認定其與專利案專利範圍相同；反之，如果待鑑定物未落入全要件原則，則進一步認定其是否有均等論適用之情事，此時係就專利案與待鑑定物對應元件表面上不相同之處，審究其構成、目的及功效是否實質相同，如果認定實質相同，還必須注意其是否有禁反言之適用，如不適用，則待鑑定物落入專利案專利均等範圍（詳參閱本局專利侵害鑑定基準第八章第二節專利侵害理論介紹）。专利的法律保护及策略臺灣臺南地方法院九十二年度智字第一一號民事判決

關於專利技術保護範圍之界定，學說上固有：中心限定主義：專利權所保護之客體為該專利原理之基本核心，縱使其在專利請求之文義中並未具體表現出來，於參酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，亦受到保護。周邊限定主義：申請專利所受保護範圍，以申請專利範圍為最大限度，未記載於申請專利範圍之事項，不受保護。专利的法律保护及策略臺灣臺南地方法院九十二年度智字第一一號民事判決折衷主義：專利權所賦與之保護範圍，應依申請專利範圍之文義而決定，而說明書之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，應予使用。此說於專利保護範圍之解釋上，非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋，而容許均等原則之適用。专利的法律保护及策略臺灣臺南地方法院九十二年度智字第一一號民事判決我國專利法第一百零五條準用同法第二十二條之規定：申請新型專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之；又前開之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。另同法第一百零三條第二項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書及圖式。专利的法律保护及策略臺灣臺南地方法院九十二年度智字第一一號民事判決是以，我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。专利的法律保护及策略臺灣臺南地方法院九十二年度智字第一一號民事判決關於判斷專利侵害之基準：首須明確申請專利範圍之內容，並解析申請專利範圍之構成，再解析待鑑定樣品之構成後，將待鑑定樣品之產品或技術構成與專利案之產品或技術構成，依下列流程相比：

全要件原則：將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術比較其構成要件(指前開專利技術保護範圍)，倘全部要件均符合，利用消極均等論認定實質上是否相同。如有一個以上必要技術構成不相同，則須再適用均等論。专利的法律保护及策略臺灣臺南地方法院九十二年度智字第一一號民事判決

均等論原則：指於專利侵害訴訟中，將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判定該涉嫌侵權產品或技術構成均等侵害。而判斷均等與否之三要素為：Ⅰ以實質相同方法、Ⅱ實行實質相同功能、Ⅲ產生實質相同結果，在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。

专利的法律保护及策略臺灣臺南地方法院九十二年度智字第一一號民事判決此外於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌倘參酌申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」；另以，除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。」专利的法律保护及策略新型是採純屬程序審查、形式審查或有限度的實體審查第九十七條第一項規定：「申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分：一、新型非屬物品形狀、構造或裝置者。二、違反前條規定者。(即第九十六條)三、違反第一百零八條準用第二十六條第一項、第四項規定之揭露形式者。四、違反第一百零八條準用第三十二條規定者。(發明之單一性)五、說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。」专利的法律保护及策略新型申請案經形式審查後之程序第九十八條規定：「申請專利之新型經形式審查後，認有前條規定情事者，應備具理由作成處分書，送達申請人或其代理人。」第九十九條規定：「申請專利之新型，經形式審查認無第九十七條所定不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」专利的法律保护及策略新型專利採登記後，如何主張權利及排除侵害先認識新專利法充實民事訴訟制度之知識確保權利之策略先收集證據（對方之宣傳資料、型錄、購買侵權物並取得發票、出貨證明文件等、侵害鑑定報告、專利比對分析）發律師函或警告函保全程序提起訴訟专利的法律保护及策略新型專利檢索報告(一)申請專利之新型經公告後，任何人得就情形，向專利專責機關申請新型專利技術報告。專利專責機關應將申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報。專利專責機關對於其申請，應指定專利審查人