(14)-企业运营常见商标问题解析

《企业运营常见商标问题解析》主持人：张楚教授（中国政法大学知识产权中心主任）主讲人：乔万里律师（浙江泽大律师事务所）参与者：【知产生态群◆2】500人微信群时间：2015年3月21日

星期六

20:00~22:00文字整理：周茜（北京恒都律师事务所）各位朋友，大家晚上好！本周非常荣幸收到了中国政法大学知识产权中心主任张楚教授的“江湖令”，受张教授的重托，由我在【知产生态群】500人的微信大群为大家分享几点从业十年来对企业商标问题的粗浅认识和感触，欢迎大家指正。本次分享活动采用微信语音的方式进行，从未尝试过，小有紧张。从事商标法研究及其相关实务工作，就不得不提原最高人民法院民三庭庭长孔祥俊所著《商标与不正当竞争法:原理和判例》一书。该书曾转引中南财经政法大学彭学龙教授所著《商标法的符号学分析》（法律出版社2007版）一书中的引用：“商标法具有惊人的欺骗性，看似一目了然，实则充满玄机。一般来说，人们对于商标法了解得越少，就越容易误认为其简单。。。任何人，只要认真研究过商标法，都会惊奇地发现，这一领域充满了知识产权的真正难题。在相当多的层面上，商标法的某些基本问题目前依然存在不确定性，而且可能永远如此。就此而言，商标法与量子力学有某种共同之处，不确定性原则在这两个学科中都处于中心位置。”（原引文出自英国教授JeremyPhilips）同样地，许多研究商标法的外国学者也表达了类似的观点：“在整个知识产权法律体系中，商标法最难理解，其适用结果也最难预测。”——英国教授BartonBeebe“如果你渴望找到法律术语的精确含义，请避开商标法。”——美国学者JeromeGilson我本人是在实践中学习和研究商标法的，对此感同身受。下面我们正式开始对企业运营常见商标问题做一个简单的分享。一、商标经营是企业经营的最高境界1.1、商标是市场竞争利器

众所周知，商标十分重要。我们从农村没有商标的农产品和城市流通的有商标农产品的价格区别就能够感受出来。比如说土豆和薯条，土豆两块钱一斤，那么它被炸成薯条，用肯德基或麦当劳的包装出售，价格上肯定要翻上很多倍。同样地，还有爱马仕（Hermes）、古奇（Gucci）这些品牌的箱包。它们的原材料可能普普通通，甚至连真皮都不是，但它们的价格却可能高达五位数或者六位数。这种情形下，商标就是竞争的利器，使得这些商标的商品比普通的商品或者普通商标的商品拥有更强的竞争力。1.2、商标是企业的重要资产

现在，大家一起来看看2014年福布斯全球最有价值品牌榜单的前10名：在全球化的市场环境下，企业的各种营销活动都是为了将它的经营思想、产品品质、服务理念、甚至生活方式都凝聚在自己的商标里，以提升商品的知名度、塑造商标的形象。所以，正如美国《财富》杂志在公布全美最受人尊敬的公司时所说“品牌就是一切”。1.3、商标经营是企业经营的最高境界

我们群里500人大部分都是律师同行，也有很多以知识产权为主，并且很多以专利和版权为主。但这里我仅仅提及商标经营是企业经营的最高境界，希望各位不要误会。再发一张图片，大家感受一下商标在市场经营中的重要地位。比如，“百事（PepsiCo）”和“宝洁（P&G）”。以宝洁为例，我们所知道的飘柔、沙宣、海飞丝等最为常见的中高端洗发水，基本上都被宝洁垄断，企业经营到最后，毫不夸张地说，运营商标足矣！我们对上面的第一部分问题简单做一个小结，不再深入展开。目前，我国国内的商标注册申请主要集中在第9、20、25、30等类别上，以电子产品、家具、服装、食品等劳动密集型产业为主；而马德里国际注册申请的统计数据表明，欧美商标注册的行业特点就会有些区别，除了上面列举的类别，再加上第5类的医药营养类商品和第42类的科技类服务。这也是马德里商标申请与我国国内申请在涉及保护类别上的一个区别。下面第二个部分，我们将进入到今晚讨论的核心主题二、商标问题步步惊心2.1、申请获权：俗话说，“工欲善其事，必先利其器”。欲先维权必先获权，获权肯定需要先申请。那我们先说下获权申请的问题。商标通常具有如下特征：2.1.1、商标首先要依附于商品或者服务，具有识别功能。单纯我们看见一个文字或图形的话，它只是一个符号，只有当它依附于商品或者服务的时候，我们才能称之为商标；2.1.2、商标是智慧财产权，具有财产属性；2.1.3、商标具有价值增值功能，也就是我们常说的商品附加值，这也是今后企业盈利的重点；2.1.4、商标具有标示商品或者服务质量的功能；2.1.5、商标具有独占性、垄断性。在中国大陆范围内，我拥有一个注册商标，别人就不能在相同或类似商品上注册和使用相同或近似的商标；2.1.6、商标具有竞争性。如前面所讲的，商标是市场竞争中的利器；2.1.7、商标具备宣传功能。在市场营销中，商标是一个很好的推广利器，见商标如见厂家或服务提供者。宣传商标的同时，也就宣传了商标的所有人。申请商标的时候，我们的客户往往会提出一些常见的问题。下面讲一下，我们作为商标律师或者商标代理人如何来答复客户这些问题。2.1.8、常见问题之：TM和R有什么区别？我们的客户常常会问在商品上标注的TM或R标识有什么区别，甚至很多客户在申请商标后不久就来电询问什么时间可以“拿到”TM，这个可能跟天猫、京东、腾讯等一些电商平台提出的入驻要求有关。这些电商平台的助推可能会产生一些误导，入驻要求上都会说，商标“拿到”、“获得”了TM就如何如何……，会让人认为TM是一种商标权利。通常情况下，我会向客户这样解释：1）、“TM”是商标的英文“TradeMark”的简拼，两个单词首字母的缩写，我的理解它没有法律上的意义；2）、“TM”仅仅代表商标，至于是否是注册商标、是否是已申请商标，在所不问；也就是说，TM是否是已申请的商标不考虑，商标没有申请标注TM或者已经申请了不标注TM，都不会受到行政处罚；如果有客户因为这个事情受到行政处罚，我们都可以给客户代理这种行政案件；3）、稳妥起见，在进行推广之前，建议商标应该处于已获准注册的状态，或者至少是已经递交了申请，以降低风险。2.1.9、常见问题之：申请了商标或驳回无效后可以使用吗？申请了商标以后，我就可以使用了吗？这是客户最常问的问题之一。或者说，我的商标被驳回而且没有申请复审，那么无效了以后，我还可以继续使用该商标吗？这是客户常问的关于是否可以使用的问题。对于这个问题，我个人的理解：申请和使用是没有因果关系的。申请了可以不用，比如说投资、投机的，他们申请了商标大多都不使用；不申请也可以使用，比如被抢注者，他们即使没有申请也都在使用。申请只是为了得到保护。不管申请了或者没申请，都可以使用，但也都可能构成侵权。所以，使用商标应该以不构成侵权为前提。2.1.10、常见问题之：中文、外文和图形商标独立申请还是组合申请？我们的客户经常在申请商标的时候问到，我这个商标应该中文、英文和图形组合一起申请，还是应该单独申请呢？单独申请的话，会不会费用太高啊。这是很常见、很直接的问题。2.1.10.1那么，我们首先要理清文字商标和图形商标各自的功能是什么？1）、中文商标：在中国大陆，中文名称起到最基本的呼叫传播功能。我们总是说要去买哪一个品牌，去哪一个品牌接受服务，所以有名字很关键，有中文名字是必须的。2）、英文商标：在国际化的今天，没有一个英文商标很难证明自己的实际化，所以英文商标也是不可或缺的。3）、图形商标：图形生动形象让人印象深刻，所以图形商标的功能也是文字商标多不能替代的。2.1.10.2中文商标、英文商标和图形商标，是应该选择组合申请还是单独申请？我的观点：看具体使用。如果今后在实际使用过程中，根本就不存在分开使用的情形，那么建议他只注册组合商标就可以了，至于类别另算。这样的话，节约了成本，也与商标法第49条的规定相吻合，怎么申请，怎么使用，怎么保护。但是，我们大部分客户使用商标的情形都不是这样的，他们经常把中文、英文、图形分开使用，但又认为分开申请成本太高。2.1.10.3关于选择组合申请还是单独申请，我们要跟申请人讲明以下几点：1）、审查风险：中文、英文和图形独立审查，三者任一部分与在先权利发生冲突，商标整体将被驳回。2）、规范使用：理论上，怎么注册怎么使用，独立注册可以任意组合使用，组合注册不得单独使用。所以，从规范使用的角度来件，独立注册更具有灵活性，使用更方便。如果组合注册而单独使用其组成部分，这种使用应视为改变注册商标标识的不规范使用的情形，至少违反了商标法第49条；如果组合注册而单独使用，则偏离了注册商标的初衷，丧失了注册的价值和意义；而且在评定荣誉及维权诉讼中无法提交相应商标的使用证据。3）、见贤思齐：可以借鉴知识产权游戏规则制定国的大牌。比如说，大牌“iPhone”的使用是比较规范的。它的中文是“苹果”，英文是“iPhone”，图形是“咬掉一口的苹果图案”。我们的iPhone手机背面，上面是图形，下面是英文。这种形式就表明了它们实际上是分开在使用，所以理论上这些商标也应该分开来申请注册。再举一个西方的大牌“NIKE”和“钩图形”及“耐克”中文。他们的排列组合和使用也是非常规范的。我们常见的图形商标比较多，英文商标比较多，中文当然也有。这些商标在具体使用的时候，理论上都是独立注册，任意组合使用，改变上下左右的排列。所以，一般情况下，大部分企业的商标都存在分开使用的情形。我们就建议客户分开注册，虽然这样成本稍微高些，但使用更灵活，同时降低了审查风险。2.1.11、常见问题之商标分类注册下面我们谈一个比较时尚热门的话题——APP，也就是我们要讲的商标分类注册。假设我现在开发了一款APP软件，应该怎样选择商品和服务，在哪些类别上注册和保护是最规范最有效的？1）、我们举一个滴滴打车APP的例子。去年在《中国工商报》，我曾就这个问题做过一个简短的评论。我们看到APP的第一反应，它首先是第9类的软件商品；软件商品来自哪里呢，用第42类的软件开发服务开发出来的；然后通过第38类的在线数据联接通讯服务，实现了第39类的乘客运输服务，同时还可以通过第35类的广告服务进行盈利。即，打车类APP涉及的注册和保护类别至少包括9、35、38、39和42五个类别，这样就相对全面一些。2）依此类推，我们现在的法律服务如果做一款APP，比如北京天同律师事务所推出的“无讼”APP，它也是通过第42类的软件开发服务开发出第9类的应用软件，然后通过第38类的在线数据联接通讯服务，实现了第45类的法律服务，同时也可以通过第35类的广告服务进行盈利。3）再依此类推，还有交友服务APP，增加第45类的交友服务；医疗服务APP，增加44类的医疗服务等等。这样的话，各种APP应用软件的注册和保护范围，申请注册类别，基本上都可以这么类推确定。2.1.12、常见问题之商标术语的规范表述：近似与类似我们许多不做知识产权的律师或者是以专利和版权为主的律师平常很容易混用近似和类似，以致这些商标术语的表述不是特别规范，甚至能听到过“近似商品、类似商标”这种别扭的说法。那么，规范的表述我这里再补充一下，“近似商标、类似商品”，这是特定用法，当然不是我发明的，我只是顺便提醒一下。2.1.13、常见问题之商标的实质审查：绝对理由+相对理由商标的实质审查包括绝对理由和相对理由的审查。2.1.13.1、绝对理由：禁止性条款《商标法》第10条，禁注又禁用。无显著性、缺乏显著性《商标法》第11条，经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。通过使用取得显著性作为一个疑点难点，这是灵活掌握、有操作空间、可以为客户带来增值服务的地方。显著性的动态演变关于商标显著性，去年年底，我曾在《中国工商报》写过一篇文章《显著性是商标的灵魂》；今年2月修订后，重新发表在IPRdaily微信公众平台上，新标题为《商标显著性的动态演变分析》。去年，我在《中国工商报》上也有几篇关于商标显著性问题新闻事件分别做过简短的解读。譬如，“暖宝宝”商标、“UGG”商标等。不少人已经认为，“暖宝宝”就是一次性小型取暖贴；雪地靴就是“UGG”，“UGG”就是雪地靴。其实，这种已经处于两可之间或者说已经处于淡化的边缘，成为通用名称的边缘。还有一个例子就是“美瞳”，很多女生说我去买一个美瞳去，实际上她是去买“彩色隐形眼镜”。另外一个例子是搜索引擎的中国大佬“百度”，我们去“百度一下”，等等。这些都是商标在淡化、逐步成为通用名称的例子。它们的区别在于“暖宝宝”和“UGG”是被别人淡化的，是市场所为；有的淡化是商标权人放任，如“美瞳”；而有的淡化甚至是商标权利人主动所为，如“百度一下”，主动用“百度”来代称搜索。百度显然并没有从“谷歌（GOOGLE）”的前车之鉴中吸取教训。商标显著性不是静态不变的，它随着商标权被使用，从无到有，由弱到强，从有到无，由强及弱，乃至逐渐淡化，也可以失而复得，因此商标显著性一直处于动态演变的过程中，随商标权人使用行为的变化而变化。备注：该讲座文字已超过两万字无法推送，篇幅受限，此处略，详情请查阅主讲人《商标显著性的动态演变分析》一文。2.1.13.2、相对理由：商标授权获权过程中对相对理由的审查和适用是最常见、最普遍的，包括在先权利、近似认定等方面的内容。1）我们来举一个“BOSS”的例子。如果有人在服装箱包上申请一个“8088”商标，远看的话，这个商标跟“BOSS”长得很像，这种情形一般会被认定为构成近似商标。商标近似的判断正如刚才举例中所说的，要以“相关公众的一般注意力”为判断标准，普通消费者的一般注意力为标准。2）同时，对于商标近似性的判断还要坚持“隔离审查”判断原则。我们不能把两个商标摆在一起来看近似或者不近似；而是要先看一下引证商标，然后放开一边，再回过头看一下待审商标，觉得这两个商标长得非常像或者觉得它们足以导致混淆，那么，我们就可以认定二者构成近似商标。3）商标近似判断还要遵循“整体观察”原则。比如，引证商标完整包含了我们客户的商标，但还有其它不同的组成部分。从整体上来看，商标的显著部分，字体字号突出的部分，或者颜色突出的部分是一致的，这时也一般认定为构成近似商标。这就是“对比主要部分，整体观察”的原则。4）再者，判断商标近似的考量还要结合指定使用商品或者服务的特征进行综合判断。我们举一个现代汽车商标（斜H）和本田汽车(正H)商标共存的案例.通过对比，原则上来讲，我们认为倾斜的H（现代）和直立的正H(本田)在构成要素、显著部分、整体外观、呼叫和含义等方面均非常接近，但是为什么二者均能获准注册并在市场上和平共存呢？这一切得归因于二者指定使用的商品非常特殊，都是汽车。首先，汽车的销售渠道主要是4S店。一般我们在购买汽车之前就已经确定了到底是去现代还是去本田的4S店购车。其次，汽车的销售价格相对来说比其他普通商品昂贵许多，那么消费者通常会以较高的注意力来谨慎选择购买。所以，在认定现代和本田“H”商标的近似性时，考虑到其指定使用商品特殊的销售渠道和昂贵的价格，消费者通常负有较高的注意义务或者会以非常谨慎的注意力来区别商品来源，因而两件商标细微的差别也足以避免消费者误认或混淆的产生。两商标最终被认定为不构成近似。5）此外，商标的独创性也很重要。比如，闻名海内外的“海尔”商标。“海尔”这两个汉字无论在中国的古汉语中还是现代汉语的常用词汇中都不是固定搭配，也不是固定词组。“海尔”就是一个具有独创性的臆造词，因而显著性更强。同样的例子还有“索尼”商标，这是一个舶来的、翻译过来的词，既不是固定搭配也不是常用词组，所以“索尼”的显著性也非常强，也更容易获得注册。6）中文汉字商标的审查在认定近似方面，通常会考虑排列顺序、相同汉字的个数等诸多因素。一般情况下，四个汉字三个相同一般会容易被认定为近似，但是第一个汉字不同的话会有例外；三个汉字两个相同一般不认定为近似，特殊的情况除外。举个例子，“西湖”是一个注册商标，那么我们再申请注册“新西湖”理论上是冲突的，申请注册“大/小西湖”肯定也是不行的。根据现行的审查标准，在“西湖”上附加“大/小”、“新/旧”以及“之/乎/者/也”这种没有实际含义的词汇，也都是与在先商标“西湖”构成近似，不能获得注册。那么，我们把文字顺序颠倒过来，“湖西”可以获得注册吗？当然也不行。又如，已有在先注册商标“少林寺”，那么申请注册“寺林少”肯定也是相冲突的。同样道理，宁波有个“天一阁”，那我们如果申请注册“阁一天”可以吗？理论上也是不行的。因为依照中国汉字的书写和阅读习惯，汉字的排列顺序既可以从左向右，也可以从右向左。相应地，“寺林少”就等于“少林寺”，“阁一天”就等于“天一阁”。7）再举一个关于添加偏旁部首的汉字例子。比如说，我姓“乔”，乔丹的“乔”。那么，如果我们在乔丹的“乔”字前面加一个单人旁或者木字旁，理论上，“侨/桥丹”均会被认定为与“乔丹”构成近似。8）关于描述商品功能、特点的汉字，比如说食物上的商标，后缀有“香”；服饰上的商标，后面有颜色、型号等等。这些描述性的字眼使用在指定商品上通常会被认为缺乏显著性。在商标审查时，大部分情形下这些汉字都会被忽略。还有，在餐饮行业和大部分服务行业，都会把“亭/台/楼/阁/殿/堂/馆/所”作为后缀，这些字眼在审查时通常也会被忽略不计。比如，在餐饮行业上有在先注册商标“得月楼”，我们申请注册“得月”，理论上二者也会被认定为近似。9）客户有时还会提出这样的问题：在先有一个“A”，也有一个“B”，现在想申请“A+B”是否可以获准注册？我认为这要分情况对待。比如说“少林足球”。假设有“少林”注册商标，也有“足球”注册商标，那么申请注册“少林足球”会获准注册吗？一般情况下是可以的。如果“少林”非常有名，那对不起要驳回了；或者“足球”很有知名度，那对不起也要驳回了。如果“少林”和“足球”两个商标在相关行业内都没有名气或者没有什么知名度的情况下，那么，有“A”也有“B”，申请注册“A+B”一般是不认定为与“A”/“B”近似，“A+B”可以获准注册。10）这里简单讨论一个有争议的话题：“恒大”与“恒大冰泉”。在第32类商品上有注册商标“恒大”，之后又有人申请“恒大冰泉”。“恒大冰泉”商标一直传说要初步审定公告，但是目前一直没有公告。对于这个问题，业界很多种声音，我谈一下我的看法。通过检索，我们看到商品“水”所在的类似群上，还有一件“冰泉”注册商标。我没有核实“冰泉”商标有没有投入市场使用，但就目前来看它至少是个有效的注册商标。我们假设它仍在持续使用，“冰泉”仍是有显著性的注册商标。那么，套用前面的我讲有“A”、有“B”，申请注册“A+B”一般不认定与“A”/“B”近似，“A+B”可以获准注册。有“恒大”、有“冰泉”，极有可能核准“恒大冰泉”；那么就意味着“恒大冰泉”与“恒大”不构成近似，且与“冰泉”也不构成近似。当然这只是一个假设，只是可能性还是存在的。2.1.13.3、商评委审理的五种案件类型总结一下，商评委审理案件目前一共五种类型：驳回复审；不予注册复审；撤销复审；无效宣告和无效宣告复审（依据第44条对商标局的无效决定提起的复审）。这些类型的案件均由商标评审委员会来审查。1）这里重点谈一下不予注册复审案件。依据2001年修订的《商标法》，如果对异议裁定结果不服，双方当事人（即异议人或者被异议人）均可以向商标评审委员会提出复审。但是自去年5月1日以后，异议复审程序发生重大变化。依据2013年修订的《商标法》，如果被异议商标经异议裁定不予注册（异议成立），被异议人可以向商评委提起不予注册复审；但是反过来，如果被异议商标经异议裁定准予注册（异议不成立），则被异议商标将核准注册。此时，原异议人对于该异议裁定不能提起复审（丧失了旧法中规定的提起异议复审的救济方式），而只能等到被异议商标成功注册后再向商评委对该商标提起无效宣告申请或者通过其它途径获得救济。2）商评委审查的第三种案件类型是撤销复审。比如，在连续三年不使用程序（简称“撤三”）中，商标所有人提交了使用证据，商标局不认可这些证据，最终撤销了商标；反过来，另一种情况是，商标局认为提供的使用证据有效，对被撤销商标予以维持注册，而撤三申请人认为被撤销商标所有人提供的使用证据存在瑕疵，被撤销商标不应予以维持。因此，撤三案件的双方当事人均有可能向商评委提出撤销复审申请。此外，撤销复审也包括对商标局做出的撤销通用名称决定不服而提起的复审案件。3）商评委审查的第四种案件类型是无效宣告。无效宣告只能由申请人直接向商评委提出，这种案件和驳回复审一样，比较常见，不再赘述。4）还有一种是无效宣告复审，是比较特殊的是案件类型。既然无效宣告是由商评委审理，那么无效宣告复审为什么还由商评委来审理呢？这是因为《商标法》第44条第1款规定了以欺骗手段或者其他不正当手段注册的商标或者违反商标注册的禁止性条款的商标，商标局可以直接宣告该注册商标无效。因此，商标所有人对商标局的无效宣告决定不服，可以向商评委提起无效宣告复审。这一点是不太常见的。2.2、使用及维护：2.2.1、变更我们客户申请了商标，好不容易注册成功，明天发展壮大了，但是名称改了或者地址变了，这些情形下都应当并且有必要去商标局进行变更登记。变更的普通流程我们应该都不陌生，这里提醒一下有些变更需要开具特殊的变更证明。1）变更证明开具的主体根据客户单位的性质不同而有所不同。一般情况下，个体工商户、合伙企业、合作社、企业法人等都是比较常见的主体，找工商局开证明就可以了。2）如果我们律师事务所的名称变了怎么办？只能去找当地主管部门司法局。如果客户是事业单位，开具变更证明需要去民政部门或机构编制的管理部门。还有，像非营利性医院（非营利性医院的登记机关是民政局，主管机关是卫生局，双重管理），变更名下的商标需要找卫生行政管理部门开具证明。上面列举的这些证明在变更申请中不是特别常见、常用，但是一旦客户用到，临时查找又不太方便，所以我在这里做了一个简单总结。3）此外，很多人认为变更商标所有人的地址不是很重要。这时候我们可以给客户看一下《商标法》第49条，其中明确规定“……自行改变注册人名义、地址或者其他注册事项的……由地方工商行政管理部门限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标”。事实上，名称或者地址发生改变，如果不向商标局登记变更名下商标所有人的名称或者地址，收不到撤销等相关的文书，后果是很严重的。2.2.2、转让和移转1）说起商标转让，就不得不提“IPAD”商标转让的案例。“IPAD”商标的所有权人分布于中国大陆和台湾，即深圳唯冠和台北唯冠。除了苹果公司以外，他们是在全球范围内拥有“IPAD”商标的权利人。在苹果公司收购“IPAD”商标的时候，只和台北唯冠签订了转让协议办理了转让手续，但是并没有和深圳唯冠签订转让协议办理转让手续，所以才出现了“IPAD”商标后来的尴尬境地。2）“IPAD”商标案的细节很多人都了解，在此不做多讲。我们从这个转让的案例当中，其实可以学到许多东西。首先，苹果公司为了转让商标，从一开始就专门设立了一个IP公司，这个策略非常值得我们学习。如果我们客户需要转让别人的商标，自己直接出面的话，很容易让对方知道待转让商标的用途以及我们客户的实力，从而推测出待转让商标对应的价值；而重新设立一个不知名的公司或者找一个没有名气的第三方公司就会比较顺利的规避好多麻烦。3）虽然苹果公司前期设立专门的IP公司用于商标转让的策略是值得我们学习的，但是我们也不得不反省苹果公司后面出现的漏洞。苹果公司的尽职调查工作还有待改进，并让我们从中可以吸取一些经验教训。对于我们今后的商标转让事宜，我们需要对真正权利人及其关联公司进行全面检索，并且查询清楚这些主体名下所有相同类似商品上的全部相同近似商标，以便做一个完整的尽职调查，以免出现重大失误被客户抛弃。4）关于商标转让，还有些不常见的情形。如果商标权人死亡或终止以后，商标能不能转让呢？理论上也是可以的。如果商标权人是一个公司，它已经被终止不再运作了，这种情形下，无需提供转让人的主体资格证明文件，但是需要提供该公司终止的证明文件。如公司的清算组同意转让，那么清算组就可以代表转让人签字盖章等等，当然这需要同时提交证明清算组合法成立的文件。5）如果商标权人的营业执照被吊销以后怎么办理转让？吊销未注销是一个十分常见的工商管理术语。在吊销未注销的情形下，企业主体还在，同样可以办理商标转让。此时，商标权人虽因违法受到吊销营业执照的行政处罚，只是意味着该企业丧失经营资格，但其主体资格仍然存续，所以，依然有权处分自己的无形财产。6）因企业改制、兼并或者合并以及继承、司法判决等事由发生的商标权属的变化，一般不称为“转让”，而是称之为“移转”。如果是国有企业改制，通常由主管的国资委出具相关改制文件，其中会明确约定商标权等知识产权的权利归属。而如果是集体企业改制，通常会有上级主管部门的文件来明确商标权等知识产权的权属。这样一来，在办理商标移转手续的时候，就可以向商标局提交这些证明文件。企业改制后新设立的企业商标转让必须按照移转手续办理。但是，如果变更设立的企业承担了原企业的全部债权债务，且资产属性没有发生变化，不用办理转让只办理企业名称变更引起的商标变更即可，节约费用。7）另外，个体工商户名下商标的转让，早些年常出现，现在情况不是特别多，现在一般都在个体工商户经营者的个人名下。如果是个体工商户的营业执照被注销了，如果其名下的商标要移转的话怎么办？如果是个人经营，个人就可以处分名下所有的商标，按自然人商标转让办理；如果是以家庭为单位经营的个体工商户，则需要参与经营的家庭成员共同签字，共同处分商标；如果是个人独资和合伙企业，可以参照个体工商户办理。如果是个体经营者名下有商标，经营者死亡后办理转让，需要去公证处办理一份继承公证，由继承人办理商标的移转手续。8）还有一种不常见的转让类型是司法执行。如果我们的当事人持有一份生效的判决书、裁定书或者是民事调解书；当然如果是一审判决，还需另附一个判决生效证明。这样，当事人凭这些生效的法律文件就可以去商标局办理商标移转手续。同时，需要特别注意的是受让人需与法律文书上记载的当事人完全相同。2.2.3、续展去年五一以前，商标续展申请可以提前6个月提交，而依据新修订的《商标法》，商标所有人可以提前一年办理续展。现在续展申请的流程也比较慢。如果商标过期以后，客户还可以办理续展吗？我们做过代理的同行都知道，当然可以。《商标法》第40条赋予商标权利人6个月的宽展期，即到期以后可以延迟6个月，仍可提交续展申请，但是会产生额外费用。这里特别注意一下，如果是不在北京的朋友，通常以邮寄的方式来递交申请文件。那么，寄出邮戳显示的日期即为续展申请的提交日期。即使是宽展期到期的最后一天，只要加盖了当天的邮戳寄出，依然是有效的续展申请。2.2.4、许可1）经历了2012年的王老吉商标事件以后，商标使用许可备案的申报量急剧下降。现在基本上除了关联公司之外，很少再有商标许可。我觉得这可能跟王老吉案的判决结果及其产生的社会影响有关。大家都注意到了许可可能产生的负面影响，所以能不接受许可尽量不接受许可，尽量使用自己的品牌。当然我们也不能忽视许可的重要作用，当我们在没有能力创立品牌或创新经营的时候，使用别人的品牌可以快速运营占领市场、快速盈利和快速成长，所以许可还是有可取之处的。2）客户有时会咨询，如果使用许可不办理备案，会产生什么后果？《商标法》第43条对此有明确规定：“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”，这点原本是司法解释里的内容，现在已经直接被2013年修订的《商标法》所吸纳。3）“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”，那么“善意第三人”到底包括那些人？这个问题在实务中也不太常见。记不清哪个领导总结的，善意第三人主要包括四种人：商标受让人；商标移转继受人；商标质权人；其他被许可人。4）“许可备案”原来叫“许可合同备案”，去掉“合同”二字也是新《商标法》的新变化。“合同”二字的去掉意味着我们现在递交备案申请的时候，就不需要再递交《商标使用许可合同》，只需要递交商标使用许可备案的申请书、委托书和相关手续文件就可以了。《商标使用许可合同》往往涉及到许可双方的经营情况、许可费用等商业秘密，现在申请人不再有这个担忧，就可以放心大胆地提交许可备案申请了。2.2.5、撤销1）我们常说的撤销多为以连续三年不使用为由的撤销（简称“撤三”），而且最近几年撤三呈现越来越多的趋势。因为商标的资源非常有限，常用汉字三千多个，英文字母只有二十六个，好的名称资源客户想要，但是发现已经为别人先占怎么办？撤销。以连续三年不使用为由撤销是最方便、最简单、容易操作且成功率较高（举证责任倒置）的方式。2）如果被他人提起撤三，我们的客户就需要向商标局提交商标使用证据。哪些形式的商标使用证据可以被接受认可呢？如果是商品，比较常见的就是商品的外包装、容器、标签、标牌、说明书、手册等等，当然也包括交易文书、发票、合同等等。在广告宣传或展览中的使用也可以认定为商标实际使用的证据。比如说，在广播电视媒体网络上的使用或者在报刊书籍等出版物上的使用。当然这里的出版物必须是经国务院新闻出版行政管理部门批准的公开发行的出版物，这才是在有效的出版物上的使用。广告牌、邮寄广告、展览会或者博览会的资料和照片等等也可以。服务商标的使用证据，服务往往看不见摸不着的。比如说，我们律师事务所的商标直接用于法律服务。如果我们律所的服务商标被他人提起撤三，也是有可能的，那么怎么办呢？律所提供法律服务一般都会与客户签订《法律服务合同》，这时应尽可能地把律所的注册商标印制在合同醒目的位置上。这样每次与客户签订《法律服务合同》都会有一个服务商标的使用。另外如餐饮行业的商标可以使用在店招、菜单、价目表、碗碟、纸巾上面等等，使用在信封、发货单、服务协议上面等等也都可以。3）什么情形下连续三年不使用注册商标而且还不会被撤销呢？这就需要了解连续三年不使用的正当理由。《商标法实施条例》第67条列举了《商标法》第49条规定的正当理由：a、不可抗力：基本上我们也遇不到，不常见。比如，汶川地震就属于不可抗力。b、政府政策性限制：因国家政策限制停止使用的比较常见。比如说，禽流感。如果禽流感现在正在肆虐，那么家禽肉制品的商标就极有可能受到限制。这种情形下，可以提供国家出台的政策文件作为不使用的正当理由。c、破产清算：进入破产清算的企业停止使用商标的也可以作为不使用的正当理由。d、其他不可归责于商标注册人的正当理由。4）提交商标使用证据和普通证据的提交要求基本相同。原件的效力肯定高于复印件。能提交原件或原物的尽量提交原件或原物，鉴定结论需要鉴定人签名盖章等等。这些与普通证据的提交方式一样。5）关于提交使用证据还有两个最高院裁定的较有影响力的案件：“康王”案和“卡斯特”案。一个是最高院审理过的“康王”商标撤销复审案。“康王”在化妆品商品上的一个注册商标，被提起撤销以后，把该走的流程全部走了一遍，最终在最高院再审的时候被撤掉，认定它当时违反了一个关于化妆品的规定。该案中，最高院认为：“……《商标法》第四十四条第（四）项所指的‘使用’应该是在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用，并指出判断商标使用行为合法与否的法律依据，不限于商标法及配套法规。经营者在违反法律法规强制性、禁止性规定的经营活动中使用商标的行为，不能认定为商标法规定的使用行为”。但是，在之后出现的“卡斯特”商标撤销复审案中，最高院又修正了关于“康王”撤销复审案中的观点，转而认为违反非商标法的一些法律规定不影响商标使用行为。所以在“卡斯特”案中，卡斯特红酒的销售违法了一些商标法以外的法律规定，仍然视为商标的有效使用。最高院最终裁定驳回了卡斯特公司的再审申请，维持了“卡斯特”商标的注册。该案中，最高院认为：“只要在商业活动中公开、真实的使用了注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务，不宜认定注册商标违反该项规定……至于争议商标有关的其他经营活动中是否违反进口、销售等方面的法律规定，并非《商标法》第四十四条第（四）项所要规范和调整的问题”。我们可以看到“康王”案和“卡斯特”案关于提交使用证据正好是相反的结果，大家可以去查一下案例，很有意思。6）除了连续三年不使用撤销，撤销案件还有另外一种形式是成为通用名称的撤销。我个人感觉是通用名称撤销的案量以后会越来越大。如前面我所举的“百度”的例子，但是现在百度没有强有力的竞争对手来做这个事情哈哈。我们来举一个已经确定的通用名称的案子：“金骏眉”商标异议复审案。“金骏眉”现在我们说它是一种产于福建的顶级红茶，当时这个红茶的创始人把它命名为“金骏眉”。在一开始，“金骏眉”足以区分商品和服务来源，申请注册商标应该没有问题；但是公告以后，周围的同行都已经习惯了通用“金骏眉”。所以在初审公告期就有人以通用名称为由对“金骏眉”商标提起了异议。该案历经异议、异议复审、行政一审和二审。到了最高院，最终认定“金骏眉/银骏眉”是茶叶的通用名称。2.2.6、商标与股权1）下面来谈一下商标权与股权之间的关系。这里的“股权”特指“控股股权”。我们这里大部分都是律师同行。我们很多客户在成立公司之初、创业之初，一个人的实力比较弱，往往会选择三五好友或者两个人组成一个有限公司。出资的时候，不管以前的实缴制或是现在的认缴制，成立公司都会涉及到股权的分配。大家所占的股权不同，对于公司的实际控制权也不同。那么，对于公司的决策面，就决定了公司核心商标的生死存亡或者权利转移。这使人联想到多年前发生在杭州的著名的“达娃之争”。2）当时，杭州的娃哈哈集团和法国的达能集团共同出资成立了一个合资公司。杭州娃哈哈占了49%的股权，法国达能通过两个子公司一共控制了51%的股权。这样的股权结构就决定了法国达能对合资公司的经营管理掌握了控制权。后面就是大家都知道的案情。那么，控制股权基本就控制了商标权。这个时候，我们就要提醒客户在做分配股权的时候尽量可以实际控制商标权，要么就把商标放在自己名下，切实地保护自身利益。3）再举两个商标权与股权的例子，“真功夫”和“海底捞”这两个做餐饮的品牌。他们的控股股权也都非常经典。创业初期“真功夫”和“海底捞”的股权分配基本一致，分散在四个或以上股东手中。但随着品牌运营公司运营，“真功夫”两个大股东都无法控制公司股权、想起一句名言，两股东各占50%是世界上最差的股权结构。两个人谁都说了不算，对品牌运营来说危害很大，最终“真功夫”未能成功上市了，某大股东还承担了刑事责任，公司疑似出现发展瓶颈。反观“海底捞”，大股东张勇最终通过收购的方式实现了绝对控股。“海底捞”品牌蓬勃发展，在国内火锅市场占有率名列前茅。2.2.7、商标与商号权1）下面谈一下商号权。商号权与商标的典型例子是杭州“张小泉”与上海“张小泉”。剪刀商品现在销量小，但早些年张小泉品牌还算家喻户晓的。杭州“张小泉”公司拥有“张小泉”商标，上海有一个“张小泉”公司，后面就是我们都知道的结果，经过最高院的协调，由于历史原因双方形成了商标与商号的并存，其实还是有很多人分不清它们的来源。2）我们再讲一个典型，北方有一个餐饮品牌叫做“沸腾鱼乡”。北京公司有“沸腾鱼乡”的商标和商号，而天津曾有两家企业拥有“沸腾鱼乡”的商号。其中一个在北京“沸腾鱼乡”商标的注册日之前登记，另外一个则登记在注册日之后。经天津高院二审，最终判定注册日之前登记的天津“沸腾鱼乡”商号可以继续使用；注册日之后登记的商号的则被判构成侵权，停止使用、修改商号并且赔偿损失。这里明显体现了商标与商号先后权利博弈的结果。2.2.8、商标与专利商标与另外两种常见的知识产权，专利和版权之间也存在着千丝万缕的联系。比如，雀巢酱油瓶既可以是立体商标，又可以是实用新型专利；王老吉的红罐包装装潢，也可以是立体商标和外观设计专利。2.2.9、商标与版权商标与版权结合的情况就更多了。去年五一，新《商标法》实施，新添加了声音商标。这样乐曲不仅可以登记版权还可以申请声音商标，理论上是可以做到的。更常见的画作、摄影等美术作品也可以变为图形商标，书法美术作品可以变为文字商标等等。2.2.10、商标与姓名权商标权与姓名权，我们常见的是名人享有的“姓名权”，虽然这样说不够准确。我们听过的像姚明、刘翔、刘德华等这种公众人物才会来主张姓名权。我们普通老百姓很少有人去主张姓名权与商标权发生冲突。但是，有原则就会有例外。姓名权一个典型案例就是注册在第29类商品上的“刘德华”板鸭。在“刘德华”板鸭商标申请注册的时候，明星刘德华还没有什么名气；并且申请人确实没有恶意，申请人本人确实就叫刘德华。，明星刘德华的姓名权与第29类上“刘德华”商标权就不会产生冲突，不应该影响第29类上刘德华的商标权。2.2.11、商标与肖像权商标权与肖像权的结合，现在申请递交含有肖像的商标，商标局要求一定要附上肖像权人的授权、同意或者是本人申请。2.2.12、商标与知名商品特有名称权：知名商品的特有名称权不太常见。典型的比如蓝色的小药丸“伟哥”，还有，索尼爱立信的简称“索爱”，广州本田的简称“广本”等等这些都可以称为知名商品特有名称权。2.2.13、商标与知名商品特有包装装潢权知名商品特有包装装潢权，这两年比较火的“王老吉”商标事件涉及的红罐包装。当然听说加多宝最近换“土豪金”包装了。那么，将来也有可能这个“土豪金”包装也可以衍生出知名商品特有包装装潢权。只不过红牛好像也是土豪金包装哈，这个我们就娱乐随便提一下。还有可口可乐的包装也有知名商品特有包装装潢权。2.2.14、商标与商品化权：还有一种舶来的权利叫商品化权。我们国内的法律现在没有明确的条文来支撑，但已经有部分案例来保护这种权利。比如说，喜羊羊、詹姆斯·邦德007、皮皮鲁、超人。动画片里的这些人物实际上不存在，但是他们可以享有商品化权。2.2.15、网络环境下商标的合理使用接下来我们聊一下网络环境下商标的合理使用。尤其是现在电子商务这么发达，在网络环境下使用商标不可避免，什么情况下才是合理使用？1）、描述性使用：比如说，“我买了一个苹果手机”。我是在说一句话，我对这个手机进行描述我是用的是什么牌子。2）、指示性使用：标指商品或服务的用途，常见销售某商品零配件，合理使用某商品商标。3）、在先使用：应当附加区别的标识。在他人商标获准注册之前我们就已经在使用，不因为在网络环境下就改变这种在先权利。在网络环境下在先权利仍然可以合理使用商标。4）、权利用尽：通常商标权商品如果经过商标专用权人和被许可人以合法的方式销售后，该特定商品上的商标权视为用尽，无权禁止他人在市场上再行销售该产品或直接使用。5）、功能性使用：不太常见。一般三维标志的功能性使用，可以是合理使用。6）、第一含义使用：字面第一含义如此，也是一种合理的使用。2.3、转化诉讼：2.3.1、行政因为我们群内的大部分都是律师朋友，诉讼我不做过多的讲述。1）关于行政确权授权案件的类型：我们前面提到商评委审查的案件类型一共包括五种：驳回复审、不予注册复审、撤销复审、无效宣告和无效宣告复审，这些案件都会衍生出行政授权确权诉讼。2）对涉商标管理的具体行政行为不服提起复议后的行政诉讼，不用去北京知识产权法院，地方法院即可管辖，参照行政诉讼的普通流程即可。3）比如今天在线分享开始之前，上海二中院的@猛犸法官提出要我谈一下的最近火热的“微信”商标确权案，我简单发表一下看法。“微信”商标确权案的一审判决书应该已经出来了。对这个案子，我个人的看法一是法律的确定性、稳定性、可预见性以及信赖利益应该得到保障。在被异议商标申请注册的时候，腾讯还没有发布“微信”，还没有使用，申请在先原则没有理由突破。二是公共利益和不良影响原则应该慎用，公共利益这个筐太大，什么都可以往里面装。不良影响的界定也是模糊不清的，当然这个是有争议的，见仁见智。我对“微信”商标倾向于应该予以核准注册。至于核准注册以后，可以通过其它市场的途径，市场的手段来调节、来平衡。比如“特斯拉”商标的路径，当然那是一个抢注，这和“微信”案是有区别的，还有“IPAD”商标的路径，当然这个是已经获权的商标。但最终“特斯拉”、“IPAD”都通过市场调节的手段让权利人得到了它们想要的权利，那么公共利益有没有受损，是否一定要适用不良影响呢？这个大家可以思考。“微信”商标申请之时并没有恶意，核准很难说就会让公共利益受损产生不良影响，基于法律的确定性和信赖利益，系争商标应该予以核准注册。个人观点，仅供参考。2.3.2、刑事1）关于商标的刑事案件。一个是刑事案件的定罪量刑标准，达到多少金额才会构成刑事犯罪，一般我们做民事案子的律师不太用得到。假冒注册商标，如果货值金额在5万以上25万以下，3年以下量刑；如果货值金额在25万以上，3年以上7年以下。当然这都是一个宽泛的标准。2）第二个是知产刑事案件犯罪缓刑的适用，目前实践中的做法，可以参看我前些天在微信公众号【知产库】上授权推送的一篇文章《关于知识产权刑事犯罪缓刑的适用率》。目前知识产权刑事犯罪缓刑的适用率大概在85%~90%左右，大部分涉及到刑事的案件都没有实行的，罚金是有，但是实刑的相对比较少，缓刑多。因为这种申请人相对都比较可怜，我们只能用可怜这个词了。一个是对法律的无知，再一个是它本身的危害也没有杀人放火人身犯罪那么严重，所以在实践中基本上都适用缓刑。3）再一个，商标案件涉刑会不可避免地遇到“同一种商品”这个特定概念。“同一种商品”我们常见的都是以《类似商品和服务区分表》即我们常说的《分类表》为基本的划分标准。《分类表》上的名称是重要的参考依据。如果名称不同，当指代同一种事物的商品的时候，如果在功能、用途、主要原料、消费对象、消费渠道等方面相同或者基本相同，相关公众一般认为是同一种事物的商品，那么这种情况下就可以认定为“同一种商品”。《刑法》第213条“假冒注册商标罪”规定：“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的……”。这里的“同一种商品”的认定非常关键。如果我们遇到商标相关的知识产权案件构成犯罪的，基本上多是围绕“同一种商品”在做文章。2.3.3、民事民事商标侵权案件是我们圈内的律师朋友操作最多的。商标民事侵权我提一下比较不常见的“反向混淆”，我所在的浙江省发生过两例。反向混淆的情况，一般商标权人实力弱,而商标侵权人实力雄厚,对消费者而言,其实不太可能会认为商标侵权人提供的商品或服务来源于商标权人,反而可能会误以为商标权人提供的商品或服务来源于商标侵权人。反向混淆遏制