与知识产权国际保护相关的法律问题

与知识产权国际保护相关法律问题高玉生北京市德昀律师事务所专职律师gaoyusheng@与知识产权国际保护相关的法律问题第1页引例1：海信案1992年，海信集团创设了“海信/HiSense”商业标志，并于1993年12月14日取得中国商标注册，同年正式作为商标和商号使用。1999年1月5日，海信集团“HiSense”、“海信”商标被中国国家工商总局商标局正式认定为驰名商标。1999年1月11日，博世-西门子(博西企业)在德国抢先注册了“HiSense”商标，并以此为基础，分别进行了欧盟注册和马德里国际注册(注册号717960)，致使海信集团在欧盟地域商标注册一路受阻。年底开始，海信集团与博世-西门子就此商标抢注和转让问题处理正式进行磋商。年2月19日，博西企业正式确认，要求海信支付商标转让价格为4000万欧元。与知识产权国际保护相关的法律问题第2页引例2:汉高案阿联酋史丹利企业委托佛山泓信贸易企业生产机动车用卤钨灯14.6万只，产品使用史丹利企业在阿联酋注册HENKEL商标。12月20日，该批产品在广州海关办理报关手续时，海关以侵犯德国汉高企业在中国注册商标权为由没收产品并处以2万元罚款。泓信企业将广州海关告上法庭，广东高院认定原告败诉。与知识产权国际保护相关的法律问题第3页引例3：美国337调查案1、204月6日，英国泰来企业提请美国国际贸易委员会（ITC），对江苏牛塘化工厂等26家生产和代理三氯蔗糖企业开启337调查，称上述企业侵犯了该企业５件专利。以前，国际市场一直被泰来企业垄断。9月22日ITC裁定江苏牛塘化工厂没有侵犯泰来企业专利。裁决公告当日，泰来企业股票下跌12%。2、2012月，美国Tessera企业向美国ITC提请337调查，称多家科技企业侵犯其小规格BGA半导体封装产品相关专利，并要求禁止这些侵权产品进口及销售。1月，ITC对包含中国台湾宏碁企业和深圳记忆科技有限企业等18家企业发起“337调查”。9月，ITC裁定记忆企业没有侵权。3、自20以来，中国已取代日本、韩国，成为337调查最主要被调查国(地域)。近年来337案件中，中国企业应诉率已到达80%以上，胜诉率在25%左右，还有约二分之一案件实现了和解。显然，中国企业应对337调查反应慢、高弃权时代已经过去。与知识产权国际保护相关的法律问题第4页提要一、国际知识产权保护制度概述二、商标国际注册三、专利国际申请四、著作权国际延伸五、国际技术转移与合作中法律问题六、平行进口（权利穷竭）七、对外加工中（OEM）知识产权侵权风险八、企业预防海外知识产权侵权机制九、政府在企业海外知识产权保护方面职能：WTO贸易政策审查和争端处理机制十、欧洲区域性知识产权制度与知识产权国际保护相关的法律问题第5页国际知识产权制度概述一、世界知识产权组织介绍二、保护工业产权巴黎条约三、保护文学艺术作品伯尔尼条约四、与贸易相关知识产权协议（TRIPs）与知识产权国际保护相关的法律问题第6页世界知识产权组织介绍一、历史－1883年《保护工业产权巴黎条约》：巴黎条约联盟国际局－1886年《保护文学艺术作品伯尔尼条约》：伯尔尼条约联盟国际局－1893年两局合并为保护知识产权联合国际局（BIRPI）－1967年《建立知识产权组织条约》－1970年世界知识产权组织成立（WIPO）－1974年WIPO成为联合国专门机构－，组员国184个，占世界主权国家90％－1980年6月3日，中国加入WIPO与知识产权国际保护相关的法律问题第7页世界知识产权组织介绍二、目标协调各国知识产权立法和程序,为知识产权国际申请提供服务,交换知识产权信息,为发展中及其它国家提供法律和技术帮助,为私人间知识产权争端处理提供便利，配置信息技术作为工具来存放、取得和使用有价值知识产权信息与知识产权国际保护相关的法律问题第8页世界知识产权组织介绍三、三个主要知识产权职能部门－专利国际申请专利合作条约（PCT）－商标国际申请马德里协定和马德里议定书－调解与仲裁中心四、WIPO管理国际条约见图（fromWIPO网站）与知识产权国际保护相关的法律问题第9页保护工业产权巴黎条约一、概况－1883年3月6日签署，历史最悠久、影响力最大工业产权条约，修订过8次，最新版本为1967年斯德哥尔摩文本，现有173个组员国。－我国于1985年3月19日加入。－TRIPs协议要求WTO组员方恪守其主要实体内容。－工业产权范围广泛要求，包含：创造专利、实用新型、工业品外观设计、商标、服务标识、厂商名称、货源标识或原产地名称、阻止不正当竞争。二、主要标准1.国民待遇标准2.优先权标准3.专利与商标独立保护标准4.最低保护标准标准与知识产权国际保护相关的法律问题第10页保护文学艺术作品伯尔尼条约一、概况－1886年签署、经7次修订、现为1971年巴黎文本。－10月15日，共164个组员方－我国于1992年10月15日加入二、主要标准和内容1.国民待遇标准2.自动保护标准3.独立保护标准4.最低保护标准与知识产权国际保护相关的法律问题第11页与贸易相关知识产权协议（TRIPs）一、概况－1994年4月15日签署，是WTO基础性文件之一，与货物贸易总协议（GATT）、服务贸易总协定（GATS）并列－年7月23日，有153个组员方－我国于12月11日加入WTO二、主要标准和内容1.要求WTO组员方恪守巴黎条约、伯尔尼条约和罗马条约（保护录音录像制品制作者条约）主要内容2、最低保护标准标准3.国民待遇标准4.最惠国待遇标准5.保护对象全方面：对著作权和邻接权、创造专利、外观设计、商标、地理标志、集成电路布图设计以及未公开信息等做了内容详细要求6、将知识产权国际保护纳入WTO争端处理程序7.要求了权利保护程序和救助办法8.保护标准高与知识产权国际保护相关的法律问题第12页二、商标国际注册1、知识产权地域性－>在一国注册商标仅在该国有效－>要在不一样国家取得注册商标权，必须在这些国家申请注册2、向外国申请注册商标程序：－分别向各国商标局申请注册（各国国内程序）－经过世界知识产权组织国际商标局进行注册（国际注册程序）（马德里程序）与知识产权国际保护相关的法律问题第13页商标国际注册3、国际注册程序介绍A.中国注册商标（或中国商标注册申请）－>（中国国家商标局－>）世界知识产权组织国际商标局（指定要取得注册国家）－>公告和颁发国际注册证（6个月）－>发送申请到指定国－>指定国商标局应在12或18个月内完成审查，－>注册成功或－>全部或部分驳回－>复审与知识产权国际保护相关的法律问题第14页商标国际注册B、自国际注册日开始取得保护C、国际注册起5年内，假如注册商标在起源国被撤消，则在全部指定国均失效（centralattack）D、国际注册程序基于国际条约（巴黎条约＋TRIPs协议）－>条约仅对缔约方有效－>不是缔约方国家只能经过该国国内程序申请－>和中国没有条约关系或互惠关系国家，中国国民不能申请与知识产权国际保护相关的法律问题第15页商标国际注册4、国际注册程序和各国国内注册程序选择A、依据需要注册国家数量和国际程序能覆盖国家数目来确定：少则分别国内注册，多则国际注册B、在一些国家，国内注册程序很长或程序繁琐，国际注册能够加紧进程或简化程序与知识产权国际保护相关的法律问题第16页商标国际注册5、国际优先权《巴黎条约》＋TRIPs协议A、含义在一国注册商标申请日起6个月内，在条约其它缔约国内就同一商标申请注册，在第一个国家申请日视为在后国家申请日B、效果给与商标注册人6个月期限选择和进行国际申请，无须因为其它人在该期限内就同一商标提出申请而失去国际注册机会C、操作程序：在中国或其它国家第一次申请商标注册后，6个月内分别在不一样国家提交注册申请与知识产权国际保护相关的法律问题第17页商标国际注册6.进行国际注册商标设计A、不要违反有些国家公共秩序如：宗教禁忌、发音或字型不妥含义、国家或国际组织名称或标识但：各国不能因为对于商标所使用产品或服务存在限制而拒绝正当商标注册B、发音和含义适合各种语言Carrefour”和“Cocacola”分别为“家乐福”和“可口可乐

Goldlion－金狮or金利来白象－Whiteelephant贵而无用飞鸽－DoveorPigeonPeacock(孔雀)”,Bat“蝙蝠”,Panda在穆斯林国家受冷落C、英语和汉字或图形商标组合与知识产权国际保护相关的法律问题第18页商标国际注册7、国际注册产品或服务描述－《商标注册用产品和服务分类表》－有国家对于产品和服务名称要求很详细（如美国和中国）有国家接收很宽泛名称（如法国），＝>依据本身产品和服务范围，指定国家和需要取得注册商标时间等来确定产品和服务描述与知识产权国际保护相关的法律问题第19页三、专利国际申请1、向外国申请专利程序：－分别向各国专利局申请（各国申请程序）－经过世界知识产权组织国际局申请（国际申请程序）（PCT申请程序）2.将在中国境内完成创造或实用新型先向外国申请专利，需要经过保密审查－在中国境内完成：技术方案实质性内容在中国境内完成－审查机构：中国专利局－审查期限：最长10个月与知识产权国际保护相关的法律问题第20页专利国际申请3、国际优先权（《巴黎条约》＋TRIPs协议）指在一国创造或实用新型专利申请日起12个月内（外观设计6个月内），在条约其它缔约国内就同一创造申请专利，在第一个国家申请日视为在后国家申请日。4、各国申请程序弊端－各种形式要求

－各种语言

－屡次检索

－屡次公开

－申请屡次审查

－12个月所要求翻译费和国家费＝>PCT申请程序与知识产权国际保护相关的法律问题第21页PCT专利申请程序递交当地申请递交国际申请国际检索汇报国际公布提交要求书进入国家阶段国际初步审查汇报国际阶段0121618222830与知识产权国际保护相关的法律问题第22页PCT专利申请程序5、说明：－PCT体系不包括专利权实质审查和授予，只是国际申请程序；授予专利任务和责任依然只能由各个制订国专利局进行。－申请人使用一个语言、向一个专利局（称之为受理局）提交一份申请（即国际申请），该申请自国际申请日起在所指定国家中含有该国国内申请效力。与知识产权国际保护相关的法律问题第23页PCT专利申请程序6、专利国际申请策略－马上需要保护国家－中长久需要保护国家－加工、销售地－非PCT缔约方与知识产权国际保护相关的法律问题第24页四、著作权国际延伸1、著作权自动保护标准。依据《伯尔尼条约》及TRIPs协议和大多数国家实践，作品一经创作完成，著作权自动产生，不需要申请、注册或登记。著作权登记（含软件登记）仅起到作品证据作用。2、条约适用范围两个标准：国际标准和作品标准。－缔约方单位或个人（含外资企业）在任何国家或地域创作作品均能够依据国际条约在其它缔约方自动取得保护；非缔约方国民，只要在缔约方之一含有惯常居所就被视为国民。－非缔约方国民，只要其作品首先在缔约方之一境内发表或同时在缔约方之一，该作品即在全部组员方均受保护。3、国民待遇标准和最惠国待遇标准－在作品取得和保护方面，任一缔约方应给予其它缔约方国民以与本国国民相同待遇－缔约方给予任一缔约方优惠待遇应自动且无条件适用与全部其它缔约方国民与知识产权国际保护相关的法律问题第25页著作权国际延伸4、著作权国际转让和许可任何出版、翻译、注释、改编均需经过作品著作权人同意并签定协议。5、邻接权－演出者对其演出权利－录音制品制作者对其制作录音制品权利－广播电台电视台对其播放节目标权利《罗马条约》及TRIPs协议6、作品归属约定－企业在中国或外国所雇佣人员所创作作品归属，应做出明确约定。与知识产权国际保护相关的法律问题第26页五、国际技术转移与合作中法律问题1、技术协议类型2、主体核实3、客体技术审查4、技术结果归属5、技术秘密传递程序6、保密义务7、技术转让费8、适使用方法律9、争端处理10、许可/转让协议立案与登记11、无效条款与知识产权国际保护相关的法律问题第27页国际技术转移与合作中法律问题1、技术协议类型技术转让、技术许可、合作或委托开发、技术咨询，技术服务2、主体核实专利权（中国、外国）技术秘密（全部些人和被许可人）3、客体技术审查1月1日《技术进出口管理条例》：禁止进出口－不得进出口限制进出口－许可证管理自由进出口－协议登记管理与知识产权国际保护相关的法律问题第28页国际技术转移与合作中法律问题4、技术结果归属－有约定从约定－无约定则属于实际完成技术结果一方，另一方协议范围内使用权和同等条件优先受让权－专利申请：中国和外国－专利申请和专利权共有问题－职务创造归属和奖励问题与知识产权国际保护相关的法律问题第29页国际技术转移与合作中法律问题5、技术秘密传递程序全部被认为是技术秘密信息，均需要由X经由甲路径发给Y，证据价值技术秘密和商业秘密概念6、保密义务对于技术秘密接触应仅限于必需人员和程度范围内，保密办法、保密纪律和保密条款制订对于合作完成技术结果，一方不一样意申请专利，另一方不得申请与知识产权国际保护相关的法律问题第30页国际技术转移与合作中法律问题7、技术转让费－约定优先－入门费＋分成，分成，固定，分期－外币支付条件：专利：专利局立案＋商务局登记或许可证技术秘密：商务局登记或许可证8、适使用方法律－知识产权地域性－>中国境内知识产权问题适用中国法律－协议问题，能够选择与知识产权国际保护相关的法律问题第31页国际技术转移与合作中法律问题9、争端处理－协议双方之间争端：诉讼、仲裁－第三人侵犯协议知识产权处理－协议技术侵犯第三人知识产权处理10、许可/转让协议立案、核准或登记－专利许可或转让协议立案是否不影响协议对于当事人双方效力，除非另有约定，－专利权转让，自核准公告日起，受让人成为专利全部些人－自由进出口技术，进出口协议登记不影响协议效力，

限制进出口技术，进出口协议自许可证颁发之日生效与知识产权国际保护相关的法律问题第32页国际技术转移与合作中法律问题11、无效条款《协议法》329条：非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术结果技术协议无效。“非法垄断技术、妨碍技术进步”包含以下情形：

（一）限制当事人一方在协议标技术基础上进行新研究开发或者限制其使用所改进技术，或者双方交换改进技术条件不对等，包含要求一方将其自行改进技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术知识产权；

（二）限制当事人一方从其它起源取得与技术提供方类似技术或者与其竞争技术；

（三）妨碍当事人一方依据市场需求，按照合理方式充分实施协议标技术，包含显著不合理地限制技术接收方实施协议标技术生产产品或者提供服务数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；

（四）要求技术接收方接收并非实施技术必不可少附带条件，包含购置非必需技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需人员等；

（五）不合理地限制技术接收方购置原材料、零部件、产品或者设备等渠道或者起源；

（六）禁止技术接收方对协议标技术知识产权有效性提出异议或者对提出异议附加条件

与知识产权国际保护相关的法律问题第33页六、平行进口（权利穷竭）1、进口权知识产权权利人独自享受将受其知识产权保护产品投入市场权利，包含在本国制造后投入本国市场，也包含从外国尽快到本国市场。－>未经知识产权权利人同意，任何人不得将该知识产权产品进口到本国市场。2、平行进口指进口国内知识产权全部些人之外人从出口国（外国）将经该权利人同意而投放到该外国市场产品进口到本国行为。3、平行进口正当性－绝大多数国家（含中国）都认为平行进口是非法，侵犯了知识产权人权利。－欧盟认可欧盟共同市场内平行进口是正当。4、权利穷竭知识产权人行使了将其产品第一次投入市场权利之后，就不得再控制该产品深入流通。国内范围权利穷竭是各国都认可，但国际层面权利穷竭（含平行进口），大多数国家不认可。与知识产权国际保护相关的法律问题第34页七、对外加工中（OEM）知识产权侵权风险1、知识产权地域性－>在外国有效知识产权，在本国未必有效－>在外国属于甲知识产权，在中国未必属于甲在中国境内使用某项知识产权，必须经过中国境内知识产权权利人同意。－>取得国外知识产权权利人许可，可能会侵犯本国知识产权。2、知识产权保护范围延及对于知识产权产品全部商业活动。－>即使国内加工产品全部用于出口（不在国内销售），也组成对于本国知识产权侵权。

3、假如外方在进口国不享受知识产权，则国内定做企业出口行为还可能侵犯进口国知识产权

与知识产权国际保护相关的法律问题第35页对外加工中（OEM）知识产权侵权风险4、国内加工定做企业知识产权侵权预防：－要求定做方提供两种权利证实：中国权利证实和进口国权利证实－委托知识产权律师（知识产权代理人）核实相关商标、专利、版权信息－查询相关权利在中国国内是否存在许可使用和转让情况，尤其是独占许可情况与知识产权国际保护相关的法律问题第36页八、企业预防海外知识产权侵权机制1、美国337调查程序－针对不公平进口行为（尤其是知识产权侵权行为）－申请人能够是美国企业或外国企业－主管机构：国际贸易委员会（ITC），代理律师，行政法官－期限－对于申请人来说，337程序相对于司法诉讼程序优势申请－调查－答辩－听证－初裁－终裁2、出口、国外展会中知识产权侵权预防和应对－对于本企业出口产品所包括各个知识产权方面，均要核实不存在侵权风险（自主知识产权或依据协议取得使用许可）、作品起源，商标图案或文字设计渊源，所使用技术起源（是否为国外专利或外国企业技术秘密）－对于该国竞争对手信息查询－海关或行政执法当局查处涉嫌侵权行为后应对：主动答辩，攻防结合，公法程序和谈判和解结合

与知识产权国际保护相关的法律问题第37页九、政府在企业海外知识产权保护方面职能：

贸易政策审查和WTO争端处理机制1、知识产权是私权，同时关涉到微观层面企业利益和宏观层面国家利益。2、政府外经贸部门和知识产权部分在国际经贸关系中维护本国国家和企业利益职责3、WTO框架内知识产权条约执行监督机制－贸易政策审查－争端处理4、WTO争端处理程序介绍双边磋商－WTO争端处理机构居中磋商－成立教授组－教授组汇报－裁决执行与知识产权国际保护相关的法律问题第38页十、欧洲区域性知识产权制度一、欧盟商标制度二、欧洲专利制度三、欧盟专利制度与知识产权国际保护相关的法律问题第39页欧盟商标法律制度一、欧盟商标概述二、欧盟商标制度史三、欧盟商标机构四、欧盟商标取得条件和程序五、欧盟商标权利内容及行使六、欧盟商标保护与知识产权国际保护相关的法律问题第40页欧盟商标概述1、在欧盟商标局（内部市场协调局）进行一次注册，即能够取得在全部欧盟国家有效一个注册商标2、申请欧共体商标好处欧盟各国间取消关税，形成统一内部市场，产品、服务、资金、人员自由流通－>产品要进入欧盟市场，一个申请程序即可取得在该大市场内有效一个商标，便利3、欧共体商标与欧盟组员国国内商标关系－二者共存，能够选择只在几个国家注册，也能够选择在整个欧盟注册－相互组成在先商标－>不能将在先欧同体商标注册为一个组员国商标，反之也不行与知识产权国际保护相关的法律问题第41页欧盟商标概述4、欧共体商标申请能够转变成数个组员国国内商标申请5、欧同体商标与组员国国内商标之间选择依据产品要进入国家数目，确定要注册组员国数目，进而确定是否需要注册欧共体商标。假如需要指定组员国少，则无须要注册欧同体商标6.统计数字共有88，250件欧盟商标申请，68，078件欧盟商标注册截止底，累计欧盟商标申请达642，178件，注册商标426，361件与知识产权国际保护相关的法律问题第42页二、欧盟商标制度史1、欧盟商标产生前提准备1988年12月21日89/104号欧共体指令（指令由组员国经过国内立法转化实施），协调了组员国商标法：

—定义了统一可注册标识

—以穷尽方式要求了统一驳回申请和宣告无效理由

—要求了统一商标权内容

—要求了统一商标权穷竭适用条件

—要求了注册商标使用要求（连续5年不使用造成注销）与知识产权国际保护相关的法律问题第43页二、欧盟商标制度史2、欧盟商标产生1993年12月20日40/94号条例（条例由组员国直接实施），1994年3月15日生效。被1994年12月22日3288/94号条例所修改以实施TRIPs协议，

3、40/94号条例实施细则1995年12月13日欧盟委员会2868/95号条例

与知识产权国际保护相关的法律问题第44页三、欧盟商标机构一、欧盟商标局

—内部市场协调局（OHIM）下级机构—位于西班牙Alicant—含有独立法人资格—1主席+2副主席+管理委员会+预算委员会—审查部+异议部+无效与注销部+商标管理与法律事务部决定下达后两个月内这些部决定均可书面上诉到—上诉庭（类似中国商标复审委员会），其决定能够上诉到—欧共体一审法院，其判决可上诉到欧共体法院与知识产权国际保护相关的法律问题第45页三、欧盟商标机构二、欧盟商口号言22中欧盟官方语言中任意一个，但要同时指定英、法、德、西、意五种工作语言之一作为异议等程序可用语言。三、自负盈亏四、欧盟商标注册簿—22种官方语言版本—记载商标全部变动和交易五、出版物—《欧盟商标公告》，公布欧盟商标注册簿内容—《欧盟商标局官方公报》，公布该局全部官方文件。与知识产权国际保护相关的法律问题第46页四、欧盟商标取得条件和程序1、欧盟商标注册条件2、欧盟商标注册程序与知识产权国际保护相关的法律问题第47页四、欧盟商标取得条件和程序一、欧盟商标注册条件1、条文40/94号条例第4、7和8条，基于89/104号指令第2、3和4条2、内容——可注册标识——绝对条件——相对条件3、欧盟商标注册体制独立于组员国国内体制=》组员国法官判决不组成对欧盟商标局约束与知识产权国际保护相关的法律问题第48页四、欧盟商标取得条件和程序二、欧盟商标取得程序1、主体EU组员国国民+国民待遇标准适用（巴黎条约、TRIPs协议）2、委托代理EU组员国国民任意外国国民强制代理：律师或欧盟商标代理人3、审查—形式审查—绝对条件审查：含对于显著性审查，需满足全部组员国和全部官方语言要求4、检索汇报对于经过审查申请，欧盟商标局出具在先注册欧盟商标或欧盟商标申请检索汇报。并通知一些组员国商标局，由其出具该国在先注册商标或商标申请检索汇报。不过，欧盟商标局不依据检索汇报对相对条件进行审查。与知识产权国际保护相关的法律问题第49页四、欧盟商标取得条件和程序二、欧盟商标取得程序5、异议—理由4个：在先相同欧盟,组员国和指定欧盟或其组员国国际商标注册或申请/在先近似欧盟,组员国和指定欧盟或其组员国国际商标注册或申请/在先驰名商标（若在后商标将不妥利用在先驰名商标商誉）/非仅使用于局部地域其它商业标识。注：其它在先权利人不能够提异议，但能够提无效。—期限：商标申请公布之日起三个月6、保护期：，可无限续展7、无效程序—理由：绝对条件和相对条件—程序：单独提或者在侵权诉讼反诉中提—无效决定或判决效力及于全部EU组员国领土与知识产权国际保护相关的法律问题第50页五、欧盟商标权利内容及行使一、权利内容1、欧盟商标权利内容=商标全部些人住所、机构或总部所在EU组员国国内商标权利内容2、假如在EU组员国内不存在相关商标全部些人上述连接点，适用西班牙法二、权利转让和许