我国专利自然许可制度的基本逻辑与构建

我国专利自然许可制度的基本逻辑与构建

为了促进专利申请的实施和应用，提高专利价值，在《商标法》第四次审查中，增加了第8章。o、80.14条。当然，许可证的规定。一、专利实施转化率低。在经济发展自2011年起,我国已成为全世界专利申请量第一大国,但与之形成强烈反差的是,我国至今仍难以被称为专利强国。除专利质量有待提升外,专利实施转化率低,难以及时、有效地转化为促进经济社会发展的生产力,也是我国当前面临的现实问题。实践中,经常出现信息不对称的情况:一方面是专利权人苦于找不到合适的被许可人,另一方面则是企业无法及时获取所需专利信息,出现了很多“沉睡专利”。根据《关于<中华人民共和国专利法修改草案(征求意见稿)>的说明》(简称《专利法修改草案说明》),通过借鉴域外立法经验,二、trips协议上的当然许可许可他人实施专利是专利权人推广应用专利技术的主要方式之一。通常而言,专利权人与实施者签订许可合同遵循契约自由原则,公权力不应干涉。但很多国家的专利法以及Trips协议也会针对特定情形,规定一些特殊类型的专利许可形式,当然许可就是其中一种。《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》(简称《专利法修订草案(送审稿)》第八十二条第一款首先明确了我国当然许可的基本内容。我国学者也从不同角度对当然许可进行了定义。有学者从专利许可形式的角度认为其是“专利权人在申请并取得专利权后向专利主管机构请求登记,在专利权的有效期限范围内,任何人可以不经与其另行谈判,只要缴纳一定数额的使用费就可以实施其专利技术的一种许可形式。”(一)时确定“许可使用”根据《专利法修订草案(送审稿)》第八十二条的规定,专利权人不仅需要有进行当然许可的意思表示,而且还应同时明确“许可使用费”。换言之,专利权人所作出的当然许可声明的内容是具体而明确的,符合我国《合同法》对要约的要求。同时,该当然许可声明经国务院专利行政部门登记并公告后,任何人有意愿实施专利并以书面形式通知专利权人的行为,即构成承诺。当然许可合同在该书面通知到达专利权人时成立,对专利权人和被许可人均具有约束力。(二)专利技术的应用如前所述,建立当然许可制度的目的是向社会公众提供专利许可信息,促进专利技术的推广应用。专利权人在决定进行当然许可时,并不知道也无需知道未来的被许可人究竟是谁。对于专利权人而言,其也不得拒绝符合许可条件的任何人实施其专利,即任何人都可能成为进行当然许可专利的被许可人。(三)未达成口头协议或以特定行为形成“默示许可”情形《专利法修订草案(送审稿)》第八十二条、第八十三条规定作出当然许可声明及谋求获得当然许可均需要以书面形式进行,故不存在当事双方达成口头协议或以特定行为形成“默示许可”的情形。对于书面形式的要求,实质上是为了确保专利许可信息具体明确,以便使不特定公众经由公示了解专利信息,并在实施者意欲实施专利的情况下,使专利权人能够准确了解该实施者的意向和相关情况。(四)普通实施许可、强制许可由于专利权人进行当然许可的目的在于准许符合条件的不特定大多数公众都能实施其专利,故当然许可在法律性质上不可能为独占实施许可或排他实施许可。仅就许可的表现形式而言,当然许可只可能是一种普通实施许可,但又不简单等同于普通实施许可,因为专利权人一旦作出当然许可声明并经登记公告后,其将无权再选择被许可人和更改许可条件。而在磋商普通实施许可的过程中,专利权人可以自主决定是否许可、向谁许可及其许可条件。另外,当然许可也不等同于强制许可。强制许可是国家公权力对具有私权属性的专利权的干预,在符合法定情形时可以不经专利权人同意而实施其专利。而是否进行当然许可是专利权人的自愿选择,在此方面并没有公权力的介入。综上所述,当然许可具有法定性、开放性、自愿性、公平性等鲜明特点,是区别于传统专利许可模式,具有明确立法导向的一种全新法律创制。三、构建我国实际的当然许可制度当然许可制度是域外舶来品,对域外相关立法进行比较研究,有助于发现其本源和优劣之处,为构建符合我国实际的当然许可制度提供借鉴参考。总体而言,只要是在立法中规定了当然许可的国家,其制度核心都是专利权人允许任何人在满足特定条件的情况下实施其专利且不得以其他理由阻止他人的使用。在该大框架下,各国又会基于不同国情在细节上作出不同规定。(一)当然许可时的救济对当然许可规定最为全面的当属英国,主要体现在其《专利法》第46-48条。为促进当然许可制度应用和专利技术实施,英国还专门开发了当然许可数据库供公众检索。根据上述条款内容,专利权人在提出当然许可申请之后,知识产权局局长会就该申请情况向专利登记簿上的直接和间接权利人发出通知,以确定是否存在不应当进行当然许可的事由。若不存在,则批准专利权人的当然许可申请。而“不应当批准的当然许可的事由”主要是指针对该专利在相关合同中约定的禁止当然许可的情形。同时,进行当然许可的专利权人将得到专利年费减半的优惠。当然许可被批准后,任何人都有权按照协议的条件取得许可。达不成协议的,则可请求由知识产权局局长对相关条件作出决定。当该专利权受到侵害时,当然许可的被许可人可以要求专利权人针对侵权行为提起诉讼。如果专利权人在被许可人提出请求之后的两个月内拒绝提起诉讼,则被许可人可以以自己名义提起诉讼。对于被控侵权人而言,如果其同意接受当然许可的相关费用和实施条件,则法院不得签发临时或永久禁令。如需作出损害赔偿,赔偿金额不得超过假定被控侵权人在第一次侵害行为前已作为被许可人所应支付数额的两倍。另外,英国还规定了当然许可的撤回机制,即在符合法律规定的条件下,专利权人或是其他相关权利人均可以申请撤回经登记公告的当然许可,但在申请条件上会有所不同:专利权人在当然许可批准之后的任何时间都可以申请撤回该许可,只要尚未向他人进行许可,或者被许可人同意专利权人撤回当然许可;其他相关权利人则只能在专利权人属于无权申请的情形,基于相关合同权利申请撤回该当然许可。无论是以何种形式撤回当然许可,专利权人均需足额补交在当然许可期间减免的专利年费。相比于其他国家,英国当然许可制度还有一个显著特点。英国《专利法》第48条(1)规定,从一件专利批准之日算起3年期满以后,或可能规定的其他期限满期后的任何时间,任何人皆可根据本法中规定的一个或一个以上的理由,向知识产权局局长请求:(a)就该专利签发强制许可证;(b)将该专利予以登记,使就该专利签发的许可证成为当然许可。这就在一定程度上意味着,当然许可可以与强制许可一起,作为对不实施或未充分实施专利的惩罚。(二)有利于稳定性的在先文件法国有关当然许可的规定主要体现于《法国知识产权法典》第L613-10条,其中规定:“应希望就实施其发明作出公开许诺的所有者的请求,并在该专利不是载入国家专利注册簿中的独占许可的对象的条件下,权利使用许可的制度可以由国家工业产权局局长决定适用于任何专利,如果制度的文献报告没有显示有明显影响该发明的可专利性的在先文件。前段提到的请求应包含一项声明,其中专利所有者授权任何公共或私人法人以支付适当补偿为条件实施其专利。权利使用许可只可以是非独占性的。专利所有者和被许可人之间没有协议的,补偿数额应由大审法庭确定。被许可人可以随时将许可交出。将权利使用许可的制度适用于专利的决定,还应引致第L612-19条提及的年费的降低,已经到期的费用除外。应专利所有者的请求,国家工业产权局局长应取消其决定。取消决定应引致失去前段提及的年费降低。这不影响就有关专利已经取得的或请求的权利使用许可。”相比较于英国的当然许可制度,法国在批准当然许可申请时,还强调要审查是否存在影响发明专利性的在先文件,即需考虑专利的相关权利稳定性因素。在专利权人与被许可人之间没有就许可使用费达成协议时,由大审法庭而非相关专利行政部门来确定数额。此外,法国对撤回当然许可的要求不如英国严格,无需征得被许可人的同意,因为撤回决定不具有溯及力。撤回当然许可后,专利权人也无需补交之前所享受的专利年费优惠。(三)通知并支付补偿是否要在专利确权方面进行通知德国《专利法》第23条规定了当然许可制度,主要内容包括:“(1)如果专利申请人或在专利注册中作为专利权人记载的人以书面形式向专利商标局声明愿意允许任何人在支付合理补偿的情况下实施其发明,收到声明后为该专利缴纳的年费应减少一半。(2)如果专利注册中已经有一项授予独占许可的记载或已经向专利商标局请求这样一项记载,不得作出此种声明。(3)在声明已被记载后,希望实施发明的人应将其意图通知专利权人。如果通过挂号信将通知寄送到专利注册中作为专利权人记载的人或其注册的代理人或受接收方,应视为已通知。通知中必须陈述将如何实施发明。通知后,通知人有权以所述的方式实施发明。该人有义务在每个年历季度末向专利权人提供已进行实施的详细情况并支付补偿。如果该人未按时履行此义务,在专利注册中作为专利权人记载的人可以给该通知人一个合理的延长期。如果延长期届满而无结果,可以禁止进一步实施发明。(4)补偿应在任一当事人的书面请求下由专利处确定。(5)最近一次确定补偿满一年后,如果出现或得知的情况显示确定的补偿数额明显不适宜,任何受影响的一方可以请求对其进行更改。(7)只要无人通知专利权人有意实施发明,可以在任何时候通过给专利商标局的书面信件撤回声明。撤回应随提交而生效。减少的年费数额,必须在撤回声明之后一个月内缴纳。”德国在当然许可制度方面,规定在专利独占许可的情形不得进行当然许可。同时规定了专利年费减半,但若专利权人撤回当然许可,则需补缴之前减少的年费。和法国一样,德国也不要求专利权人在作出当然许可声明时就明确一个具体的许可费金额,而是采用了“合理补偿”的灵活表述方式。如果双方无法就此达成一致,任何一方都可请求专利商标局内设的专利处加以确定,而对专利处决定不服提起上诉的,则由专利法院的上诉委员会进行审理。(四)开放许可合同《俄罗斯联邦民法典》(2008)第1368条规定了发明、实用新型或外观设计的开放许可(openlicense)制度(即当然许可):“专利权人可以向联邦知识产权局提出申请,允许任何人利用其发明、实用新型或外观设计(授予开放许可)。开放许可合同是普通许可合同,专利权人应将其许可条件公开并公告。自联邦知识产权局公布该决定的第2年起,发明、实用新型或外观设计的年费减半。从公布开放许可决定之日起两年,未能按公布的条件签订许可合同的,专利权人可以在期限届满时向联邦知识产权局请求撤回开放许可请求。撤回开放许可请求的信息由联邦知识产权局在专利公报上公布。专利权人自该年起将支付全额年费并补足过去的年费。俄罗斯对当然许可制度的规定相对简单,其不要求审查专利的有效性,但要求公开许可条件,且对进行当然许可的专利减半收取年费。比较特殊的是,专利权人只有在公布当然许可后两年届满仍未达成许可合同时,才能请求撤回当然许可,并在撤回后补交减半的专利年费。此外,俄罗斯没有明确因当然许可发生纠纷时应由何种机构进行处理。(五)当然许可的撤回《巴西工业产权法》(1996)第64-67条是关于当然许可(offeroflicense)的规定:“专利权人应当向巴西工业产权局提出请求。当然许可不得是排他的。专利权人在有人接受当然许可之前的任何时候可以撤回申请。当事人双方就许可费达不成协议的,由工业产权局裁定,该费用1年后可以修改。授予当然许可后该专利的年费减半。被许可人1年内不实施或实施间断超过1年,或实施不符合规定的条件的,专利权人可以请求撤销当然许可。当然许可撤销后,该专利不再享受年费减半的优惠。”巴西对撤回当然许可的情形作出了限定,即只能在他人接受当然许可之前。换言之,如果已经达成了当然许可,专利权人不能自主决定撤回。但同时,巴西又规定在被许可人不实施、间断实施或实施不规范的情形下,专利权人可请求撤回当然许可,即对被许可人实施专利提出了要求,这也是巴西当然许可制度的特殊之处。另外,巴西的当然许可使用费纠纷由工业产权局裁定,且赋予了一定时期后修改费用的权利。四、建立专利交易许可信息披露和传播机制《专利法修改草案说明》中也明确指出了当然许可制度的几大优点:一是声明当然许可相当于给专利打上一个开放使用的标签,在专利登记簿中与专利所包含的其它信息一同传播,有利于促进专利技术供需双方的对接,尤其是高校、科研院所专利的传播和运用;二是需求方以公平、合理、无歧视的许可费和便捷的方式获得专利许可,可以降低许可谈判难度,大幅降低专利许可交易成本,提高被许可人实施专利的意愿,有利于企业特别是中小企业充分挖掘使用专利;三是建立专利交易许可相关信息披露和传播机制,既为专利权人和公众搭建专利转化或推广应用平台,也可以有效降低专利交易中与专利状态相关的法律风险。当然许可制度的优势值得肯定,但也应充分认识到,当然许可并非当今国际通行做法,包括Trips协议在内的知识产权国际条约以及美国、日本等国家均未规定当然许可制度。因此,我国在决定引入该制度前,既需参考借鉴域外立法经验,也需立足国情进行充分调研,并注意解决好以下六个方面的问题。(一)我国专利权稳定性的缺陷在当然许可制度的语境下,对专利权属状态的要求主要体现在权利稳定性和在先许可两个方面。例如在权利稳定性方面,法国要求“审查报告没有明显反映出存在影响发明专利性的在先文件”;而在在先许可方面,英国要求没有“不应当进行当然许可的事由”,即相关合同中已经约定禁止专利进行当然许可的情形。法国和德国则要求进行当然许可的专利未授予他人独占许可。从《专利法修订草案(送审稿)》第八十二条第二款规定的内容看,我国在构建当然许可制度时也考虑了专利权的稳定性问题,即“就实用新型、外观设计专利提出当然许可声明的,应当提供专利权评价报告”。专利权评价报告是国家专利行政部门根据专利权人或利害关系人的请求,对实用新型或外观设计专利进行检索,并就其是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析而出具的评价性文件。上述规定系考虑到我国对实用新型和外观设计专利申请不进行实质审查,很多被授权的实用新型和外观设计专利质量不高,权利状态不稳定,部分甚至存在着明显不符合专利法要求的情形。因此,为了避免当然许可被滥用,更好地保护被许可人利益,应当首先对拟进行当然许可的专利在其权利稳定性方面做出要求,提交专利权评价报告就是有效办法。而对发明专利则无需作此要求,因为授权的发明专利都经过了国家专利行政部门前期的实质审查,权利状态较为稳定,没有必要再增加专利权人的负担。但上述规定显然还不完善:一是对专利权稳定性的考虑还有所欠缺。对于已经被专利行政机关宣告无效但尚处于专利行政诉讼之中的专利,由于其最终被无效掉的可能性较大,此时也应视为处于权利不稳定状态,不应予以公告。国家专利行政部门可以要求专利权人在作出当然许可声明时,同时说明专利是否正处于无效纠纷(二)强制许可数额的确定英国、法国、德国、俄罗斯都要求专利权人公示当然许可的许可条件,只是在具体规定上有所差异。但需注意的是,上述国家均仅是宽泛地规定了应当公示许可条件,而未要求专利权人公示具体的许可使用费金额。我国与上述国家的做法既有相同也有差异。相同之处在于都要求专利权人为必要的公示行为,差异在于《专利法修订草案(送审稿)》第八十二条第一款要求专利权人“明确许可使用费”。一般而言,明确的许可使用费金额对许可谈判的双方无疑是最为清楚和有效率的,但专利权人是否有能力提前确定一个合理的许可金额则是值得思考的:如果金额过高,很难被潜在的被许可人接受,专利仍然难以得到实施;如果金额过低,又可能无法体现专利价值。此外,受到市场发展、专利权有效期限不断缩减、许可实施范围和方式差异等因素影响,专利许可使用费也会出现相应变化。因此,强制要求专利权人在提出当然许可时就预先确定一个具体的许可使用费金额,很可能与专利许可的实际情况不符。事实上,在英国、法国、德国等当然许可制度运行较为成熟的国家,均没有把“明确许可使用费”作为实施当然许可的前提条件,(三)适当许可的条件大多数实施当然许可制度的国家均规定对进行当然许可的专利给予年费优惠。英国、德国、俄罗斯、巴西规定专利年费减半,法国虽未明确优惠比例,但也规定应予减收。我国在此方面的选择较为特殊,《专利法修订草案(送审稿)》中并未规定针对当然许可专利的年费优惠。对此,不少学者认为这不利于激励专利权人进行当然许可,并建议增加年费优惠条款。有观点认为,一方面,当然许可公告之后,专利权人便无权拒绝任何人的使用申请,在一定程度上丧失了选择的权利,专利权人势必会谨慎为之;另一方面,实行当然许可后,可能会降低专利本身的竞争力和市场价值,因为与其他未实行当然许可的专利相比,其垄断性降低。因此,进行当然许可的专利权人并非纯获利,其实质上也付出了一定的代价,故应给予年费方面的优惠以吸引专利权人积极进行当然许可。相反观点则认为,是否给予年费优惠,还要看给予年费优惠能在多大程度上激励有实施价值专利的权利人申请当然许可。域外经验固然值得参考,但如何更好地发挥当然许可的制度效用,应当始终作为我国制度设计时的基本原则。虽然《专利法修改草案说明》指出借鉴了域外立法经验,但并未说明我国不规定国际通行的当然许可专利年费优惠的原因。在尚缺乏立足我国实际的充分调研论证的情况下,任何轻易给出应当或者不应当规定年费优惠的做法都是不合适的。(四)当然许可期间减免专利年费当然许可的撤回或撤销机制也是该制度的重要内容。总体而言,大多数国家均允许专利权人撤回其已经作出的当然许可,但在撤回主体、撤回时机、撤回条件、撤回后果等方面,各国差异较大。例如,英国规定除专利权人外,其他相关权利人也可申请撤回当然许可,但不同主体在提出撤回申请时所应具备的条件会有所不同。俄罗斯规定自当然许可公布之日起满两年,如果专利权人未能按公布的条件签订许可合同,则可请求撤回当然许可。在巴西,专利权人对被许可人一年内不实施专利或实施间断超过一年,或实施不符合所规定条件的情形,可以请求撤销当然许可。撤回当然许可后,专利权人将不再享受年费优惠,英国、德国、俄罗斯甚至还要求专利权人补交当然许可期间减免的专利年费。另外,法国还明确规定撤销当然许可不影响已达成的专利许可。《专利法修订草案(送审稿)》有关当然许可撤回的规定相对较为简单,其中第八十二条第三款规定:“撤回当然许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。当然许可声明被撤回的,不影响在先给予的当然许可的效力。”结合该条款的全部内容进行理解,撤回当然许可的主体应仅限于专利权人,提出形式仅限于“书面方式”,且撤回不影响在先当然许可的效力,即撤回针对的是专利权人之前作出的同意许可任何人实施其专利的声明,而非针对已经取得许可的被许可人,故该被许可人仍然可以实施专利技术。由于我国没有规定针对当然许可专利的年费优惠,故在撤回当然许可后自然也不会涉及是否需要补足当然许可期间所享受的年费优惠的问题。但若最终决定增加有关专利年费优惠的内容,则也应相应地对当然许可撤回后的年费优惠问题予以明确。针对我国专利成果转化率低,难以实现产业化的现状,有学者建议借鉴巴西的做法,赋予专利权人监督权,在被许可人不实施或实施专利不符合要求时,专利权人可以请求撤销当然许可。(五)专利行政裁决模式当事人围绕当然许可发生的纠纷主要集中在许可条件尤其是许可使用费上。在此方面,各国做法可以区分为司法裁决与行政裁决两种模式。法国规定,专利权人与被许可人之间就许可使用费金额达不成协议的,由大审法庭决定;英国、德国、巴西则规定由相关行政主管部门作出决定。根据《专利法修订草案(送审稿)》第八十四条规定可知,我国选择了行政裁决模式,即“当事人就当然许可发生纠纷的,可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的,可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。”然而究其本质,专利权人和被许可人围绕当然许可发生的纠纷属于平等民事主体之间的民事纠纷,应当在遵循意思自治的基础上,由许可双方自行选择调解、仲裁、诉讼等争议解决方式。因此,《专利法修订草案(送审稿)》第八十四条与其说是争议解决条款,不如说更像赋权性条款,为行政公权力介入私权纠纷预留了入口。当然,当然许可纠纷并非仅因其私权纠纷属性就绝对拒绝公权力的介入,英国、德国、巴西均规定当事人可以通过行政机关确定许可使用费,这至少在一定程度上反映了行政裁决模式的合理性与便捷性。但是,行政程序毕竟有其价值追求和皈依,应当更多关注于行政管理和社会治理,尽可能少地介入私权纠纷因此,有观点建议将针对当然许可纠纷的“行政裁决”修改为“行政调解”,所达成的调解协议可以请求司法确认,调解不成则可向法院提起诉讼。(六)法院对当然许可的被许可人提起专利侵权之诉尽管进行当然许可是专利权人意欲将其专利许可任何不特定主体予以实施的意思表示,但在实施者与专利权人未达成许可协议前,实施者的实施行为很可能构成专利侵权,专利权人可以依法提起侵权之诉。英国还进一步规定,当然许可的被许可人可以要求专利权人针对侵权行为提起诉讼。《专利法修订草案(送审稿)》第八十三条第三款仅规定专利权人在当然许可期间不得请求诉前临时禁令。《专利法修改草案说明》对此解释为:“专利权人做出当然许可声明的,意味着其允许任何人实施该专利…他人未经许可实施其专利的,专利权人不得请求诉前临时禁令。”由于当然许可本质上就是允许任何人在满足既定条件下实施专利技术的意思表示,实施者只要同意当然许可的许可条件并支付相关费用即可合法实施专利,因此法院不得针对当然许可专利作出诉前临时禁令是应有之义,也是当前各国的普遍做法,否则将明显与