专利纠纷与处理

专利纠纷与处理

重庆理工大学知识产权学院苏平

2009.11月7日第一章专利纠纷处理概述本章主要内容一、专利行政纠纷二、专利民事纠纷三、法院概述

一、专利行政纠纷

（一）概念：行政诉讼是公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，而向人民法院提起的以行政机关为被告的诉讼。（二）专利主管机关1、国家知识产权局专利复审委员会

2、国家知识产权局专利局

3、地方有关知识产权局（三）案件种类1、以专利复审委员会作为被告的专利行政案件（1）不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定的案件法律依据：第四十一条

专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后，作出决定，并通知专利申请人。专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。（2）不服专利复审委员会专利权无效宣告请求的案件①无效宣告的结论a维持专利权有效b专利权部分无效c专利权无效

第四十六条专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告

对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。②诉讼:a受理机关：北京市中级人民法院b被告：专利复审委员会c原告：对无效宣告决定不服的专利权人或请求人d第三人不当原告的专利权人或无效宣告请求人2、以国家知识产权局为被告的专利行政案件（1）不服国家知识产权局作出的强制许可决定专利法第48—51条、专利法第58条（2）不服国家知识产权局作出的强制许可使用费裁决专利法第54条（3）不服国家知识产权局专利行政复议决定

可以要求行政复议的主要情况：公民、法人和其他组织认为国家知识产权局的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。

A专利申请人对不予受理其申请不服的；

B专利申请人对申请日的确定有争议的;

C专利申请人对视为未要求优先权不服的;

D专利申请人对其专利申请按保密专利申请处理或者不按保密专利申请处理不服的；

E专利申请人对专利申请视为撤回不服的;

D专利申请人对视为放弃取得专利权的权利不服的；

F专利权人对专利权终止不服的；

G专利申请人、专利权人因耽误有关期限导致其权利丧失，请求恢复权利而不予恢复的；

②不能要求行政复议的主要情况A专利申请人对驳回专利申请的决定不服的；B专利申请人对复审决定不服的；C专利权人和无效宣告请求人对专利复审委员会就无效宣告请求所作决定不服的；D专利权人或实施强制许可的被许可人对实施强制许可使用费的裁决不服的；3 以地方知识产权局为被告的专利行政案件（1）地方知识产权局的范围①省、自治区、直辖市知识产权局②设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门（地级市知识产权局）（专利管理工作量大且又有实际处理能力）（2）地方知识产权局执法职能①责令停止侵权行为（被动行为）②调解纠纷（被动行为）③查处（主动行为）：假冒专利

④惩戒行为--专利代理机构或者专利代理人（四）专利行政案件的时效行政机关案由时效专利复审委员会驳回3个月无效宣告3个月国家知识产权局强制许可3个月强制许可费3个月行政复议15日地方知识产权局侵权处理15日假冒他人专利冒充专利对代理机构，代理人惩戒注意:对国家知识产权局作出驳回申请决定，不服的，自收到通知之时起3个月内向专利复审委员会请求复审专利代理机构或者专利代理人对惩戒委员会做出的决定不服的，自收到决定之日起2个月内依法申请复议。二、专利民事纠纷（一）种类1、侵权（含假冒他人专利）2、权属（申请权、专利权）3、支付使用费4、发明人、设计人5、一奖两酬6、合同（申请权、专利权、实施许可）7、诉前申请停止侵权、财产保全8、确认不侵犯专利权（二）处理途径1、行政途径——知识产权局（1）管理专利工作的部门及职能①部门省、自治区、直辖市人民政府设立的管理专利工作的部门设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门②职能管理、执法（2）专利管理部门的执法职能及范围①处理侵权行为②调解侵权损害赔偿数额③调解支付费用费④调解专利权属（申请权、专利权）职务发明与非职务发明技术合同产生的专利申请权是否申请专利⑤调解一奖两酬⑥调解发明人、设计人2、司法途径——法院（1）中级（个别基层）法院为一审高级人民法院为二审（2）有关规定：①谁主张，谁举证②一审6个月，二审3个月（当事人一方或双方是外国人的除外)

3、仲裁双方自愿,合同约定，排斥其他途径一裁终局三、法院概述（一）组织机构（四级）基层人民法院：县、市（县级）人民法院自治县人民法院市辖区人民法院中级人民法院：地区中级人民法院直辖市内设立的中级人民法院省、自治区所辖市中级人民法院自治州人民法院高级人民法院：省高级人民法院自治区高级人民法院直辖市高级人民法院最高人民法院——国家最高审判机关另设专门法院：军事法院铁路法院海事法院水运法院（二）专利案件管辖权

专利行政与民事案件不同于其他的普通行政和民事案件，除地域、级别管辖限制外，专利案件都具有专属的管辖权。1、行政案件管辖权（1）以专利复审委员会为被告的均由北京市第一中级人民法院知识产权审判庭作为一审，北京市高级人民法院知识产权审判庭作为二审A不服国务院专利行政部门专利复审委员会作出的专利复审决定和无效决定的案件

B不服国务院专利行政部门作出的实施专利强制许可决定和实施专利强制许可的使用费裁决的案件

（2）以国家知识产权局为被告的北京市第一中级人民法院为一审北京市高级人民法院为二审均由行政审判庭审理（3）以地方知识产权局作为被告的一审：以被告所在地有管辖权的中级人民法院知识产权庭审理二审:高级人民法院知识产权庭审理2、民事案件管辖权（1）地域原则：“原告就被告”，具体为①被告所在地（注册地）；②侵权行为发生地；③合同履行地；④省、自治区直辖市的高院对辖区内的案件有管辖权；⑤最高人民法院对全国专利案件均有管辖权。A、侵权行为地：

a、被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；

b、专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；

c、外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。

B、侵权结果发生地：

a、原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，末起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；

b、以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。

c、销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。（2）专利行政及民事案件有管辖权截至2008年12月3日我国专利纠纷案件一审管辖法院共计71个中级法院。专利纠纷与处理

2009年11月7日

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第二章专利行政诉讼一、专利行政诉讼中企业应该注意的几个问题（一）法院审理专利行政诉讼案件的原则

1、审理范围应以行政决定范围为限的原则

（1）行政决定未涉及的问题，法院不予审理（2）行政机关遗漏的请求审查问题，法院应予审理

2、对具体行政行为的合法性进行审查的原则

（1）审查的对象是具体行政行为

具体行政行为所依据的规章与法律、法规是否一致。

（2）法院的审查原则上限于合法性问题

是否超越职权证据是否充分适用法律法规是否正确得当法定程序是否合法（3）司法审查的表达方式是判断性评价

合法的→维持违法的→撤销不作为的→要作为3、保障当事人诉讼权利平衡的原则

原告个人或单位个人或单位利益被管理者弱者被告国家行政机关国家利益管理者强者对被告的限制：没有起诉、反诉的权利承担举证责任不得在诉讼中向原告和证人收集证据（二）法院审理专利行政案件的法律依据1、专利案件的法律依据

(1)国家知识产权局

专利法专利法实施细则专利代理条例审查指南-参照专利行政执法办法（2）重庆市知识产权局重庆市专利促进与保护条例（三）专利行政诉讼中的第三人

1、行政诉讼中的第三人条件：实质条件→与具体行政行为有利害关系

程序条件→自己申请或法院通知2、专利行政诉讼中的第三人条件：实质条件→与具体行政行为有利害关系

程序条件→只能由法院通知

第四十六条专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

（三）关于实用新型专利创造性水平的判断

1、实用新型专利创造性

第二十二条

……

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

……

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

（1）在授权之前不审查仅在无效宣告程序中审查

（2）目前没有独立的判断标准仅注重于能否带来更好的或意想不到的效果

二、外观设计无效的行政案件

第二十三条

授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计（一）外观设计的无效审查1、关于判断的方式单独对比直接观察仅以产品的外观作为判断的对象整体观察、综合判断

2、关于不得与他人在先取得的合法权利相冲突

（1）对权利冲突的理解①合法权利是指依照中华人民共和国法律享有并且在涉案专利申请日仍然有效的权利或者权益。包括商标权、著作权、企业名称权（包括商号权）、肖像权以及知名商品特有包装或者装潢使用权等②在申请日前指在先合法权利的取得日在涉案专利申请日之前。

③权利冲突是指未经权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益。

（2）现行解决权利冲突的途径

以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的解决权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。--细则第65条第3款以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效的，请求人应当是在先权利人或者利害关系人。

—修改细则第六十八条第3款第二十三条第三款

……授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。谢谢专利纠纷与处理重庆理工大学知识产权学院苏平

2009年11月第三章专利权归属一、概述（一）专利申请权纠

1、专利申请权是指一项发明创造产生之后，享有该发明创造的单位或者个人向国家知识产权局提出专利申请，请求依法保护其独占该发明创造的权利。

2、专利申请权的特点

（1）相对性：没有排他性、独占性（2）暂时性：授权的，转为专利权不授权的，消失（3）相关性：与专利权密切相关申请权是一种财产权，可以继承、转让和放弃。

3、专利申请权纠纷

专利权授予前，发生的谁有权利申请专利或谁有权利享受专利申请权的纠纷。（1）职务发明与非职务发明的纠纷

第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。（2）依合同完成的发明创造而发生的专利申请权纠纷

第八条

两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。（二）专利权归属纠纷一项发明创造被授予专利权之后，发生谁有权享有专利权的纠纷。单位与单位、单位与个人、个人与个人之间均有可能发生专利权属纠纷。1、发明人、设计人资格纠纷

专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人2、发明人、设计人与单位对职务发明创造因奖金报酬发生的纠纷奖励（专利权授权公告之日起三个月内）：发明不少于2000元实用新型外观设计不少于500元报酬：（1）本单位实施：发明、实用新型：税后利润不低于2%

外观设计：税后利润不低于0.2%（2）外单位实施：税后利润不低于10%二、企业实务中应注意的几个问题（一）职务发明创造与非职务发明创造的判断（二）发明人与设计人的判断（三）专利权共有的判断（一）职务发明创造与非职务发明创造

的判断1、概念及法律依据

第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

实施细则第十三条专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休后或者劳动、人事关系解除或者终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等

2、应该划清的几个界限（1）技术方案完成日与专利申请日发明创造的技术方案完成的日期为技术方案完成日。将发明创造的文件以自交或邮寄的方式呈送国家知识产权局的日期为专利申请日。有证据证明技术方案完成日早于专利申请日，且该技术方案与申请专利的技术方案相同，则以技术方案完成日作为判断权利归属的时间依据。无证据证明技术方案何时完成，或者先完成技术方案与申请专利的技术方案有本质区别的，则以专利申请日作为判断权利归属的时间依据。只有构思，没有完整的技术方案，或者证据证明技术方案是不完整的，则不能认为技术方案已完成。（2）什么是发明人的本职工作本职的范围就是发明人或者设计人的职务范围，即具体的工作责任、工作职责的范围。非单位的业务范围、非个人所学专业的业务范围。职务不仅指现在，还包括过去。具体分析①单位业务与本职工作发明人的发明创造与本单位的经营范围无关，则为非职务发明。发明人的发明创造与本单位的经营范围有关，且属发明人的工作范围，则为职务发明。如与发明人的工作范围无关的，则为非职务发明。②

厂长职权与本职工作一般情况下，厂长不应成为与本厂业务有关的非职务发明人。特殊情况下，厂长也可成为与本厂业务有关的非职务发明人。③

各类专业人员与本职工作原则：从严掌握④

“利用上班时间”是否属于本职工作是否利用上班时间不是判断是否为职务发明的标准。（3）发明人的“本单位”如何认定职工所在的工作单位为“本单位”界定：人员编制工资关系①借调人员从事工作的单位一般视为“本单位”界定：工资纳入借调单位，借调时间超过一年，借调单位应视为“本单位”；工资纳入借调单位，借调时间不超过一年，原单位为“本单位”；工资在原单位，借调时间不超过一年，原单位为“本单位”；工资在原单位，借调时间超过一年，借调单位为“本单位”。②受聘的专业人员应将聘任单位视为“本单位”如受聘单位支付了受聘职工的工资和福利，已成为受聘单位一员，则聘任单位应视为受聘人员的“本单位”。③受聘的兼职人员与聘任单位是合同关系名义上兼职——聘任单位为非“本单位”。业余兼职，有合同约定的，按合同约定；无合同约定的：两个单位共有发明人与聘用单位共有（4）本单位交付的任务——本职工作之外的临时任务判断：证据要充分：任务书领导具体的支持与安排（5）主要是利用本单位的物质技术条件①要分清利用物质技术条件的目的研发发明创造——职务发明为实施发明创造——非单位的职务发明

②要分清“利用”还是“主要利用”单位的物质技术条件。构成职务发明的条件必须是利用了单位的“物质技术条件”。必须是利用了本单位的“物质技术条件”。必须是“主要是”利用了本单位的“物质技术条件”。（6）利用本单位物质技术条件完成的发明创造，其权利归属可以约定只有利用本单位的物质技术条件完成的职务发明才能合同约定。合同必须依法有效。合同约定权属不明或显失公平的，合同无效。（7）关于工作人员退职、退休或者调动工作后一年内所作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造“一年内”的起效日发明创造“作出的”日期“有关”的理解停薪留职、内部工作调动后完成的发明创造的处理（二）发明人、设计人的判断1、发明人、设计人

(1）定义：是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。（2）非职务发明：发明人、设计人=专利申请人、专利权人职务发明：发明人、设计人≠专利申请人、专利权人（3）实质性特点作出创造性贡献的人的含义①总体构思设计者，且提出方案有创造性、先进性、实用性。②解决关键技术起了骨干和指导作用。③负责课题研究，并为解决关键技术问题作出了创造性贡献。（4）应该注意的几个关系①课题负责人与具体研究者参加研究的，可以作为发明人或设计人未参加研究的，不能作为发明人或设计人②指导研究者与具体研究者泛泛指导 不能作为发明人或设计人具体指导 可以作为发明人或设计人③参与试验者与具体研究者没有贡献的试验者，不能作为发明人或设计人实验中有创新的实验者，可以作为发明人或设计人④协助完成者与具体完成者

一般不能作为发明人或设计人(协助完成者)。2、共同发明人（1）定义：共同构思一项发明，共同对发明创造的实质性特点作出创造贡献的两人或两个以上的人（2）确定共同发明人的前提：

A真正的实体合作者（研究者）

B发明创造构思提出并实施者3、合作开发合同当事人与共同发明人的区别当事人各方就共同进行研究开发所订立的合同就是合作开发合同当事人未对发明创造作出创造性贡献，不能为专利法意义上的共同发明人。当事人根据合同可以作为共同专利申请人、共同专利权人。4、发明人、设计人报酬的确定奖励时间：授权公告日起3个月内数额：从优的条件——《专利法实施细则》第74条必须是发明人、设计人建议被采纳，并对发明创造完成有积极意义或作用的人。发明不低于2000元实用新型外观设计不低于500元三、专利权共有的判断1、定义：一项获得专利权的发明创造由两个以上的单位、个人或单位与个人共同所有。第八条两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。2、共有专利权的几种主要形式（1）依合同约定产生的共有

A合作开发完成的，除另有约定外，合作方共有。

合作一方如转让专利申请权，其他合作方享有同等条件下的优先受让权；合作一方声明放弃专利申请权，其他合作方可申请，但授权后，放弃申请权的一方可享有免费实施权；合作一方不同意申请专利，其他合作方不得申请专利。

B委托开发完成的，申请专利的权利属于研发完成方，但如有合同约定，可共同申请。（2）协商共有

第九条

同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。结果：1、协商成功，共有

2、协商不成，谁也不授权（3）因实际合作研究行为形成的共有以当事人之间合作行为产生发明创造的事实确认专利权共有。第四章专利侵权纠纷一概述（一）专利侵权定义：在专利权有效期限内，行为人未经专利权人许可，以生产经营为目的实施其专利的行为。（二）侵权行为的法律特征客体：发明专利权实用新型专利权外观设计专利权专利权有效的客体。没有了专利权，实施行为不会构成侵权。1、有被侵犯的客体2、有法定的侵害行为产品：制造、使用、许诺销售、销售、进口。方法：使用该方法，使用、许诺销售、销售、进口依照该方法直接获得的产品。外观设计：制造、销售、许诺销售、进口体现该外观设计的产品。假冒专利行为也属对专利权的法定侵害行为。3、侵害行为有违法性侵害行为必须是违法，才算侵犯专利权。有侵害行为，但不违法，不算侵犯专利权的行为。不视为侵权的：专利法第69条国家计划许可的：专利法第14条强制许可的：专利法第48、49、50、51条4、以生产经营为目的生产经营为目的，构成侵权；非生产经营为目的，不构成侵权。如：专为科学研究和实验而使用专利权的；个人的爱好和需要而使用专利权的。5、未经专利权人许可未经许可实施，构成侵权；经许可或实际上默认的实施，不构成侵权。6、行为人必须有过错过错包括故意和过失。二、直接侵犯专利权的行为第十一条

发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法，以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。1、制造专利产品的行为制造：生产加工与规模、数量、使用方法及时间无关。2、使用专利产品的行为3、许诺销售专利产品的行为许诺销售：行为人明确表示愿意出售一种形式：既可以是书面的，也可以是口头的；既可以是展示、演示的，也可以是需要注意---已经构成侵权的产品！特定的专利产品的行为广告、传真、网上的。

4、销售专利产品的行为

5、进口专利产品的行为

6、使用专利方法的行为

7、使用、许诺销售、销售、进口、依照专利方法直接获得的产品

8、制造、销售或者进口外观设计专利产

品的行为三、专利权限制（一）法定不侵犯专利权的行为

1、国家计划许可实施行为

第十四条国有企业事业单位的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义的，国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，可以决定在批准的范围内推广应用，允许指定的单位实施，由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。

2、强制许可实施行为（1）未能获得专利权人许可时的强制许可。

第四十八条有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可：（一）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的；（二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。（2）根据国家利益的强制许可。（3）关联专利的强制许可。第四十九条在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。第五十条为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。3、发明专利临时保护期内的实施行为发明专利申请公开日至授权公告日这一段时间，称为临时保护期。临时保护期实施发明专利申请技术，不是专利法意义的侵权纠纷，而是支付使用费纠纷。使用费纠纷的提起必须是申请人最终获得专利权之后。4、专利申请公开前的实施行为发明专利申请日至公开日期间，实用新型和外观设计专利申请日至授权公告日期间，专利法未给予专利保护。上述期间，有人实施了专利申请技术：如系自己独立研制出的，不构成侵权；如系用不正当手段获取的，属不正当竞争行为；如系知识产权局工作人员及有关人员泄露的，行为人应承担行政或刑事责任。（二）不视为侵犯专利权的几种行为1、专利权用尽第六十九条有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；2、先用权（1）定义：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，可以在原有范围内继续制造、使用的权利。（2）获得先用权的条件①制造或者使用的行为发生在他人取得专利权的专利申请日以前。②制造的产品或者使用的方法必须跟他人获得专利权保护的产品或者方法相同。③制造或者使用的技术是先用权人自己独立完成的，而不是抄袭、窃取专利权人的。④先用权人在他人专利申请日以前，至少已经做好了制造或者使用的必要准备。⑤先用权的制造或者使用的行为，只限于原有的范围和规模之内。⑥先用权人对该发明创造只能是自己实施，不得任意转让。（3）先用权的举证责任是先用权人技术上的准备生产上的准备完成了样品3、在临时过境的交通工具上使用专利的行为条件：临时过境交通工具国与我国有协议或共同参加国际条约或者依照互惠原则运输工具自身需要而使用4、非生产经营目的的使用专为科学研究和实验而使用有关专利的行为，不视为侵犯专利权。使用的范围：为科学研究和实验的制造行为、使用行为，非销售行为。五、发明、实用新型专利的侵权判定1、法律依据

需要注意的是:不能以专利产品确定专利保护范围。权利要求由反映发明或实用新型内容的技术特征组成。（一）保护范围的确定第五十九条发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。2、对权利要求的解释对专利权利要求的解释权属法官和行政执法人员，不属于原告、被告，也不属于国家知识产权局的审查员。专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，而不是以权利要求的文字或者措辞为准。权利要求只是发明或者实用新型专利说明书所记载的必要构成事项的简明表述。搞清楚权利要求中某项技术术语的准确含义要参考有关文件。尤其是专利权人认可、承诺、确认或者放弃的内容。（１）（２）（３）３、专利说明书在确定专利保护范围中的作

用在独立权利要求中的必要技术特征不易理解时，根据说明书记载的内容给予清楚的解释。权利要求的保护过大时，根据说明书对权利要求适当缩小。权利要求的范围过小时，根据说明书对权利要求适当扩大。（１）专利保护范围是以经过说明书正确解释的权利要求的内容确定的。（２）侵权诉讼中说明书在３方面起到解释作用：（二）专利侵权判定中应明确的一些概念1、独立权利要求与从属权利要求第二十一条权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。2、独立权利要求的前序部分与特征部分前序部分为主题名称＋与主题最接近的现有技术共有的必要技术特征；特征部分为主题区别于最接近的现有技术的技术特征；全部必要技术特征==前序部分的“一般技术特征”＋特征部分的“区别特征”3、必要技术特征与附加技术特征必要技术特征是发明或者实用新型为达到目的和效果所不可缺少的技术特征。必要技术特征必须写进独立权利要求中。不同种类发明的必要技术特征是不同的。方法：步骤（工序）和（或）工艺参数产品：部件与部件之间的空间位置、连接关系或装配关系附加特征为非必要技术特征，与达到发明创造的目的有关。可以是对引用权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征可以是增加的特征附加特征，应当写进从属权利要求。侵权判断时，考虑的是必要技术特征。4、基本专利与从属专利（母专利与子专利）在原有产品专利技术特征的基础上，增加了新的技术特征。在原有产品专利技术特征的基础上，发现了新的用途。在原有方法专利技术特征的基础上，发现了新的用途。（１）概念：一项专利的技术特征包含了前一专利的技术特征，则前一专利为基本专利，后一专利为从属专利。（２）形成从属专利的形式：（３）实施从属专利，构成对基本专利的侵权基本专利与从属专利的权利人可协商交叉使用，也可请求国家知识产权局交叉强制许可使用。（４）（三）发明或者实用新型专利侵权判定的原则1、全面覆盖原则——最简单、最常用、最基本的原则包括四种情况：（1）字面侵权：侵权物的技术特征与专利的必要技术特征相同，连技术特征的文字表述都相同。（2）侵权物的技术特征与专利必要技术特征完全相同。侵权物的技术特征完全覆盖了专利的全部必要技术特征。（3）专利独立权利要求中技术特征使用的是上位概念，而侵权物出现的技术特征是上位概念下的具体概念，也属于技术特征相同。（4）侵权物的技术特征数量多于专利的必要技术特征。侵权物中不仅包含了专利权利要求中的全部必要技术特征，而且增加了新的技术特征。2、等同原则——侵权判定中的一条重要原则“等同”的技术特征，是独立权利要求中的各项技术特征，不仅指区别特征，也包括公知技术特征。“等同”，指的是技术方案中具体技术特征的功能、作用的等同，不是侵权物和专利两个技术方案的整体等同。“等同”的技术特征，作为本领域的普通技术人员阅读了权利要求书之后，无需经过创造性劳动就能联想到的等同替代物。（1）定义：等同原则是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。（2）等同原则的适用：３、禁止反悔原则在涉及“等同侵权”时，专利权人曾作过承诺、认可或放弃，则先适用禁止反悔原则，后适用等同原则。适用禁止反悔原则，必须依照专利文档。法院可要求当事人提供，也可以到国家知识产权局调查核实。专利权人只有在授权和维持专利权有效时承诺、认可或放弃的内容，才在侵权诉讼中不得反悔。侵权诉讼中，被告不作请求时，法院不主动运用“禁止反悔原则”。（１）含义：专利权人对其在专利申请过程中，或者维持专利权有效的程序中，为了获得专利权，在与国家知识产权局或专利复审委员会之间的往来文件中所作的承诺、认可或放弃的内容，专利权人在侵权诉讼中不得反悔。（２）适用禁止禁止反悔原则应把握：4、多余指定原则必须由当事人提出申请。运用时必须结合专利说明书对该项多余技术特征的目的、作用的说明加以认定。确定为附加技术特征，并非将该附加技术特征从权利要求中删除，只是在进行技术比较时，对该技术特征不予考虑。（1）含义：当专利独立权利要求中记载了与完成发明目的无关的附加技术特征时，如果被告在被控侵权物中未实现该附加技术特征，仍可以认定被告构成侵权。（2）运用多余指定原则，需要注意的问题：5、自由公知技术抗辩原则自由公知技术是一个完整的技术方案，不是对应于专利技术中的某个、某几个技术特征。运用自由公知技术抗辩时，被告应证明自己实施的是自由公知技术，而且这个公知技术是一个完整的公知技术，而不是拼凑而成的公知技术。只能得出被控侵权产品是否构成侵权的结论，不能得出专利权无效的结论。（1）自由公知技术是指已经进入共有领域的公知技术，任何人均可以无偿实施。（2）运用自由公知技术抗辩应注意的问题（四）外观设计专利侵权判定

[1]侵犯外观设计专利权的情形1、外观设计保护范围的确定（1）保护范围以产品的外观设计为准，而非以外观设计的产品为准。（2）设计要点外观设计专利的设计人请求保护的外观设计的新的独创部分。侵权判定时，着重考虑。（2）侵权比较的方法①以对形状的比较为主，尤其是三维空间的立体产品。②对图案和色彩的比较应当同时考虑。③请求保护色彩时，重点考虑色彩。（3）排除功能、效果等因素产品的大小、材料、功能、技术性能、内部结构等设计者的构思方法、设计者的观念、产品的图案中所使用的题材和文字的含义。使用产品时不易见到的部位及产品的形状、图案以及色彩的微小变化。2、外观设计专利侵权判定同类产品，

外观设计相同或相似，才构成侵权。不同类产品，即使外观设计相同或相似，也不构成侵权。所谓同类产品，授权时考虑“国际外观设计分类表”中的小类，侵权判定时考虑商品分类的规律和习惯。在特殊情况下，类似产品之间的外观设计也可以进行比较。如花布与头巾、毛巾、床单等。（１）同类产品的划分（２）侵权判定的标准应当以普通消费者的眼光和审美观察能力为标准，不应当以该外观设计专利所属领域的专业设计人员的眼光和审美观察能力为标准。普通消费者是指该外观设计专利同类产品或者类似产品的购买群体或者使用群体。（３）侵权判定的方法整体观察，综合判断隔离对比，异地观察两者的全部构成要素相同或相近似——相同的外观设计两者的全部构成要素不相同或不相近似——不相同的外观设计主要部分相同或相近似，次要部份不同——相近似的外观设计（４）侵权判定的比较对象比较对象：被控侵权产品与专利权人的外观设计的图片或照片。

如图片或照片与专利权人生产的产品相同，也可以以专利权人的专利产品与被控侵权产品比较，但要征得双方当事人的认可。在原告和被告均获得相同或相近似外观设计专利权的情况下，在后申请外观设计对在先的外观设计构成侵权。

[2]外观设计侵权诉讼中应注意的几个程

序法问题第六十一条第二款

专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。１、外观设计保护从授权之日开始。２、防止依据失效外观设计专利提起诉讼。３、企业遇到他人的不该授权的外观设计如何处理。向专利复审委员会宣告该专利权无效。４、外观设计的“检索报告”问题。

[3]外观设计侵权诉讼中应注意的几个实

体法问题１、外观设计产品的制造、许诺销售、销售、进口与使用（１）对产品外观设计的使用目前法律没有规定外观设计专利权人可以禁止他人使用该外观设计的权利。（2）对产品外观设计的许诺销售

2、成套产品与组合产品的侵权认定同时出售：习惯上同时出售的产品。同时使用：使用其中一件产品，会产生使用联想，从而想到另外一件或几件产品的存在。设计构思相同：成套产品中各产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的设计是统一的。（１）成套产品的定义：由两件以上各自独立的产品组成，其中每件产品有独立的特性和使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用的价值。（２）成套产品申请外观设计的条件Ａ产品属于同一类别，而且是小类。Ｂ产品成套出售或成套使用，且构思和设计风格保持一致。注意的是：成套产品的专利申请，除了上述条件外，构成成套的每一件产品都必须具备授权条件，如其中一件不具备授权条件，则该成套产品也就不具备授权条件。（３）成套产品外观设计侵权的认定全部模仿，构成相同或相近似，构成侵权。一件模仿，构成相同或相近似，也构成侵权。（４）组合产品申请外观设计的条件由数件物品组合为一体的产品，其中每一件单独的构成部分没有独立的使用价值，只有组合成一体时才能使用，这就是组合产品。（５）组合产品外观设计的侵权判定仅模仿了部分组件，不构成侵权。与组合产品的外观设计专利产品全部相同或者相近似的，才构成侵权。六、侵犯专利权的法律责任主要责任：停止侵权赔偿损失消除影响（一）停止侵权1、停止何种侵权行为，由权利人提出2、在提供担保的情况下，权利人可申请要求法院作出财产担保或先予执行的裁定。3、没收、销毁侵权产品的适用（1）制造侵权产品的生产线、专用模具、专用设备应当没收，并予以销毁；（2）侵权者生产的劣质产品，应当没收并予以销毁；（3）侵权者仿制的侵权产品，可以应权利人要求没收并销毁，或者责令将侵权物交权利人。（二）赔偿损失第六十五条侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。1、原则:赔偿全部损失2、损失的计算方法（1）专利权人因侵权行为受到的实际损失，作为赔偿额。（2）以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为赔偿额。（3）参照专利许可费的倍数合理确定赔偿额1—3倍（4）法定赔偿在上述三种不能确定的情况下采用。数额为1万，最高不超过50万

注意：赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。（三）对赔偿额计算方法的适用1、法院根据当事人的请求及案件不同情况选择适用。2、应注意的问题（1）原告如选择所遭受损失的，应提供相应证据；原告如选择侵权人获利的，可以要求法院对被告的财务账目进行审计。（2）原告选择法定赔偿，应就其主张说明理由，并提供相应证据。（3）对因调查、制止侵权等支付的合理费用，原告主动提出后，可计算在赔偿额中。但法定赔偿的，不适用。（4）原告在诉讼中可变更赔偿额的数量。（四）消除影响1、主要指侵权情节恶劣，侵权产品损害了专利产品在消费者心目中的信誉。2、原则：在什么范围内造成损害，就在什么范围内消除影响。3、侵权诉讼中，一般不适用赔礼道歉。七、假冒他人专利与冒充专利（一）假冒他人专利（二）冒充专利第六十三条（第58、59条合并）

假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（一）假冒他人专利1、定义：在产品或产品的包装或者产品的广告宣传材料上，加上专利权人的专利标记或者专利号，使人相信该产品是专利权人的专利产品的行为。2、假冒他人专利行为——专利法实施细则第84条（1）未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号；（2）未经许可，在广告或其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术；（3）未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术；（4）伪造或变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。3、假冒他人专利行为与侵犯专利权行为的区

别（1）侵犯专利权行为只是侵犯了专利权人的合法权益；假冒他人专利行为既侵犯专利权人的合法权益，又损害了消费者的利益，扰乱了市场秩序。（2）侵犯专利权行为一般通过民事诉讼，行为人承担民事责任，不承担刑事责任。假冒他人专利行为除损害专利权人的利益外，还具有欺骗公众的性质。因此，不但承担民事责任、行政责任，对情节严重的还要承担刑事责任。4、假冒他人专利的民事责任和刑事责任处理（1）行政途径：

处罚：责令改正并予以公告，没收违法所得，并处违法所得4倍以下罚款，无违法所得，可以处以20万元以下罚款。（2）司法途径：侵权赔偿专利管理部门没有处罚的，人民法院可给予民事制裁。构成犯罪的，依法追究刑事责任。（二）冒充专利（1）定义：冒充专利，是指将非专利产品冒充专利产品，将非专利方法冒充专利方法的行为。具体为：①制造或者销售标有专利标记的非专利产品；②专利权被无效宣告后，继续在制造或者销售的产品上标注专利标记；③在广告或者其他宣传材料中将非专利技术称为专利技术；④在合同中将非专利技术称为专利技术；⑤伪造或变造专利证书、专利文件或者专利申请文件。（2）实践中经常遇到的几个问题①将过期的专利号标注在产品上；②在非专利产品上标注自己的有效专利号。第五章企业应对专利侵权纠纷

策略一、企业专利权法律保护若干策略（一）请求确认不侵犯专利权（二）发明专利临时保护期的权利保护（三）权利冲突问题（一）请求确认不侵犯专利权1、此类案件的处理（１）起诉条件（２）诉讼管辖（３）合案还是分案（４）审理与判决（１）起诉条件原告实施了某种行为该行为被认为侵犯了他人专利权原告认为其行为不侵犯他人专利权双方为解决此纠纷有过接触的证据（２）诉讼管辖级别管辖——71个中院地域管辖——以被告所在地为主以侵权行为地为辅（３）合案还是分案被告在答辩期内答辩，并认为原告侵权的，则合案审理，并确定为专利侵权诉讼；被告在答辩期内不答辩，而到另一法院起诉侵权，两个受理法院协商，合并审理，以立案侵权诉讼的法院审理为宜；被告在答辩期内既不答辩，也不应诉，之后另行起诉专利侵权，则法院分别审理，分别作出判决。确认不侵犯专利权诉讼立案后（４）审理和判决内容审理时在模式步骤上同侵权诉讼判决：侵权不成立，判决原告实施行为不侵犯专利权。侵权成立，驳回诉讼请求。其他诉求，驳回。（二）发明专利临时保护期的权利保护

——使用费纠纷

１、专利授权后才能提出诉讼请求；２、只能请求实施方支付适当的费用；３、可以与专利侵权纠纷合案审理；４、使用费纠纷仅针对发明专利。特点：第十三条发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。（三）权利冲突问题在先权利起诉在后权利，保护在先权利。在后权利起诉在先权利，在先权利人宣告在后权利无效的，法院中止：１、权利冲突产生的原因２、权利冲突处理的原则（１）公平原则（２）诚信原则（３）保护在先权利原则专利权无效的，驳回或由当事人撤诉；专利权有效的，在先权利人不侵权。如如二、企业提起或应对专利侵权诉讼

若干策略（一）侵犯专利权的诉讼时效（二）专利侵权诉讼的举证责任（三）专利侵权诉讼中的临时措施（四）反诉专利权无效与中止诉讼（五）专利侵权诉讼中的鉴定（一）侵犯专利权的诉讼时效诉讼时效，是指专利权人在法定期间内不行使权利，就丧失了请求人民法院保护民事权益的权利的法律制度。诉讼时效的中止：权利人无过错又无法行使请求权时，时效期间暂停计算。诉讼时效的中断：因法定事由的发生致使已经进行的时效期限全部归于无效。中止与中断的区别：发生的原因不同法律后果不同１、一般诉讼时效２、专利侵权的诉讼时效主观上疏忽大意，使应知的没有知道；主观上认识错误，使应知没有知道；客观情况证明权利人知道自己权利被侵害。

第六十八条侵犯专利权的诉讼时效为2年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。（１）明确专利权生效日专利权自公告之日起,.利权人才有权起诉他人侵犯专利权。（２）“得知”或“应当得知”得知——知道（主观上）应当得知——应当知道（客观上）（３）“得知日”应为授权公告日至专利权终止日期间的最早得知日。（４）连续侵权诉讼时效的计算

“侵犯专利权的诉讼时效为２年，自权利人或利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过２年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算２年计算。”

３、临时保护期使用费的诉讼时效请求专利管理机关调解；向人民法院起诉。第六十八条第二款发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。（二）专利侵权诉讼的举证责任（二）专利侵权诉讼的举证责任

--------方法专利侵权的举证责任是指原告对自己提出的事实主张或权利主张一开始就可以不提供全部证据加以证明，而由被告举证证明原告的主张不成立，否则即由被告承担不举证的责任。适用举证责任倒置的条件：（１）举证责任的倒置必须是法律或者法规明确规定的特殊类型的侵权纠纷案件。需要举证证明的对象，必须是特定的责任对象，不能超越被告人正当的责任范围。（２）方法专利侵权责任倒置的法律依据第六十一条第一款专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。（3）方法专利举证责任倒置前，原告负有

初步举证义务原告是权利人或者利害关系人。原告有一项产品制造方法的有效发明专利。该方法专利使用的结果是产生一项新产品。被告制造了与其方法专利制造出的新产品相同的产品。原告提交诉状时，应提供初步证据之后才转移举证责任。初步证据包括：（4）关于新产品的标准和举证责任新产品是指与国内市场上已经销售的产品不同的产品。原告只要在专利申请文件中提到或者诉讼时称专利申请前市场上没有这种新产品，就认为原告已尽到了举证责任。被告举证责任主要是原告的专利方法制造的产品不是新产品。法院经原告举证和被告反证后，对所涉产品是否为“新产品”作出认定。（5）被告怎样负举证责任举证了，要质证。相同的，构成侵权；不相同的，不侵权；不举证，推定使用了专利权人的制造方法的发明专利，构成侵权。被告的举证必须能够证明自己实际使用的制造方法。（三）专利侵权诉讼中的临时措施第六十六条专利权