商标法讲座第三讲

商标法系列讲座

第三讲商标确权案件（二）赵克峰律师第四章节损害在先权利的认定第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）一、法律规定：《商标法》第三十一条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，……。《商标审理标准》（《商标法》第三十一条）规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括商号权，著作权，外观设计专利权，姓名权，肖像权等。

商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）二、属于在先权利的类型化权利：1、商号权指商业主体对其注册取得的商业名称依法享有的专有使用权。《商标审理标准》第三大点2.2——适用要件：（1）商号的登记、使用日应当早于系争商标注册申请日；（2）该商号在中国相关公众中具有一定的知名度；（3）系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害。案例：KEFICO案

商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）二、属于在先权利的种类化权利：2、著作权指作者对其作品依法享有的专有使用权，包括发表权、署名权等著作人身权和复制权、发行权等著作财产权。《商标审理标准》第三大点3.2——适用要件：（1）系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似。（2）系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品。（3）系争商标注册申请人未经著作权人的许可。案例：ACORN及图案商标案

商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）二、属于在先权利的种类化权利：3、外观设计专利权外观设计是对产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的富有美感并适于工业上应用的新设计。外观设计专利权是权利人对该等设计享有的专利专用权。《商标审理标准》第三大点4.2——适用要件：（1）外观设计专利的授权公告日早于系争商标申请注册日及使用日；（2）系争商标与外观设计使用于相同或者类似商品；（3）系争商标与外观设计相同或者近似。

商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）二、属于在先权利的种类化权利：4、姓名权、肖像权姓名权是公民依法享有的决定、使用、变更自己的姓名并要求他人尊重自己姓名的权利。是指自然人对自己的肖像享有再现、使用并排斥他人侵害的权利。两者均属于人格权。《商标审理标准》第三大点5.2、6.2——适用要件：（1）系争商标与他人姓名相同，或与他人肖像相同或者近似；（2）系争商标的注册给他人姓名权、肖像权造成或者可能造成损害。案例：易建联案

商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）三、其他应当被认定的在先权利：问题：未被类型化的权利是否可以成为本条所保护之“在先权利”？例如知名商品特有的名称和包装装潢，特殊标志等？

商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）三、其他应当被认定的在先权利：1、知名商品特有包装装潢获得保护的三个要件：（1）“知名商品”，即具有一定知名度，为公众所知悉的商品。（2）“特有”，即具有区别商品来源的显著特征。（3）该等知名商品特有包装装潢应当在先使用。认定为在先权利的意义：防止他人将包装图案、形状（如费列罗球形）抢注为商标。

商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）三、其他应当被认定的在先权利：2、特殊标志全国性或国际性的文化、教育、科学研究及其他社会公益活动所使用的由文字、图形组成的名称及缩写、徽记、吉祥物等标志。问题：私权还是公益？十条第一款绝对禁注事项还是三十一条相对禁注事项？商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）四、对“在先权利”的“损害”一般民法意义上的损害后果，指：（1）财产价值之减少、丧失；（2）构成对行使权利和实现利益的阻碍；（3）产生影响财产价值的危险和威胁。问题：商标法意义上的“损害”和侵权法意义上的“侵权”的关系？禁止侵犯在先权利的商标注册的原因在于：1、商标将来投入使用可造成侵权，认定存在“损害”？还是2、商标注册本身就是一种损害？（结合商标权的特点：公权机关授予私权）

商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）五、证据的收集与整理1、证明商号权的证据：（1）商品上：需区别商标性使用与商号性使用（2）交易文书（3）宣传材料（4）第三方报道注意：以上材料需要带有明确的商号、使用时间和使用的商品/服务。

商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）五、证据的收集与整理2、证明著作权的证据：（1）著作权登记证书；（2）在先公开发表该作品的证据材料（如首次发表刊物，出版合同）；（3）在先创作完成该作品的证据材料（如设计底稿等）。注意：我国著作权法规定，作品自创作完成之时自动获得著作权，如无相反证据，署名者为作者。但如需要在确权程序中确立在先著作权，需要更为坚实的证据，著作权登记证作用比较重要。

商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）五、证据的收集与整理3、证明姓名权的证据：证明目的：公众将某一特定符号与某一特定自然人之间建立起长期稳定的直接对应的联系。（1）该特定自然人知名度的证据（证明请求保护的姓名的保护外延的扩大以及系争商标的注册和使用易误导公众）（2）公众看到某一符号会联想到此特定自然人的证据（证明该等符号的特定化）（3）公众将系争商标误认为与该特定自然人有联系的证据（证明公众认知以及损害结果）商标法系列讲座第四章节损害在先权利的认定商标确权案件（二）五、证据的收集与整理4、证明知名商品特有名称和包装装潢：（1）在先使用的证据（2）知名商品的证据（3）“特有”的证据

商标法系列讲座第五章节抢注他人已经使用并有一定影响商标第五章节抢注他人已经使用并有一定影响商标商标确权案件（二）一、概述法律依据：《商标法》第三十一条——申请商标注册……也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。立法目的：（1）保护诚实劳动，避免产源误认（2）防止利用先申请原则钻商标法二十八条漏洞（只针对已注册商标）之行为（3）承认未注册商标的法律地位并给予一定保护适用要件：（1）在先使用（2）有一定影响（3）恶意商标法系列讲座第五章节抢注他人已经使用并有一定影响商标商标确权案件（二）二、适用要件1、在先使用的认定——何为商标法意义上的使用？

《商标法实施条例》第三条：商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。我国对商标使用做了极为宽泛的界定，商标的使用方式可以为其中一种，也可以为几种，而且对使用的数量、范围、规模均没有门槛要求。

商标法系列讲座第五章节抢注他人已经使用并有一定影响商标商标确权案件（二）二、适用要件1、在先使用的认定——商标使用三要素（1）使用在一定类别的商品上，如判定在后商标构成抢注需与该等商品为相同类似商品；（2）使用固定的商标标识，如判定在后商标构成抢注需要该等商标标识构成标识相同或近似；（3）使用的时间为在后商标抢注前的持续的时间内。

问题：1、使用在不类似商品上是否仍可主张？

2、使用在不类似但相“关联”的产品上是否可主张？商标法系列讲座第五章节抢注他人已经使用并有一定影响商标商标确权案件（二）二、适用要件1、在先使用的认定——研讨一：被动使用是否构成三十一条的“使用”？

小调查一：我们都把索尼爱立信公司的产品称为“索爱手机”、“索爱XX”，索尼爱立信公司是否在先使用了“索爱”商标？

or路虎？or陆虎？or罗孚？小调查二：英国路虎公司在先使用了哪个商标？商标法系列讲座第五章节抢注他人已经使用并有一定影响商标商标确权案件（二）二、适用要件1、在先使用的认定——研讨：被动使用是否构成三十一条的“使用”？案例：“索爱”商评委：索尼爱立信（中国）公司提供的证据不足以支持其“索爱”商标已经为一定地域范围内的相关公众所知晓。一审：索爱已被广大消费者和媒体认可并使用，具有了区分商品来源的作用。第三方媒体报道等同于索尼爱立信的使用。二审：索尼爱立信并未进行有关“索爱”产品的生产、销售及宣传等商业活动。

商标法系列讲座第五章节抢注他人已经使用并有一定影响商标商标确权案件（二）二、适用要件

2、“有一定影响”的认定《商标审查标准》第四条3.1：已经使用并有一定影响商标是指在中国已经使用并为一定地域范围内相关公众所知晓的未注册商标。（1）“一定地域”是多大?（2）“相关公众所知晓”得多知晓?（3）“有一定影响”的时间界限?结论：31条不是13条，要求不应过高。“有一定影响”不要求到驰名的程度。商标法系列讲座第五章节抢注他人已经使用并有一定影响商标商标确权案件（二）二、适用要件

3、“恶意”的判定《商标审理标准》第四条之4：（1）系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系；（2）系争商标申请人与在先使用人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围；（3）系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标；（4）系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系；（5）系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的，利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫在先使用人与其进行贸易合作，向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；(6)他人商标具有较强独创性；商标法系列讲座第五章节抢注他人已经使用并有一定影响商标商标确权案件（二）二、适用要件

3、“恶意”的判定讨论：（1）申请人有恶意而后将商标转让，无法证明受让人有恶意的情形下，如何处理？（2）大批量的申请他人商标是否构成恶意？商标法系列讲座第五章节抢注他人已经使用并有一定影响商标商标确权案件（二）三、证据收集与整理1、“使用在先”的证据2、“有一定影响”的证据（参照驰名商标证据要求尽可能收集）3、“恶意”的证据（KEFICO案）商标法系列讲座第六章节注册商标连续停止使用三年案件第六章节注册商标连续停止使用三年案件商标确权案件（二）一、法律规定《商标法》第四十四条：使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：

……（四）连续三年停止使用的。《商标审理标准》：

连续三年停止使用注册商标，是指一个注册商标在其有效期内停止使用，且该行为不间断地持续三年以上。连续三年停止使用注册商标的时间起算，应当自申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起，向前推算三年。商标法系列讲座第六章节注册商标连续停止使用三年案件商标确权案件（二）二、“使用”的界定1、真实的商业活动中的使用（1）商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上的使用；（2）在与商品销售有联系的交易文书上的使用；（3）在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式的使用；（4）在展览会、博览会上使用特别不包括：（1）商标注册信息的公布（2）商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明商标法系列讲座第六章节注册商标连续停止使用三年案件商标确权案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否构成商标使用：康王案（1）案情：注册：1995年北京康丽雅健康科技总公司(以下称康丽雅公司)取得第3类化妆品商品上“康王”商标的注册。许可：2001年4月25日，康丽雅公司将“康王”商标许可给云南滇虹药业集团股份有限公司(以下称云南滇虹公司)使用。转让：2003年5月15日，康丽雅公司将将“康王”商标转让给云南滇虹公司。撤三：2002年l0月18日，汕头市康王精细化工实业有限公司(以下称汕头康王公司)的前身对“康王”商标提起三年不适用撤销。

商标法系列讲座第六章节注册商标连续停止使用三年案件商标确权案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否构成商标使用：康王案（2）行政程序：商标局：撤销“康王”商标。商评委复审：昆明滇虹公司对“康王”商标的使用应视作云南滇虹公司的使用。依照云南滇虹公司提交的证据，昆明滇虹公司委托他人生产“康王”牌防裂护肤霜的包装材料，以及委托他人定牌加工并生产(发用类)“康王洗剂”的事实。结合云南滇虹公司最终受让取得“康王”商标专用权这一事实，可以认定云南滇虹公司对“康王”商标存在真实的使用意图以及实际的使用行为。因此“康王”商标应予以维持。商标法系列讲座第六章节注册商标连续停止使用三年案件商标确权案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否构成商标使用：康王案（3）行政诉讼程序一审：包装盒上未标注化妆品生产许可证和卫生许可证，这违反了行政法规的强制性规定，为非法使用，而商标法所保护的商标使用权仅适用于合法使用，故不能认定“康王”商标已被使用。二审：鉴于云南滇虹公司与昆明滇虹公司存在较为紧密的关系，后者的使用可以认定为是云南滇虹公司的使用。但是因涉案化妆品的生产行为违反了行政法规的强制性规定，因此不能发生商标法意义上的商标使用行为，也就不能认定昆明滇虹公司已在商业活动中实际使用了“康王”商标，故判决维持一审判决。商标法系列讲座第六章节注册商标连续停止使用三年案件商标确权案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否构成商标使用：康王案（3）行政诉讼程序再审：商标法第四十四条第(四)项规定的“使用”，应该是在商业活动中对商标进行公开、真实、合法的使用。从商标法第四十五条的规定来看，判断商标使用行为合法与否的法律依据。并不限于商标法及其配套法规。对于违反法律法规强制性、禁止性规定的生产经营活动中的商标使用行为，如果认定其法律效力，则可能鼓励、纵容违法行为，与商标法有关商标使用行为规定的本意不符。由于2002年10月18日之前，云南滇虹公司及昆明滇虹公司均没有生产、销售化妆品所必需的生产许可证和卫生许可证，不能认定其在争议期内合法使用了“康王”商标。商标法系列讲座第六章节注册商标连续停止使用三年案件商标确权案件（二）二、“使用”的界定2、“不合法的使用”是否构成商标使用：康王案讨论：违反行政强制性法规，“违法违规使用商标”，是否不构成商标使用，不产生商标使用之效果？判决是否合理？分析：（1）商标私权和卫生监管保护的公共利益性质一样吗？（2）卫生监管方面的行政处罚法律关系和商标行政授权确权法律关系一样吗？（3）“违法违规”使用商标是否同样发挥了商标的识别商品来源的基本功能？商标法系列讲座第六章节注册商标连续停止使用三年案件商标确权案件（二）三、“使用”证据的收集1、商业交易：合同、订单、付款、交货、进出口、纳税、产品包装或实物2、广告：合同、订单、付款、广告样本、监播证明、报刊杂志原件、公证拍照（户外广告）3、防御商标的维持：每年一定数量的商标使用，注意证据的收集与保全，必要时要进行公证保全。注意：上述证据要形成完整的证据链，相互之间能够相互印证。商标法系列讲座第六章节注册商标连续停止使用三年案件商标确权案件（二）四、撤三程序的灵活应用1、在驳回复审案件中2、在商标购买案件中3、在商标共存案件中商标法系列讲座第七章节商标抢注案件的综合解决第七章节商标抢注案件的综合解决商标确权案件（二）一、分析思路1、系争商标是否已经注册？如果尚未注册，则应注意异议期限限制，及时提出异议。如果已经注册，则需考虑客户在中国的使用是否有侵权之虞。2、客户在相同、类似、关联的类别上是否有在先的注册