雷志刚知识产权诉讼攻防策略与技巧

北京市惠诚律师事务所雷志刚知识产权诉讼

攻防策略与技巧

宣讲提纲一.知识产权诉讼之战略篇二.知识产权诉讼之战术篇三.讨论一.知识产权诉讼之战略篇1.知识产权诉讼类型及与其他民事诉讼之比较的特点2.企业知识产权战略3.知识产权诉讼前的准备工作4.知识产权侵权风险控制和侵权抗辩手段1.知识产权诉讼类型及与其他民事诉讼之比较1.1知识产权民事诉讼的类型知识产权侵权纠纷：专利侵权纠纷、商标侵权纠纷、版权侵权纠纷、不正当竞争纠纷；知识产权合同纠纷：技术合同纠纷、实施许可合同纠纷、转让合同纠纷；知识产权权属纠纷。1.2知识产权确权行政诉讼1.3知识产权刑事诉讼1.4知识产权侵权诉讼与其它民事诉讼相比的特点：诉讼策略与市场营销策略密切相关；专业技术性强；往往受权利本身稳定性的影响；赔偿额计算比较困难；法律救济措施中包括惩罚性赔偿，因调查、制止侵权所支付的合理费用可以计算在赔偿款内；2.1知识产权布局2.2知识产权预警2.3侵权快速反应机制2.企业知识产权战略3.1双方知识产权实力的摸底3.2诉讼目标的制定3.3诉讼时机的选择3.4诉讼进攻方式的选择3.5被告的选择3.6诉讼管辖地的选择3.7无效抗辩的破解3.8合法来源抗辩的破解3.9组合使用多种权利3.知识产权诉讼前的准备第一，分析我方企业所拥有的知识产权，判断有多少可用；第二，判断我方可用专利权在相关技术领域中的重要性，是核心专利还是非核心专利；第三，判断我方可用专利是否处于有效状态，并进行专利权稳定性分析；第四，分析对方拥有的专利、商标、版权等知识产权，判断对方有多少知识产权可能对我方不利；第五，收集和分析对方近年来相关知识产权诉讼的情况，以判断对方在知识产权诉讼方面的经验和对知识产权的态度；3.1双方实力的摸底第六，对方经济实力和对方企业相关人员背景情况进行摸底；第七，最终确定我方使用何种知识产权来起诉。3.1双方实力的摸底第一，有竞争关系的市场主体之间我强敌弱、实力悬殊：毕其功于一役，消灭竞争对手或者收取专利许可费用；可计量油瓶案我强敌弱，但实力相差不太悬殊：连续不断的打击，以消耗和长期压制竞争对手；吹灰器案敌强我弱，实力悬殊：倾尽全力，以实现谈判和解和交叉许可；正泰VS.施奈德案敌我实力相当：循序渐进，以和解、与竞争对手建立专利联盟或者以在一段时间内获得竞争优势为目的；索尼VS.三星，2004年签订协议，共享双方94%的专利。3.2诉讼目标的制定第二，没有竞争争关系的的非市场场主体之之间以索赔或或者获得得专利许许可费为为目的：：A专利海盗盗模式：：一家典典型的专专利海盗盗公司——圣克莱尔尔知识产产权顾问问公司B邱则有模模式：有有专利利权的2144件，正在在申请中中的2701件专利第三诉讼观念念的改变变被动诉讼讼向主动动诉讼改改变，主主动诉讼讼向预先先反应阶阶段转变变。3.2诉讼目标标的制定定1对于敌弱弱我强、、实力悬悬殊的情情况，要要尽快提提起诉讼讼，将对对方扼杀杀在摇篮篮之中；；可计量油油瓶案2实力相当当的，在在我方实实际市场场份额小小于我方方用专利利圈占的的份额时时，需要要用专利利诉讼这这种手段段来进行行市场的的再分配配；中兴兴VS.爱立信3敌强我弱弱、实力力悬殊的的，我方方可以被被动的采采取诉讼讼作为应应对的手手段；正正泰诉施施奈德4业务签订订关键期期，要及及时提起起诉讼。。3.3诉讼时机机的选择择1排山倒海海式：多多个专利利权组成成专利包包，一起起起诉；；邱则有有的狼群群战术2压倒骆驼驼式：逐逐渐加码码，直到到对方支支撑不住住；3遍地开花花式：多多个法院院一起起起诉；4先礼后兵兵式。先发律师师函，然然后起诉诉，在诉诉讼过程程中同时时进行谈谈判。3.4诉讼进攻攻方式的的选择1生产者、、销售者者、许诺诺销售者者、进口口者、使使用者以以及提供供仓储、、运输等等服务的的共同侵侵权者，，都可以以作为打打击对象象；2在生产者者实力比比较雄厚厚的时候候，可以以考虑先先打击经经销商，，得到一一个有利利生效判判决；3在没有绝绝对把握握的情况况下，不不要在一一个案子子中同时时打击太太多的对对手；日日本电通通公司起起诉支付付宝和财财付通案案，辉瑞瑞公司伟伟哥专利利无效案案。3.5被告的选选择1被告所在在地、侵侵权行为为发生地地和侵权权结果发发生地法法院均有有管辖权权；发明或者者新型产产品专利利的侵权权行为发发生地包包括：制制造地、、使用地地、销售售地、进进口地、、许诺销销售地；；发明或者者新型产产品方法法的侵权权行为发发生地包包括：方方法使用用地，由由方法直直接获得得的产品品的使用用地、销销售地、、进口地地、许诺诺销售地地；外观设计计的侵权权行为发发生地：：制造地地、销售售地、进进口地、、许诺销销售地。。3.6诉讼管辖辖地的选选择2以销售行行为发生生地选择择对方势势力范围围之外的的地方进进行诉讼讼，销售售行为地地一般是是指合同同履行地地；3如果没有有合适的的诉讼管管辖地，，通过购购买等方方式制造造出一个个有利于于我方的的诉讼管管辖地。。案例：A公司和B公司均在在新疆，，都生产产一种棉棉花播种种设备，，B公司的产产品涉嫌嫌侵犯A公司专利利，B公司实力力雄厚，，A公司在新新疆无法法抵挡。。通过在在北京的的一家经经销商主主动购买买B公司的产产品，从从而在北北京有了了销售地地，诉讼讼管辖地地变更到到了北京京。3.6诉讼管辖辖地的选选择1使用或者者销售，，但是有有合法来来源且不不知道是是侵权产产品的，，不承担担赔偿责责任。2应对措施施第一，先先做工商商查处，，然后再再收集证证据，提提起诉讼讼；第二，提提前发律律师函，，一段时时间之后后起诉；；第三，在在专业媒媒体或者者行业期期刊上发发表声明明。3.7合法来源源抗辩的的破解1起诉时打打包多件件专利起起诉；2将一些专专利选择择性的共共享给共共同的大大型客户户：A公司和B公司均是是生产医医药设备备的生产产商，A公司的专专利与一一家大型型药厂共共享，在在A公司起诉诉B公司专利利侵权后后，如果果B公司无效效该专利利，无论论成功与与否，均均会得罪罪该药厂厂，从而而使得A公司在市市场竞争争中获胜胜。注意：约约定客户户无权实实施。3.8无效抗辩辩的破解解1专利与著著作权组组合使用用；计算机软软件、产产品说明明书图片片和文字字、网站站图片等等；2专利与侵侵权商业业秘密组组合使用用；对方挖我我方技术术骨干、、然后申申请专利利的情况况，我方方要提前前做好商商业秘密密的保密密制度3专利与商商标权组组合使用用；4专利与反反不正竞竞争组合合使用。。3.9与其它权权利组合合使用建立专利利侵权风风险预警警和反应应机制不侵权抗抗辩无效抗辩辩以诉求和和策略先用权抗抗辩合法来源源抗辩确认不侵侵权策略略4、知识产产权侵权权风险控控制和抗抗辩手段段1确定专利利战略，，长期监监控相关关领域、、相关竞竞争对手手的专利利申请和和授权情情况，进进行所属属产业专专利布局局的分析析，并对对过去发发生的本本领域内内的专利利侵权诉诉讼的当当事人、、诉讼请请求、案案由等进进行分析析，以建建立专利利侵权风风险预警警；2预先设定定好被控控专利侵侵权的应应急反应应机制，，包括无无效对方方专利、、不侵权权抗辩、、起诉对对方专利利侵权以以及购买买或者获获得相关关专利许许可之后后，起诉诉对方侵侵权等。。3以后企业业之间的的竞争重重点必将将更加向向专利竞竞争转移移。4.1建立专利利侵权风风险预警警和反应应机制1复制和分分析专利利申请档档案，分分析对方方专利权权利要求求保护范范围；2对自己产产品进行行技术分分析，找找出与专专利权利利要求的的相同技技术特征征和区别别技术特特征；3运用等同原则则和禁止反悔悔原则判断区区别技术特征征不等同；4得出不侵权的的结论。由于专利申请请文件撰写、、翻译和审查查意见答复等等原因，专利利权保护范围围与专利权人人想实际保护护的范围有时时候并不一致致，给不侵权权抗辩留下了了余地。4.2不侵权抗辩1提出专利无效效抗辩的好处处：实用新型和外外观设计可以以中止诉讼程程序；发明、实用新新型可以在无无效中制造禁禁止反悔的适适用机会；2可以提出涉诉诉专利的无效效宣告，也可可以一并对非非涉诉专利提提出专利无效效。4.3无效抗辩谈判需要筹码码，在敌强我我弱的情况下下，以战求和和是一种最佳佳选择；案例：正泰诉诉施奈德4.4以诉求和抗辩辩是否构成合法法来源抗辩的的几个方面：：1对于收到过警警告信函的，，审查供货方方的同一型号号产品是否已已被司法或行行政机关认定定为侵权产品品，权利人在在警告时是否否提供了有效效的证明文件件；2是否因销售被被控侵权产品品而被司法、、行政机关处处理过；3是否明显仿制制专利产品；；4与正规产品相相比，价格是是否明显偏低低。认定所依据的的证据：关键键是各种证据据之间的统一一性，销售合合同、增值税税专用发票、、销货单、入入库单等证据据与被控侵权权产品之间的的关联性，同同时多举一些些交易习惯方方面的证据。。4.5合法来源抗辩辩如果原告和被被告之间有技技术渊源之间间的历史原因因，那么被告告就可以考虑虑使用先用权权抗辩；构成先用权抗抗辩的条件：：时间限制；合法来源；已经实施：准准备好主要工工艺文件包括括图纸或者实实施专利所需需的主要设备备和原材料；；原有范围：设设计能力4.6先用权抗辩确认不侵权是是反客为主的的一种方式：：条件：收到侵侵权警告，书书面催告权利利人行使权利利，权利人在在收到后一个个月内或者发发出之日起二二个月内不撤撤回警告也不不起诉的，可可以提起确认认不侵权之诉诉。好处：第一，诉讼管管辖地一般是是在原告本地地；第二，可以迅迅速做出一个个判例。4.7确认不侵权策策略二.知识产权诉讼讼之战术篇1.案情概况2.原告诉讼前的的准备工作3.诉讼进程A玻璃制品公司司：经营高档档玻璃制品，，拥有大量的的专利。其中中有一款产品品，可计量油油瓶，并拥有有外观设计专专利。专利视视图如下：1案情概述后视图立体图右视图主视图A公司的销售人人员发现，B公司生产的一一种可计量油油瓶大量出现现在市场上，，包括实体商商店和淘宝网网等网上商城城。图片如下下：2.1是否落入专利利权保护范围围？区别点：1、涉案产品瓶瓶嘴部分有刻刻度；2、挤压部分形形状不一样；；3、瓶体各部分分比例不一致致；4、涉案产品能能看到中央的的油管。2诉讼前的准备备工作2.2双方实力的摸摸底A公司与涉案产产品相关的专专利有几个。。每年销售额额在1亿左右。B公司：位于浙浙江某县，有有一个在后的的外观设计专专利，没有其其他专利，拥拥有自己的商商标。经济规规模大概在百百万数量级。。分析：双方经经济实力相差差较大，我方方专利的数量量和质量占绝绝对优势，对对方无法对我我方形成有力力的还击。2诉讼前的准备备工作2.3诉讼目标的确确定第一，迅速停停止对方的专专利侵权行为为；第二，迫使B公司停止生产产和销售该种种产品；第三，追索经经济损失，在在经济上打击击B公司。2.4诉讼时机的选选择鉴于敌弱我强强的实际状态态，可以迅速速起诉。2诉讼前的准备备工作2.5被告的选择是否起诉淘宝宝网？针对淘宝网等等电商，发送送律师函，警警告潜在侵权权行为。2.6管辖法院的选选择选择在北京法法院管辖如何将管辖权权移到北京？？2诉讼前的准备备工作2.7赔偿额的确定定专利实施许可可合同证据的的使用。2.8相关证据的准准备2.9被告可能采用用的抗辩手段段分析拥有专利的抗抗辩无效抗辩先用权抗辩现有技术抗辩辩2诉讼前的准备备工作3.1被告的抗辩拥有自己专利利的抗辩；赔偿额过高。。3.2结果和解，承诺不不再生产和销销售，销毁模模具，赔偿16万。3诉讼进程手机邮：radar.lei@联系方式谢谢!9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。23:24:1323:24:1323:2412/25/202211:24:13PM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2223:24:1323:24Dec-2225-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。23:24:1323:24:1323:24Sunday,December25,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2223:24:1323:24:13December25,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。25十二二月202211:24:13下下午23:24:1312月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。。十二二月月2211:24下下午午12月月-2223:24December25,202216、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2022/12/2523:24:1323:24:1325December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。11:24:13下下午11:24下下午23:24:1312月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。23:24:1323:24:1323:2412/25/202211:24:13PM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2223:24:1323:24Dec-2225-Dec-2212、世间间成事事，不不求其其绝对对圆满满，留留一份份不足足，可可得无无限完完美。。。23:24:1323:24:1323:24Sunday,December25,202213、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2223:24:1323:24:13December25,202214、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。25十二二月202211:24:13下下午23:24:1312月-2215、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。十二月2211:24下午12月-2223:24December25,202216、少年十五五二十时，，步行夺得得胡马骑。。。2022/12/2523:24:1323:24:1325December202217、空山新新雨后，，天气晚晚来秋。。。11:24:13下下午11:24下下午23:24:1312月-229、杨柳散散和风，，青山澹澹吾虑。。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、阅读一一切好书书如同和和过去最最杰出的的人谈