抵触申请对单一性的影响

1、PAGE PAGE 9抵触申请对单一性的影响李辉（北京三友）摘要：抵触申请是为避免重复授权而规定的一种特殊申请，不应被作为现有技术来评价权利要求的单一性。在进行专利性和单一性的评价时，应注意分别确定各个权利要求或技术方案的现有技术/抵触申请，因为他们有可能是互不相同的。本文还介绍了日本、欧洲、美国专利法中抵触申请和单一性评价的相关规定，通过与中国相关规定的比较试图发现其中的共性和差异，并提出了自己的观点。关键词：抵触申请 单一性 判断客体引言抵触申请作为专利法规定的新颖性判断依据之一，用于在专利申请的实质审查中评价权利要求的新颖性。关于抵触申请的定义以及在新颖性判断时的适用条件，专利法和审查指

2、南中已经给出了明确清楚的规定。然而，抵触申请作为与“现有技术”相同性质的用来评价新颖性的文件，在权利要求的单一性判断中应该如何适用呢？具体地说，就是当一个独立权利要求因抵触申请而不具有新颖性时，其从属权利要求之间的单一性判断是否要考虑该抵触申请。关于此点，在审查指南中并没有非常直接地予以规定。而在实际案件审查过程中，在审查员以抵触申请为基准提出权利要求的单一性问题时，申请人和/或代理人可能会感觉没有审查规则而无所适从。问题的关键在于，抵触申请是否以及该如何应用于评价单一性。本文基于中国相关法规，从现有法规的字面解释、抵触申请的定义、抵触申请的设置目的等多个角度进行分析，得出了抵触申请不用于评价

3、单一性的结论。进而，通过对外国的抵触申请与单一性之间关系的相关规定进行对比分析，试图从中发现一些规律和获得借鉴。一、中国抵触申请对单一性的影响1、关于抵触申请和单一性的规定1）抵触申请专利法第22条：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。2）单一性专利法第31条：（略）实施细则第34条：可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，

4、包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。审查指南第二部分第六章：特定技术特征是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征。2、从现有技术和抵触申请的区分来解释抵触申请对单一性的影响首先，设定这样一个案例：一件中国专利申请A包括独立权利要求1和分别从属于权利要求1的权利要求2和3，权利要求1包含特征a，权利要求2包含特征b，权利要求3包含特征c，特征b和特征c是相互独立的特征（不是相同或相应的技术特征），另一件中国专利申请B的申请日早于专利申请A而公开日晚于专利申请A，专利申请B公开了权利要求1的技术方案

5、（即特征a）。在专利申请的审查过程中，经检索发现申请B公开了权利要求1的所有特征（特征a），因此申请B成为抵触申请。因此，现有权利要求1因不具有新颖性已经不能保留，申请人可以在权利要求1中加入附加特征或者将权利要求1删除而将权利要求2和3分别提升为独立权利要求。那么，在后者的情形下，就需要考虑的权利要求2和3之间是否具有单一性。如上所述，单一性的判断准则是两个权利要求是否具有相对于现有技术具有新颖性和创造性的共同或相应的特定技术特征。因此，这里的单一性对比对象是“现有技术”，而根据专利法第22条的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术，抵触申请是指申请日在本申请的申请日之前、公开

6、日在本申请的申请日之后的中国申请。也就是说，现有技术与抵触申请是严格区分的，专利法中的现有技术的定义不包含抵触申请，单一性规定中特定技术特征的判断基准是“现有技术”，而不是所有影响新颖性的文件（现有技术和抵触申请）。因此，作为权利要求1的抵触申请的申请A不属于现有技术，也就不应在评价权利要求2和3的单一性时作为对比对象。因此，在不存在其他现有技术的情况下，权利要求2和3具有相同的特定技术特征a，具有单一性。如上所述，现有法规在权利要求的单一性判断中规定了将“现有技术”作为对比对象，因而将抵触申请排除在对比对象之外，也就意味着抵触申请不应作为单一性判断时的考虑范围。3、从抵触申请的定义来解释抵触

7、申请对单一性的影响如2中所分析的那样，根据现有专利法和审查指南的规定的字面解释，就已经可以把抵触申请排除在单一性判断的考虑范围之内。但是，由于在审查过程中针对抵触申请采用新颖性判断标准，并且在单一性判断中要求多个权利要求具有共同或相应的具有新颖性和创造性的技术特征，因此在实践中存在着这样的疑问：即，如果一项权利要求具有抵触申请，既然它的多个从属权利要求的共同技术特征已经不具有新颖性了，那么更不能具有创造性，也就不应认定为具有单一性。这是否表明现有的单一性规定有不妥之处呢？本文认为答案是否定的。下面我们就从抵触申请的定义和意义上来分析抵触申请是否应当作为单一性的判断基准。1）对比对象的确定在进行

8、具体分析之前，首先有必要明确一个概念，那就是在单一性、新颖性/创造性、优先权等的审查过程中所针对的审查或对比对象是什么？在专利法的相关条款中，描述为“发明”应当如何如何，“实用新型”应当如何如何，这里作为审查对象的“发明”或“实用新型”指的是要求保护的对象，即一项权利要求或者是某个权利要求中多个并列技术方案中的一个技术方案，而不是该发明或实用新型申请本身。虽然在实践中经常见到这样的说法，例如本申请不具有创造性，但是实际上，正确的说法应该是本申请的所有权利要求不具有创造性。同样，“本申请要求申请号为XXX的美国申请的优先权”确切地说应该是“本申请的各权利要求要求申请号为XXX的美国申请的优先权”

9、。更进一步，在明确了审查对象是每一个权利要求的情况下，应该针对每一个权利要求来分别确定进行审查时的参照物。例如，在审查优先权是否成立时，要将每个权利要求中的技术方案分别与作为优先权基础的在先申请进行比较，判断在先申请是否记载了同一主题的技术方案，从而分别确定每个权利要求是否可以享受优先权。因此，一个要求了优先权的专利申请中可能发生所谓“部分优先权”的情况，即，一个独立权利要求享受优先权，而其某个从属权利要求并不能享受优先权。在此情况下，如果发现了在申请日和优先权日之间公开的在先文件，该在先文件就作为该从属权利要求的现有技术，而不能作为该独立权利要求的现有技术。在此情况下，就可能发生独立权利要求

10、具有创造性，而从属权利要求不具有创造性的结果。因此，在专利性审查中应该以每个权利要求为对象进行审查。2）抵触申请的定义如专利法第22条所述，抵触申请的定义是“同样的”发明或者实用新型。因此，所谓抵触申请是指该申请包含了目标权利要求的全部技术特征，否则就不能构成目标权利要求的抵触申请。与上述的优先权判断和现有技术判断时一样，抵触申请的判断也应逐个权利要求进行，抵触申请是一个“变量”。在本案例中，中国申请B包含了权利要求1的全部技术特征（即特征a），因此中国申请B构成了中国申请A中的权利要求1的抵触申请。权利要求2具有特征a和b，由于中国申请B没有包含权利要求2的全部技术特征，因此中国申请B不构成

11、权利要求2的抵触申请。同理，由于中国申请B没有包含权利要求3的全部技术特征（a和c），因此中国申请B也不构成权利要求3的抵触申请。3）单一性的判断如上所述，既然中国申请B仅构成权利要求1的抵触申请，而不构成权利要求2和权利要求3的抵触申请，那么在进行具有新颖性和创造性的共同技术特征判断时就不应将中国申请B作为对比对象。由于没有其他现有技术或抵触申请，权利要求2和权利要求3的共同技术特征a是具有新颖性和创造性的技术特征，因此二者之间具有单一性。或者换个角度，假如中国申请A最初提交时直接写了两个独立权利要求X和Y，其内容分别对应于（权利要求1+权利要求2）和（权利要求1+权利要求3），那么中国申请

12、B会被审查员检索出来作为抵触申请吗？权利要求X和权利要求Y会被认为存在单一性问题吗？答案显然是否定的，因为中国申请B显然不具有抵触申请的“同样的发明”构成要件。如上所述，根据专利审查中的以每个权利要求为对象的原则以及抵触申请的定义，作为独立权利要求的抵触申请不应成为从属权利要求的抵触申请，也就不应在从属权利要求的单一性判断时作为比对对象。4、从抵触申请的目的来解释抵触申请对单一性的影响从抵触申请的设置初衷来看，也不宜于将抵触申请用于评价权利要求的单一性。专利法第22条第2款虽然使用了新颖性的审查标准，将抵触申请用于评价权利要求的新颖性，但是设置抵触申请的意义在于防止重复授权，其目的显然与“现有

13、技术”是显著不同的。这种显著不同的设置目的是与抵触申请和现有技术二者的不同属性密切相关的，即，现有技术是申请日之前为公众所知的技术，而抵触申请是申请日之前不为公众所知（甚至申请人自己也不知道）的技术。因此，除了有关重复授权的审查（新颖性）之外，将抵触申请和现有技术同样地应用于专利性审查是不合理的。在单一性审查中，将申请日前不为公众所知的抵触申请用于判断特定技术特征的基准对于申请人有失公平，因此应与排除。综上所述，根据专利法和审查指南中的规定，可以确定抵触申请不应作为单一性审查的判断基准。根据抵触申请的定义和设置目的，抵触申请也不应对权利要求的单一性构成影响。二、欧洲抵触申请对单一性的影响欧洲专

14、利公约（EPC）规定了抵触申请也属于现有技术，但是实质上在单一性判断时仍然把抵触申请排除在外。1、关于抵触申请和单一性的规定1）新颖性和抵触申请欧洲专利公约（EPC）第五十四条：新颖性 (1) 如果一项发明没有构成现有技术的一部分, 其具有新颖性。(2) 所述现有技术应包括在此欧洲专利申请日前通过书面或口头描述、使用或其它任何方式公开的一切内容。(3) 此外, 申请日在(2)中所述日期前并按照条约93在(2)中所述日期或其之后公开的欧洲专利申请内容, 应视为包括在现有技术范围内。2）单一性EPC实施细则第44条1款：在欧洲专利申请中要求保护一组发明时，仅当在这些发明之间的技术关系涉及一个或更多

15、个相同或相应特定技术特征时，才满足公约第82条的单一性要求。术语“特定技术特征”应指每个发明整体而言相对于现有技术做出了贡献的那些特征。2、抵触申请对单一性的影响EPC将抵触申请规定为包括在现有技术中，这一点与中国将抵触申请与现有技术区分是不同的。进而在单一性规定中，与中国的规定类似，EPC规定特定技术特征是相对于“现有技术”做出了贡献的技术特征。由此看来，似乎EPC将抵触申请纳入了审查单一性时的对比对象，但事实并非如此。首先，鉴于EPC中规定抵触申请也是出于防止重复授权的目的，仅用于评价新颖性不用于评价创造性，因此毋庸置疑的是，抵触申请的认定也必然要求全面覆盖原则（虽然在EPC规定字面上没有

16、向中国专利法那样如此描述），即一件在先申请必须包含当前权利要求的全部特征才能构成抵触申请。这一点可以从EPC审查指南第197页第2.6节关于检索的以下规定中得到印证：如果已经发现的文件清楚地表明，除了一些不需要创造性就能应用的属于本领域普通知识的特征以外，要求保护发明的整个内容及其在说明书中的细节不具有新颖性，那么可以停止检索。但是，对于抵触申请的检索必须总是进行到这些特征在已有文件中全部存在时才能停止。因此，基于前面第一、3部分的分析，如果一件在先申请构成了独立权利要求1的抵触申请，那么它通常就不会构成从属权利要求的抵触申请。进而，在判断从属权利要求之间的单一性时，由于该抵触申请已经不再是抵

17、触申请，因此也就不应作为现有技术来评价单一性。其次，从抵触申请的设置目的来看，如前面第一、4部分所述，也不宜于将抵触申请用于评价权利要求的单一性。这一点可以从EPO上诉委员会做出的一个专利上诉判决（T1168/02）中得到印证。在T1168/02涉及的专利申请的在先审查中，审查部门的审查员使用了原独立权利要求的抵触申请来评价修改后的权利要求之间的单一性。上诉人认为，用于判断特定技术特征及其贡献的现有技术不应包括EPC54(3)中规定的抵触申请，由于事后判定单一性（即，在发现现有技术后判定单一性）的前提是对本发明要解决的技术问题的具体分析，所以抵触申请不能用于事后判定单一性。上诉委员会在T116

18、8/02中的结论是，基于单个发明构思的“事后”单一性判定不能使用EPC54（3）含义下构成现有技术一部分的文件（即，抵触申请）。因此可以看出，欧洲专利局在抵触申请对单一性的影响这个问题上虽然在规定表述上与中国专利局有所差异，但是实质处理原则是相同的。三、日本抵触申请对单一性的影响日本将抵触申请与现有技术相区别，并且明确了不使用抵触申请进行单一性判断。1、关于抵触申请和单一性的规定1）新颖性和抵触申请日本专利法29条2款（简要译文）：如果一个专利申请中要求保护的发明与申请日在先、公开在后的另一件申请的说明书、权利要求或附图中公开的发明相同（发明人相同的除外），则本发明不应被授予专利权。2）单一性

19、日本专利法实施细则25条8：两项以上的发明具有相同或对应的特定技术特征，这里所指的“特别技术特征”是指相对现有技术明示有贡献的技术特征。日本专利审查指南的单一性部分：现有技术指落入专利法29条1款的发明，不包括在本申请提交时尚未公开的发明。2、抵触申请对单一性的影响日本在抵触申请规定中与中国同样地明确限定抵触申请应包含与要求保护的发明（即权利要求）相同的内容，并且抵触申请与现有技术是明确相互区分的。在单一性规定中，更是明确地规定抵触申请不作为单一性判断的对比对象。因此，抵触申请对单一性没有影响。四、美国抵触申请对单一性的影响1、关于抵触申请和单一性的规定1）抵触申请美国专利法第102（e）：在

20、专利申请人完成发明以前，该项发明已经在根据他人向美国提出的专利申请而批准的专利说明书中加以叙述的。美国专利法第103条：发明与102条中规定的已有叙述之间的差异对于本领域技术人员是显而易见的，则不能取得专利权。2）单一性针对以国家阶段方式进入美国的PCT国家阶段申请和除此以外其他方式的申请，美国专利法的单一性规定是不同的。对于以正常国家阶段方式进入美国的PCT国家阶段申请，规定了与PCT条约相同的标准。联邦法规37 CFR 1.475：一个申请中的多个发明应当具有一个或更多个相同或相应的特定技术特征，所谓特定技术特征是指每一项发明作为整体对现有技术做出贡献的技术特征。而对于其他方式的美国申请，

21、规定了“相互独立”和“截然不同”的单一性要求（限制要求）。美国专利法第121条：如果一申请案中有两项或两项以上发明，而且互相独立和截然不同，局长可以要求把申请限制在其中的一项发明上。审查指南802.01 ：所谓“独立”（即不相关）是指在多个要求保护的发明之间不存在关联，或者说，这些发明在设计、操作和效果上不相关。审查指南806.05(j) ：对于相关的产品发明或相关的方法发明，如果满足以下条件，则认为发明是截然不同的：（A）要求保护的发明在范围上不重叠，即相互排除；（B）要求保护的发明不是明显的变型；（C）要求保护的发明不能一起使用或者会具有实质不同的设计、操作方式或效果。2、抵触申请对单一性

22、的影响美国的专利制度相比于其他国家/地区的专利制度有很多独特之处，在抵触申请和单一性方面也不例外。首先，抵触申请仅限于“他人”提交的申请，不包括发明人或受让人相同的申请。另外，抵触申请不仅可用于评价新颖性，而且可用于评价创造性，与其他在先技术一样都被作为现有技术。在单一性判断上，对于PCT国家阶段申请，采用了与PCT条约相同的“特定技术特征”判断标准，但是由于抵触申请被作为“现有技术”的一种，因此可以认为在确定相对于“现有技术”做出贡献的特定技术特征时要考虑抵触申请。对于其他类型的申请，在单一性（限制要求）判断标准中实际上并不直接以现有技术（包括抵触申请）作为比对对象，而是使用了“相互独立”和“截然不同”这两个条件，如果权利要求之间既不是“相互独立”又不是“截然不同”则不需要进行限制，如果是二者之一则需要进行限制。其中的“相互独立”要求在设计（包括结构）、操作或效果上不具有关联，对于本文中案例这样的多个产品或多个方法权利要求，“截然不同”要求满足以下三个条件：保护范围不重叠；相互不是明显的变型；不