实质审查基础知识概述

1、实质审查基础知识概述化学部 冯铻战2022/8/1 1986年毕业于武汉大学 1989年毕业于中国科学院化学研究所 1989年7月进入国家知识产权局(中国专利局) 现任 专利局化学部天然药物化学处 处长 Tel: 62086333; 简 介一、不授权专利权的主题二、申请文件(说明书和权利要求书)三、实用性四、新颖性与优先权五、创造性六、单一性和分案申请七、实质审查程序目录1、 专利类型 发明、实用新型和外观设计 发明对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案(R2.1) 实用新型对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案(R2.2) 一、不授权专利权的主题技术方案是对要解决的技

2、术问题所采取的利用了自然规律(非人为规定、经济规律等)的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案不是专利法意义上的技术方案。技术方案判断三要素：技术手段、技术问题和技术效果，须同时满足，侧重技术手段。下列主题不属于专利法意义上的产品发明：（1）、气味或者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量；但其发生装置或方法受专利法的保护。（2）、图形、平面、曲面、弧线本身等，但具有抽象图形、平面、曲面、弧线的实体受专利法保护。例1：权1：一种供划线作业使用的划规，由两臂及铰轴组成，其特征在于。 权2：按权利要求1的划规所形成的等分圆。分

3、析：专利法不保护抽象的、无具体用途的方案，权2实质上请求保护的是一种抽象的图形，其中没有涉及任何实际技术内容，而单纯的图形不属于发明专利保护的客体。2、对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。（A5）（1）违反国家法律的发明创造国家法律，是指全国人大及其常委会制定和颁布的法律。不包括行政法规和规章。不包括本身不违法，但被滥用而违法的。例如，用于医疗的各种毒药、麻醉品、镇静剂、兴奋剂和用于娱乐的棋牌等不包括仅其实施为国家法律所禁止的。（R9）例如，武器本身及其制造方法（2）违反社会公德的发明创造社会公德，是指公众普遍认为是正当的、并被接受的伦理道德观念和行为准则。其内涵

4、基于一定的文化背景。随着时间的推移和社会的进步不断地发生变化。因地域不同而各异(限于国内)例如，克隆的人或克隆人的方法、人类胚胎和干细胞、人与动物交配的方法、带有暴力凶杀或者淫秽的图片或者照片的外观设计（3）妨害公共利益的发明创造 妨害公共利益，是指发明创造的实施或使用会给公众或社会造成危害，或使国家和社会的正常秩序受到影响。例如：以致人伤残或损害财物为手段的(包括主观上无致人伤残目的但客观造成这种结果情形；例如通电的防盗门); 严重污染环境、严重浪费能源或资源、破坏生态平衡、危害公众健康的； 文字或者图案涉及国家重大政治事件或宗教信仰、伤害人民感情或民族感情或者宣传封建迷信的。不包括因滥用而

5、可能造成妨害公共利益，或在产生积极效果的同时存在某种缺点的。例如，有副作用的药品、残留量高的农药等。（4）对于违反专利法第5条的，针对的是全部的申请文件(包括摘要),因发明专利申请存在18个月公开的情形，作为出版物，是不允许任何违反国家法律的； 全部内容违反专利法第5条的，不授予专利权；如果部分内容违反专利法第5条的，应删除相应的部分，否则不能授予专利权。3、对下列各项，不授予专利权：（A25）（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种；（五）用原子核变换方法获得的物质。同法5条不同，以上情形，针对的是要求保护的主题，即权利要求的主题。（1）科

6、学发现不是技术方案，不是专利法意义上的发明创造，即不符合细则R2.1定义；同时，这种发现没有对客观存在的事物进行改造，不具有一定的功能和实际应用，即不能直接应用于生产实践，因而也不具备实用性。 （2）智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。既没有采用技术手段或利用自然法则，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不应当被授予专利权。注意：如果一项权利要求，除其主题名称外，对其限定的全部内容均为智力活动的规则和方法时，亦属此列。如果一项权利要求既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则就整体而言，

7、不能将其认定为智力活动的规则和方法。（3）疾病的诊断和治疗方法是指以有生命的人体或者动物体为直接实施对象，进行识别、确定或消除病因或病灶的过程。出于人道主义的考虑和社会伦理的原因，医生在诊断和治疗过程中应当有选择各种方法和条件的自由。 直接以有生命的人体或动物体为实施对象，无法在产业上利用，不具有实用性，不属于专利法意义上的发明创造。（31）诊断方法属于疾病诊断方法的发明应满足的条件：(a) 以有生命的人体或动物体(包括离体样本)为对象；(b) 以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的。 不属于诊断方法的发明：(a)在已死亡的人体或动物体上实施的病理解剖方法；(b)直接目的不是获得诊断结果或健康

8、状况，而只是从活的人体或动物体获取作为中间结果的信息和/或处理信息（形体参数、生理参数或其他参数）的方法；(c)直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而只是对已经脱离人体或动物体的组织、体液或排泄物进行处理或检测以获取作为中间结果的信息和/或处理信息的方法。（32）治疗方法属于治疗方法的发明： 包括以治疗为目的或者具有治疗性质的各种方法。不属于治疗方法的发明：(a)制造假肢或假体的方法, 及为此而实施的测量方法(b)通过非外科手术方式处置动物体以改变其生长特性的畜牧业生产方法；(c)动物屠宰方法;(d)对于已经死亡的人体或动物体采取的处置方法;(e) 不介入人体或不产生创伤的单纯美容方法； (f

9、)为使非病态的人或动物感觉舒适、愉快或在如潜水、防毒等特殊情况下输送氧气、负氧离子、水分的方法；(g)杀灭人体或者动物体外部（皮肤或毛发上，但不包括伤口和感染部位）的细菌、病毒、虱子、跳蚤的方法。外科手术方法(a)以治疗为目的的，属于治疗方法。(b)非治疗目的的，以有生命的人或动物为实施对象，无法在产业上利用，不具有实用性。（4）动物和植物品种动物和植物品种不能被授予专利权。 动物的胚胎干细胞、动物的各形成和发育阶段以及植物的单个植株和繁殖材料均属于上述品种；但动物的体细胞除外；但动物和植物品种的非生物学生产方法，可授予专利权。微生物和微生物方法，可授予专利权。（5）用原子核变换方法获得的物质

10、关系到国家的经济、国防、科研和公共生活的重大利益，不宜为单位或私人垄断，因此不能被授予专利权。原子核变换方法不能授予专利权。注意：为实现原子核变换而增加粒子能量的粒子加速方法，则不属此列。二、专利申请文件(说明书与权利要求书)2.申请文件组成1、专利申请文件的组成 （A26.1）（1）请求书（2）说明书及其摘要（3）权利要求书（4）其他附件2、说明书的作用充分公开所要求保护的发明，使所属领域的技术人员能够实现（A26.3）公开足够的技术情报，支持权利要求书要求保护的范围（A26.4）二、专利申请文件(说明书与权利要求书) 作为审查程序中修改专利申请的依据（A33）侵权诉讼时用于解释权利要求（A

11、56.1）3、说明书应当满足的要求（A26.3）清楚：主题明确，前后一致；表述准确，无歧义。完整：应当包括用于理解发明、确定发明具有专利三性以及实现发明所需的内容 凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的内容，均应当在说明书中描述。能够实现：所属领域技术人员能够实现发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果 清楚、完整是能够实现的充分条件，而非必要条件二、专利申请文件(说明书与权利要求书)4、说明书的撰写要求（R18、R19、R4.1） 名称 技术领域 背景技术 发明内容 附图说明 具体实施方式 附图5、摘要的作用及撰写要求（R24）正文部分6、权利要求书应当满

12、足的要求：（1）以说明书为依据（A26.4）每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容得到或概括得出的技术方案，并不得超出说明书公开的范围。权利要求可以在说明书记载的范围内合理地进行扩展。允许将权利要求的保护范围概括至覆盖可由所属技术领域的技术人员合理预测出的与说明书给出的实施方式具备相同性能或用途的所有等同替代或明显变型方式。（2）清楚、简要（R20.1）清楚类型清楚保护范围清楚引用关系清楚简要表述简要：不出现目的、原理及商业性宣传用语。数目合理：不重复 ，并尽量采取引用的方式撰写。（3）独立权利要求应当从整体上反映发明的技术方案，记载解决技术

13、问题的必要技术特征。 （R21.2）必要技术特征是指发明为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其它技术方案。7、权利要求书的撰写要求（R20R23、R4.1）三、实用性1、实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果（A22.4） 能够制造 产品发明能够使用 方法发明 发明能够在产业中实施并解决技术问题产生的经济、技术和社会效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的，并且是积极的，有益的。注意：不要求完美无缺，但也不应导致技术上的明显倒退或整体变劣2、审查原则 以整个申请所公开的整体技术内容为依据，不仅仅局限于权利要

14、求书与发明创造的历程或是否已实施无关 3、审查基准具有在产业中被制造或使用的可能性 理论上能够确认的可实施性：不违背自然规律并具有可再现性不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关。4、不具备实用性的发明无再现性，依赖于随机因素违背自然规律利用独一无二的自然条件的产品人体或动物体的非治疗目的外科手术测量人体或动物体在极限情况下的生理参数的方法无积极效果1、新颖性：是指在申请日（不含）以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用或以其它方式为公众所知，也没有同样的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日（含）以后公布的

15、专利申请文件中。（A22.2） 现有技术（R30） 时间性：申请日（不包括）以前 公开方式： 1) 出版物公开：“国内外出版物上公开发表” 三、新颖性和优先权专利法意义上的出版物是记载有技术内容或设计内容的独立存在的传播载体，应当标明或者有其他证据证明其公开发表或者出版时间。标有 “内部资料”、“内部发行”等出版物 ，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。出版物的印刷日视为公开日，印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的最后一日为公开日。 2） 使用公开：包括制造、使用、销售、进口、交换、演示、展出等方式 3) 其他方式的公开： 主要指口头公开，包括广播、电

16、视、电影的方式。地域性： 出版物公开，是在全球范围内； 使用公开和其他方式公开仅限于国内。 抵触申请 （1） 申请日在先，公布日在后； (2) 他人申请； (3) 中国申请判断时注意： 可以使用抵触申请的说明书（包括附图）和权利要求书，但不可以使用摘要。 上述中国专利申请包括进入中国国家阶段并且作出中文公布的PCT国际申请。 申请日：A28条：收到申请文件之日，或邮寄的邮戳日；R10条规定，除专利法第28条和第42条规定外，专利法所称的申请日，有优先权的，指优先权日。 对比文件为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件。引用这些文件

17、时，以其公开的技术内容为准，不得随意扩大。作为现有技术的对比文件的全部内容均可使用：即包括说明书、权利要求书、摘要和附图。 2、审查原则 同样的发明或实用新型技术方案技术领域 实质上相同所解决的技术问题预期技术效果首先判断技术方案是否相同单独对比 (1) 现有技术的相关技术内容(即对比文件中的一个技术方案)-审查的对象(权利要求中的一个技术方案) (2) 抵触申请的相关技术内容(即对比文件中的一个技术方案)-审查的对象(权利要求的中的一个技术方案) 3、审查基准（ A22.2）相同内容的发明或者实用新型（1）内容完全相同的技术内容， （2）直接、毫无疑义地确定的技术 内容，或 (3) 仅仅是简

18、单的文字变换内容 3、审查基准（ A22.2）具体（下位）概念与一般（上位）概念限定同类性质的技术特征 上位概念 共性 下位概念 个性 惯用手段的直接替换（通常用于抵触申请） 3、审查基准（ A22.2)数值和数值范围 (1) 申请 对比文件 或 (2) 申请 对比文件 或N( 3) 申请 对比文件 (4) 申请 或 对比文件 NY 包含性能、参数、用途、制备方法等特征的产品权利要求 应考虑其中的性能、参数、用途、制备方法特征是否隐含或导致要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。 如果这种限定后的产品能与对比文件产品区分开，则有新颖性；否则，则可推定无新颖性。 4、优先权（ A29）（1）外

19、国优先权（A29.1）（11）享有外国优先权的条件关于申请的原属国应当是同中国签有协议或共同参加国际条约，或者相互承认优先权原则的国家或政府间组织关于原申请应当是在原属国正式提出并获得确定的申请日，记载了相同主题的第一次申请，与该申请的最终结局无关相同主题：是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。注意(1)并不要求文字记载或者叙述方式完全一致，只要在先申请清楚地记载了要求优先权的申请的权利要求所述的技术方案即可;(2) 这里的相同主题与新颖性判断中的“同样的发明或者实用新型”不同，不包括上下位概念等情形。关于时间： 优先权期限发明和实用新型：十二个月外观设计

20、：六个月（12）外国优先权的效力在优先权期限内，任何相同主题的发明、实用新型或外观设计的公布和利用，都不构成现有技术其他人在优先权期限内就相同主题提出的专利申请不能获得专利权。（13）外国多项优先权和部分优先权要求多项优先权的，不得超过12个月的优先权期限从最早的优先权日起计算。作为多项优先权基础的外国首次申请可以是在不同的国家或政府间组织提出的。可以享受优先权的最小单位是在后申请中记载的技术方案。部分优先权不是指一项权利要求的一部分或几个特征享受优先权。（2）本国优先权（A29.2）（21）享有本国优先权的条件只适用于发明或者实用新型专利申请；申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提

21、出专利申请后又向专利局提出专利申请；中国在后申请之日不得迟于中国首次申请之日起十二个月。 “相同的主题”的含义同前面外国优先权中的含义注意：下列情形不得作为要求本国优先权的基础:已经要求外国优先权或者本国优先权的，但要求过外国优先权或者本国优先权而未享有优先权的除外已经被授予专利权的属于按照R42规定提出的分案申请（22）本国优先权的效力（23）本国多项优先权和部分优先权（3）优先权的核实（31）需要核实优先权的情况对比文件：公开日本申请：优先权日申请日他人申请：申请日公布日本申请：优先权日申请日他人申请：优先权日公布日本申请：优先权日申请日（32）优先权核实的一般原则相同的主题首次申请优先权

22、期限5、不丧失新颖性的宽限期（ A24）在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出在规定的学术或者技术会议上的首次发表他人违反申请人本意的泄密注意，（1）该宽限期与优先权的效力是不同的例如，在此期间有他人独立完成发明并且申请，根据先申请原则，原来人不能获得专利，当然，后者也不能获得。 (2) 在上述任何一种情形发生的六个月内，申请日提出申请之前，再次被公开，只要该公开不属于上述三种情况，则该申请就丧失新颖性；如果仍属于上述三种情况，其宽限期以最早日计算。五、创造性1、创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。（A22.3）创造性

23、概念的引入比较对象：已有的技术 现有技术（R30） 注意：在评价创造性时不考虑抵触申请。突出的实质性特点 非显而易见显著的进步 能够产生有益效果所属技术领域的技术人员（POSA）2、审查原则 整体判断技术方案技术领域 所解决的技术问题所产生的技术效果可以结合对比 3、审查基准（ A22.3）突出的实质性特点（非显而易见性）的判断三步法（the problem-solution approach）确定最接近的现有技术确定发明的区别特征和实际解决的技术问题判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见显著的进步的判断是否具有有益的技术效果更好的效果技术构思不同的技术方案某种新技术发展趋势； 发

24、明存在缺陷，但在其他方面具有明显积极的效果。4、几种不同类型发明的创造性判断开拓性发明 组合发明 显而易见的组合 非显而易见的组合选择发明转用发明已知产品的新用途发明要素变更的发明 要素关系改变的发明 要素替代的发明要素省略的发明5、判断发明创造性时需考虑的其他因素（辅助性审查标准）长期渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题克服了技术偏见预料不到的技术效果商业上获得成功注意(1)以上因素成立即可得出发明具备创造性，是发明具备创造性的充分条件，但非必要条件。6、确立创造性时应当注意的问题：针对权利要求限定的技术方案整体评价，而非针对技术特征而言；避免“事后诸葛亮” 与发明的创立过程无关 6、新颖

25、性与创造性之间的关系区别程度不同： 新颖性-是否相同的比较 创造性-差异大小的比较比较对象不同： 新颖性-现有技术+抵触申请 创造性-现有技术比较方式不同： 新颖性-单独对比 创造性-可以组合对比六、单一性和分案申请1、一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。（A31.1）应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。（R35）2、单一性审查的原则 单一性审查仅针对要求保护的技术方案单一性审查与权利要求的

26、撰写方式和排列顺序无关从属权利要求与其所从属的独立权利要求之间不存在缺乏单一性问题单一性既可能在检索之前确定，也可能在检索之后才能确定注意： 单一性审查所要解决的是量的问题而不是质的问题。单一性是驳回理由，而非无效理由。3、分案申请（1）分案通常是指一件专利申请中包括两项以上的发明时，申请人将其中一部分分出来另行申请；通过分案所提交的申请为分案申请。分案申请不同于普通申请，分案申请可以保留原申请日，原申请享有优先权的，可以保留原优先权日。 分案既可以是申请人主动要求分案，也可以是申请人按照审查员的要求而分案。针对一件申请，可以提出分案，针对一件分案申请还可以以原申请为依据再提出分案。（2）分案

27、申请应当满足的要求 分案申请的内容（R43.1或者A33）分案申请的说明书和权利要求书母案与分案的权利要求书应分别保护不同的发明分案申请的提交时间（R42.1）收到原申请授权通知之日起两个月期限内原申请已被驳回且生效，或者原申请已撤回或视为撤回且未恢复权利的，不能再提出分案申请注意：对于已提出过分案申请，再次提出分案申请时，再次分案申请的递交时间仍根据原申请（母案）审核。分案申请不得改变原申请的类别（R42.3）七、实质审查程序1、实质审查程序中的基本原则：请求原则实审程序由申请人启动应根据申请人依法提交呈请审查的申请文件进行审查听证原则在作出驳回决定之前，应将认定的事实，理由和证据通知申请人，至少给其一次陈述意见和/或修改的机会。程序节约原则对于有授权前景的申请，应在第一次审查意见通知书中，将申请不符合专利法及细则规定的所有问题通知申请人，要求其在指定的期限内对所有问题给予答复，尽量减少通知书次数节约程序2、实质审查的内容实质缺陷的审查审查权利要求和说明书是否存在细则第53条所列的驳回情形（1）A5，A25 不授