简介-逢甲大学财经法律研究所课件

1、 從研發到智權商品化的 商業管理課題講 師 :楊思源日 期 :100年4月28日講師簡介 學 歷：法學碩士經 歷：工研院資深法務 合泰半導體資深法務 工研院專利侵害鑑定計畫主持人 中強光電法務主管 中強光電法律顧問 工研院電通所法務智權部副理 工研院技術移轉中心智權法務部經理現 職：工研院技術移轉與加值中心智權法務組副組長 新竹企業經理人協會智權委員會副主委講 座：國立空中大學法律學兼任講師、私立中國技術學院法律學兼任講師 經濟部輔導企業建立智慧財產權管理計畫講師、 智慧財產局專利侵害鑑定研習班講師 紡織工業研究中心培育專利管理人員課程講師、 工研院電通所智權法務管理訓練課程講師 中強光電法務

2、智權課程講師、中國紡織工業研究中心建立智權管理機制訓練講師 鈊象電子公司法務智權課程講師 、四零四科技股份有限公司法務智權課程講師 電子檢驗中心建立智權管理機制訓練講師、正文科技股份有限公司法務智權課程講師 六合法律律師事務所法務智權管理實務課程講師、台北捷運公司法務智權課程訓練講師 美磊科技股份有限公司法務智權課程訓練講師、台大創新育成公司科技管理班講師 工研院契約法律風險管理課程講師、 數位取像聯誼會專利授權談判實務講師 元次三科技股份有限公司智權管理課程講師、工研院環安中心智權管理課程講師 奈米電子共同實驗室聯盟智權管理課程講師、工業局資訊電子人培計劃智權管理講師 電機電子同業工會無線通

3、訊聯盟智權管理講師、彰化師範大學無形 資產管理課程講師 中山大學創造智慧財產價值系列課程講師、資策會新專利法因應研討會講師 行政院科發基金活絡智權運用計畫智權講師、鴻海精密科技公司專利侵害鑑定實務課程講師 國立中央大學認識智慧財產權講師、遠傳電訊智權管理實務課程講師 智慧局專利侵權鑑定法官培訓班講師、志聖工業股份有限公司智權管理實務課程講師 金屬工業研究中心智權管理實務課程講師、車輛測試研究中心智權管理運用課程講師 板橋地檢署風險管理課程講師、機器公會契約課程講師 、中原大學技轉契約課程講師 交通大學電機所智權管理課程講師、普華法律事務所智權管理課程講師 交通部運研所專利授權談判實務講師、台灣

4、技術交易經紀人培訓課程講師 WEST LAW專利訴訟策略研討會講師、啟碁科技契約課程講師 內容大綱:壹、前言貳、智慧財產權之定義與種類參、從管理目的瞭解IP對企業之影響肆、技術授權契約之重點伍、專利授權及讓與洽案行銷實務陸、結語壹.前言高科技產業之競爭條件:一.雄厚的資金二.優秀的人才三.先端的技術寶麗萊VS柯達一、事實：1948年艾德溫 蘭德發明立即顯影照相機。但其底片需仰賴照相化學鉅子柯達。1976年柯達決定挑戰立即顯影之獨占市場。1976年4月7日亦即柯達進入立可拍市場的第七天，寶麗萊展開強烈之法律攻擊，控告柯達侵害其12項立即攝影專利。 寶麗萊VS柯達二、訴訟進行：柯達一開始即主張係爭

5、專利皆無效。雙方提出上百件證詞、數千件文件，包括實驗室筆記、專利申請書、備忘錄及其他報告。而法官就證物調查程序即花了五年之久。期間法官遭逢病痛住院,又逢其公公病逝。寶麗萊VS柯達三、判決：1985年波士頓地方法院做成判決。判決柯達侵害寶麗萊七項專利。柯達不服，但1986年4月25日聯邦巡迴上訴法院宣布維持原判。柯達再上訴至最高法院。最後判決柯達應賠償寶麗萊4億5千多萬美元,另外並應支付4億5仟5佰多萬美元之利息。智慧資產內涵人力資源 經驗 experience 專門技術 know-how 技巧 skill 創造力 creativity智慧資產 文件 Documents 圖表 Drawing 程

6、式 Programs 資料 Data 發明 Invention 程序 Process智慧財產 專利權 Patents 著作權 Copyrights 商標權 Trademarks 電路布局權 Semiconductor Masks 營業秘密 Trade secretsIntellectual Capital 企業資產價值變動趨勢註：1997 , 1998, 1999 Arthur D. Little Benchmarking studies, 2000estIntangible Asset ValueTangible Asset ValueAsset Valuation Trends010203

7、040506070809010019918%199437%199751%70%Today*一.智慧財產權之定義Q:什麼是智慧財產權?A:智慧財產權係經由法律對於人類 之精神活動所獲得之成果, 加以確認與保護,並使所有權人於一定時間內享有排他性權利之一種無體財產權 三.智慧財產權之種類(一)專利權(二)著作權(三)商標權(四)積體電路布局權(五)營業秘密(一)專利權國家對於發明及創作所給予所有人專用之權利，包括:(1)物品專利權(2)方法專利權申請專利之三要件一、新穎性：一般是指發明或新型在申請日前未被 公開發表或公開使用。二、進步性：一般是指申請專利的發明創作與現有技 術相比，具有本質上的差異

8、，這種差異 對熟習該項技術者非能輕易完成。三、產業可利用性：指能供產業上製造或使用且可產 生積極有益之效果。參閱黃文儀著專利實務(二)著作權國家對於屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作給予所有人專用之權利，包括：(1)著作人格權(2)著作財產權著作權保護之基本原則著作權採創作保護主義：無須登記。著作權須有原創性：獨立創作無抄襲。著作權須有創作性：須有精神智慧之投入。著作權保護表達的方式：不及於思想、觀念、原理。(二)著作權何謂電腦程式著作？係指一系列直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成之指令。所謂指令之組合，係指一系列之指令，其間有一定之邏輯順序關係，能命令電腦產生一定之結果或解決特定

9、之問題。(二)著作權電腦程式相似與否之辨別：以三步驟測試法抽離、過濾、比較及連續過濾法加以判斷，亦即將完成該程式特定功能所不可或缺或至少是標準處理方式之成分剔除，經判斷程式中何者為受保護部分，再將其中抽象構想部分、不受保護部分排除，僅就剩餘部分進行相似性比對，以確定剩餘部分之相似部分。(二)著作權電腦程式相似與否之辨別：剔除標準之種類：1硬體標準2軟體標準3電腦製造廠商之設計標準4電腦程式使用者之商業習慣5電腦軟體工業在設計程式時之習慣三商標權國家對於表彰自己商品之圖樣給予申請人專用於其所指定之商品的權利。圖樣可由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所構成。著名商標(四)積體電路布

10、局權國家對於在積體電路上之電子元件及接續此元件之導線的平面或立體設計給予所有人專用之權利。積體電路係指將電晶體、電容器、電阻器或其他電子元件及其間之連接線路，集積在半導體材料中，而具有電子電路功能之成品或半成品。(五)營業秘密國家對於方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產銷售或經營，且符合下列要件之資訊，給予所有人專用之權。（1）非一般涉及該類資訊之人所有者（具秘密性）；（2）因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；及（3）所有人已採取合理之保密措施者。(五)營業秘密美國經濟間諜法(The Economic Espionage Act of 1996)簡介 保護標的為“營業秘密”,

11、所謂營業秘密係指各種形式之財務、商業、科學、技術、經濟或工程資訊,該資訊不論為有形或無形,亦不論係以物理、電子、圖形、照相或書寫之方式,儲存、編輯或記憶；包括了模型 、計畫、編輯、程式設計、配方、設計、雛形、方法、 技術、製程、程序 或符號等資訊(1839)。專利權與著作權之基本差異 專利權 著作權標的 發明創作 列舉式著作保護要件 登記主義 創作主義不需登記權利得否並存 不可能 可能 各種智慧財產管理之重點：專利權專利佈局與行使專利權。著作權原創性與文件管理。商標權自有品牌與行銷策略。IC布局權首次商業利用日及還原工程。營業秘密人員管理、保密措施及競業競止。 智慧財產權管理制度之演變第一代：

12、祖傳秘方期第二代：智權萌芽期第三代：智權發展期 E 世代：智權運用期參、從管理目的瞭解IP對企業之影響：一、增加整體IP之存量與價值。 IP之數量與品質為公司競爭指標。二、提昇IP運用率。運用方式可為自行實施於產品上或授權他人實施或讓與給他人，運用率之高低可瞭解IP 商品化之情形。參、從管理目的瞭解IP對企業之影響續三、促進企業內部IP知識交流。IP知識交流暢通與否，可顯現公司技術延展與改良之情形。四、主導企業IP發展新的走向。確認公司技術發展之方向。參、從管理目的瞭解IP對企業之影續五、發展核心IP技術能力。可確認公司技術發展之競爭力。六、引導企業員工個人IP創新開發之能力。可強化員工個別之

13、研發方向。參、從管理目的瞭解IP對企業之影續七、提昇企業員工個人與整體之IP管理能力。可提升公司整體無形資產管理能力。八、形成有利於技術創新及IP運用的企業 文化與價值觀。可將公司重視IP之理念融入經營理念中。 IBM專利授權收入Salomon Smith Barney估算 1999年7.62億美元 2000年16 億美元 2001年18 億美元名次2001美國大學技術商品化收入排行榜(Top5)1校名收入總額主要授權技術領域12345哥倫比亞大學麻省理工學院加州大學佛羅里達大學史丹佛大學129,900,00074,000,00066,700,00062,100,00038,800,000醫藥

14、及製藥方面專利(其中生物蛋白工程相關專利預估有10億美元總收益)來自二家衍生公司(Spin-off Companies)生命科學與醫療設備(2000年曾經排名第一，收入為2億美元)製造醫療乳癌與子宮頸癌藥品之方法專利47%來自醫學院有關生醫方面之發明備註：全美143所大學平均授權收入為580萬美元 資料來源：AUTM Licensing Survey :FY2001 年度項目2001及2002美國大學技術移轉收入比較表22001增加率授權數2002授權收益權利金9,70710,86611.9%15.9%18.9%11億5千3百3拾萬美元13億3千7百萬美元6億8千5百5拾5萬美元10億零5百萬

15、美元資料來源：AUTM Licensing Survey :FY200260.5%79.4%5 2002/3 Revenue analysis (BTG)(72.4%)(48.4%)(50.5%)(65.5%)(78.1%)2University of Washington6 智慧財產(IP)管理流程人員進用職前訓練工作執行產出IP聘約(含IP 歸屬、保密 及競業禁止)無侵權切 結書員工行為 準則智慧財產權 基礎概念公司IP管理 理念與決策研發成果管 理流程研發日誌計劃管理成果追蹤保護方式權利化申請 策略價值評估獎勵商品化加值IP分類加值可行性評估市場探索策略聯盟運用運用策略運用模式效益評估人

16、員離職離職備忘錄致新雇主函 智慧財產管理及運用之變革 創意產出與審閱產品與智財之連結智財價值鏈權利化保護(ex專利權)智財權維護管理價值評估授權或其他運用研發智財管理商品化肆、技術授權契約之重點技術授權係以無體財產為標的，其與一般有體財產之交易不同。充分瞭解技術授權之相關重要契約條款內涵，有利於減少推廣業務之議約困難。契約重要事項審查表重要事項智慧財產權 歸 屬授權內容 原 則 合約條文符合原則1.被授權人不得將其在契約中之權利再授權 予第三人。2. 本公司得再將技術資料授權予第三人。使用限制1.被授權人於輸出本技術開發之產品時，應遵守中華民國高科技產品出口管制相關之規定。侵權責任1.被授權人

17、因實施授權技術有侵害第三人專利之情形，公司原則不負侵權責任，例外負有限責任。保密義務1.被授權人應妥善保管持有本研究成果及相關資料，不得洩漏或交付第三人。權利義務 轉讓1.被授權人在契約中之權利及義務，不得轉讓予第三人。契約修改1.契約之修改，應經雙方是前書面之同意。1. 契約終止後，被授權人應停止對研究成果所得行使之權利。契約終止是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否可依實際狀況制定公司原則、技術移轉與授權應行注意事項一、確認授權標的包括技術規格、交付文件或其他物品ex.原型機為何？ 二、授權技術是否趨近商品化或是否可立即量產？三、授權技術是否含相關智慧財產權，如專利權 等？四、授

18、權技術是否有落入他人專利申請範圍？ 技術移轉與授權應行注意事項續五、技術授權人是否負擔完全之侵權責任？六、被授權人修改授權技術或產出衍生技術，其相關智慧財產權歸屬何人所有？七、有無權利金條款之約定？八、 保密義務為何？ 作業流程技術授權作業流程(一)成果技轉規劃計價討論行銷技術部門業務部門權責單位相關辦法及表單負責技轉內容、 方式、對象等 規劃 依公司計價原則，經權責主管核定後訂出技 轉價格 依公司行銷策略辦理研發成果說明會為之訂定推廣和規劃 原則訂定計價原則技術移轉管理辦法計價準則技術移轉管理辦法作業流程技轉授權作業流程(二)業務洽談契約確認簽約技術部門業務部門權責單位相關辦法及表單技術部門

19、配合業務主辦部門經由電話、電傳、公開說明會、公開發表會或雙方拜訪等洽談方式，以瞭解客戶之需求，並進行契約談判就相關意見討論並確認傳簽合約並用印訂定報價原則及並草擬契約 依送法務審查契約內容技術移轉管理辦法客戶晤談表技術移轉管理辦法契約管理辦法技術移轉管理辦法契約簽辦單契約簽辦意見彙整表伍、專利授權及讓與洽案行銷實務一般契約之交易客體多為有形體之財產ex.貨品、零件、原物料，而專利讓與及授權契約之客體為無體財產，故其性質截然不同，如何有效推廣技術，實為研究機構之一大難題。成功之專利行銷有賴研發、智權法務、財物、業務等人員之群策群力。專利行銷流程案源企研資料自評報告市場報告客戶拜訪市場機會研究討論

20、Mktg.Proposal研究部門ReconfirmPotentialCustomer listMarketing市場規模 技術所在位置 時機 商業模式公司技術發展情形確認市場之領先者行銷活動價格策略時程規畫合作策略既有之客戶潛在之客戶既有之客戶潛在之客戶網路、報紙或其他媒體廣告拜訪客戶與協商說明會發表會技轉人員研究部門與研究部門確認授權要點簽約計畫管理伍、專利授權及讓與洽案行銷實務續計價考量因素：商品化後之市場競爭力或潛力替代技術之來源客戶之經濟能力承受度研究開發費用可能授權之廠商數其他例如專利之迴避專利授權計價案例契約名稱：防爆輪胎裝置與製法專利授權研究開發費用：NT.1202萬元技術價值

21、授權收入：預估授權家數：3家已授權家數：0家本次授權家數：1家本次技術授權費：50萬約為研究開發費4%本次專利授權費：50萬產品權利金：1%，收十年專利授權計價案例續市場規模：目前國內並無此生產能力，預估2008年台灣車用市場可達新台幣12億元，此技術若能涵蓋其他類型輪胎市場，其規模更可高達30億以上，極具經濟價值。研發開發費用回收率%：權利金：假設廠商能於2008開始正式生產，且能各佔國內市場6%，則每年三家共可收入216萬12億 6% 3 1%，十年共2160萬 預估總收入：3 50萬3 50 萬 2160萬2460萬預估回收率： 2460萬/1202萬研發費用 205%適合以權利金模式授

22、權之情形一、授權技術可製造產品：ex.晶片、讀取頭、藥品二、授權技術可製造原料：ex.塗佈染料三、授權技術可發展為套裝軟體：ex.檢測分析系統四、授權技術可製造重要零組件：ex.裁切機之刀套組,自行車之變速器適合以權利金模式授權之情形(續)五、授權技術可萃取分離相關金屬或 有經濟價值之成份：ex.污染回收還原金屬六、授權技術可解決特定問題：ex.IC 防靜電防護裝置專利授權期前準備工作專利授權之形成原因：內在原因：1.產品設計未作侵權檢索 2.明知侵權仍抄襲仿冒 專利授權期前準備工作續專利授權之形成原因：外在原因：1.競爭對手以專利提出告訴 2.客戶要求解決侵權糾紛 專利授權期前準備工作續一、分析授權專利與產品之對應關係二、授權專利之法律有效性三、調查專利權人自己產品之標示情形四、專利權人之授權本意 五、