专利答复及文件的修改-马桂丽

1、对审查意见通知书的答复及对专利申请文件的修改2010年全国专利代理人资格考试考前培训第一节第一节 引引 言言第二节第二节 审查意见通知书的答复审查意见通知书的答复第三节第三节 专利申请文件的修改专利申请文件的修改第四节第四节 意见陈述书的撰写意见陈述书的撰写第五节第五节 案例分析案例分析授课提纲授课提纲第一节第一节 引引 言言 一、一、 审查意见通知书审查意见通知书 二、二、 实质审查程序实质审查程序一、审查意见通知书一、审查意见通知书 在实质审查过程中，对于绝大多数发明专利申请，审查员都要采用审查意见通知书审查意见通知书的形式将实质审查意见告知申请人。申请人的答复可以仅仅是意见陈述书意见陈述

2、书，也可以进一步包括经修改的申请文件经修改的申请文件。 意见陈述书的重要性意见陈述书的重要性：一个合格的专利代理人应当能够依照专利法及其实施细则的有关规定，通过陈述意见和修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分维护委托人的利益充分维护委托人的利益。 一、审查意见通知书（续）一、审查意见通知书（续）1、实质审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书 （1）第一次审查意见通知书第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书，除了极少数可直接授权的专利申请外，国家知识产权局专利局都必须发出第一次审查意见通知书。 （2）再次审查意见通知书再次审查意见通知书是

3、针对申请人的意见陈述书及新修改的专利申请文件继续进行实质审查后发出的。 2、审查意见通知书由专用表格和审查意见通知书正文两部分组成 （1）在专用表格中给出实质审查所依据的文本、引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等（2）在通知书正文部分主要指出权利要求书和在通知书正文部分主要指出权利要求书和/ /或说明或说明书的实质性缺陷书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题。 一、审查意见通知书（续）一、审查意见通知书（续） 二、实质审查程序二、实质审查程序 1 1、实质审查程序的基本原则、实质审查程序的基本原则 2 2、审查的文本、审

4、查的文本 3 3、审查的手段、审查的手段 4 4、优先权的核实、优先权的核实 5 5、授权通知书和驳回决定、授权通知书和驳回决定 6 6、实质审查程序的终止、中止和恢复、实质审查程序的终止、中止和恢复 7 7、复审后的继续审查、复审后的继续审查二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）1 1、实质审查程序所遵循的基本原则、实质审查程序所遵循的基本原则（1）请求原则（2）听证原则（3）程序节约原则2 2、实质审查依据的文本、实质审查依据的文本 审查员首次审查所使用的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件补正后的文件。主动

5、修改的机会：主动修改的机会： 细则细则51.151.1：申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，对发明专利申请进行了主动修改的。二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）3 3、审查手段、审查手段发明专利申请实质审查的主要审查手段主要审查手段：审查意见通知书审查意见通知书发明专利申请实质审查的辅助审查手段辅助审查手段：会晤；电话讨论二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）(1)对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容，而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间，即该对比文件构成PX或PY级文件。对比文件：公开日对

6、比文件：公开日 本申请：优先权日申请日本申请：优先权日申请日4 4、优先权的核实、优先权的核实1 1）需要核实优先权的情形）需要核实优先权的情形二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）(2)任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者的申请日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布日在后者的申请日或申请日之后，即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE级文件。单位或个人申请：申请日公布日单位或个人申请：申请日公布日 本申请：优先权日申请日本申请：优先权日申请日二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）(3)任何单位或者个人在专利局的申请

7、所公开的内容与申请的全部主题相同，或者与部分主题相同，前者所要求的优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间，而前者的公布日在后者的申请日或申请日之后，即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE级文件。单位或个人申请：优先权日公布日单位或个人申请：优先权日公布日 本申请：优先权日申请日本申请：优先权日申请日二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）2 2）核实优先权时对相同主题的认定）核实优先权时对相同主题的认定 通常应当核实作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书

8、，不包括摘要）中。二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续） 应当把在先申请作为一个整体进行分析研究作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。 所谓清楚地记载，所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在

9、后申请要求优先权的基础。 二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续） 5 5、授权通知书和驳回决定、授权通知书和驳回决定（1 1）授权通知书）授权通知书发明专利申请发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，专利局应当作出授予专利权的决定。在作出授予专利权的决定之前，应当发出授予发明专利权的通知书。授权的文本，必须是经申请人以书面形式最后确认的文本。 二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续） 2 2、驳回决定、驳回决定 发明专利申请发明专利申请如果经申请人陈述意见或者进行修改后，仍有专利法实施条例第53条规定情形之一的，申请将被驳回。细则细则5353规定了发明专利申请被驳回规定了发明专利申

10、请被驳回的种类。的种类。二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续） 驳回申请的条件（时机）驳回申请的条件（时机） 审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和或进行修改申请文件的机会。二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续） 驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出，除非申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳针对通知书指出的可驳回缺陷回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对该缺陷针对该缺陷对申请文件进行修改，或者修改或者修改仅是改正了错

11、别字或更换了表述方式而技术方仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，案没有实质上的改变，则审查员可以直接做出驳回决定。二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和或修改申请文件的机当给申请人再一次陈述意见和或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改会。但对于此

12、后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则。则与程序节约原则。 二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续） 6、实质审查程序的终止、中止和恢复 1 1）程序的终止）程序的终止 发明专利申请的实质审查程序，因审查员作出驳回决定且决定生效、或者发出授予专利权的通知、或者因申请人主动撤回申请、或者因申请被视为撤回而终止

13、，专利申请至此审查结案。 二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）2 2）程序的中止）程序的中止 实质审查程序可能因专利申请权归属纠纷的当事人根据细则第86条第1款的规定提出请求而中止或因财产保全而中止。 二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续） 3 3）程序的恢复）程序的恢复 专利申请因不可抗拒的事由或正当理由耽误专利法或其实施细则规定的期限或者专利局指定的期限造成被视为撤回而导致程序终止的，根据细则第6条第1款和第2款的规定，申请人可以向专利局请求恢复被终止的实质审查程序，权利被恢复的，专利局恢复实质审查程序。二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）7 7、复审后的继续审查、复

14、审后的继续审查 专利复审委员会作出撤销专利局的驳回决定的复审决定后，审查员应当对专利申请进行继续审查。在继续审查过程中，审查员不得以同一事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的驳回决定。 二、实质审查程序（续）二、实质审查程序（续）第二节第二节 审查意见通知书的答复审查意见通知书的答复 一、一、 审查意见通知书答复的总体考虑原则审查意见通知书答复的总体考虑原则 二、二、 答复审查意见通知书时的主要工作答复审查意见通知书时的主要工作一、一、 审查意见通知书答复的总体考虑原则审查意见通知书答复的总体考虑原则1 1、全面、准确地理解审查意见通知书、全面、准确地理解审查意见通知书 认真阅读审查意见通

15、知书，对照专利申请文件，全面准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的内容，针对具体情形作出正确的前景判断。一、一、 审查意见通知书答复的总体考虑原则（续）审查意见通知书答复的总体考虑原则（续）2、维护委托人的利益、维护委托人的利益 应当根据专利法及其实施细则的规定，通过陈述意见和修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分地维护委托人的利益。其中，尤其要正确处理争取早日授权和尽可能取得充分保护之间的关系。一、一、 审查意见通知书答复的总体考虑原则（续）审查意见通知书答复的总体考虑原则（续）3、尊重委托人的意见、尊重委托人的意见 专利代理人是受申请人的委托代其办理专利申请

16、的有关手续，因此应当按照委托人的意见处理有关事务。 答复审查意见通知书时，应当正确处理好与委托人之间的关系，要帮助委托人正确理解通知书的内容，甚至可以向其提出有关建议，但在接到委托人指示后，通常应当按照委托人指示办。 【注】作为考试来说，这一点不需要考虑。【注】作为考试来说，这一点不需要考虑。二、二、 答复审查意见通知书时的主要工作答复审查意见通知书时的主要工作1、阅读审查意见通知书、阅读审查意见通知书2、对审查意见通知书的内容及引用的证据进行分析、对审查意见通知书的内容及引用的证据进行分析3、向委托人转达审查意见、向委托人转达审查意见4、撰写意见陈述书和修改专利申请文件、撰写意见陈述书和修改

17、专利申请文件5、审查意见通知书答复期限的监视、审查意见通知书答复期限的监视二、二、 答复审查意见通知书时的主要工作（续）答复审查意见通知书时的主要工作（续）1、阅读审查意见通知书、阅读审查意见通知书 （1）明确该通知书对申请文件的总体倾向性意见：肯定性、不定性、否定性。 （2）阅读重点放在审查意见通知书中所指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求的评价上。 （3）对审查意见通知书中提出的所有意见进行归纳整理。二、二、 答复审查意见通知书时的主要工作（续）答复审查意见通知书时的主要工作（续）2、对审查意见通知书的内容及引用的证据进行分析、对审查意见通知书的内容及引用的证据进行分析 （1）仔细研究审查意

18、见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行，从而正确地理解通知书指出的缺陷，以便转告委托人。 （2）分析判断审查意见是否正确，以便向委托人提出初步建议和商讨审查意见通知书答复的应对策略。二、二、 答复审查意见通知书时的主要工作（续）答复审查意见通知书时的主要工作（续）3、向委托人转达审查意见、向委托人转达审查意见 （1）根据对审查意见的分析结果采取不同的审查意见转达方式。 （i）审查意见正确，申请无授权前景； （ii）审查意见基本正确，适当修改文件有可能取得授权； （iii）审查意见明显错误； （iv）审查意见可以商榷。（2）在转达审查意见时，要求委托人注意

19、答复期限。二、二、 答复审查意见通知书时的主要工作（续）答复审查意见通知书时的主要工作（续）4、撰写意见陈述书和修改专利申请文件、撰写意见陈述书和修改专利申请文件 根据委托人的指示，开始着手答复审查意见阶段最重要的两件工作： 修改专利申请文件；撰写意见陈述书修改专利申请文件；撰写意见陈述书； 【注】以上两部分将专门作详细说明 【说明】在考试时，无需有上面所述第【说明】在考试时，无需有上面所述第3 3步，在对步，在对审查意见通知书作出分析后，就直接考虑如何修改审查意见通知书作出分析后，就直接考虑如何修改专利申请文件和撰写意见陈述书。专利申请文件和撰写意见陈述书。二、二、 答复审查意见通知书时的主

20、要工作（续）答复审查意见通知书时的主要工作（续）5、 审查意见通知书答复期限的监视审查意见通知书答复期限的监视 由于不按期对审查意见通知书作出答复将会导致专利申请被视为撤回，因此在答复审查意见阶段应当监视审查意见通知书的答复期限（第一次审查意见通知书的答复期限为4个月，再次审查意见通知书的答复期限为2个月）。 如果来不及答复，应当在期限届满前提出延期请求，并缴纳有关费用。第三节第三节 专利申请文件的修改专利申请文件的修改一、答复时修改申请文件应当考虑的问题一、答复时修改申请文件应当考虑的问题二、有关答复时修改申请文件的规定二、有关答复时修改申请文件的规定 一、答复时修改申请文件应当考虑的问题一

21、、答复时修改申请文件应当考虑的问题1、 总体原则总体原则 （1）消除通知书中所指出的且确实存在的缺陷； （2）尽可能为委托人争取较宽的保护范围； （3）符合法、细则和指南中有关修改专利申请文件的规定； （4）注意修改后的申请文件不要出现新的不符合法、细则和指南中有关修改专利申请文件相关规定的情况。2 2、具体考虑、具体考虑（1）对于通知书中指出的实质性缺陷实质性缺陷确实存在时，在修改专利申请文件时既要克服通知书中所指出的缺陷，又要为申请人争取更充分的保护；（2）对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷形式缺陷，在修改申请文件中应当予以克服；（3）全面、深入地理解申请文件说明书中披露的信息，准确地认

22、定发明点，以便确定修改方向。 一、答复时修改申请文件应当考虑的问题（续）一、答复时修改申请文件应当考虑的问题（续）（4）在专利申请文件符合专利法及其实施细则有关规定的前提下，为委托人争取获得尽可能宽的保护范围。（5）对权利要求书进行修改时，除了必须遵循法第法第3333条条规定的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围和细则第细则第5151条第条第3 3款款规定的针对通知书指出的缺陷进行修改这两条基本原则外，还应当符合权利要求书撰写的各项要求。 一、答复时修改申请文件应当考虑的问题（续）一、答复时修改申请文件应当考虑的问题（续）3 3、应试时需要注意的几点、应试时需要注意的几点（1）修改后的独

23、立权利要求所请求保护的技术方案应当具备法第22条第2款和第3款规定的新颖性新颖性和创造性和创造性；（2）在保证修改后的独立权利要求具有新颖性和创造性的同时，应当避免将非必要技术特征写入避免将非必要技术特征写入独立权利要求独立权利要求；（3）修改后的权利要求应当以说明书为依据以说明书为依据，清清楚、简要楚、简要地限定专利要求保护的范围； 一、答复时修改申请文件应当考虑的问题（续）一、答复时修改申请文件应当考虑的问题（续）（4）修改后的权利要求未超出原说明书和权利要求未超出原说明书和权利要求书记载的范围书记载的范围。 （5）注意克服通知书中虽未指出、但是权利要求书中存在的其他形式缺陷；（6）考虑是

24、否可以针对不同的具体实施方式适当增加一些从属权利要求。 一、答复时修改申请文件应当考虑的问题（续）一、答复时修改申请文件应当考虑的问题（续）1、法、法33条条 对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。出原说明书和权利要求书的记载范围。 目的：对修改的限制是为了防止由于修改而违反法9条规定的先申请原则。2、细则、细则51条条3款款 收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改应当针对通知书指出的缺陷进行。应当针对通知书指出的缺陷进行。 二、有关答复时修改申请文件的规定二、有关答复时修改申

25、请文件的规定3 3、以下情形不能视为针对通知书缺陷进行的修改：、以下情形不能视为针对通知书缺陷进行的修改： (1) 主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。 (2) 主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。 (3) 主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。 (4)主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。 (5)主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。 二、有关答复时修改申请文件的规定（续）二、有关答复时修改申请文件的规定

26、（续）不允许的增加不允许的增加（1 1）不能从原说明书、附图或权利要求中直接明确认定的技）不能从原说明书、附图或权利要求中直接明确认定的技术特征术特征（2 2）不能从原说明书、附图和）不能从原说明书、附图和/ /或权利要求书直接地、毫无疑或权利要求书直接地、毫无疑义地确定的信息义地确定的信息（3 3）通过测量附图获得的尺寸信息）通过测量附图获得的尺寸信息（4 4）原申请文件中未提及的附加组分，导致出现原申请没有原申请文件中未提及的附加组分，导致出现原申请没有的特殊效果。的特殊效果。（5）不能直接从原始申请中导出的有益效果。）不能直接从原始申请中导出的有益效果。（6）证明效果的试验数据）证明效果

27、的试验数据（7）原说明书中未提及的附图）原说明书中未提及的附图 二、有关答复时修改申请文件的规定（续）二、有关答复时修改申请文件的规定（续）不允许的改变不允许的改变（1 1）在超出原说明书和权利要求记载范围的情况下改变技术）在超出原说明书和权利要求记载范围的情况下改变技术特征特征（2 2）由于写入新的内容，使原先不明确的内容变明确）由于写入新的内容，使原先不明确的内容变明确（3 3）将原申请中分离的技术特征变成新的组合）将原申请中分离的技术特征变成新的组合（4 4）改变一些技术特征，使改变后的技术内容不同于原申请改变一些技术特征，使改变后的技术内容不同于原申请记载的内容记载的内容 二、有关答复

28、时修改申请文件的规定（续）二、有关答复时修改申请文件的规定（续）不允许的删除不允许的删除（1 1）从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征）从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征的那些技术特征 （2 2）从说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出了原说明书和）从说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出了原说明书和权利要求书记载的范围权利要求书记载的范围 （3 3）如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其）如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创

29、造性，或他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体体 “ “放弃放弃” ” 的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内

30、容证明该特征取被原始记载的内容证明该特征取被 “ “放弃放弃” ” 的数值时，本发明不可能实施，的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经或者该特征取经 “ “放弃放弃” ” 后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的则这样的 修改不能被允许。修改不能被允许。 二、有关答复时修改申请文件的规定（续）二、有关答复时修改申请文件的规定（续）允许的修改允许的修改权利要求书权利要求书（1 1）在独立权利要求中增加技术特征）在独立权利要求中增加技术特征（2 2）变更独立权利要求中的技术特征）变更独立权利要求中的技术特征（3 3）变更独立权利要求的类型或主题名

31、称）变更独立权利要求的类型或主题名称（4 4）删除一项或多项权利要求删除一项或多项权利要求（5）正确区分独立权利要求的前序部分与特征部分）正确区分独立权利要求的前序部分与特征部分（6）修改从属权利要求的引用部分）修改从属权利要求的引用部分（7）修改从属权利要求的限定部分）修改从属权利要求的限定部分 二、有关答复时修改申请文件的规定（续）二、有关答复时修改申请文件的规定（续）允许的修改允许的修改说明书、附图、摘要说明书、附图、摘要（1 1）修改发明名称，使其准确、简要地反映主题）修改发明名称，使其准确、简要地反映主题（2 2）修改发明所属技术领域，国际专利分类表中的位置）修改发明所属技术领域，国

32、际专利分类表中的位置（3 3）修改背景技术部分，使其与要求保护的主题相适应）修改背景技术部分，使其与要求保护的主题相适应（4 4）修改发明内容中与所解决的技术问题有关的内容修改发明内容中与所解决的技术问题有关的内容（5）修改发明内容中与技术方案有关的内容）修改发明内容中与技术方案有关的内容（6）修改发明内容中与有益效果有关的内容）修改发明内容中与有益效果有关的内容（7）修改附图说明）修改附图说明（8）修改最佳实施方式或者实施例）修改最佳实施方式或者实施例（9）修改附图）修改附图（10）修改摘要）修改摘要（11）修改明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误）修改明显错误，即语法错误、文字错误和打

33、印错误 二、有关答复时修改申请文件的规定（续）二、有关答复时修改申请文件的规定（续）第四节第四节 意见陈述书的撰写意见陈述书的撰写 一、 正确撰写意见陈述书 二、意见陈述书的主要内容 三、考试时撰写意见陈述书应当注意的几个问题 一、 正确撰写意见陈述书1 1、如果专利申请还存在被批准为专利的前景，意见、如果专利申请还存在被批准为专利的前景，意见陈述书应当全面答复审查意见通知书表达的所有审陈述书应当全面答复审查意见通知书表达的所有审查意见和提出的问题、要求。查意见和提出的问题、要求。对于形式缺陷，对于形式缺陷，应当尽量配合审查员，通过修改专利申请文件来克服或者消除缺陷；一、 正确撰写意见陈述书对

34、于实质性缺陷，对于实质性缺陷，认为有必要对专利申请文件进行修改的，应当有理有据地阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出的缺陷的理由，并对所作修改作出说明；认为审查意见存在不当之处的，应当依据专利法、实施细则以及审查指南的有关规定，合情合理地陈述反驳意见。2、审查意见通知书提出有关疑问，要求申请人予以回答、解释的，专利代理人应当给予充分答复，必要时辅以有关证据和辅助资料。与此同时，专利代理人必须注意陈述的分寸，避免日后在专利侵权诉讼中因为适用禁止反悔原则而使委托人蒙受不应用的损失。3、意见陈述书应当词语规范，有理有据，层次清楚，表述准确，有逻辑性，有针对性，充分阐述委托人的立场。意见陈述书应当

35、避免强词夺理，避免仅仅罗列不着边际的套话。 一、 正确撰写意见陈述书（续）二、意见陈述书的主要内容1 1、起始格式句、起始格式句2 2、简要说明针对通知书缺陷所进行的修改、简要说明针对通知书缺陷所进行的修改3 3、重点分析和论述与审查意见不一致之处（如果对、重点分析和论述与审查意见不一致之处（如果对申请文件进行了修改，则应在该部分重点分析和论述申请文件进行了修改，则应在该部分重点分析和论述修改后的权利要求如何克服了通知书中指出的缺陷。修改后的权利要求如何克服了通知书中指出的缺陷。【重点内容】【重点内容】4 4、结尾句、结尾句最后一部分可简单地说明希望和要求。最后一部分可简单地说明希望和要求。二

36、、意见陈述书的主要内容（续）1 1、起始格式句、起始格式句（1 1）本意见陈述书是针对专利局于）本意见陈述书是针对专利局于年年月月日的第日的第次次审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的申请文审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的申请文件（权利要求书、说明书、摘要件（权利要求书、说明书、摘要.）替换页，以及表明修改）替换页，以及表明修改处的参考页。具体如下：处的参考页。具体如下：（2 2）尊敬的审查员先生）尊敬的审查员先生/ /女士：女士： 首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，并陈述意见如下：申请

37、人进行了认真的研读，并陈述意见如下：二、意见陈述书的主要内容（续）1 1、起始格式句、起始格式句（3 3）尊敬的审查员先生）尊敬的审查员先生/ /女士：女士： 首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，关于权利要求申请人进行了认真的研读，关于权利要求不具备创造性的不具备创造性的理由，申请人具有不同的观点，现陈述如下：理由，申请人具有不同的观点，现陈述如下：二、意见陈述书的主要内容（续）2 2、简要说明按照通知书要求所进行的修改、简要说明按照通知书要求所进行的修改 在起始格式句后，首先在意见陈述书中说明针说明针对审查意

38、见通知书指出的缺陷，对申请文件哪些地对审查意见通知书指出的缺陷，对申请文件哪些地方作出了修改方作出了修改，并指出这些修改（尤其是权利要求书的修改）的依据，即在原说明书和权利要求书中在原说明书和权利要求书中的出处，以说明所作修改符合专利法第的出处，以说明所作修改符合专利法第3333条的规定条的规定。二、意见陈述书的主要内容（续）【例如】【例如】一、修改说明1、修改了独立权利要求1，在其特征部分加入了以下技术特征：，以使该独立权利要求1符合专利法第22条第2款和第3款有关新颖性和创造性的规定。该修改的依据来自于说明书第二个实施例和第三个实施例，说明书最后一段以及图3。2、修改了从属权利要求4的主题

39、名称，使其与所引用权利要求的主题名称相一致。二、意见陈述书的主要内容（续）【重点内容】【重点内容】3、重点分析和论述与审查意见不一致之处（如果对（如果对申请文件进行了修改，则应在该部分重点分析和论述申请文件进行了修改，则应在该部分重点分析和论述修改后的权利要求如何克服了通知书中指出的缺陷）修改后的权利要求如何克服了通知书中指出的缺陷）二、意见陈述书的主要内容（续）几类主要的实质性缺陷几类主要的实质性缺陷1 1、专利申请缺乏新颖性和、专利申请缺乏新颖性和/ /或创造性或创造性2 2、权利要求没有以说明书为依据、权利要求没有以说明书为依据3 3、独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征、独立权利

40、要求缺少解决技术问题的必要技术特征4 4、权利要求没有清楚地限定要求专利保护的范围、权利要求没有清楚地限定要求专利保护的范围5 5、说明书没有充分公开、说明书没有充分公开6 6、申请属于智力活动规则和方法或不符合法二条二款的规定、申请属于智力活动规则和方法或不符合法二条二款的规定7 7、专利申请文件的修改超范围、专利申请文件的修改超范围8 8、专利申请文件缺乏单一性、专利申请文件缺乏单一性二、意见陈述书的主要内容（续）新颖性新颖性 发明与实用新型授予专利权实质条件之一发明与实用新型授予专利权实质条件之一1.1.新颖性定义新颖性定义 专利法二十二条二款专利法二十二条二款指该发明或者实用新型不属于

41、现有技术；也没有任何单位或者指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政机关提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件政机关提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。或者公告的专利文件中。前一种情况为现有技术中没有公开过同样的发明或实用新型，前一种情况为现有技术中没有公开过同样的发明或实用新型，后一种情况说明不存在该专利申请的抵触申请后一种情况说明不存在该专利申请的抵触申请注意：现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他注意：现有技术公

42、开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种，均无地域限制。方式公开三种，均无地域限制。二、意见陈述书的主要内容（续）2.2.抵触申请抵触申请构成抵触申请的专利文件或专利申请文件应当满足四个条件构成抵触申请的专利文件或专利申请文件应当满足四个条件(1)(1)向中国国家知识产权局提出的申请向中国国家知识产权局提出的申请(2)(2)任何单位或者个人提出任何单位或者个人提出(3)(3)在申请日前提出申请、且在申请日或申请日后公开在申请日前提出申请、且在申请日或申请日后公开(4)(4)披露了同样的发明或实用新型披露了同样的发明或实用新型 抵触申请只能作为判断新颖性的对比文件，不能作为判断抵触申请

43、只能作为判断新颖性的对比文件，不能作为判断创造性的对比文件。创造性的对比文件。抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即申请日利申请，即申请日以前以前由任何单位或者个人提出由任何单位或者个人提出（注：且尚未（注：且尚未作出国际公布）作出国际公布）、并在申请日、并在申请日之后之后（含申请日）由专利局做出（含申请日）由专利局做出公布或公告公布或公告（注：指国家公布）（注：指国家公布）的且为同样的发明或者实用新的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请。型的国际专利申请。二、意见陈述书的主要内容（续）新颖性的审查原则新颖性的

44、审查原则（）同样的发明或者实用新型（）同样的发明或者实用新型 技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同同 （）单独对比（）单独对比 将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一先公布或公告在后的发

45、明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。 注意：申请的一项权利要求与注意：申请的一项权利要求与对比文件全文任何地方处对比文件全文任何地方处的的一项一项技术方案技术方案进行对比（也称作对比文件全文比较方式）进行对比（也称作对比文件全文比较方式）二、意见陈述书的主要内容（续）新颖性的审查基准新颖性的审查基准（）同样的发明或者实用新型（）同样的发明或者实用新型 专利法意义下的相同专利法意义下的相同专利申请请求保护的主题与对比文件所公开的技术内容完全专利申请请求保护的主题与对比文件所公开的技术内容完全相同或仅仅事简单的文字变

46、换相同或仅仅事简单的文字变换上述相同的内容应该理解为包括可以从对比文件中直接地、上述相同的内容应该理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容毫无疑义地确定的技术内容 例：一件发明专利申请的权利要求是例：一件发明专利申请的权利要求是 “一种电机转子铁心，一种电机转子铁心，所述铁心由钕铁硼永磁合金制成，所述钕铁硼永磁合金具有四所述铁心由钕铁硼永磁合金制成，所述钕铁硼永磁合金具有四方晶体结构并且主相是方晶体结构并且主相是 金属间化合物金属间化合物” 对比文件公开了对比文件公开了 “采用钕铁硼磁体制成的电机转子铁心采用钕铁硼磁体制成的电机转子铁心” 二、意见陈述书的主要内容（续）新颖性

47、的审查基准新颖性的审查基准（2 2）具体）具体 （下位）（下位） 概念与一般概念与一般 （上位）（上位） 概念概念 （3 3）惯用手段的直接置换）惯用手段的直接置换 （4 4）两者的区别仅在于以数值或者连续变化的数值范围限定）两者的区别仅在于以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征的技术特征 （5 5）包含性能、参数、用途、制备方法等特征的产品权利）包含性能、参数、用途、制备方法等特征的产品权利 二、意见陈述书的主要内容（续）创造性创造性1 1、创造性定义、创造性定义 专利法第二十二条三款专利法第二十二条三款指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。指与现有技术相比，该发明有突

48、出的实质性特点和显著的进步。 2 2、现有技术、现有技术在申请日以前由任何单位或个人向专利局提出过申请并且记载在申请日以前由任何单位或个人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的内在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的内容，不属于现有技术，因此，在评价发明创造性时不予考虑。容，不属于现有技术，因此，在评价发明创造性时不予考虑。 二、意见陈述书的主要内容（续）创造性创造性3 3、突出的实质性特点和显著的进步、突出的实质性特点和显著的进步 发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，

49、发明相对于现有技术是非显而易见的。员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。 如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。 发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不足，

50、或者为解决某足，或者为解决某 一一 技技 术术 问问 题题 提提 供供 了了 一一 种种 不不 同同 构构 思思 的的 技技 术术 方案，或者代表某种新的技术发展趋势。方案，或者代表某种新的技术发展趋势。 二、意见陈述书的主要内容（续）创造性审查原则创造性审查原则(1)(1)同时审查创造性标准的两个条件：同时审查创造性标准的两个条件： 突出的实质性特点；突出的实质性特点； 显著的进步。显著的进步。(2)(2)将技术方案本身与发明所属技术领域、要解决的技术问题将技术方案本身与发明所属技术领域、要解决的技术问题和所产生的技术效果作为一个整体来分析。和所产生的技术效果作为一个整体来分析。(3)(3)

51、现有技术结合对比现有技术结合对比 将一份或者多份现有技术中的不将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明或实用新型的创造同的技术内容组合在一起对要求保护的发明或实用新型的创造性进行评价。性进行评价。注：如果一项独立权利要求具备创造性，则不再审查该独立权注：如果一项独立权利要求具备创造性，则不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性。利要求的从属权利要求的创造性。二、意见陈述书的主要内容（续）突出的实质性特点审查基准突出的实质性特点审查基准 对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。显而易见，不具

52、有突出的实质性特点；非显术是否显而易见。显而易见，不具有突出的实质性特点；非显而易见，具有突出的实质性特点。而易见，具有突出的实质性特点。判断方法判断方法 (1)(1)确定最接近的现有技术确定最接近的现有技术(2)(2)确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题(3)(3)判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见二、意见陈述书的主要内容（续）确定最接近的现有技术确定最接近的现有技术 最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切

53、相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和途最接近和 或公或公 开开 了了 发发 明明 的的 技技 术术 特特 征征 最最 多多 的的 现现 有有 技技 术，或者虽然与要求保术，或者虽然与要求保 护护 的的 发发 明明 技技 术术 领领 域域 不不 同，但同，但 能能 够够 实实 现现 发发 明明 的功能，并且

54、公的功能，并且公 开开 发发 明明 的的 技技 术术 特特 征征 最最 多多 的的 现现 有有 技技 术。应术。应 当当 注注 意的是，在确定最接近的现有技术时，应首意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。先考虑技术领域相同或相近的现有技术。 二、意见陈述书的主要内容（续）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题 - -首先分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪首先分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征些区别技术特征 - -然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明然后根据该区别技术特

55、征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题（发明实际解决的技术问题，是指为获得实际解决的技术问题（发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务）。务）。 说明：基于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于说明：基于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此重新确定的该发明申请人在说明书中所描述的现有技术，因此重新确定的该发明实际解决的技术问题可能不同于说明书中所描述的技术问题。实际解决的技术问题可能不同于说明书中所描述的技术问题。 重新确定的重新确定的“技术问

56、题技术问题” ” 可能要依据每项发明的具体情况可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础。只要本领域的技术人员从该申请说明书中定技术问题的基础。只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。所记载的内容能够得知该技术效果即可。二、意见陈述书的主要内容（续）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见 确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即

57、现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近现有技术以解决所述实际解决技术问题的将上述区别特征应用到该最接近现有技术以解决所述实际解决技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近现有技术并获得要求保护的发明。进该最接近现有技术并获得要求保护的发明。 - -所述区别特征为公知常识，则认为现有技术给出结合启示。所述区别特征为公知常识，则认为现有技术给出结合启示。 - -所述区别特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手段，其在该对比所述区别特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手段，其在该对比文件中

58、所起的作用与该区别特征在要求保护的发明或实用新型中为解决该文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明或实用新型中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同，则给出结合的技术启示。重新确定的技术问题所起的作用相同，则给出结合的技术启示。 - -所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如同一份对所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明或实用新型中为解决该重新确定的技术问题该区别特征在要求保护的发明或实用新型中为解决该

59、重新确定的技术问题所起的作用相同，则给出结合启示。所起的作用相同，则给出结合启示。二、意见陈述书的主要内容（续）显著的进步的审查基准显著的进步的审查基准该发明相对于现有技术是否具有有益的技术效果该发明相对于现有技术是否具有有益的技术效果 - -发明与现有技术相比具有更好的技术效果，如质量改善、发明与现有技术相比具有更好的技术效果，如质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；产量提高、节约能源、防治环境污染等； - -发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；能够基本上达到现有技术的水平； - -发明代表某种

60、新技术发展趋势发明代表某种新技术发展趋势 - -尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果显积极的技术效果二、意见陈述书的主要内容（续）判断创造性需要考虑的其他因素判断创造性需要考虑的其他因素(1)发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题难题(2)发明克服了技术偏见发明克服了技术偏见(3)发明取得了预料不到的技术效果发明取得了预料不到的技术效果(4)发明在商业上的成功发明在商业上的成功二、意见陈述书的主要内容（续）专利申请缺乏新颖性和专利申请缺乏新颖性和/