服务外包 知识产权风险

1、服务外包风险之知识产权风险-1207114019 何瑶服务外包中保护知识产权的必要性在服务外包关系存续期间，接包商和发包商之间由于外包关系涉及的使用、改进以及新增的全部知识产权归属问题首当其冲。 其中包括使用发包商的原始软件知识产权归属问题，对原始软件完善更新后产品的产权归属问题以及利用原始软件或者领受发包商发包任务后形成的全新外包产品的产权归属问题。在服务贸易中，服务的品牌、专利、软件和版权离不开知识产权的支撑。更要注重产品的创新，更要注重知识产权的保护。服务外包中最重要的知识产权是商业秘密，如客户的信息和承包方提供的软件。但由于中国服务外包中的知识产权保护现状不容乐观，阻碍了我国服务外的发

2、展。因此，在外包服务中，必须完善和巩固我国知识产权保护机制，才能有效防范跨国公司利用知识产权输出方的地位，在专利技术、市场资源和资本方面等的优势制约我方，吸引更多的国际性客户，避免和减少我国外包服务中的知识产权纠纷。我国在服务外包中保护知识产权取得的成绩我国“十一五”规划要求，要“建设若干服务外包基地，有序承接国际服务业转移”。我国服务贸易进出口额要由2005年的1582亿美元上升到2010年的4000亿美元。针对这一目标，商务部启动了“千百十工程”，对服务外包的人才培训、服务外包服务平台进行建设。在此基础上，中国加强了开发区、服务外包基地知识产权保护，营造良好的贸易投资和自主创新环境。200

3、6年国家保护知识产权工作组在全国建立了50个综合性的保护知识产权举报投诉服务中心，开通了全国统一的“12312”服务热线和中国保护知识产权网，面向全社会接收侵犯知识产权的举报投诉，为权利人和社会公众提供咨询服务，已成为集举报投诉、咨询服务、宣传教育为一体，沟通权利人、企业和政府部门的知识产权工作平台。截至 2007 年 7 月底，50个保护知识产权举报投诉服务中心共提供咨询服务超过7万次，接收有关侵犯知识产权的举报投诉2464件，办结1006件。提高了区域创新能力，推动了区域经济发展及促进了国家创新发展。服务外包中存在的知识产权问题1. 知识产权的归属。根据不同国家的法律,在知识产权的归属上一

4、般有四种情况：一是在外包关系期间改进或产生的全部知识产权归承包方所有，同时发包方可以通过协商使用许可协议来使用知识产权；二是所有知识产权归发包方所有，承包方可以通过协商得到使用许可；三是承包方和发包方共同拥有知识产权成果；四是在有关各方之间,即在承包方、发包方和一个或多个第三方之间分配各种改进或产生的知识产权资产的所有权，这要通过各方根据当前和未来利益需要进行谈判，在此基础上达成正式协议来实现。以软件外包为例，对其所有权的归属不同国家的知识产权制度不尽相同，而国际上也没有统一的标准。在国际上倾向于把软件当成文学艺术作品来保护著作权人的权利，而软件外包业务中的软件作品还应看作是一种委托作品。但对

5、委托作品的归属没有作具体的规定。我国著作权法第十七条规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受委托人通过合同约定；合同未作明确规定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。2. 核心技术。核心技术是企业生存和发展的必要保证，是企业创新的源泉。以软件外包为例，在软件外包业务中，很大程度上是需要使用核心技术，作为软件的发包方，在外包过程中，为了保证软件的质量，有时是需要向承包方提供其核心技术。这样就存在知识产权侵权的问题。一旦发包方把核心技术给承包方使用，承包方就极有可能掌握该核心技术，至少对它有了详细的了解。由于软件代码的内部性以及技术的隐蔽性，发包方不能发现和控制承包方把该核心技术应用到其他

6、地方而私自获利，该核心技术存在被侵权的风险。作为软件的承包方，对于已有的核心技术，也有可能被无意识地用在了所开发的软件中而没有与发包方签订任何使用许可协议，从而构成了侵权。另外一个问题是双方核心技术的外泄。在承包方进行软件设计过程中，由于员工离职等多种原因，有可能擅自带走这些核心技术，造成核心技术的流失。3. 商业秘密。在许多国家，完全没有商业秘密保护或法律保护不充分。因此，在外包时首要关切的是潜在合伙人保护有商业价值的机密信息能力，防止这些信息发生意外、被疏忽、故意盗用以及误用、破坏、丢失和盗窃。如果合伙人在保护商业秘密方面信誉度低，则离岸外包的风险可能远远超过其潜在收益。因此，审查潜在外包

7、合伙人的综合安全能力和知识产权保护计划是至关重要的。具体到软件设计中的商业秘密，软件发包方把软件开发外包给别的软件服务商，因软件开发资料的提供，不可避免的要让承包方触及自己的商业秘密，特别是在一些大型数据库系统的软件外包业务中。为了完成数据库系统的功能实现，承包方会向发包方索取与该系统有关的数据库资料，如客户资料、产品内部结构、产品的生产成本等商业秘密。承包方获取这些商业秘密之后，可能会用于自己的商业行为，还会把它当成一种产品对外销售。如果没有很好的控制和协调措施，发包方的商业秘密将会随软件开发的外包而快速流失，给发包方造成巨大的经济损失。除此之外，承包方员工的离职也会造成商业秘密的外泄。解决

8、服务外包中存在的知识产权问题的对策（一）进一步完善我国知识产权保护的法律环境我国保护知识产权除了依靠专利法、商标法、著作权法，还要依靠民法、合同法和刑法，其中保密法是保护商业秘密和技术秘密很有效的手段。企业和员工签订保密协议、规定保密条款，有利于保护服务外包中的知识产权。（二）政府的相关部门应在平衡长短期目标的基础上，灵活地出台相关政策，打造有利于服务外包发展的产业环（三）利用合同规范明确发包方和承包方在关系期间的知识产权归属，建立有效的核心技术和商业秘密使用控制机制（四）加强知识产权培训，提高知识产权保护意识案例：江苏省昆山市服务外包产业对于如何更好推进服务外包产业良性发展，江苏省昆山市人法

9、院立足昆山实际，走访了落户于辖区内花桥国际商务城的安博昆山服务外包产业园、法国凯捷数据处理（昆山）有限公司等十多家服务外包企业，通过座谈调研、发放问卷等方式，对昆山服务外包产业知识产权保护现状进行全面分析，并提出对策建议。昆山服务外包企业涉及发包方和承包方，既有双方都属于国内企业的情况，也有分属国外企业和国内企业的情况。同时，企业服务范围大多涉及高新技术领域，其涉及的知识产权主要有以下三大特点。一、昆山服务外包产业中知识产权的特点1、复杂性调研发现，昆山服务外包中很大一部分是国际服务外包，离岸服务外包业务约占到65。由于知识产权本身存在地域性和时间性差异，服务外包中双方法律环境各自不同，导致在

10、法律认识上的不同。因此，在考虑服务外包中的知识产权时，不仅需要研究服务外包企业所在国法律，更要研究企业发包方所在国的法律。2、层次性昆山服务外包企业按照简繁程度，从低端到高端可分为多个层次。简单的诸如后勤办公，包括数据输入和转化、文件管理等，复杂的有软件研究开发、新产品新工艺设计等。目前在昆山地区，软件研究开发方面的服务外包企业大约占50左右，为企业后勤办公、人员培训等方面的服务外包企业占20左右，其他方面占30左右。每个层次的知识产权问题各有特点，而且随着层次的不断升级，其存在的知识产权问题也越来越多，越来越复杂。3、高风险性与传统行业相比，服务外包中更强调与他人合作的问题，合作就代表要相互

11、了解和信任，而现代社会的相互信任更多是建立在法律基础上的。在合作的过程中，双方对涉及的核心技术以及其他信息都需要通过法律进行一个约定，双方的任何一个法律疏忽都有可能成为将来侵权的种子。因此，对服务外包中任何一方，都存在较大的风险，既包括对方侵害本身利益的损失，也包括侵害对方的侵权风险。二、昆山服务外包企业知识产权保护中存在的问题1、企业在服务外包中对知识产权的权属约定不明知识产权的权属既包括新成果的权属，也包括被覆盖了的旧有技术的使用权问题，然而在此次调研中，约有90的企业对知识产权权属约定问题没有引起足够重视。特别是未就发包方授权承包方使用的知识产权使用权限、服务外包产生的新的知识产权以及经

12、过改进的知识产权权属、承包方在向发包方交付的成果中所含承包方的知识产权使用权权限等三个重要方面作出明确约定。二、昆山服务外包企业知识产权保护中存在的问题2、对核心技术缺乏有效的风险防范措施从调研来看，目前昆山服务外包企业尚未对此引起重视，不仅缺乏了解掌握核心技术的制度基础，而且在对外发包的过程中也缺乏对核心技术的严格掌控，未能及时自觉地运用法律手段防范潜在的风险。二、昆山服务外包企业知识产权保护中存在的问题3、对服务外包中可能涉及的商业秘密保护不力。从调研看，昆山服务外包企业设置专业保密人员的比例几乎为零，仅仅在与员工签订保密协议方面比例较高，约有85左右。但针对保密条款支付员工相应保密费的企

13、业仅有10左右，建立商业秘密战略管理体系的企业几乎为零。三、昆山服务外包企业知识产权保护的应对策略1、建立知识产权保护服务中心。针对服务外包企业的发展现状和特征，应由政府牵头相关职能部门，组建相应的知识产权保护服务中心（例如软件知识产权服务中心），建立与政府、厂商、用户之间的互动联系，为企业自主创新产品的开发、登记等提供全过程知识产权战略咨询服务，协助企业办理知识产权的权属申请、登记等代理服务，加速服务外包企业成果的溢出和转移。2、加强知识产权人才培养和专业培训。按照省知识产权局提出的实施外包企业知识产权工程师培训计划，在外包企业设立专门的知识产权保护专员，通过政府引导、政策性奖励等方式，保障

14、人才培养、技术创新与产业应用的协调统一。由法院、昆山市知识产权局牵头，有针对性地定期为服务外包企业举办业务培训，提高企业的自我保护意识，提升企业在服务外包竞争中的优势。3、搭建知识产权公共信息平台。建立知识产权信息公共服务平台，提供全方位、多层次的公共信息服务。引进和推广知识产权管理经验，为服务外包企业提供国外知识产权法律制度、司法实践及产业发展动态信息，帮助企业建立海外知识产权预警机制、开展海外维权、避免侵犯他人知识产权，提高企业的知识产权管理水平。4、利用合同明确知识产权归属。广泛借鉴国外优秀经验以提升、完善企业知识产权管理措施、人员管理制度、知识产权协议内容等。告知企业应在合同条文中明确规定外包服务过程的责权利、知识产权和商业秘密保护等。发包方通过严密的法律条款、严格的合同审核来保障知识产权和商业秘密，承包方则严格规范合同起草、谈判、审查和签署。5、健全核心技术和商业秘密使用控制机制。通过签订保密协议、建立项目管理与监督机制，明确专人负责知识产权的管理，