请求确认不侵权之诉

1、论请求确认不侵犯专利权之诉 -对“最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释”的思考一、 引言请求确认不侵犯专利权之诉作为一种新的知识产权诉讼类型，最早见于最高法院2002年7月12日针对江苏省高级人民法院的请示所作的关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复，该批复明确了请求确认不侵犯专利权之诉为专利纠纷诉讼，2009年12月21日的“最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释”进一步明确了该诉讼的行使条件、时间等问题。本文探讨了请求确认不侵犯专利权之诉的法理性质、特征、地域管辖、反诉与合并审理、确认之诉与行政处

2、理和行政诉讼的关系等问题，结合民事诉讼法和专利法的相关理论及实践，提出了一些意见和建议，以期对解决该类纠纷有所裨益。二、 请求确认不侵犯专利权之诉的法理分析（一） 法理性质关于请求确认不侵犯专利权之诉在法理上的性质,其究竟属于确认之诉还是侵权之诉，理论界和司法实践部门对此问题颇有争议、认识不一：一种观点认为 杨红朝确认不侵权之诉研究J郑州大学学报(哲学社会科学版)，2006，(9)：113，请求确认不侵犯专利权之诉属于侵权之诉，法院受理后必须审理原告是否侵犯被告的知识产权，审理对象与侵权诉讼相同，故是侵权之诉。这种观点也得到了最高法院相关司法批复的支持：2004年6月24日，最高人民法院针对河

3、北省高级人民法院和北京市高级人民法院的请示发出了关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知，该通知里明确指出：“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷”，因而请求确认不侵犯专利权之诉的法律性质是侵权之诉。有观点认为请求确认不侵犯专利权之诉的法律性质是确认之诉 science technology and law 欧宏伟 知识产权确认不侵权纠纷若干问题研究，从民诉法学理角度考量，“请求确认不侵犯专利权之诉”应属确认之诉：首先，该诉不涉及给付内容；其次，该诉的审理结果并未创设或变更当事人之间的法律关系，毋宁谓系对当事人之间是否存在侵权法律关

4、系的判断。从原告提起诉讼的目的看，由于是请求法院确认不存在侵权法律关系，因此该诉又属于消极确认之诉。还有一种观点认为，请求确认不侵犯专利权之诉实际是专利诉讼中的一种抗辩，它不应单独作为一种诉讼。法院立案后，专利权人一旦进入诉讼，请求确认不侵犯专利权之诉应当转变为专利侵权之诉 杨红朝确认不侵权之诉研究J郑州大学学报(哲学社会科学版)，2006，(9)：113。笔者认为，从知识产权法和民事诉讼法理论的角度来看，请求确认不侵犯专利权之诉应当是属于确认之诉。理由如下：根据trips协议的规定，知识产权是一种私权，故其纠纷的司法解决机制应当适用民事诉讼法的有关规定。根据民事诉讼法理论，诉分为确认之诉、给

5、付之诉和变更之诉三类，在知识产权的法律纠纷中存在的请求确认不侵犯专利权之诉，并不能因为出现在知识产权纠纷中而成为一种新的诉讼类型，从其本质上来说理应归为确认之诉。前述观点之一中认为的侵权之诉，与确认之诉并不是可以在同一个层面上研究的问题，侵权之诉是按照纠纷的类型进行划分的，相同层面上对应的类型还可以有违约之诉等，并不是指该诉讼的法理性质。侵权之诉可以是确认之诉，可以是给付之诉，也可以是两者的合并，当然在实践中侵权之诉更多的表现为给付之诉，其实此时确认之诉已然隐含在其中，因为法院在作出给付判决前，必然首先经过确认是否侵权的过程，只是为了节省有限的司法资源，减少当事人的诉累，没有必要再单独提起确认

6、之诉。 郭大明：中南大学2007年硕士学位论文：确认不侵权之诉研究知识产权领域中的理论与实践（二）基本特征要明确认识请求确认不侵犯专利权之诉的基本特征，须将其放入民事诉讼三大诉讼类型的框架下，进行相互比较，可以清楚看到请求确认不侵犯专利权之诉的基本特征。1、 诉讼目的和内容的特定性 请求确认不侵犯专利权之诉作为确认之诉，不以权利实现为目的，其目的仅在于确认双方当事人之间是否存在一定的民事法律关系或法律事实，亦即仅要求确认“原告的行为是否侵犯被告专利权”这一法律问题。而给付之诉在法律关系存在争议时，往往不但需要确定双方之间是否存在一定法律关系，其根本目的在于寻求通过法院判决要求对方履行一定给付义

7、务；形成之诉的目的则是追求法律关系变动的明确性，改变权利关系存在的状态。2、 纠纷解决的不彻底性请求确认不侵犯专利权之诉仅只是对“原告的行为是否侵犯被告专利权”这一法律问题通过既判力加以确定，以达到预防或解决纠纷为目的，判决的内容只能依当事人自觉遵从，在一方拒绝履行的情况下通常还得提起给付之诉以获得强制执行力来实现。而给付之诉不仅就给付请求权存在进行确认，在被告不自愿履行的情形下，给付之诉可以通过请求国家强制执行获得实现。因此，给付之诉通过诉讼可以获得国家强制力，判决内容能够直接获得实现。因而，相形之下，请求确认不侵犯专利权之诉这种纠纷解决方式并不具有彻底性。3、 判决不具有强制执行力请求确认

8、不侵犯专利权之诉作为确认之诉，判决只限于在“原告的行为是否侵犯被告专利权”这一法律问题上产生既判力，没有给付内容，所以不具有执行力。这一点是同给付之诉不同的：给付判决具有给付内容，能通过强制执行实现判决的内容；也不同于形成之诉：形成之诉通过形成判决的形成力使法律关系获得变更，从而实现判决的内容。（三）诉讼利益诉的利益是指当事人所提起的诉应具有的法院对该诉讼请求以判决解决案件的必要性。日本学者山本户克己对诉的利益的界定较为全面和科学：诉的利益乃原告谋求判决时的利益，即诉讼追行利益。它是原告所主张的利益(原告认为这种利益存在而作出主张)面临危险和不安时，为了去除这些危险和不安而诉诸于法的手段即诉讼

9、，从而谋求判决的利益及必要，这种利益由于原告主张的实体利益现实地陷入危险和不安时才得以产生 日谷口安平：程序的正义与诉讼，王亚新、刘荣军译北京：中国政法大学出版社，1996年版，第159页。确认之诉利益是指因法律关系存在与否不明确致使原告法律关系处于不安定或危险状态，需要以确认判决消除该危险状态，即可认为原告有确认利益。1887年德国民事诉讼法典首先从立法上规定确认之诉的提起以有即受确认判决的利益为限。无确认利益而予以确认无疑浪费司法资源且诉讼不经济。总而言之，原告与被告实际上存在着法律地位上的不安定性，为消除这种不安定性而请求法院做出确认判决，必须具备有效适当的条件，这是确认利益的本质问题

10、日三月章：日本民事诉讼法，汪一凡译，台湾：五南圈书出版社公司，1997年版，第7l页。在实践中，原告收到被告的警告函，被告警告原告的行为侵犯其专利权，而原告是否侵犯被告专利权在法律上处于不确定的状态，会对原告正常的生产经营秩序造成影响，原告为消除因这种不安定性而请求法院对其是否侵犯被告专利权做出确认判决，这种司法确认的必要性即是请求确认不侵犯专利权之诉的利益。三、 请求确认不侵犯专利权的实务分析（一）起诉条件 根据最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释，该司法解释第十八条规定：权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该

11、书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。 另外根据最高人民法院在2002年7月12日做出的关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复，对于请求确认不侵犯专利权诉讼的受理要件有如下说明：“依据中华人民共和国民事诉讼法第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理。本案中，由于被告朗力福公司向销售原告的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民

12、法院对本案应当予以受理。”参照该批复的精神，请求确认不侵犯专利权之诉的受理要件应当根据民诉法第l 08条作审查，即必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。根据上述司法解释的规定，原告提起的请求确认不侵犯专利权之诉，应当符合下列条件才能被法院受理：1、普通要件：民事诉讼法第108条的规定，原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。2、特殊要件：权利人已向原告发出侵犯专利权的警

13、告，而被警告人认为自己并不侵权；诉的利益要求提起诉讼的前提在于双方当事人之间存在确实的争议事实，即必须有诉的必要性。请求确认不侵犯专利权之诉，被告向原告发出侵权警告正是双方已发生现实争议的明证，因此侵权警告是确定争议事实存在的一个重要参考因素。关于侵权警告的形式，应当作广义的理解：比如说警告函、侵权声明等，当然，无论采取哪种形式，侵权警告的内容都应当是明确的。被警告人或利害关系人书面催告权利人行使诉权；当被警告人或利害关系人认为自己的行为并不侵犯权利人的专利权，以书面方式催告权利人依法启动纠纷解决程序比如向法院提起专利侵权之诉。权利人未在合理期限内主动通过合法途径解决纠纷；自权利人收到该书面催

14、告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人既不撤回警告也不提起诉讼。（二）、管辖1、 级别管辖关于请求确认不侵犯专利权之诉的级别管辖，应当按照最高人民法院关于特别指定管辖的规定，由有专利纠纷案件管辖权的中级人民法院管辖。2、 地域管辖根据最高人民法院在2004年6月做出的关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知，确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第29条的规定确定地域管辖。民事诉讼法第29条规定：因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。根据“最高人民法院关于适用中华人民共和国

15、民事诉讼法若干问题的意见”第28条：民事诉讼法第二十九条规定的侵权行为地，包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。根据最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第五条的规定：因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。因而，对于请求确认不侵犯专利权之诉的地域管辖有

16、两类：被告住所地或侵权行为地，关于被告住所地，在实践中是非常容易确定的；但是关于侵权行为地的理解，在实践中却是争议颇多，由于司法解释对侵权行为地的解释较为宽泛，原告认为专利权人发了警告信，原告收到警告信、律师函的地点就是侵权行为地；专利权人如果在报刊上刊登侵权声明，则报刊销售到何地，或者人们在何地可以看到该报刊，何地的法院就有管辖权。因而目前全国法院已受理的请求确认不侵犯专利权的案件无一例外都由原告所在地的法院管辖 程永顺：中国专利诉讼北京：知识产权出版社20055，第327页。对请求确认不侵犯专利权之诉地域管辖的这种理解，一方面可能造成原告的滥诉、对专利权人不公平，另外一方面，就是在审判中的

17、地方保护主义色彩浓厚。这次司法解释明确了请求确认不侵犯专利权之诉的起诉条件等问题，但是对于地域管辖这一在实践中分歧较多的问题却并未做出明确规定，应当说这是一个 不足之处。笔者认为，请求确认不侵犯专利权之诉地域管辖里“侵权行为地”应当做如下理解：根据本文前面对于请求确认不侵犯专利权之诉的法理性质的分析，请求确认不侵犯专利权之诉本质上是确认之诉，因而在确定地域管辖时，应当依照与之相对应的专利侵权案件的地域管辖进行确定，而不应当将原告收到警告函的地点视为侵权行为地。若原告因被告的警告等行为遭受损失，这是另外一个独立的侵权行为，由此引发的案件是普通民事案件，其地域管辖标准为侵权行为地，其级别管辖并无特

18、别规定，而请求确认不侵犯专利权之诉中的请求确认不侵犯专利权等案件为专属管辖案件，如按此类一般侵权行为来确定管辖法院，则可能出现专属管辖的案件由普通法院管辖的不协调现象。这种理解，一方面可以制约原告滥用诉权、对专利权人比较公平，另一方面，也可较好地防止地方保护主义。（三）、举证责任 根据民事诉讼法举证责任分配的一般原则“谁主张、谁举证”，这一原则同样适用于请求确认不侵犯专利权之诉，原告需证明自己的起诉符合法律规定的起诉条件，即侵权指控或侵权诉讼威胁已经发生且自己因而处于危险和不安的状态；原告还需证明其行为并不侵犯被告的专利权，原告的举证责任至少包括：专利不相同的比对责任、公知技术抗辩的举证责任、

19、先用权抗辩的举证责任及其他免责条件的举证责任。 而被告则需证明自己的涉案专利权是合法有效的，并且原告所实施的行为构成或将构成对自己专利权的侵犯。（四）、反诉与合并审理 1、反诉请求确认不侵犯专利权之诉的反诉是指，请求确认不侵犯专利权之诉的被告在请求确认不侵犯专利权之诉已经立案后，就同一事实向另外的法院提起专利侵权诉讼。按照民事诉讼法的一般原则，提起反诉应符合以下条件：(1)须由本诉的被告向本诉的原告提出；(2)须在本诉进行中提出；（3)须向受理本诉的法院提出，且受诉法院对反诉有管辖权；(4)须与本诉适用同一诉讼程序；(5)须反诉与本诉之间存在牵连关系，即两者的诉讼标的存在法律上或事实上的联系。

20、法律上的牵连包括两者源于同一法律关系和两者源于相关联的法律关系。2、合并审理根据最高人民法院在2004年6月做出的关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知，“涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程中的不同阶段分别提起的诉讼，均属于独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。”从最高法院的通知来看，请求确认不侵犯专利权之诉的被告可以提出反诉

21、也就是专利侵权之诉，该侵权之诉与请求确认不侵犯专利权之诉合并审理，对于由哪个法院来进行合并审理，该通知同时规定：“根据民事诉讼法第37条第2款和最高人民法院关于在经济审判工作中严格执行中华人民共和国民事诉讼法的若干规定第2条之规定”来确定合并审理。根据最高人民法院关于在经济审判工作中严格执行中华人民共和国民事诉讼法的若干规定第2条的规定：“当事人基于同一法律关系或者同一法律事实而发生纠纷，以不同诉讼请求分别向有管辖权的不同法院起诉的，后立案的法院在得知有关法院先立案的情况后，应当在七日内裁定将案件移送先立案的法院合并审理。”也就是说，若发生请求确认不侵犯专利权之诉的被告提出反诉，则本诉与反诉应

22、当合并审理，并且应由先受理的法院来进行合并审理。最高法院的这一规定有其合理性，但是具体到请求确认不侵犯专利权之诉里，如本文前面所述，由于实践中对于请求确认不侵犯专利权之诉地域管辖理解的不同，导致请求确认不侵犯专利权的案件无一例外都由原告所在地的法院管辖，若专利权人提起反诉，根据相关司法解释，该反诉应当与本诉进行合并审理，亦即由本诉原告所在地法院来对本诉原告行为是否侵犯专利权人权利进行判断。这样会导致地方保护主义的盛行。表 1本诉反诉请求确认不侵犯专利权之诉专利侵权之诉地域管辖被告所在地（本诉的被告即专利权人所在地）被告所在地（本诉的原告即被控侵权人所在地）侵权行为地侵权行为实施地侵权行为地侵权

23、行为实施地侵权行为结果地侵权行为结果地所以，笔者认为，要解决这个问题，有必要对请求确认不侵犯专利权之诉的地域管辖在法律上明确规定：应当依照与之相对应的专利侵权案件的地域管辖进行确定，也就是以专利侵权的侵权行为实施地和侵权行为结果地为标准来确定请求确认不侵犯专利权之诉的地域管辖。如表1所示，本诉和反诉的地域管辖有两大类，第一类是被告所在地，但是出于诉讼成本及避免地方保护主义等因素的考虑，在实践中，原告往往选择在侵权行为地起诉，因而，若将本诉即确认之诉的侵权行为地理解为专利侵权的侵权行为地，则本诉即确认之诉与反诉即侵权之诉的地域管辖就出现一致，如此就可解决请求确认不侵犯专利权之诉和专利侵权之诉审理

24、中的地方保护主义问题。（五）、请求确认不侵犯专利权之诉与行政处理、行政诉讼的关系1、与行政处理的关系 我国对专利权是实行的行政保护与司法保护相结合的“双轨制”保护模式，根据专利法第六十条的规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。”据此规定，当专利权人认为自己的专利权受到侵犯时，既可以向行政管理部门投诉要求对侵权行为进行行政处罚，也可以向人民法院提起诉讼要求侵权人停止侵害并给予损害赔偿。那么在确认不侵犯专利权之诉里，如果专利权人已向行政管理部门提出侵权投诉

25、的，法院还能否受理被控侵权人提起的确认之诉呢？对这一问题，有学者认为，权利人向行政管理机关举报要求查处侵权行为的，被控侵权人不具备提起请求确认不侵犯专利权之诉的条件，权利人的举报向行政机关做出，意味着权利人已经启动了纠纷解决的行政程序，如果被控侵权人认为其合法权益受到损害，可以通过行政复议、行政诉讼程序救济其权利。 徐光、宋学锋. 知识产权不侵权之诉分析J.学术论坛，2006，（8）；168 笔者认为，这一问题的回答，实际上首先涉及到如何理解“权利人向他人发出侵犯专利权的警告”这一规定，实践中，专利权人向被控侵权人发律师函、专利权人在报刊杂志上发表声明等方式都可以看作是“权利人向他人发出侵犯专利权的警告”，那么，专利权人向专利管理机关提起侵权处理要求是否也算做“权利人向他人发出侵犯专利权的警告”呢？笔者认为，发律师函、在报刊杂志上发表声明等方式，可以看作是典型的侵权警告，而专利权人向专利管理机关提出侵权处理要求正说明了被控侵权人受到了来自权利人的侵权威胁。此外，根据最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第十八条的规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人