商标法讲座第五讲

1、商标法系列讲座第五讲 商标侵权案件（二）赵克峰律师第六章节商标侵权抗辩事由第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）一、概述：一、概述：侵权抗辩事由为代理商标侵权案件中的被告一方时，向法院主张。侵权抗辩事由主要包括三大类：（1）未构成侵权主张，如商标不近似商品不类似等。（2）正当使用的主张，指符合法律规定的正当使用的情形。 （3）拥有在先权利的主张，如拥有在先的注册商标、商号等。向法院主张抗辩事由，最理想的状态是法院认定不构成侵权，驳回起诉。即使侵权抗辩未能完成成立，如抗辩中主张的关于主观过错、实际损失等因素被法院采纳，也可以适当减轻被告责任。商标法

2、系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）二、商标不近似二、商标不近似/商品不类似的抗辩：商品不类似的抗辩：与代理商标侵权案件的原告思路相反商标不近似：“存同求异”，主张标识之间存在明显的差异部分。商品不类似：严格按照商品分类表的大类、子类的规定，同时辅助说明两种商品之间存在功能用途、消费群体的明显差异。如成功主张，则被告的行为根本未落入原告的专有权范围内，不构成侵权。商标法系列讲座商标法系列讲座二、商标不近似二、商标不近似/商品不类似的抗辩：商品不类似的抗辩：案例：Chateau Ritz案投诉人：The Ritz Hotel

3、 Limited （世界知名酒店）被投诉人：北京奥德房地产开发有限公司 投诉人注册商标 被投诉人使用商标思考：如何抗辩？商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、正当使用抗辩：三、正当使用抗辩：1、概述商标法实施条例第四十九条：第四十九条注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。审查正当使用抗辩是否成立，应从被告

4、的使用意图、使用方式和使用效果等方面，结合注册商标的显著性和知名度进行全面审查，必要时还应考察注册商标以及被告使用标识的历史因素。商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、正当使用抗辩：三、正当使用抗辩：2、正当使用成立应当具备的条件(1)被告的使用是善意的，即被告是出于对其商品的性状、特点进行真实、必要的描述或说明，而不是作为区分商品或服务来源的商标使用；(2)被告的使用是合理的，符合一般的商业习惯，如其未将他人商标置于显著位置、未突出使用，亦未采用与他人商标特有的字体、图形或行文布局等进行使用，同时准确标注了自身的

5、商标、企业名称等信息；(3)被告的使用行为不会使相关公众对商品的来源产生混淆误认。商标法系列讲座商标法系列讲座三、正当使用抗辩：三、正当使用抗辩：3、正当使用的方式思考：以下使用是否属于合理使用？(1)“吉庆时分喝王老吉”(2)“随堂通”用在课外辅导教材上(3)“DP”用在衬衣上商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、正当使用抗辩：三、正当使用抗辩：3、正当使用的方式（4）右图的两种使用方式是否属于正当使用？商标法系列讲座商标法系列

6、讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、正当使用抗辩：三、正当使用抗辩：4、通用名称问题在判断被诉标识的使用是否属于正当使用他人注册商标中含有的本商品的通用名称时，对通用名称的认定应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称或商品简称。审查判断被诉标识是否属于通用名称，应以被诉侵权行为发生时的事实状态为准。商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、正当使用抗辩：三、正当使用抗辩：4、通用名称问题法定商品名称：依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，约

7、定俗成的通用名称：相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、正当使用抗辩：三、正当使用抗辩：4、通用名称问题思考：以下文字是否为通用名称？（1）JEEP（吉普）（2）FRON（氟利昂） （3）兰贵人商标法系

8、列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、正当使用抗辩：三、正当使用抗辩：5、地名和其他标志对地名商标中所包含地名的正当使用，应限于被告对其所提供的商品或服务内容来源地域的真实描述。被告依法规范使用他人注册商标中含有地理标志产品名称或专用标志的，应认定构成正当使用。案例：海棠湾案件商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）四、注册商标抗辩四、注册商标抗辩1、法律规定最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定第一条第二款

9、： 原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。注意：正在进行商标申请不构成本项抗辩。商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）四、注册商标抗辩四、注册商标抗辩2、该商标被撤销的处理在诉讼发生时商标仍有效，民事判决未作出前商标被撤销的，如何认定抗辩成立？两

10、种观点（1）保护行政信赖利益原则，认定不构成侵权（2）认定构成侵权我们的观点结合被撤销事由综合决定（1）因相同近似被撤销，不构成侵权（2）因抢注或其他有恶意情形被撤销，认定构成侵权商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）五、商号抗辩五、商号抗辩1、商号使用或注册早于注册商标（但使用全称或规范简称）被告企业名称登记时间先于原告商标核准注册时间，并规范使用该企业名称全称，或者依照行业惯例或基于历史因素简化使用该企业名称的，应认定被告的抗辩成立。但被告的简化使用行为足以导致相关消费者混淆误认的，可以在认定不构成侵权的基础上，要

11、求其规范使用企业名称。商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）五、商号抗辩五、商号抗辩2、商号晚于注册商标被告企业名称登记时间晚于原告商标核准注册时间，且被告登记、使用企业名称本身具有不正当性，如被告系与原告具有特定身份关系的代理人、代表人，或者系将他人具有一定知名度的商标登记为字号并突出使用的，被告以合法取得企业名称权为由进行不侵权抗辩的，不予支持。商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）五、商号抗辩五、商号抗辩3、商号晚于商标，但商号明显无故意

12、，客观上也不混淆原告商标核准注册时间虽先于被告企业名称登记时间，但在被告登记企业名称时，原告注册商标的知名度较小，被告取得和行使企业名称权的行为在主观上并无攀附原告商标商誉的故意，在客观上规范使用企业名称的行为也不会导致相关消费者混淆误认的，被告以合法取得和行使企业名称权为由进行不侵权抗辩的，应予支持。但被告突出使用字号，并造成相关消费者混淆误认的，应认定构成商标侵权。商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）五、商号抗辩五、商号抗辩4、境外商号的问题境外商号需在中国使用且有一定知名度才可作为反法所保护的商号，成为抗辩的一

13、种。否则仍构成商标侵权。问题：商号保护范围问题英文商号的首字母缩写以及对应的约定俗成的中文简称，是否可以援引商号抗辩？商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）六、其他在先权利抗辩六、其他在先权利抗辩1、著作权2、外观设计专利权问题：即使这些权利成立，被告能否将其作为识别性标识，在商业活动中进行商标性的使用？商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）六、其他在先权利抗辩六、其他在先权利抗辩3、商标权人抢注4、商标权人将公共元素注册为商标问题：四叶草产品

14、外观侵犯商标权案件，四叶草是否为公共元素，能否援引公共元素这一点进行侵权抗辩？商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）七、七、“第二被告第二被告”抗辩抗辩“：合法来源：合法来源商标法第五十六条：销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。构成要件：(1)被诉商品是侵犯他人注册商标专用权的侵权商品；(2)主观上不知道被诉商品是侵权商品；(3)被诉商品是合法取得的。商标法系列讲座商标法系列讲座第六章节第六章节 商标侵权抗辩事由商标侵权抗辩事由商标侵权案件（二）商标侵权案件

15、（二）七、七、“第二被告第二被告”抗辩抗辩“：合法来源：合法来源不能构成合法来源抗辩的情形：(1)被诉商品存在未标明生产者、包装粗制滥造等明显瑕疵的；(2)销售者收到商标权人的侵权警告函后仍继续销售被诉商品的；(3)销售者因曾销售相同商品被人民法院生效判决确认侵权或被行政执法管理部门处罚的；(4)销售者未履行法律法规规定的对被诉商品的审查义务的；(5)其他能证明销售者知道或应当知道被诉商品是侵权商品的情形商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节“OEM”专题第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题商标确权案件（二）商标确权案件（二）一、概述一、概述 OEM，又叫做涉外贴牌加工或涉外定牌加工，指

16、国内加工方接受国外委托方的委托生产使用某特定商标的商品，该商品全部用于出口的行为。 问题：如果一家跨国公司生产的“AB”牌产品，仅在中国的工厂进行委托加工而全部出口欧美市场，从未在中国市场销售，该AB品牌在中国有另外的注册人C。中国注册人C向法院起诉该跨国公司侵犯其在中国的AB注册商标专用权，应否获得支持？ 商标法系列讲座商标法系列讲座商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）二、各方观点交锋二、各方观点交锋1、不断发展变化的司法实践2001年，美国耐克v.西班牙CIDESPORT深圳中院：定牌加工人与委托人构成共同侵权。2005年，宁波瑞宝诉慈溪永胜RBI商标纠纷浙江高院：混淆非侵权必要要件，定牌

17、加工人构成侵权。2009年，上海申达与玖丽得案上海一中院：不会造成境内消费者混淆，不构成侵权。2011年，台山利富鳄鱼恤案广东高院：不会混淆，不构成商标近似，不侵权。商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）二、各方观点交锋二、各方观点交锋2、法官不同角度的诠释孔祥俊：商标近似应当指混淆性近似，混淆是认定近似的重要考虑因素。蒋志培：认定商标侵权应当遵循法律法规，司法解释不能任意扩大侵权构成的范围，对涉外定牌加工法外开恩。广东高院林广海：在我国依法获得商标权注册应当获得保护；容易产生误认的相关公众不仅包括消费者，还包括定牌加工过程

18、中接触到产品的相关经营者。商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题商标确权案件（二）商标确权案件（二）三、三、OEM涉及若干问题涉及若干问题1、OEM是否构成三十一条的“使用”？案例：无印良品 争议商标“无印良品”（“Muji”商标的中文名字）被使用在良品计画委托中国境内OEM贴牌加工的专供出口的商品上。良品计画在针对争议商标向商标局提出异议申请被否决后，向法院提起行政诉讼，诉称：良品计画的“无印良品”商标在争议商标在中国申请注册前已经在先使用并为中国公众所知，是基于贴牌加工专供出口产品的“商标使用行为”。 商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM

19、“OEM”专题专题商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、三、OEM涉及若干问题涉及若干问题1、OEM是否构成三十一条的“使用”？最高人民法院提审后认为：OEM贴牌加工专供出口产品不属于商标法下规定的“商标使用行为”（针对“在先使用”的诉讼请求），即使良品计画委托中国境内企业代工生产相关商品供出口，但印有该标识的产品既没有在中国市场销售也没有在中国进行广告宣传和推广。法院认定该行为不属于商标法下规定的“商标使用行为”，因为商标只有在商品的流通过程中才能发挥其功能，而在本案中，“无印良品”商标所在的产品并未进入中国市场流通。商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题

20、商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、三、OEM涉及若干问题涉及若干问题2、OEM中商标使用主体是谁？上海申达案上海一中院：在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。问题：界定谁是使用者的意义是什么？如何理解OEM中谁在使用商标外国委托方还是中国加工方？商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、三、OEM涉及若干问题涉及若干问题3、OEM是否造成消费者混淆？这是认定OEM是否构成侵权的最关键因素。因为混淆就是损害后果，不混淆就是没有损害后果，自然不需要

21、认定侵权来使得国内商标权人获得救济。问题：（1）混淆指实际混淆还是混淆可能性？全部出口外国有没有混淆可能性？（2）相关公众包括相关经营者吗（即为定牌加工货物提供仓储、运输、报关的人）？相关公众包括外国公众吗？（3）如何看待定牌加工中经常出现的”尾单“现象？商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、三、OEM涉及若干问题涉及若干问题4、OEM涉及的商标地域性问题商标地域性指：在某单个国家取得的商标权利只能在该国内部获得保护，其他国家不当然承认其权利。即商标所有人只能在商标的注册国享有商标权，在其他国家不享有商标权。问题：（1）

22、外国权利人有在国外的注册，其在境内的委托加工行为是否属于正当行使其在外国注册商标专用权的行为而具有正当性？（2）中国权利人在境内享有商标注册，其出口自己商品的利益和商业机会是否会因为定牌加工而受到损害？商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、三、OEM涉及若干问题涉及若干问题5、OEM涉及的侵权责任问题在定牌加工中，需要结合国内受托加工方有无主观过错，确定其是否承担侵权责任。问题：（1）法律只明文规定了销售者有合法来源的情况下免除赔偿责任，为什么受托加工方是生产者，仍然享受过错责任的”待遇“？（2）受托加工方可能免除的是仅

23、指赔偿责任还是全部责任，即是不是只要国内商标权人有权利基础，受托加工方就必须承担停止侵权和销毁已生产的侵权商品的责任？商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、三、OEM涉及若干问题涉及若干问题6、OEM涉及的审查义务在定牌加工中，国内受托加工方有无主观过错，就是看其是否尽到了合理的审查义务。问题：（1）什么是应尽的审查义务？是不是加工方只要核实了外国商标权人的注册证就可以了？（2）加工方有没有必要对国内是否存在相同近似商标进行基本检索，是否一旦发现在国内存在在先注册，就算”明知“了，如果继续接受委托生产，就是故意侵权呢？商

24、标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）三、三、OEM涉及若干问题涉及若干问题7、国内注册人和外国委托人谁抢注谁对OEM侵权认定有影响吗？在定牌加工中，之所以出现同一个商标，不同国家的注册人不同，往往是因为国内注册人和外国委托人之间存在合作或竞争关系或其他关联关系。出现同一商标分属不同权利人，往往存在”某人抢注某人“的历史遗留问题。问题：（1）OEM是否侵权跟”谁抢注谁“有关系吗？（2）如果有关系，A国内注册人系抢注外国知名商标，如何处理？B国内注册人为知名外国企业的关联企业，在中国的注册是正当的，反而外国委托方实际是该外国的经

25、销商抢注了该商标，如何处理？商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）四、四、OEM案件原告代理要点案件原告代理要点如果作为国内商标权人的一方，可以强调如下几点：1、商标法律和行政法规未规定混淆为侵权必要构成要件，定牌加工构成商标侵权。2、加工方无过错仅免除赔偿责任，不免除停止侵权的责任。3、定牌加工也存在混淆可能性，如导致”相关经营者“和外国公众混淆，损害中国商标权人利益。4、外国委托者属于恶意抢注，其权利基础不正，委托行为也难谓正当。商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题商标侵权案件（二）商

26、标侵权案件（二）五、五、OEM案件被告代理要点案件被告代理要点如果作为国内受托加工的一方，可以强调如下几点：1、全部出口外国不会造成混淆，混淆是认定商标近似和侵权的重要考虑因素，无混淆无损害。2、商标保护具有地域性，外国公众是不是混淆，国内商标权人在外国出口和销售的利益受不受损不在侵权考虑范围内。3、已经确定外国委托方有合法商标注册，尽到了合理审查义务，己方没有过错。4、国内商标持有人存在恶意抢注情形。商标法系列讲座商标法系列讲座第七章节第七章节 “OEM“OEM”专题专题第八章节商标权与其他权利冲突的解决第八章节第八章节 商标权与其他权利冲突的解决商标权与其他权利冲突的解决商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）一、概述一、概述商标与其他权利冲突，指商标权和其他权利均经过一定方式和程序取得，均指向相同的客体且分属不同的主体。如果不同主体行使该等权利，势必出现权利范围的重合，造成与商标权的冲突，互相影响彼此行使权利。出现权利冲突的根源：1、知识产权的无形性（天生的”不排他性“）2、同一对象在不同知识产权制度中承载不同信息和商业价值3、获得在同一客体上的不同权利所需要的方法和程序中，不会对是否存在权利冲突进行事先审查和主动审查。商标法系列讲座商标法系列讲座第八章节第八章节 商标权与其他权利冲突的解决商标权与其他权利冲突的解决商标侵权案件（二）商标侵权案件（二）二、案例一二、案例一蜡笔